智慧財產法院民事判決
106年度民專上字第2號
上 訴 人 廖朝暐
訴訟代理人 馮達發律師
康書懷律師
輔 佐 人 黃慧軒
被上訴人 生寶生物科技股份有限公司
法定代理人 章修綱
訴訟代理人 周良貞律師
上列當事人間請求專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國10
5 年11月30日臺灣臺北地方法院105 年度智字第4 號第一審判決
提起上訴，並為訴之追加，本院於108 年2 月21日言詞辯論終結
，判決如下：
主 文
一、上訴駁回。
二、第二審追加部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣貳佰柒拾貳 萬伍仟參佰肆拾柒元，及自民國一○七年六月十六日起至清 償日止，按年息百分之五計算之利息。
三、上訴人其餘追加之訴駁回。
四、第一、二審訴訟費用，由上訴人負擔。本判決第二項追加之 訴訴訟費用，由被上訴人負擔十分之一，餘由上訴人負擔。五、本判決第二項，於上訴人以新臺幣玖拾壹萬元為被上訴人供 擔保後，得假執行，但被上訴人如以新臺幣貳佰柒拾貳萬伍 仟參佰肆拾柒元，為上訴人供擔保後，得免為假執行。六、第二審追加部分，上訴人其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由
甲、程序方面：
按民事訴訟法第446 條第1 項規定，第二審為訴之變更或追 加，非經他造同意，不得為之。但第255 條第1 項第2 款至 第6 款情形，不在此限。同法第255 條第1 項第2 、3 款規 定：請求之基礎事實同一者。擴張或減縮應受判決事項之聲 明者，得為訴之變更及追加。上訴人民國（下同）105 年12 月27日聲明上訴狀，原上訴聲明第2 項請求：被上訴人應給 付其關係企業生控基因疫苗股份有限公司（下稱生控公司） 之已發行股份總數7 ％予上訴人，並自起訴狀繕本送達之翌 日起至清償日止，按日給付總額千分之5 之違約金（見本院 卷一第10頁）。嗣以107 年6 月15日綜合辯論意旨㈢暨聲請 調查證據狀變更上訴聲明第2 項為：被上訴人應給付生控公
司之已發行股份6,265,000 股予上訴人，並自起訴狀繕本送 達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5 之違約金。 並追加聲明第3 項：被上訴人應給付上訴人新臺幣（以下如 未載明幣別，均為新臺幣）27,907,998元，並自起訴狀繕本 送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5 之違約金 。原上訴聲明第3 、4 項移列為第4 、5 項（見本院卷二第 165 頁反面）。上訴人上開上訴聲明第2 項之變更，僅是將 被上訴人應給付上訴人生控公司之股數予以明確計算，非屬 訴之變更，上訴聲明第3 項請求被上訴人給付27,907,998元 （即被上訴人讓與系爭專利予第三人生控公司價額之7 ％） ，在原審並未請求，係第二審程序始追加，惟其請求之基礎 事實亦為系爭專利是否係系爭合約所產生之技術，且被上訴 人於上訴人追加之前，已於107 年3 月23日言詞辯論意旨狀 辯稱：「系爭專利均係生控公司受讓取得，上訴人縱使改依 同條後段主張，所得請求者，亦僅被上訴人轉讓該技術所得 之7 ％，而非被投資公司全部股份之7 ％。」（見該書狀第 10頁），並於107 年4 月27日提出被上訴人將系爭專利讓與 第三人生控公司之專利暨技術買賣契約（被上證5 ，見本院 卷二第109-112 頁），依民事訴訟法第446 條第1 項但書、 第255 條第1 項第2 款規定，應予准許。嗣上訴人又以108 年1 月30日聲請暨陳述意見㈤狀減縮上訴聲明第3 項之違約 金起算日，為自上訴人107 年6 月15日民事綜合辯論意旨㈢ 暨聲請調查證據狀繕本送達之翌日起算（見本院卷三第268 頁反面），核屬訴之減縮，依民事訴訟法第446 條第1 項但 書、第255 條第1 項第3 款規定，應予准許。乙、實體方面：
壹、上訴人主張略以：
一、上訴人與被上訴人生寶生物科技股份有限公司（下稱被上訴 人），自94年起合作基因工程次單位疫苗產品及技術平台， 被上訴人見系爭技術有利可圖，為完整取得系爭技術以及將 系爭技術商品化所需之資源，故要求上訴人於96年2 月15日 與之簽訂原證1 之「技術移轉授權合約書」（下稱系爭合約 ），以確保其於取得系爭專利之專利權後，仍可有系爭專利 實際發明人即上訴人指導被上訴人包含系爭專利之系爭技術 ，並供被上訴人諮詢，以利其商品化。系爭合約前言載明： 「茲因甲（即被上訴人）、乙（即上訴人）方於0000-0000 年間合作執行之基因工程次單位疫苗產品及平台技術計畫， 具工業化之潛力，為落實該產品及平台技術及商業化，同意 授權甲方於本合約授權台灣、歐洲及美洲地區實施該項技術 」。系爭合約第5 條衍生利益約定：「甲方（即被上訴人）
利用乙方（即上訴人）之智慧財產權相關之技術設立生物製 劑工廠或研究室，如果該工廠或研究室設立在臺灣地區，則 甲方願意以該生技工廠或研究室相關之股份7 ％讓予乙方， 作為乙方提供技術之投資股權。如果該工廠或研究室座落在 非臺灣地區，甲方願意以該生技工廠或研究室相關之股份3 ％讓予乙方，作為乙方提供技術之投資股權。甲方若於合約 期間內將本合約之智慧財產權移轉第三者，甲方所得都依前 述比例支付乙方」。上訴人已依約將第I358302 （下稱系爭 專利1 ）、I302535 （下稱系爭專利5 ）、I385249 （下稱 系爭專利6 ）、I293957 （下稱系爭專利7 ）發明專利移轉 予被上訴人，詎料，被上訴人在將系爭技術產品之一即子宮 頸疫苗，完成商品化開發後，為意圖迴避系爭合約應負之責 任，於101 年7 月採取迂迴方式，由被上訴人原班人馬另成 立生控公司；在生控公司成立後不滿4 個月，被上訴人即與 生控公司簽訂「專利暨技術買賣契約」（被上證5 ），移轉 包含上訴人所發明之子宮頸疫苗等系爭專利予生控公司；嗣 後，生控公司更不斷增資，擴展營運，以將系爭技術產品子 宮頸疫苗即「子宮頸癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1」商品 化。上訴人遂於104 年9 月3 日以存證信函催告被上訴人， 請求其依系爭合約內容給付上訴人其關係企業生控公司已發 行股份總數7 ％（原證4 ），然被上訴人對此迄無任何善意 回應，繼續使用上訴人所有之專利，侵害上訴人之專利權。 為此，爰依系爭合約第5 條前段、第9 條約定，請求被上訴 人給付生控公司已發行股份總數7 ％之股權暨按日給付總額 千分之5 之違約金，及系爭合約第5 條後段、第9 條約定， 請求被上訴人給付讓與系爭專利予生控公司之價額7 ％暨按 日給付總額千分之5 之違約金。
二、系爭專利發明人為上訴人，且系爭專利係系爭合約所產生之 技術：
㈠系爭專利1 、5 、6 、7 之發明人為上訴人，系爭合約所 包含之系爭專利為何，系爭合約並未明文，惟由系爭合約 第7 條：「一、本授權技術係以合約簽訂時乙方所完成之 技術狀態交付甲方時，對於已獲得之專利權或已申請但尚 未取得專利權，乙方擔保盡力協助甲方自行使用該授權技 術，並由甲方向乙方所衍生之所有權人或單位進行技術授 權，但乙方並不擔保該授權之技術具專利性、合用性及商 品化之可能性」之約定，以及上訴人於107 年5 月2 日準 備程序主張：「依照系爭合約第7 條規定，本授權技術即 系爭技術係以原證1 簽訂時，上訴人方所完成的技術狀態 交付被上訴人，對於已獲得之專利權或已申請但尚未取得
之專利權，乙方擔保盡力協助甲方自行使用該授權技術， 所以在系爭合約訂立時，已經提出申請的專利，只要是在 西元2005年至2008年期間內由兩造合作而產生的技術，都 包含在內，所以被上訴人抗辯部分專利在系爭合約訂立前 已經提出申請，所以不屬於系爭合約之範圍內，係不足採 信。」所作之說明可知，所謂「對於已獲得之專利權或已 申請但尚未取得專利權」係包括系爭專利1 、5 、6 、7 。被上訴人一再爭執系爭專利申請日早於系爭合約，故系 爭專利不可能與系爭合約有關，此係刻意混淆實務上專利 申請與商品化之時程。產業界眾所皆知，發明人往往於發 明有初步成果時，即會進行專利申請，惟「取得專利權」 與「將專利權商品化」兩者間尚有鉅大差別。被上訴人於 取得系爭專利之專利權後，仍有賴發明人即上訴人繼續指 導其員工系爭技術細節，以協助被上訴人完成系爭技術商 品化開發，此參為使系爭技術之「子宮頸癌疫苗」商品化 ，上訴人不僅提供技術諮詢指導，更協助被上訴人撰擬系 爭科專計畫之計畫書稿及期中報告稿，此有上訴人與被上 訴人員工間大量電子郵件往返可證。
㈡被上訴人一再爭執系爭專利係依據被上訴人與台灣動物科技 研究所（下稱動科所）或上訴人之其他合約或計畫等云云， 顯係刻意誤導，混淆事實。
⑴被上訴人與動科於95年11月15日所簽訂之被證l 「專利授 權契約書」所涉專利之專利權人皆為動科所；若是被上訴 人自行研發衍生所得者，係由動科所與被上訴人共有之。 從而，倘若系爭專利係被證l 「專利授權契約書」下之專 利，則何以系爭專利之專利權人為被上訴人，而非動科所 或非與動科所共有？足見，被上訴人前開辯詞自是混淆視 聽。被證2 動科所有關工作借調函文，係針對「PRRS相關 專利組合」專利授權，由上訴人代表動科所與被上訴人合 作執行「生殖及呼吸道綜合症（PRRS）之標的型次單位疫 苗」，進行開發PRRS融合蛋白次單位疫苗，與系爭合約無 關。被上訴人於95年11月15日與動科所簽訂之被證3 「委 託試驗契約」是針對抗原部分為L1之融合蛋白，系爭合約 則是針對抗原部分為E6與E7之融合蛋白，故被證3 與系爭 合約亦無關。被上證2 「委託研究開發合作意願書」可知 ，其僅是一代工製造合約，亦即動科所依被上訴人委託， 製造被上訴人所設計之融合蛋白而已，此參該意願書第二 點「合作內容」記載「融合蛋白委製」即明，更與系爭合 約無關。
⑵戊○○○○○○○○○○（下稱農科院，動科所業務於10
3 年移轉至農科院）106 年12月4 日農科院字第10600011 30號函稱「只要使用PE技術（平台）均屬於本院授權與生 寶公司之授權範圍」，係過度含混說明被證1 「PRRS相關 專利技術專利授權契約書」之授權涵蓋範圍。事實上，農 科院技術內容僅包含三項所涉專利，即I228993 「對標靶 細胞專一的融合抗原」、I327595 「合成可在宿主- 載體 表現系統中有效表現之目標聚核苷酸之方法」、I314559 「作為豬生殖與呼吸道徵候群( PRRS) 疫苗之PRRS病毒( PRRSV)之融合蛋白」，不及於其他PE技術，且農科院前揭 函文指出最終產品是否使用PE技術，需自行確認，故農科 院對於系爭專利是否使用PE技術並無結論。
三、生控公司實質上為被上訴人所設立，用以商品化系爭技術， 且上訴人更將系爭技術移轉予生控公司，故應依系爭合約第 5 條規定前段給付生控公司之股份6,265,000 股（即生控公 司已發行股份總數89,500,000股之7 ％）予上訴人： 在生控公司成立時，生控公司與被上訴人均為英屬維京群島 商Stemgen Biotech Holding Limited （下稱英屬維京群島 商Stemgen 公司）所控制，而英屬維京群島商Stemgen 公司 實為丙○○一家人所掌控。又，生控公司於101 年6 月27日 成立，並於101 年10月26日與被上訴人簽訂被上證5 專利暨 技術買賣契約。其間僅有四個月時間，生控公司實不可能於 此期間有任何專利產出。依生控公司公開說明書所示（上證 39），生控公司與被上訴人簽訂被上證5 契約，取得系爭專 利以為系爭專利技術商品，亦即子宮頸癌病變前治療型單價 疫苗TVGV-1開發之基礎後，隨即在同年101 年增資了1 億5 千萬，更陸續增資，於102 年即完成TVGV-1於美國的毒理試 驗，申請並正式啟動第一期人體臨床試驗（上證39公司概況 第1-2 頁）。生控公司公開說明書清楚揭示：在103 年年底 前，生控公司並無其他產品。再由系爭科專計畫之科技顧問 與被上訴人公司原研發人員轉至生控公司擔任管理研發團隊 乙事亦可清楚知悉，生控公司實質上是被上訴人為實施系爭 技術並將之商品化而成立的公司。生控公司成立之目的既是 為商品化系爭技術，故於計算被上訴人應給付生控公司之已 發行股份予上訴人時，應以103 年生控公司完成增資後之股 數作為計算之基礎。是以，以生控公司103 年增資後已發行 股份總數89,500,000股之7 ％作為計算被上訴人應給付生控 公司之已發行股份予上訴人，應為合理。
四、被上訴人既將系爭技術移轉與生控公司，則依系爭合約第5 條規定後段應給付上訴人27,907,998元（即398,685,677 元 之7 ％）：
被上訴人既將系爭技術移轉予生控公司，應就此所取得對價 新台幣398,685,677 元之7 ％，即27,907,998元，依系爭合 約第5 條後段「甲方若於合約期間內將本合約之智慧財產權 移轉第三者，甲方所得都依前述比例支付乙方」，給付上訴 人。被上證5 為包裹式授權，且第一、三與四類中之各國專 利皆為系爭專利之對應案，故應逕行以包裹式授權之總金額 398,685,677 元之7 ％（即27,907,998元）作為計算被上訴 人應給付上訴人金額之基礎，否則若被上訴人就同一專利授 權予更多國家時，上訴人所得請求之金額反而將降低，實不 合常情。雖被上證5 專利中之第二群組為HIV 專利（該專利 群組中之專利發明人亦為上訴人），惟該群組之專利實質上 僅係為包裹式授權中之「陪襯」專利，並非被上訴人與生控 公司簽訂被上證5 之主要目的。由生控公司106 年度現金增 資發行新股之公開說明書（請參上證39）第18頁可以清楚知 悉，生控公司目前之產品包含：a . 子宮頸癌前病變治療型 單價疫苗TVGV-1；b . 子宮頸癌治療型多價疫苗TVGV-2；以 及c . B 型肝炎治療型疫苗TVGV-HB 。惟目前僅有上述 TVGV-1在美國已進入臨床試驗二期、在台灣進入臨床試驗一 期，而TVGV-1與TVGV-2皆係奠基於上訴人之發明，由此可證 生控公司之所有產品項目中，有潛力帶來收益之產品皆係仰 賴上訴人之系爭技術。
五、系爭合約第5 條前段與後段兩者係為併存關係，並無互斥， 在醫藥實務界，鑑於實際營運考量，藥品銷售與製造會依不 同地區而有不同安排。例如，若某藥廠在北美地區欠缺行銷 通路、藥物本身不適合運送或成本過高、或資金設立廠房時 ，則會考量授權該地區通路商進行銷售，或是另與金主成立 合資公司，將該地區相關專利移轉給該合資公司，進行製造 、銷售。因此，在醫藥實務界，醫藥專利授權與專利移轉， 可按不同地區為不同安排，故系爭合約第5 條前段與後段兩 者係為併存，並無互斥關係。
六、辛○○○○○○○○○○○○○（下稱中華鑑價公司）針對 HPV 專利及另三項專利分別出具之兩份評價報告書所為之鑑 價數額，實有重大疑義，應不足採：
㈠中華鑑價公司107 年10月31日函檢附「HPV 評價報告」正式 定稿版，惟表示「本公司經查明『三項專利權之價值』評價 報告書，本公司未出具正式定稿版本，該項評價僅出具草稿 版亦即DRAFT FOR DISCUSSION版」（見該函說明第4 點）。 詎料，該公司107 年11月6 日再致函鈞院，一反前開函文， 而表示曾出具「三項專利評價報告」。復參被上訴人先是提 供草稿，後應鈞院要求，方提供定稿版等情可知，「三項專
利評價報告」應是臨訟制作，不足採信。
㈡中華鑑價公司評價報告評估專利價值數額，係以個別專利在 專利期間內可得授權金數額為基礎。惟該報告係用以確立被 上訴人與生控公司間「專利暨技術買賣契約」之對價正當性 ，所涉及者係專利權買賣，並非專利授權。中華鑑價公司評 價報告以授權金數為基礎計算其專利價值云云，自是謬誤。 另中華鑑價公司評價報告所評估之專利價值明顯過低。此外 ，中華評價報告評價「SARS疫苗」價值為零，其評價甚不合 理，更見其欠缺醫藥專業知識。是以，中華評價報告評價毫 無可採。
貳、被上訴人答辯略以：
一、上訴人與被上訴人間之技術合作或技術授權，並非當然與系 爭合約有關；上訴人與被上訴人間，除系爭合約關係外，尚 存在數合約關係，且時間重疊：
㈠被上訴人與動科所於93年間即有合作關係，如：93年、94年 間分別簽有「委託研究開發合作意願書」（被上證2 ），由 上訴人委託動科所協助執行「融合蛋白研究開發」；俟於95 年，針對動科所之PE平台技術，雙方再簽立被證1 專利授權 契約。上述數合約中，上訴人均是代表動科所執行合作事務 之計畫主持人，故有依相關合約內容交付資料、協助及提供 技術予被上訴人之義務，或與被上訴人間有相關書面往來及 交流之需要，上訴人以其與被上訴人間曾有合作交流，即謂 係依系爭合約所為，顯無法成立。
㈡上訴人於93年6 月2 日與被上訴人就「弱抗原性蛋白疫苗開 發及平台技術」合作申請專利乙事，簽立原證19合約（原審 卷146-149 頁）。依該合約內容，上訴人亦有於93年6 月2 日至101 年4 月12日交付、協助及提供被上訴人相關技術及 申請專利之義務。原證19合約之履行期間及被證1 動科所授 權合約期間，部分與系爭合約履行期間（96年2 月15日至97 年12月31日）重疊，上訴人就原證19技術之合作及其擔任被 證1 動科所授權合約之計畫主持人，均已獲取對價及報酬， 倘欲主張依系爭合約請求衍生利益，豈非重覆請求報酬。二、並非所有與「次單位疫苗」、「平台技術」、「子宮頸癌疫 苗」相關之技術，均認與系爭合約有關：
動科所與被上訴人被證1 契約之授權技術內容，目的是透過 動科所擁有之PE平台專利之技術運作，透過置入不同抗原， 以研發對應不同疾病之技術或專利，契約並未限定只在動物 疫苗。被證1 合約所載之授權範圍，係同時包含應用於人以 及動物之可能性。被上證2 被上訴人與動科所之「委託研究 開發合作意願書」，是針對「融合蛋白研究開發」；被證2
上訴人借調至被上訴人之工作說明書，附錄之工作說明載有 「系列融合蛋白疫苗研發計畫，技術之指導與進度之推動」 ；及被證3 係委託動科所執行「分析HPV 結構蛋白各抗原區 具備誘發Th1 或Th2 細胞免疫路徑之小鼠試驗評估」等觀之 ，均可見「系列融合蛋白疫苗」及「子宮頸疫苗開發之動物 實驗」，均屬動科所與被上訴人之合作範圍。因此，上訴人 與被上訴人間之技術合作及交流，除了可能是依被上訴人與 動科所簽署之上述合約外，也有可能是基於其他契約義務。三、上訴人稱其依系爭合約所移轉之系爭專利有4 項，即專利1 、5 、6 、7 ：
㈠專利6 係與禽流感（H5N1）有關之疫苗，與子宮頸癌治療疫 苗技術無關。專利1 、7 之申請日早於系爭合約簽立前數年 ，被上訴人與動科所及與上訴人之其他合作內容中，亦包含 有「分析HPV 結構蛋白各抗原區」之動物實驗及「系列融合 蛋白疫苗」研發，故非必然與系爭合約有關。專利5 其申請 日早於系爭合約簽立前數年，何況，上訴人原審民事準備二 狀第3-4 頁已自承該專利係基於原證19專利合作契約書而來 （原審卷第121-122 頁），並已獲有對價，竟於此又主張係 基於系爭契約之履行，依禁反言原則，上訴人不得為相反主 張。
㈡相較於其他技術授權契約，系爭合約特別明訂履行期限為96 年2 月15日至97年12月31日間，顯見，履行期為該合約之重 要要素，絕非如上訴人所稱於2005至2008年間雙方之合作技 術亦包括在系爭合約履行範圍內（上訴人從未區分雙方技術 合作內容是源於哪個合約關係，而均稱是依系爭合約而為） 。倘依上訴人之主張，只要有系爭四項專利存在，被上訴人 即有依系爭合約第5 條給付衍生利益之義務，則系爭合約約 定履行期限及上訴人有依第2 、3 條為移轉技術及實施之義 務均無實益；此從系爭合約簽立前，四項專利除專利6 外， 均已提出專利權申請，且上訴人更在申請日前，即93、94年 間已讓與四項專利申請權予被上訴人，可知，系爭合約所定 之履行內容，並不包括簽約前之雙方合作內容，倘有包括， 則系爭合約直接約定衍生利益之給付條件即可，何須再就履 行期及技術授權移轉為約定。
四、被上訴人之所以與上訴人簽立系爭合約，乃因上訴人主動表 示伊有一套別於動科所PE平台之技術，該技術可以協助被上 訴人將動科所技轉內容商品化，但前提是必須與伊簽署系爭 合約後，才能夠將相關技術提供予被上訴人，被上訴人基於 信賴上訴人，故與其簽立系爭合約。不料，上訴人於系爭合 約履行期間，與上訴人合作之技術內容均仍是架構在動科所
PE-K3 之平台技術，未見有任何別於動科所PE-K3 平台以外 之技術內容，更遑論有其他新的或可堪用之技術提供予被上 訴人。生控公司是於其後自行研發出新的平台技術，如：我 國第I486359 號專利（即原審卷一第87頁所列），該專利是 利用RAP1技術平台，即是有別於動科所PE-K3 平台；目前該 公司開發中之TVGV-2（即子宮頸疫苗）、TVGV-HB 疫苗即是 利用RAP1技術平台（該二疫苗參原審卷一第86頁所列），亦 與上訴人無關。
五、縱令上訴人能證明有依系爭合約移轉相關技術內容予被上訴 人，但其請求被上訴人應移轉生控公司已發行股份總數7 ％ 股份之主張，亦無理由：
㈠被上訴人未利用上訴人之技術成立生控公司： 生控公司於101 年6 月27日設立時，被上訴人並未持有任何 股份，被上訴人係於103 年5 月21日首次投資生控公司，持 有當時發行股份總數1.3 ％股份，迄生控公司104 年8 月11 日增資為8 億9,500 萬元後，被上訴人占發行股份總數0.58 ％股份，顯見，生控公司非被上訴人投資設立。生控公司於 設立後6 個月，始受讓取得系爭四項專利，如何能謂生控公 司是利用系爭四項專利而成立？生控公司設立時，縱其股東 與被上訴人股東同為英屬維京群島商Stemgen 公司，但並無 法以股東為同一人，推論Stemgen 公司為丙○○一家人所掌 控，或生控公司是依上訴人所提供之技術而設立。 ㈡系爭合約第5 條衍生利益成立之前提，必須符合：被上訴人 有利用系爭合約之授權技術投資生技工廠或研究室，此應由 上訴人負舉證責任。惟從生控基因公司成立時，被上訴人並 未持有任何股份，及上訴人所稱之前述專利權，均是生控基 因公司成立後才受讓取得，該公司自不符合係由被上訴人投 資成立之要件。被上訴人並無違約，上訴人依系爭合約第9 條請求違約金，亦無理由。
六、上訴人追加上訴聲明第三項，請求被上訴人按398,685,677 元之7 ％（即27,907,998元）給付上訴人，亦無理由： ㈠系爭合約之授權技術非指系爭4 項專利，此從系爭合約簽立 前，上訴人已將4 項專利之申請權移轉予被上訴人可明，倘 系爭合約第5 條之衍生利益是針對該四項專利權，理當於合 約中直接載明4 項專利名稱即可，亦可直接約定衍生利益而 不須另於系爭合約中要求上訴人有於期限內提供授權技術之 義務。
㈡上訴人請求7 ％之基礎398,685,677 元，乃被上訴人包裹出 售21項專利權之價格，而非系爭4 項專利權之價值。被上訴 人包裹出售21項專利權予生控公司之價格，乃是參考中華鑑
價公司就HPV 疫苗專利，及三項專利權（HIV 、H5N1、SARS ）之兩份評價報告書（被上證9 ）。中華鑑價公司為無形資 產之專業鑑價公司，被上訴人與生控公司參考其專業之評價 議定交易價格，並無違法之處，而雙方就被上證5 專利暨技 術買賣契約實際之交易價格確為398,685,677 元，縱令如上 訴人所稱評估價值過低，也不會影響已發生之交易價格。 ㈢上訴人合併請求系爭合約第5 條前、後項之衍生利益，亦屬 重覆請求，依該條文義，上訴人僅能擇一請求。 ㈣系爭合約第9 條違約金之約定，僅針對系爭合約第5 條前段 所定「技術股權」，此由：「甲方未依本合約第五條規定於 期限內提供對價之技術股權時，…」可知，不及後項所定「 甲方所得比例支付」部分。
參、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴 ，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人應給付生控基因疫 苗股份有限公司之已發行股份6,265,000 股予上訴人，並自 起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之 5 之違約金。3.被上訴人應給付上訴人27,907,998元，並自 上訴人107 年6 月15日民事綜合辯論意旨㈢暨聲請調查證據 狀繕本送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5 之 違約金。4 、第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔。5 、 上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明為： 1.上訴人之上訴及追加之訴均駁回。2.如受不利判決，被上 訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。3.第一、二審訴訟費 用由上訴人負擔。
肆、兩造不爭執之事實：
一、動科所與被上訴人生寶公司於95年11月15日簽訂「PRRS相關 專利技術」專利授權契約書（被證1 ）。
二、上訴人與被上訴人生寶公司於96年2 月15日簽訂「技術移轉 授權合約書」（系爭合約，原證1 ）。
三、系爭專利2 、3 、4 ，為動科所所有，依被證1 合約，授權 被上訴人生寶公司使用。
四、系爭專利1 、5 、6 、7 之發明人，均有列載上訴人，並由 上訴人將專利申請權讓與被上訴人生寶公司，由生寶公司提 出專利申請，上訴人讓與之時間如下：
系爭專利1：94年12月27日（見本院卷一第176頁） 系爭專利5：94年06月23日（見本院卷一第178頁） 系爭專利6：94年12月27日（見本院卷一第171頁） 系爭專利7：93年07月14日（見本院卷一第183頁）五、系爭專利1 、5 、7 ，經智慧財產局核准專利後，由被上訴 人生寶公司將專利權讓與生控公司，讓與時間如下：
系爭專利1：101年11月5日（見本院卷一第174頁） 系爭專利5：101年11月5日（見本院卷一第174頁） 系爭專利7：101年11月5日（見本院卷一第174頁） 系爭專利6 是智慧財產局於101 年12月13日核准審定後，被 上訴人生寶公司才於101 年12月21日提出申請讓與專利申請 權與生控公司，讓與時間為：101 年11月5 日（見本院卷二 第99-102頁）。
六、被上訴人生寶公司因讓與被上證5 專利暨技術買賣契約所載 之專利予生控公司而收取價金398,685,677 元（含稅）。伍、兩造間之主要爭點：
一、系爭專利1 、5 、6 、7 ，是否屬於系爭合約所產生的技術 ？或是屬於被上訴人生寶公司與動科所依被證1 合約所產生 的技術？
二、被上訴人生寶公司有無利用系爭專利1 、5 、6 、7 之技術 設立生物製劑工廠或研究室？設立的地區座落在臺灣地區或 非臺灣地區？上訴人依系爭合約第5條前段，請求被上訴人 生寶公司給付生控公司之已發行股份6,265,000 股（即生控 公司已發行股份總數之7％）予上訴人，是否有理由？三、被上訴人生寶公司有無在合約期間內，將系爭合約的智慧財 產權移轉給生控公司？上訴人依系爭合約第5 條後段，請求 被上訴人給付27,907,998元（即398,685,677 元之7 ％）， 是否有理由？
四、上訴人依系爭合約第9條請求違約金，有無理由？陸、得心證之理由：
一、上訴人依系爭合約第5 條請求衍生利益，僅得就第5 條前段 或後段擇一為之：
本件上訴人合併依系爭合約第5 條前段，請求被上訴人應給 付生控公司6,265,000 股，及依第5 條後段，請求被上訴人 應給付上訴人系爭合約技術讓與價金之7 ％。被上訴人則抗 辯系爭合約第5 條前、後段之衍生利益，上訴人僅能擇一請 求，不得重複請求。按依系爭合約第5 條「衍生利益」約定 ：「甲方（即被上訴人）利用乙方（即上訴人）之智慧財產 權相關之技術設立生物製劑工廠或研究室，如果該工廠或研 究室設立在台灣地區，則甲方願意以該生技工廠或研究室相 關之股份7 ％讓予乙方，作為乙方提供技術之投資股權。如 果該工廠或研究室座落在非台灣地區，甲方願意以該生技工 廠或研究室相關之股份3 ％讓予乙方，作為乙方提供技術之 投資股權（前段）。甲方若於合約期間內將本合約之智慧財 產權移轉第三者，甲方所得都依前述比例支付乙方（後段） 」。依上開約定之內容及社會一般交易常情，應認第5 條前
段係指被上訴人自行利用系爭合約所產生之技術，設立生物 製劑工廠或研究室以進行商品化時，上訴人可以取得該生物 製劑工廠或研究室7 ％之股權，並藉由該股權，分享該生物 製劑工廠或研究室將技術予以商品化所獲得之經濟上回饋。 而第5 條後段係指被上訴人不自行利用系爭合約產生之技術 ，而將該技術之智慧財產權移轉予第三人時，上訴人可請求 被上訴人給付移轉技術所得（讓與價金）之7 ％，作為上訴 人之研發系爭合約技術之回饋，換言之，第5 條前段係被上 訴人自行利用系爭合約技術時，上訴人請求衍生利益之計算 方式，而第5 條後段係被上訴人不自行利用，而將其智慧財 產權讓與第三人時，上訴人請求衍生利益之計算方式，此二 者上訴人僅能擇一請求，並無併存之可能。且第5 條前段既 約定，上訴人得請求該生物製劑工廠或研究室股權之7 ％， 解釋上應以該生物製劑工廠或研究室所擁有之技術，全部為 系爭合約之技術，上訴人始得請求該生物製劑工廠或研究室 全部股權之7 ％，若該生物製劑工廠或研究室所使用之技術 部分來自系爭合約，部分非來自系爭合約，兩造理應約定， 按技術或產品分類之方式，來計算衍生利益，而非就該生物 製劑工廠或研究室全部股權之7 ％計算。上訴人雖主張，在 醫藥實務界，鑑於實際營運考量，藥品銷售與製造會依不同 地區而有不同安排。例如，若某藥廠在北美地區欠缺行銷通 路、藥物本身不適合運送或成本過高、或資金設立廠房時， 則會考量授權該地區通路商進行銷售，或是另與金主成立合 資公司，將該地區相關專利移轉給該合資公司，進行製造、 銷售。因此，在醫藥實務界，醫藥專利授權與專利移轉，可 按不同地區為不同安排，故系爭合約第5 條前段與後段兩者 係為併存，並無互斥關係云云。惟查，本件上訴人一方面主 張生控公司係被上訴人所設立生物製劑工廠或研究室，請求 被上訴人應給付生控公司7 ％之股權，一方面又主張被上訴 人已將系爭合約之專利權移轉予生控公司，另請求被上訴人 給付讓與生控公司之買賣價金，其主張之對象均為生控公司 ，與權利人針對不同地區分別對第三人進行授權或移轉權利 之安排，顯有不同，上訴人此部分之主張，顯不足採。二、本院依兩造之陳述及相關卷內相關證據，認定系爭合約所生 生之技術：
上訴人與被上訴人於96年2 月15日簽訂系爭合約（原證1 ） 。系爭合約前言關於移轉之技術內容僅載明「甲（生寶公司 ）、乙方（上訴人）於0000-0000 年間合作執行之基因工程 次單位疫苗產品及平台技術計畫」，經查，以基因工程方式 取出病原體有效抗原基因，並利用原核或真核細胞表現系統
生產抗原而製得次單位疫苗為習知技術，且使用基因構築平 台技術為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知者， 系爭合約前言之文字內容，泛指所有基因工程次單位疫苗產 品及平台技術之研究，並未具體界定所使用之特定病毒、病 原體來源而製造治療或預防特定疾病之特定融合基因、質體 以至於產生特定融合蛋白疫苗。上訴人雖主張，被上訴人與 動科所訂立之被證1 「專利授權契約書」及該契約所載之系 爭專利2 、3 、4 均屬豬用PRRS疫苗，而系爭專利1 、5 、 6 、7 則屬人用疫苗，二者顯有不同云云。惟查，被證1 契 約第二條六、「授權產品」已包含人類HIV （人類免疫不全 病毒）疫苗，系爭專利3 之技術內容亦包含人類免疫缺陷病 毒，又系爭合約第2 條「技術內容」，亦載明「本授權技術 運用到動物及人用之基因工程次單位疫苗產品及技術平台」 ，故上訴人以「動物用」或「人用」疫苗，作為區分被證1 合約與系爭合約產生之技術，尚不足採。是本院依系爭合約 所載合約期間（2005至2008年）、上訴人主張其從事相關基 因工程次單位疫苗產品及平台技術所取得之專利權的技術內 容、兩造之主張及卷內相關證據資料等，綜合判斷系爭合約 所產生之技術為何。
三、本件相關專利技術分析：
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