排除侵害商標權行為
智慧財產法院(民事),民商上字,107年度,9號
IPCV,107,民商上,9,20190314,1

智慧財產法院民事判決
107年度民商上字第9號
上訴人即
被上訴人　 台北金融大樓股份有限公司


法定代理人　張學舜　　　
訴訟代理人　王尊民律師
被上訴人
即上訴人　 數字科技股份有限公司


法定代理人　廖世芳　　　
訴訟代理人　張東揚律師
廖嘉成律師
鄭耀誠律師
李佳樺律師
上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國
107 年4 月16日本院106 年度民商訴字第32號第一審判決提起上
訴，本院於108 年2 月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回台北金融大樓股份有限公司下列第二項之訴部分之裁判廢棄。
數字科技股份有限公司不得使用「101 名品會」於網路購物或其他類似綜合性商品零售批發之商品或服務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之；其已使用者並應除去。數字科技股份有限公司之上訴駁回。
第二審訴訟費用關於台北金融大樓股份有限公司上訴部分及關於數字科技股份有限公司上訴部分，均由數字科技股份有限公司負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法 、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易 法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事 件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄 之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法 第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定 有明文。本件係商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審



民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本 院依法自有管轄權。
二、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者 ，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴 訟以前當然停止。第168 條至第172 條及前條所定之承受訴 訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明。他造當事人，亦 得聲明承受訴訟。民事訴訟法第170 條與第175 條分別定有 明文。查上訴人即被上訴人台北金融大樓股份有限公司（下 稱台北金融大樓公司）之法定代理人原為周德宇，嗣於本院 審理中變更為張學舜，經其於民國107 年10月11日以書狀聲 明承受訴訟（見本院卷第375 頁）。揆諸前揭說明，應准許 其承受訴訟。
貳、實體事項：
一、台北金融大樓公司主張：
㈠台北金融大樓公司為註冊第165568號商標（下稱據爭商標1 ) 、第165569號商標（下稱據爭商標2 ）以及註冊第177868 號商標（下稱據爭商標3 ，以下據爭商標1 、2 、3 合稱據 爭商標，詳本判決附圖一所示）之商標權利人。據爭商標「 台北101 」、「TAIPEI 101」等系列商標均以享譽國際的台 北著名地標建築物101 大樓為設計傳達意象及觀念，甚具獨 特識別性，經長期廣泛推廣宣傳使用，已成為國人普遍認識 熟悉且知名度及識別性極高的著名商標。被上訴人即上訴人 數字科技股份有限公司（下稱數字科技公司）使用「101 名 品會」商標圖樣（以下稱系爭商標，詳本判決附圖二所示） 或相同圖樣申請之註冊第1717413 號、第1717610 號、第17 33993 號、第1742283 號商標，經其提起異議後，經經濟部 智慧財產局（下稱智慧局）認定異議成立並撤銷註冊在案， 嗣經訴願仍維持原處分。詎數字科技公司至遲於其商標經異 議成立予以撤銷註冊時，應已明知系爭商標侵害據爭商標， 竟繼續使用系爭商標於其經營網路拍賣、網路購物等網路交 易平台之綜合性零售批發等服務，並註冊「101vip .com .t w 」域名架設網站（下稱系爭域名），於該網站、Facebook 等社群網站及平台使用系爭商標，並以「101 名品會」作為 帳號名稱（下稱社群帳號），利用數位影音、電子媒體及網 路等媒介物為推廣宣傳，足使網路使用者得以認識並瞭解其 瀏覽網站名稱及建置經營者，並為消費者辨認及識別該網站 提供網路購物等服務來源之主要標識。數字科技公司使用系 爭商標侵害原告據爭商標權利，致生消費者混淆誤認之虞， 並有減損據爭商標之識別性及信譽，符合商標法第68條及第 70條第2 款規定，其自得依商標法第69條第1 項，請求如訴



之聲明所述。
㈡系爭「101 名品會」商標圖樣與據爭商標為高度近似： 1.據爭商標經台北金融大樓公司長期推廣宣傳使用於百貨公司 及購物中心等服務，並結合營業場所為國內指標性建築物之 獨特性，已廣為相關消費者普遍認識熟悉而臻於著名程度商 標，並迭經商標專責機關智慧局認定為著名商標在案。據爭 商標「101 」字樣象徵地標建築之樓層數及傳達頂尖意念， 給予消費者高度指示及強烈指向單一來源為台北101 大樓之 深刻印象，識別作用強烈，惟系爭「101 名品會」單獨抽離 、割裂其識別性極高之「101 」字樣，作為商標整體圖樣之 一部，經消費者依通常認知之經驗法則為理解判讀後，其中 「101 」字樣為特別留意並留下深刻印象的主要字詞，為消 費者辨識及區別商品來源的主要部分，至「名品會」三字的 知名度及熟悉感相對較弱，且無法脫離商品或服務性質之描 述性說明意義，並無法與「101 」獨特識別作用相抗衡或強 勢，並非消費者關注焦點或留下深刻印象，從而，系爭商標 以具有高度強烈及獨特識別性的「101 」為圖樣之一部，二 商標主要部分給予消費者深刻印象均為相同，應為高度近似 商標。
2.況數字科技公司以系爭「101 名品會」圖樣申請商標註冊第 01717413號( 指定使用於第018 類) 、第01717610號( 指定 使用於第025 類) 、第01733993號( 指定使用於第035 類) 及第01742283號( 指定使用於第038 類) ，經智慧局認定與 據爭商標為近似程度不低之商標，而為異議成立並撤銷註冊 之處分，並經本院106 年度行商訴字第18號、106 年度行商 訴字第22號、106 年度行商訴字第17號及106 年度行商訴字 第109 號行政判決駁回數字科技公司起訴，維持原撤銷處分 在案，其中，系爭註冊第01717413號及第01742283號「101 名品會」經最高行政法院裁定上訴駁回，已於107 年5 月1 日、8 月1 日撤銷註冊公告。
3.再據爭商標3 係將「101 」數字仿古錢幣造型予以設計，但 仍然寓目清晰為「101 」數字且置放於官方網站、台北101 大樓廣場、外牆及電梯樓層顯示面板等，尤其在各種場合中 均與「TAIPEI 101」併同使用，消費者對據爭商標3 與「10 1 」數字已有高度連結，系爭「101 名品會」其主要記號「 101 」與據爭商標給予消費者有高度連結，應為高度近似。 ㈢系爭商標申請註冊並非善意：
1.數字科技公司蓄意攀附襲用據爭商標之商譽，為不正競爭之 惡意應不受保護的事實，亦經行政判決認定在案： 依本院106 年度行商訴字第18號判決意旨，數字科技公司以



「101 名品會」圖樣在103 年12月2 日申請註冊時，已明知 據爭商標為頗負盛名的著名商標，竟出於影射攀附襲用之意 而將據爭商標重要表徵「101 」數字擷取作為圖樣一部，其 申請系爭商標註冊時，為惡意申請人應不受保護。 2.數字科技公司實際在網路上使用「101 」字樣與「101 名品 會」的設計字不同，為一般阿拉伯數字，且購買關鍵字廣告 對外行銷，顯為蓄意誤導消費者：
①數字科技公司申請商標圖樣為「101 名品會」，其在原審係 辯稱將該「101 」數字中的「0 」為標靶化特殊設計字，但 依數字科技公司在網路廣告中並非使用「101 名品會」的設 計字，反而使用正常「101 」阿拉伯數字，且在搜尋引擎網 站「101 」關鍵字條件中竟出現系爭「101 名品會」購物網 站的廣告文宣「國際精品，名牌服飾」及「3 折買精品包」 等用語，並在網址前經標註有「廣告」字樣，可見數字科技 公司非但沒有積極排除混淆，反而刻意購買「101 」、「 101 名品會」為廣告關鍵字，製造並加深消費者混淆誤認之 錯誤認識及印象，提高數字科技公司經營購物網站的到訪量 及瀏覽率而增加成交機會，其攀附襲用台北金融大樓公司長 期累積「101 」重要營運表徵而榨取他人努力成果的事實甚 明。
②數字科技公司設立登記日期為96年1 月23日，有經濟部商業 司公司登記資料查詢公開資料可參，且該網址申請註冊日期 為87年8 月3 日，而登記註冊人為「光旭網路科技股份有限 公司」( 原證16全球WHOIS 查詢參照) ，與數字科技公司為 不同法人主體，數字科技公司辯稱早於87年間申請註冊使用 「101.com .tw 」網域名稱云云，與事實不合。 ③據爭商標1 、2 曾經智慧局認定為著名商標，最早見於智慧 局96年5 月23日申請案號：000000000 商標核駁第0299856 號審定書( 原證1 核駁審定書參照) ，而著名商標認定之時 間點，依商標法第30條第2 項係以申請時為判斷基準，前揭 核駁審定書意旨係以據以核駁「台北101 」及「TAIPEI 101 」商標為「已廣為相關公眾所共知而達著名商標之程度」為 由，將申請第095012914 號商標「IOI 」為核駁處分在案， 而該核駁商標「IOI 」申請之日期為95年3 月16日( 原證17 ) ，可知據爭商標最早於95年3 月16日前已臻至著名商標之 程度，數字科技公司稱100 年10月7 日申請「101 原創T 恤 」商標註冊日期，亦晚於據爭商標經商標專責機關認定為著 名商標之日期。
④台北金融大樓公司以「台北101 」、「TAIPEI 101」及「10 1 設計圖」等字樣申請並經智慧局核准為下列註冊商標：第



00165568號、第00165569號、第00177868號、第01126250號 、第01322004號、第01033816號、第00981498號、第009854 93號等系列商標，其中，註冊第00165568號「台北101 」商 標及第00165569號「TAIPEI 101」商標之申請日期為89年11 月28日，並經智慧局核准於91年8 月1 日註冊公告，早於數 字科技公司設立登記日期及以系爭「101 名品會」圖樣申請 商標註冊之日期，況據爭「台北101 」及「TAIPEI 101」商 標經商標專責機關認定在系爭「101 名品會」申請日期前已 成為著名商標在案，數字科技公司基於業務經營關係及同業 競爭關係，亦已實際知悉據爭商標及「101 」字樣為重要地 標建築物之營運表徵，且系爭「101 名品會」遭撤銷註冊在 案，竟持續繼續使用系爭「101 名品會」商標於同一或類似 商品的網路購物等服務，並作為其購物網站名稱及官方社群 網站帳號等，其攀附據爭商標商譽之惡意甚明。 ㈣系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞：
數字科技公司系爭「101 名品會」購物網站名稱及官方社群 網站帳號，經營網路購物等網路交易平台之綜合性或特定商 品之零售批發等服務，係單獨抽離、割裂據爭著名商標識別 性極高之「101 」字樣作為其名稱之一部，產生與台北101 大樓密切相關之暗示連結，為吸引消費者關注焦點及留下深 刻印象，至「名品會」複合詞彙予人通常認知亦僅係商品之 品質、特性等商品或服務之描述性說明性質，並不具識別性 ；況該網站並以「打造全台最大OUTLET專屬網站」為自我標 榜及廣宣用語，而所謂「OUTLET」係指「清理庫存、廉價出 售」之意，國人常譯為「暢貨中心」，通常係百貨公司或精 品商，為消化自家商品庫存存貨或過季商品，而透過「暢貨 中心」大量出售存貨且商品價格較低廉之特賣方式，從而， 依一般消費者理解判讀該「101 名品會」購物網站之認知， 為一廉價促銷國際名牌精品之網路暢貨中心，且該網站之建 置與台北101 大樓百貨公司或購物中心為同一來源或雖不同 來源但存有關係企業、授權關係、贊助關係或一定聯繫關係 之錯誤聯想，致生混淆誤認之可能；甚者，數字科技公司以 「101vip .com .tw 」申請註冊為該網站之網域名稱，該網 址第三層特取名稱「101vip」部分其意義為「101 貴賓」， 易予人為台北101 大樓百貨公司或購物中心貴賓的錯誤聯想 和印象，加深消費者之錯誤認知，且台北金融大樓公司於官 方網站有「會員專區」欄位，該欄位予以連結有「會員專區 VIP Club及101 尊榮卡、101 禮讚卡、101 累計卡」，數字 科技公司以「101vip」為網域名稱，對該網站提供服務來源 及訴求消費族群與台北101 大樓營運活動產生混淆誤認。



㈤系爭鑑定報告係數字科技公司聲請囑託鑑定並事前單方擬定 問卷調查題目，且針對問卷調查對象亦係依數字科技公司之 意見事前以「一般消費大眾( 性別、年齡、學歷均無限制) 進行隨機抽樣」方式進行調查，數字科技公司對系爭鑑定報 告之調查對象之選定方式，在原審從不提出爭執，且在原審 審理中亦當庭陳稱百貨公司之消費族群乃包括一般消費大眾 ，以辯駁系爭鑑定報告之調查對象選定方式並無不妥云云， 惟數字科技公司卻在提起上訴後，爭執系爭鑑定報告以「一 般消費大眾」抽樣方式，與商標法第68條及第70條法文明定 「相關消費者」不符云云，其前後陳述矛盾、不一，違背訴 訟法上之誠信原則，依「禁反言原則」，其上訴再為爭執， 已不可採；況依原判決意旨：「根據系爭鑑定報告第二章市 場調查執行說明，該項市場調查對象為臺灣地區臺北、臺中 、高雄之一般消費民眾，性別、年齡、學歷都沒有任何限制 。由此可知，此項調查所設定之統計母體幾乎就是全國民眾 ，如將全國人口以一般社會認知之保守估算有2300萬人，12 .98%所推論代表之人數即接近有300 萬人之多，20.74%所推 論之代表之人數即有470 餘萬，如此均應認為可能產生實際 混淆誤認之情況嚴重。」，可知原判決推論代表人數之計算 基礎，係依系爭鑑定報告以「一般消費民眾」及「性別、年 齡、學歷都沒有任何限制」的調查對象選定方式為推認，與 系爭鑑定報告調查對象之選定方式並無違背，甚者，原判決 亦僅是以量化方式呈現系爭鑑定報告「12.98%」及「20.74% 」之比例代表人口數量多寡而已，並未改變原先調查結論， 縱使單單以系爭鑑定報告之上開比例觀察，亦有高達12.98% 受訪者看到標示有系爭商標的網頁內容( 即系爭鑑定報告所 稱丙圖樣) ，會認為是由據爭商標( 即系爭鑑定報告所稱甲 商標) 之所有人提供；且有20.74%受訪者看到「101vip .co m .tw 」之網址，或是以「101 名品會」作為名稱的社群網 站帳號，會認為是由據爭商標之所有人設置，從而，依系爭 鑑定報告有高達「12.98%」及「20.74%」受訪者會產生混淆 誤認之虞，亦無法推翻該調查結果。
㈥據爭商標專用排他範圍應及於「網路購物」之類似服務部分 ：
1.「網路購物」與「百貨公司、購物中心」應為類似服務： 依商標法第35條及第68條規定商標權之專屬使用及排他使用 之範圍，並不限於指定使用於同一商品或服務，其專屬排他 效力應及於類似商品或服務之範疇，依智慧局編纂「商品及 服務分類暨相互檢索參考資料」第3518組群「綜合性商品零 售」係將「網路購物」與「百貨公司、購物中心」列為同一



組群，縱認據爭商標申請指定使用範圍未見「網路購物」服 務，惟據爭商標指定使用於3518組群之「百貨公司、購物中 心」等綜合性商品零售服務概念，實質上係將網路購物服務 涵蓋在列，此觀之智慧局於95年10月1 日公告新增351808「 網路購物( 電子購物) 」小類組，嗣於98年4 月16日將該小 類組刪除，並新增「網路購物」於3518組群之行政分類沿革 (上證1)，亦確認網路購物應為綜合性商品零售服務涵攝之 列；原判決既已認定「服飾品零售、鐘錶零售之商品或服務 」亦在台北金融大樓公司得請求排除防止侵害範圍之列，依 智慧局編纂「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，「服 飾品零售」應為第351903小類組、「鐘錶零售」應為第3519 09小類組，該等特定商品零售批發小類組，與第3518組群「 綜合性商品零售」服務亦為應相互檢索之類似服務。綜上， 依行政分類將「網路購物」與「百貨公司、購物中心」列為 同一組群服務，並與「服飾品零售」、「鐘錶零售」註記為 應相互檢索之類似服務，堪認「網路購物」與前揭服務項目 應為相同或類似服務之範疇，且係符合一般社會通念及市場 交易情形之一般經驗法則，依一般消費者通常認知會將「網 路購物」與「百貨公司、購物中心」歸類為綜合性商品零售 批發服務之一般經驗法則無違。
2.系爭商標指定使用網路購物服務，與據爭商標指定百貨公司 等服務為類似服務，亦遭撤銷註冊：
智慧局中台異字第G01050027 號商標異議審定書撤銷系爭註 冊第01733993號「101 名品會」商標，其理由記載：「且系 爭『101 名品會』商標指定之『百貨公司；超級市場；便利 商店；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者提 供商品資訊及購物建議服務；量販店；衣服零售批發；首飾 零售批發；化粧品零售批發；服飾配件零售批發；鞋零售批 發；皮件零售批發；皮包零售批發』部分服務，與據爭『TA IPEI 101』、『台北101 』等商標著名使用於提供名品實體 交易之百貨公司及購物中心等服務，為屬同一性質之服務或 服務內容所涉及之商品相同，二者間之關聯性極為密切」， 可知系爭「101 名品會」指定使用於網路購物等網路交易平 台服務，與據爭商標指定百貨公司及購物中心等綜合性商品 零售批發服務，為同一性質服務且二者密切相關，其供應商 或產製者、滿足消費者需求及訴求消費族群等市場因素高度 重疊且密切相關，並非截然可分；況坊間實體通路業者橫跨 電子商務發展已經蔚為交易常態，行銷管道並非涇渭分明， 二商標指定使用服務密切相關，足使相關消費者對二商標表 彰商品服務來源或產製主體發生混淆誤認之可能。



二、數字科技公司抗辯則以：
㈠台北金融大樓公司前已就據爭商標1 、2 之數字「101 」部 分聲明不專用，自願放棄該部分權利，實不得提起本訴訟請 求排除侵害而限制他人商標權權利；倘台北金融大樓公司要 為此訴求，其亦須盡舉證責任，證明其何時就數字「101 」 取得識別性，始得主張「101 」部分之商標權： 1.按智慧局93年頒布之「聲明不專用審查要點」第二點規定， 商標註冊申請人就商標圖樣中不具識別性之部分藉由聲明不 專用而獲准註冊，乃申請人同意自願放棄就該不具識別性之 部分單獨主張商標權之權利，以換取整體具有識別性之商標 核准註冊之處分；商標權人自然應受到該聲明之拘束而不得 逕行就該不具識別性之部分，主張他人商標亦包含該聲明不 專用部分而有致消費者混淆之虞，以符誠信原則；況且我國 商標法採註冊主義，商標權之範圍應以註冊公告內容為準， 而該聲明不專用之範圍既然需記載於商標註冊簿上並公告， 則商標權人就含有聲明不專用內容之商標得主張商標權之範 圍自應基於公告予大眾之內容限縮，始符註冊主義之意義。 2.次按前開93年「聲明不專用審查要點」第十點規定，縱算商 標權人就已有部分聲明不專用之商標為使用而取得後天識別 性，商標權人並非當然得逕行引據該已經聲明不專用之商標 ，就該聲明不專用之範圍主張商標權，而應就該已聲明不專 用之部分另行取得註冊，始能就該部分取得排他效力。 3.據爭「台北101 」及「TAIPEI 101」等商標既已透過商標權 人分別於註冊時就文字「台北」、「TAIPEI」以及「101 」 聲明不專用始獲准註冊，且就智慧局核准商標註冊行為，性 質上應為一授益的行政處分，授予商標權人之權利內容即為 依公告圖樣內容獨佔作為商標表彰商品或服務之排他權。則 此行政處分實已因申請人事先同意聲明不專用，而明確限縮 該授益行政處分授予商標權人專有排他之權利範圍，依照行 政處分於機關作成後即具有拘束力之本質，無論是申請人或 原處分機關，以及其他相關人民或機關，均須受到此包含有 申請人同意放棄部分權利之核准商標註冊之行政處分內容所 拘束，且該授予排他權之內涵既已由申請人加以界定，在未 經依法撤銷或廢止原處分前，其授予權利範圍不得超出該行 政處分之內涵；是以，聲明不專用並非僅僅是行政上措施而 已，而是釐清商標權利範圍之依據，在據爭商標之註冊未經 撤銷或廢止，或商標權人另行取得已聲明放棄之權利內容前 ，台北金融大樓公司應受到「101 」經聲明不專用之拘束， 不得單獨主張或認定其具有商標權利，進而排除或限制其他 商標之註冊。而其他人民與機關，對於信賴商標註冊公告內



容而為使用之信賴利益，更應加以保障；是以，在台北金融 大樓公司以單純數字「101 」取得商標註冊而享有排他權利 前，仍不具有排除他人以單純數字「101 」作為商標使用之 權利。台北金融大樓公司雖然於106 年9 月29日向智慧局申 請註冊未經設計之純文字「101 」商標，然該商標尚未獲准 註冊，不具備商標權排他效力，恰可證明台北金融大樓公司 單獨以據爭商標之數字「101 」部分主張數字科技公司以「 101 名品會」文字或「101 名品會」圖形作為商標使用，侵 害其商標權云云，顯屬無稽。
4.智慧局就台北金融大樓公司對註冊第01763960號「Safeway 101 及圖」商標提起異議所作成之107 年2 月23日中台異字 第G01050434 號處分書中謂：「數字『101 』已為多數業者 作為商標之一部分，註冊指定使用於與本案兩造商標相同或 類似之商品上，是以，相關消費者應不致單以兩造商標可觀 出有『101 』部分相同數字或以『101 』加以設計即誤認二 商標之來源相同或相關。」（請參見上證2 ），明確指出單 純數字「101 」為我國人民慣用詞彙，並不具有指示來源的 功能，不因兩商標同時標示有「101 」即會造成消費者混淆 誤認，並據以做成異議不成立之處分。
5.原審判決雖稱系爭商標與據爭商標都含有「101 」數字，其 在整體商標中都是無法視而不見的部分，並據以認定系爭商 標可能會使消費者產生兩商標為策略聯盟、相互授權等關係 之結果，惟該「101 」部分已由台北金融大樓公司聲明不專 用，本不具識別性可言，即不應做為排除他人商標權之根據 ，已如前述，且依我國商標近似審查實務採取之「整體觀察 原則」，在判斷兩商標是否與之構成近似時，仍應就包括聲 明不專用之部分為整體比對，只是因聲明不專用部分並非作 為識別商品來源之主要識別標識，於比對時會施以較少之注 意，此乃為商標整體觀察原則之必然體現；是以，據爭商標 之識別性係存在於商標圖樣的整體，而非個別單一的文字或 數字，在整體觀察原則適用的結果之下，若僅有「101 」、 「台北」、「TAIPEI」等文字雷同，仍不足以因此認定消費 者將混淆兩者來源，蓋其等均不具有識別性，無法逕做為識 別商品或服務來源之標識，而仍應視其整體給予消費者之感 受為何。據爭商標與系爭商標僅有「101 」相同，其餘「台 北」、「TAIPEI」與「名品會」部分，無論就字形、字音、 字義均截然不同，整體組合給予消費者之觀感即大不相同； 據爭商標之意涵為單純的地標描述，指向其位於信義區所興 建的「101 層大樓」，而系爭商標給予消費者之意涵則是「 第101 件名品」，消費者自能區分兩者之差異。



6.依原審囑託中華工商研究院做成之市場調查報告，在實際消 費者的認知中，亦不會以單純數字「101 」識別來源，而會 綜合所結合的文字圖樣整體判斷；問卷結果顯示，單純數字 「101 」對消費者而言係代表「台北101 大樓」，其顯然為 一地理標誌的描述，象徵位於臺北市信義區的一棟高樓大廈 ，而非表彰提供特定商品或服務的主體，可見在我國消費市 場上，單純數字「101 」並無法作為消費者辨識特定商品或 服務來源的標示，至多只是給予消費者提供商品或服務之場 所之印象，其僅為該建築物相關的說明，而不具識別服務來 源之功能。原審判決未查上情，逕以系爭商標與據爭商標均 有數字「101 」，認定雙方商標近似並推論有導致消費者混 淆誤認之虞，顯與市場上一般消費者之認知與經驗不符。 ㈡數字科技公司使用「101 」作為品牌名稱的時間早於據爭商 標註冊時，則數字科技公司就系爭商標應有既得在先之利益 應受保護，亦徵數字科技公司毫無攀附台北金融大樓公司商 譽之意思，更無侵害據爭商標權之惡意：
1.按本院106 年度民商上字第1 號判決，商標權人就商標之部 分已聲明不專用時，即不得再持該包含有聲明不專用部分之 商標，逕就該聲明不專用之特定部分主張權利，亦不得因他 人使用與該聲明不專用部分相同或近似之文字或圖樣，逕謂 具有攀附之惡意。
2.台北金融大樓公司已就據爭商標「101 」部分聲明不專用， 其不具有識別性，已如前述，則數字科技公司取用此經台北 金融大樓公司聲明不專用之「101 」部分作為商標之一部分 ，即不得逕謂數字科技公司申請系爭商標之註冊不具善意。 實則，數字科技公司為經營服裝品牌，早在87年8 月3 日即 已取用與「『衣』服」有諧音關係之「『1 』01」，申請註 冊「101.com .tw 」網域名稱，以此網域名稱開始經營「10 1 原創T 恤」事業，並於100 年10月7 日起陸續申請「101 原創T 恤」商標註冊，且均獲得智慧局核准在案。又「101 原創T 恤」與「101.com .tw 」網域名稱現已移轉至訴外人 創新新零售股份有限公司持有之光旭網路科技股份有限公司 。透過數字科技公司努力經營之結果，「101 原創T 恤」已 成為知名度不低的網路品牌，更因品牌形象親民，復具有相 當之指標性，曾吸引專科學生以「衫衫飾飾只要101-探討 101 原創T 恤以網路行銷的成功原因」為主題撰擬研究報告 ，可見「101 原創T 恤」已蔚為消費者耳熟能詳之品牌。數 字科技公司係基於「101 原創T 恤」經營有成，才繼續取用 「101 」，於103 年起規劃系爭「101 名品會」品牌，並申 請註冊系爭「101vip .com .tw 」網域；換言之，在數字科



技公司使用「101 原創T 恤」商標及「101.com .tw 」網域 名稱期間，未曾有其他商標權人主張權利，故數字科技公司 對於「101 原創T 恤」商標之使用已產生相當之信賴，之後 才能安心申請系爭商標與網域之註冊。
3.台北金融大樓公司就「101 大樓」最初實係以「台北金融大 樓」作為行銷宣傳之名稱，並註冊使用「tfc101.com .tw」 網域，直至91年8 月22日始註冊現今的「taipei-101.com .tw 」網域名稱；甚至，於台北金融大樓公司註冊「tfc101 .com .tw」當時，數字科技公司之系爭網域名稱尚未通過註 冊，台北金融大樓公司實可選「101.com .tw 」卻未選，雖 未可直接認為台北金融大樓公司當時有放棄使用系爭網域名 稱之意思，但其對數字科技公司嗣後註冊使用系爭網域名稱 之行為指稱「惡意」，顯不合理；就此，亦可由台北金融大 樓公司前與訴外人台興股份有限公司針對「taipei101.com .tw 」網域名稱爭議案件中印證。台北金融大樓公司於經營 品牌之初，並無使用「101 」作為商標或網域名稱一部分之 意思，亦未積極展現商標使用之客觀表象，卻反在其因故改 用「TAIPEI 101」名稱，並基於該大樓之樓層高度而獲得我 國消費者日漸熟悉之結果下，據以做為商標使用證據，更指 稱數字科技公司申請系爭商標及網域名稱之註冊為惡意云云 ，實與實情不符，更已嚴重扭曲循正常商業管道及商標使用 之數字科技公司的正當商標權人形象。
㈢原審判決就市場調查報告結果比例逕以我國總人口數換算， 並執以作為本件爭點判斷之依據，已與台北金融大樓公司請 求權基礎之「相關消費者」範圍相違背：
1.台北金融大樓公司起訴主張系爭商標有構成商標法第68條與 同法第70條第2 款規定之虞，而觀之該等規範內容，均以有 造成「相關消費者」混淆誤認之虞為限。查原審判決就鑑定 報告之各項結果百分比，逕以我國2300萬人口作為換算基數 ，將各項結果比例換算推論所佔人口；惟就台北金融大樓公 司起訴主張之依據，應限於有致據爭商標之「相關消費者」 產生混淆誤認之虞者為限，而不得擴張至「全國消費者」， 原審判決前開的換算基礎，並未扣除如不具有購買能力之嬰 幼兒等人口，而已逸脫上開商標法規範範疇。
2.又按本院106 年度民商訴字第9 號判決，在本件之情形，依 鑑定報告之結果，消費者在看到標示有系爭商標的網頁內容 ，或看到「101vip .com .tw 」網址與「101 名品會」社群 網站帳號時，僅分別有12.98%及20.74%認為可能是台北金融 大樓公司所提供，已有高達8 成以上的消費者均能分辨兩商 標係出自不同的來源，即足以說明系爭商標並不會造成消費



者有混淆誤認之虞。原審判決誤以我國總人口數作為判斷基 礎，更率爾認定市場上已有混淆誤認之虞云云，實不可採。 ㈣據爭商標並未指定使用在「網路購物」服務，台北金融大樓 公司實際上亦無使用據爭商標於「網路購物」之情事，台北 金融大樓公司單純以現行的商品與服務分類檢索資料，主張 「網路購物」與「百貨商場；購物中心」屬於類似服務、而 應同屬其排除侵害之範圍云云，顯已誤會消費者對於實體銷 路與虛擬銷路（電商）之認知有莫大的不同，而不會當然認 為兩者為有關連性：
1.按智慧局所公布「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」之 前言中所明文規定，可知商品或服務是否類似，並非以前開 檢索資料作為絕對之標準，而仍應視商標使用、消費者實際 認知等情形綜合判斷。又按商標法第38條第1 項規定，商標 一旦經核准註冊後，僅能減縮指定商品或服務，不得逕就同 一商標申請擴張、追加所欲指定使用之商品或服務，如有增 加使用於其他商品或服務之需求時，必須另行申請註冊商標 始可。
2.台北金融大樓公司於「網路購物」服務名稱新增至3518組群 前即已申請據爭商標並獲准註冊，且依照台北金融大樓公司 所提出之上證1 ，在95年新增「網路購物（電子購物）」小 類組、或在98年刪除該小類組並將「網路購物」新增至3518 組群後迄今已逾十年，均未曾見台北金融大樓公司有另外就 該「網路購物」項目再行申請商標之註冊（除了台北金融大 樓公司於去年始提出「101 」商標申請案，至今仍尚未核准 註冊）。是以，除了據爭商標所指定使用項目中未見有「網 路購物」服務之外，台北金融大樓公司也顯然沒有使用「網 路購物」服務之意思。
3.在據爭商標申請時尚未有「網路購物」服務類別，可知在當 時此種服務類型尚未被商標主管機關所肯認為提供服務之型 態，除無從依法透過商標註冊而取得商標權外，自始亦無可 能與「百貨商場；購物中心」服務構成類似。固然，商品或 服務之種類將隨著時代的進步而推陳出新，故智慧局每年都 需更新「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，惟隨時代 變遷，果如有因市場或科技發展而出現前所未見的商品或服 務，商標權人欲加以註冊使用取得商標權保護時，應另行申 請商標之註冊以取得獨立之商標權，而非將原申請之商標擴 張解釋其商品或服務之範圍，以避免造成已取得註冊之商標 權實質擴張至其註冊使用商標權範圍之外，以符商標法第38 條第1 項之立法意旨。是以，原審認定台北金融大樓公司所 得排除侵害之範圍，應限定於據爭商標原先申請指定使用之



部分，並無違誤。
4.更何況，「網路購物」服務與「百貨公司；購物中心」服務 不論對經營者或消費者而言，均屬本質上有巨大差異的銷售 通路；台北金融大樓公司稱「依照一般社會通念及市場交易 情形之一般經驗法則」，兩者應屬類似之服務云云，其顯對 於一般社會通念及市場交易情形有所誤解。經數字科技公司 檢索相關學術論文，不乏特別區分「實體」及「虛擬」銷售 通路進行比較、分析之論著，證實消費者對於兩種管道的不 同期待，經營者則須因應此不同的期待而制定不同的經營策 略：
①在「消費者選擇實體與虛擬通路之價值認知結構研究」一文 中，研究者透過實證調查歸納：消費者選擇實體通路購買服 飾，最重要的因素為「較佳的外表打扮」，選擇虛擬通路則 是出於「省錢」、「省時省力」之考量。此外，實體通路可 帶給消費者「社交機會」，而得以與銷售員互動、獲取對於 購買款式之建議；而消費者在選擇虛擬通路時，更看重「交 易評價」，確認在無法看到實品的情形所進行的消費，仍有 一定的保障。可見，同樣是購買服飾商品，消費者係前往實 體賣場購買、或直接透過網路下單，所影響其作決策之因素 大不相同。