智慧財產法院民事判決
107年度民商上字第4號
上訴人即
附帶被上訴人 四海遊龍食品股份有限公司
法定代理人 吳清政
訴訟代理人 黃曉妍律師
高宏文律師
複代理人 黃雨柔律師
被上訴人即
附帶上訴人 李幸長
訴訟代理人 李進成律師
呂紹瑋律師
謝岳龍律師
劉博中律師
上列當事人間商標權移轉登記等事件,上訴人對於中華民國106
年11月27日臺灣新北地方法院106 年度智字第2 號第一審判決提
起上訴,被上訴人為附帶上訴,本院於107 年11月15日言詞辯論
終結,判決如下:
主 文
原判決不利附帶上訴人部分廢棄。
附帶被上訴人應將如附表編號十五所示商標權移轉予附帶上訴人。
上訴人上訴駁回。
第二審訴訟費用關於上訴部分,由上訴人負擔,附帶上訴部分,由附帶被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項:
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件,暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件,均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件 之第一審裁判不服而上訴或抗告者,向管轄之智慧財產法院 為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財 產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是,智慧財 產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄,其屬優先 管轄之性質,雖得由普通法院管轄,然為統一法律見解,其 上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件被上訴 人即附帶上訴人李幸長(下稱李幸長)主張上訴人即附帶被 上訴人四海遊龍食品股份有限公司(下稱四海遊龍公司)因
商標權移轉登記侵害其商標權提起訴訟,四海遊龍公司不服 原審判決提起上訴後,李幸長提起附帶上訴,核屬依商標法 所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件,揆諸前揭說 明,本院依法自有專屬管轄權。
二、次按,四海遊龍公司法定代理人原為○○○,於本件審理中 變更為○○○,○○○於民國107 年4 月26日聲明承受訴訟 (見本院卷一第249 頁),並有新北市政府函、股份有限公 司變更登記表、委任狀(見本院卷一第253 至262 頁)附卷 可稽,核屬適法,應予准許。
三、李幸長對於四海遊龍公司於本件第二審始提出「強鮮公司移 轉系爭商標權之行為未經董事會授權,李幸長並無取得系爭 商標權之所有權」之攻擊防禦方法,表示不同意,並主張應 依民事訴訟法第447 條之規定,予以駁回。按「當事人不得 提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者,不在此限: 一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於 第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之 攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職 務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當 事人之事由,致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯 失公平者。前項但書各款事由,當事人應釋明之。違反前二 項之規定者,第二審法院應駁回之。」民事訴訟法第447 條 固有明文。查四海遊龍公司於第二審始對於移轉商標權予李 幸長之法律行為效力為爭執,屬於新攻擊防禦方法,惟四海 遊龍公司辯稱系爭商標權為其所有,則究竟移轉商標權之登 記是否經過董事會同意?是否因未經董事會同意而系爭移轉 商標權之行為無效?均係關於移轉商標權之同一基礎事實, 且相關證據及資料具有共通性,於第二審提出無礙於訴訟之 終結,且如不許四海遊龍公司提出顯失公平,本院因此認為 應准許四海遊龍公司於本件第二審提出上開攻擊防禦方法。貳、實體事項:
一、李幸長主張:
李幸長原為如判決附表所示商標權(下合稱系爭商標權)之 所有權人,且於100 年1 月起擔任強鮮股份有限公司(下稱 強鮮公司)之負責人,出資占百分之85。嗣於100 年5 月間 ,李幸長為投身總統大選之連署,避免因自身參與連署而影 響強鮮公司之經營,遂於100 年5 月8 日、100 年5 月9 日 分別簽署商標申請案申請權移轉同意書、商標權移轉同意書 ,以李幸長為讓與人、強鮮公司為受讓人,將系爭商標權借 名登記於當時由李幸長擔任負責人之強鮮公司名下,以免因 李幸長忙於選務而耽誤公司授權商標予加盟商等之日常業務
。李幸長亦主動將董事長之職位交由當時之副董事長○○○ 暫代,以利強鮮公司日常業務之運作。嗣於100 年12月總統 連署活動結束後,李幸長遂回到強鮮公司繼續經營業務。詎 ○○○夥同強鮮公司之財務主管即訴外人○○○、○○○等 人,於李幸長忙於選務期間,逐步掏空強鮮公司,並侵占李 幸長股權,由○○○為首之其他董事竟聯合於101 年5 月31 日重新發布人事公告,以董事會決議由○○○續任董事長為 由,徹底將李幸長排除於經營團隊之外,更將李幸長自董事 名單中除名。李幸長將系爭商標權借名登記於強鮮公司名下 之本意,係因李幸長於選務期間在外奔走,為方便強鮮公司 利用而移轉,是於李幸長退出強鮮公司後,前開借名登記契 約之目的已不復存在,李幸長遂多次向強鮮公司主張終止借 名登記契約,並本於實質所有權人之地位,請強鮮公司將系 爭商標權返還登記至原告名下,強鮮公司均置之不理。李幸 長與強鮮公司間之借名登記契約已於104 年1 月21日消滅, 強鮮公司自應將系爭商標權返還李幸長,然強鮮公司業已於 104 年1 月21日合併解散,並以四海遊龍公司為存續公司, 爰依民法第767 條第1 項前段、第179 條規定提起本件訴訟 ,請求四海遊龍公司返還系爭商標權等語。
二、四海遊龍公司辯以:
㈠李幸長脅迫強鮮公司董事長,於99年11月26日將登記於強鮮 公司之系爭商標權移轉於個人名下,未經董事會同意,自屬 無效:
系爭商標權為公司重要資產,處分公司重要資產,需經過董 事會決議,以保障股東權益,否則董事長個人肆無忌憚將公 司資產移轉自己或其他特定第三人名下,圖利自己或特定第 三人,侵害其他股東利益,將使公司法制度蕩然無存。強鮮 公司之法定代理人○○○因受李幸長脅迫,於99年11月26日 未經董事會同意與李幸長簽署商標權移轉同意書,李幸長惡 意脅迫,並非善意第三人,自無保護之必要,所簽署之商標 權移轉同意書自屬無效。
㈡李幸長與○○○於99年底達成協議,於100 年1 月24日簽署 股權轉讓契約書,共同取回許家全部股份,共同經營四海遊 龍集團:
⒈99年底李幸長當時無四海遊龍集團任何股權,李幸長、○○ ○與○○○於99年底在中和古早傳說達成協議以新臺幣(下 同)1 億元共同買回訴外人○○○、○○○、○○○、○○ ○、○○○等5 人持有齊朋股份有限公司(下稱齊朋公司) 、強鮮公司、龍茂公司及四海遊龍公司之全部股份,以取得 四海遊龍集團之經營權。訴外人○○○、○○○、○○○、
○○○、○○○等5 人於100 年1 月24日與李幸長簽訂股權 轉讓契約書,允諾以1 億元轉讓渠等持有之齊朋、強鮮、龍 茂及四海遊龍等四家公司股份,由○○○擔任支票背書人, ○○○等5 人陸續將股份移轉至李幸長、○○○、○○○、 ○○○、○○○、○○○及○○○等人名下。前開購股之價 金係以四海遊龍集團之資金支付,並由○○○擔任支票背書 人,並非由李幸長個人單獨出資購買,益徵○○○與李幸長 同為四海遊龍之經營者,均為該集團之高階管理人員,共同 負責該集團之營運及股權之分配。購股價金係以四海遊龍資 金支付,股份移轉比例為李幸長25%,○○○25%、○○○ 28%,另外的22%則分配給公司重要幹部或對公司有重要貢 獻的人,其中○○○4 %、○○○2 %、○○○2 %、○○ ○2 %、○○○2 %,合計12%。剩下的10%先登記在○○ ○名下,將來公司上市時,可用來犒賞員工。益可證明,李 幸長僅是代表四海遊龍集團與○○○等五人簽約,購回公司 股份再依對公司的貢獻度予以分配。
⒉依據龍茂公司、強鮮公司及齊朋公司100 年度股份轉讓通報 表,系爭股票由○○○等5 人陸續將股份直接移轉至李幸長 、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○等人 名下,與臺灣新北地方法院106 年度聲判字第87號刑事裁定 所認定之事實一致,並未全部股份移轉到李幸長名下。 ㈢李幸長於100 年5 月9 日簽署商標權移轉同意書,將系爭商 標權移轉至強鮮公司名下並非借名登記,發生系爭商標權移 轉之法律效果:
○○○於100 年1 月24日簽署上開股權轉讓契約書,辦妥相 關股權移轉登記後,李幸長遲遲未將系爭商標權轉回強鮮公 司,○○○遂透過強鮮公司監察人○○○向李幸長要求將系 爭商標權移轉回強鮮公司,李幸長於100 年5 月9 日由強鮮 公司監察人○○○代表與李幸長簽署商標權轉讓同意書,將 系爭商標權移轉登記予強鮮公司。再者,證人○○○於107 年10月8 日準備程序證稱,當時是李幸長與○○○交代商標 是屬於強鮮公司的,所以需要作這樣的移轉。公司監察人○ ○○於100 年5 月共同在○○○與李幸長之指示,將屬於公 司之系爭商標權,移轉登記予公司名下,是以,系爭商標權 確實屬於公司,殆無疑義。至於原審證人○○○為李幸長第 二任妻子,兩人於100 年2 月結婚,對於四海遊龍公司82年 間開始經營鍋貼生意,由○○○85年申請商標權之事一無所 悉。四海遊龍公司之經營管理需具經營管理長才之人擔當, ○○○並無專業知識,從未於四海遊龍公司擔任管理重要職 務或董事,對於四海遊龍公司經營管理之事完全未涉入,對
於系爭商標權之設計及權利的歸屬更是一無所悉。 ㈣94年12月30日○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、 ○○○、○○○及李幸長等共出資2000萬成立強鮮公司。強 鮮公司為擴大經營所需,於97年12月19日向智慧局申請編號 15商標權:
104 年8 月16日因四海遊龍公司與強鮮公司合併後,強鮮公 司為消滅公司,四海遊龍公司為存續公司,故編號15之商標 權移轉登記予四海遊龍公司。編號15之商標之申請、登記及 費用之繳納均為四海遊龍集團基於營業及經營策略所需,系 爭商標為四海遊龍公司之重要資產,並非被上訴人個人所有 。而李幸長身兼數職,醉心於教育事業(擔任教師)、社會 運動(無殼蝸牛)及追求總統大選之政治權力,無心於經營 食品餐飲業,四海遊龍公司之經營幸賴公司所有董事、股東 、加盟者、員工之戮力付出,始能日益茁壯。李幸長雖出資 為強鮮公司之股東之一,並不因此取得系爭商標權,其空言 主張,編號15商標權為其個人所有,借名登記予公司,顯然 與事實相違。
三、原審判決:㈠四海遊龍公司應將如判決附表編號1 至14、16 、17所示商標權移轉予李幸長。㈡李幸長其餘之訴駁回。㈢ 訴訟費用由四海遊龍公司負擔95%,餘由李幸長負擔。㈣李 幸長假執行之聲請駁回。四海遊龍公司上訴聲明:㈠原判決 命四海遊龍公司移轉如判決附表編號1 至14、16、17所示商 標權移轉予李幸長之部分廢棄。㈡上開廢棄部分,李幸長於 原審之訴駁回。㈢第一、二審之訴訟費用由李幸長負擔。李 幸長就上訴部分之答辯聲明:㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由四 海遊龍公司負擔。李幸長附帶上訴聲明:㈠原判決不利李幸 長部分廢棄。㈡四海遊龍公司應將「四海遊龍(註冊號:00 000000)」之商標權移轉予李幸長。㈢訴訟費用由四海遊龍 公司負擔。四海遊龍公司就附帶上訴部分之答辯聲明為:㈠ 附帶上訴駁回。㈡訴訟費用由李幸長負擔。
四、查李幸長於原審雖陳明願供擔保請准宣告假執行(見原審卷 一第13頁、原審卷二第201 頁)。惟按「命債務人為一定之 意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名 義成立者,視為自其確定或成立時,債務人已為意思表示。 」,強制執行法第130 條第1 項定有明文。原審經審酌李幸 長係起訴請求命四海遊龍公司移轉商標權,核屬命四海遊龍 公司為一定之意思表示,揆諸上開規定,於李幸長勝訴確定 時視為四海遊龍公司已為意思表示,如許宣告假執行,使意 思表示之效力提前發生,即與法條規定不符,性質上自不宜 宣告假執行,因而駁回李幸長假執行之聲請。李幸長於第二
審雖提起附帶上訴,其聲明未再為假執行之聲請,附此敘明 。
五、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第 270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定,整理兩造不爭執事 項並協議簡化爭點如下(見本院卷二第27至33頁): ㈠不爭執事項:
⒈系爭商標權申請及歷次移轉之登記紀錄詳如下述(見原審卷 一第66至67頁、第138 頁,並有原審卷一第190 至602 頁所 附之經濟部智慧財產局〔下稱智慧局〕106 年6 月26日(10 6 )智商50056 字第10680331750 號函〔含系爭商標權之商 標註冊簿及歷次登記申請資料〕1 份為證):
⑴如附表編號1 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向 智慧局申請登記,於98年8 月1 日核准註冊公告,於99年 3 月1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登 記予李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑵如附表編號2 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向 智慧局申請,於98年8 月1 日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑶如附表編號3 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向 智慧局申請,於98年8 月1 日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月1 日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑷如附表編號4 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向 智慧局申請,於98年8 月1 日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑸如附表編號5 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向 智慧局申請,於97年11月16日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑹如附表編號6 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向 智慧局申請,於97年11月16日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑺如附表編號7 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向 智慧局申請,於97年11月16日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑻如附表編號8 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向
智慧局申請,於97年11月16日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月1 日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。 ⑼如附表編號9 所示商標權係由龍茂公司於90年9 月14日向 智慧局申請,於92年10月1 日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⑽如附表編號10所示商標權係由龍茂公司於90年9 月14日向 智慧局申請,於92年10月1 日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⑾如附表編號11所示商標權係由龍茂公司於89年5 月16日向 智慧局申請,於90年9 月16日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年8 月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⑿如附表編號12所示商標權係由○○○於85年11月27日向智 慧局申請,於86年8 月16日核准註冊公告,於89年6 月16 日移轉登記予龍茂公司,於99年3 月1 日移轉登記予強鮮 公司,於100 年1 月16日移轉登記予李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記 予四海遊龍公司。
⒀如附表編號13所示商標權係由○○○於85年11月27日向智 慧局申請,於87年4 月1 日核准註冊公告,於92年2 月16 日移轉登記予龍茂公司,於99年3 月1 日移轉登記予強鮮 公司,於100 年1 月16日移轉登記予李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記 予四海遊龍公司。
⒁如附表編號14所示商標權係由龍茂公司於96年7 月5 日向 智慧局申請,於97年4 月1 日核准註冊公告,於99年3 月 1 日移轉登記予強鮮公司,於100 年1 月16日移轉登記予 李幸長,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記予李幸長。
⒂如附表編號15所示商標權係由強鮮公司於97年12月19日向 智慧局申請,於100 年11月1 日核准註冊公告,於104 年 8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⒃如附表編號16所示商標權係由李幸長於97年10月29日向智 慧局申請,於100 年2 月1 日核准註冊公告,於100 年7
月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記 予四海遊龍公司。
⒄如附表編號17所示商標權係由李幸長於98年5 月27日向智 慧局申請,於100 年2 月1 日核准註冊公告,於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司,於104 年8 月16日移轉登記 予四海遊龍公司。
⒉強鮮公司於104 年1 月21日與四海遊龍公司合併而消滅(見 原審卷一第137 至138 頁,並有原審卷一第129 至133 頁所 附之公司登記變更表、新北市政府104 年1 月21日新北府經 司字第1045122953號函各1 份為證)。 ㈡本件爭點:
李幸長主張本於實質所有權人之地位,依民法第767 條第1 項前段、第179 條規定請求四海遊龍公司移轉系爭商標權予 李幸長是否有理由?
六、本院得心證之理由:
㈠按稱「借名登記」者,謂當事人約定一方將自己現在或將來 之財產以他方名義登記,而仍由自己管理、使用、處分,他 方允就該財產為出名登記之契約,其成立側重於借名者與出 名者間之信任關係,在性質上應與委任契約同視,倘其內容 不違反強制、禁止規定或公序良俗者,應賦予無名契約之法 律上效力,並類推適用民法委任之相關規定(最高法院98年 度台上字第990 號、103 年度台上字第1551號、107 年度台 上字第629 號判決意旨參照)。本件李幸長主張系爭商標權 均係因其為參與總統大選連署前借名而移轉登記於強鮮公司 名下等情,固為四海遊龍公司所否認。然查:
⒈李幸長所取得如附表編號1 至14、16、17所示「四海遊龍」 商標權,係使用於其斯時擔任董事長之強鮮公司所營事業, 倘若李幸長個人之所作所為(參與總統大選連署)負欠債務 遭追償,當有高度可能性將由債權人聲請強制執行其名下之 商標權,甚至遭拍賣後致商標權易主,而使公司所營事業能 否使用商標造成嚴重影響。故李幸長於參與總統大選連署前 事先將商標權暫時借名登記於他人名下,約定俟連署結束後 再予以返還,即核與商業交易之常情無違,應非完全不可採 信。又證人即李幸長前妻○○○亦於原審法院106 年7 月24 日言詞辯論期日結證稱:伊曾聽李幸長提及參加總統大選連 署,要與公司切割,○○○當時要求李幸長將商標借給公司 ,比較好使用,伊就與李幸長大吵一架,因為商標是李幸長 設計的,屬個人資產,對連鎖店很重要,如果是伊就不會移 轉;連署結束後,李幸長回到公司擔任顧問,發現財務有問 題,就專注解決財務問題,沒有要求將商標移轉回來,事後
李幸長與伊一起出售股權,也是想說先處理股權問題,不急 著處理商標問題等語(見原審卷二第174 至175 頁)。證人 ○○○則於原審法院106 年7 月24日言詞辯論期日結證稱: 伊曾耳聞李幸長參與總統大選連署前要與公司切割,但詳情 均不清楚,商標移轉部分也是耳聞,聽到應該不是賣等語( 見原審卷二第177 至178 頁)。經核上開證人所證情節與李 幸長所指借名登記之事大致相符,且未與商業常情相乖違, 業如前述,堪認李幸長此部分主張尚非無稽。
⒉至於如附表編號15所示商標權,原審駁回李幸長之訴部分, 略以「至於如附表編號15所示商標權,係由強鮮公司申請取 得,嗣後移轉登記於被告名下,參諸原告提出之商標申請案 申請權移轉同意書亦可知,原告僅取得申請權並移轉予強鮮 公司。足見原告從未取得如附表編號15所示商標權,自無與 強鮮公司成立借名登記契約之可能」為由。惟查: ⑴又按「稱『借名登記』者,謂當事人約定一方將自己之財 產以他方名義登記,而仍由自己管理、使用、處分,他方 允就該財產為出名登記之契約,其成立側重於借名者與出 名者間之信任關係,及出名者與該登記有關之勞務給付, 具有不屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質 ,應與委任契約同視,倘其內容不違反強制、禁止規定或 公序良俗者,當賦予無名契約之法律上效力,並依民法第 五百二十九條規定,適用民法委任之相關規定」,有最高 法院99年度台上字第1662號判決意旨可資參照。當事人一 方自己之財產,應指實際上為其自己之財產即足,不以曾 經登記公示之必要,蓋如民間常見之父母借用子女名義購 置房屋土地,而購入之初即將該不動產之所有權人登記為 出名人之名義,但仍不礙其借名登記契約之存在,進言之 ,所謂自己之財產應著重於借名人是否為該財產之事實上 所有權人,至於借名人是否曾為該財產之形式上所有權人 ,應非所問。
⑵本件李幸長同樣係基於參加總統大選連署,擔心影響強鮮 公司之營運,而為與強鮮公司切割,始於100 年5 月8 日 將申請案號000000000 之商標申請權(該申請權經核准審 定後,即為附表編號15所示商標權)借名登記予強鮮公司 ,而李幸長於100 年5 月8 日移轉時雖僅為商標之申請權 ,然當時已在商標申請之後階段,且主管機關智慧局均未 要求李幸長進行補證或評議之答辯,而附表編號15所示商 標權嗣於100 年8 月23日經智慧局核准審定(上證一,見 本院卷一第113 頁),李幸長既為其餘商標之商標權人, 非經其同意,任何人均無可能以相同或近似之商標申請註
冊,而附表編號15所示商標於移轉予強鮮公司時雖僅係申 請權,尚未完成註冊程序,唯此種申請權已然具備準物權 之性質,得成為讓與、移轉之標的,此參酌相同性質之專 利法第5 條第1 項即明。是李幸長移轉之時,既為附表編 號15所示商標之原申請人,已可高度期待智慧局之核准審 定,且該申請權並非不得作為移轉之標的,則原審以李幸 長未取得附表編號15所示之商標權,即否定李幸長與強鮮 公司間就該商標間之借名登記契約,尚非無研求之餘地。 ⑶查附表編號15所示之商標之申請於核准審定後即為具有經 濟價值之商標權,而該商標權亦會成為李幸長於總統大選 連署失利後之追償標的,李幸長主張其基於此同一理由, 遂將該商標申請權一併借名登記移轉予強鮮公司,以期將 因參與總統大選連署而對公司造成影響降至最低,應可採 信。
⑷次查,四海遊龍之商標均出自李幸長之著作,且於附表編 號15所示之商標申請核准前,已有諸多使用四海遊龍字樣 及圖之商標獲准註冊,是除李幸長反對外,附表編號15所 示之商標並無不能核准之情形,則李幸長既可預見該商標 一經申請,智慧財產局必會核准註冊,而李幸長為與四海 遊龍集團切割,預先將商標申請權移轉予自己可掌控之強 鮮公司,嗣將來再行終止借名登記關係,將附表編號15所 示之商標返還予自己名下,與前開舉例之父母借用子女名 義購置不動產之情形,顯為相同,若以李幸長從未為附表 編號15所示之商標之商標權人,而認定李幸長不可能與強 鮮公司成立有借名登記契約,顯與經驗法則有悖。 ⑸再者,依前揭商標註冊簿所附申請文件可知,申請案號00 0000000 之商標權係時任龍茂公司代表人之李幸長於97年 12月19日即委託簡世雄專利商標代理人向智慧局申請註冊 ,此有商標註冊申請書、商標申請註冊意見書均載明申請 人為龍茂公司、代表人為李幸長可佐(見原審卷一第490 至498 頁),足見申請案號000000000 之商標權確實為李 幸長自行研發設計並據以申請之商標權。嗣前揭商標申請 權遭強鮮公司代表人○○○於98年11月30日持商標申請權 移轉同意書移轉案號000000000 之商標申請權(見原審卷 一第502 頁) ,然○○○係擅自持龍茂公司及李幸長之印 章盜蓋前揭同意書,經李幸長發現後立即要求○○○返還 前揭商標申請權,○○○因恐遭李幸長追訴偽造文書一罪 ,遂於99年11月26日將申請案號000000000 之商標申請權 返還予李幸長(見原審卷一第512 頁),此亦有證人○○ ○於原審證稱:「(原告(即李幸長)名下之四海遊龍商
標權在此之前有無移轉過?)有,原告於景美有做一個大 遊龍的餐廳,曾經設計一個商標,但智慧局說不能通過, 一定要○○○同意,原告問○○○說為何拿原告之私人章 去過戶,所以原告說要告○○○偽造文書,○○○才又移 轉商標回來給原告。」、「(當時時間點為何? )大概是 原告連署之前,約99年。」(見原審卷二第175 頁)等語 可證,是倘李幸長若非申請案號000000000 商標權之所有 權人,○○○又何須在無對價關係上,返還前揭商標申請 權予李幸長?在在可證編號15即申請案號000000000 之商 標權確實為李幸長所有。而李幸長因欲參加總統大選之連 署,又考量其自97年間即申請之案號000000000 商標權核 准在即,倘在其投入總統大選連署後核准將成為其個人財 產,若其連署失利則前開商標權恐遭追償之標的,已如前 所述,則李幸長於100 年5 月8 日將案號000000000 之商 標申請權借名登記於強鮮公司名下,應屬可信,且參酌李 幸長於次日(100 年5 月9 日)隨即與強鮮公司就附表編 號1 至14、16、17等已註冊之商標簽立商標權移轉同意書 並同時成立借名登記關係,足徵李幸長就附表編號15之商 標申請案與其他已註冊之商標均係基於相同之動機欲作相 同之處理,即待連署結束後再行移轉返還,故附表編號15 之商標權確實為李幸長自行研發設計並申請商標權,自為 李幸長所有之財產,僅係因參加總統大選連署之考量,而 暫時將該商標申請權借名登記於強鮮公司名下。職是,李 幸長依借名登記之法律關係,要求四海遊龍公司返還附表 編號15所示之商標權,自屬有據。
㈡四海遊龍公司雖辯稱李幸長所提出之商標權移轉同意書、商 標申請案申請權移轉同意書,均未載有借名登記之字樣云云 。然按「商標權之移轉,非經商標專責機關登記者,不得對 抗第三人」,商標法第42條定有明文。故李幸長與其擔任董 事長之強鮮公司間所為商標權移轉,本不以簽署書面文件或 登記為必要,僅須意思表示合致即生效力。至於李幸長所提 出之商標權移轉同意書、商標申請案申請權移轉同意書,僅 係為辦理商標移轉登記而提出於智慧財產局之文件,此觀智 慧財產局以106 年6 月26日(106 )智商50056 字第106803 31750 號函所提供之商標登記簿中亦有上開文件即明,自無 刻意記載借名與否之必要,更不能以之商標權移轉同意書、 商標申請案申請權移轉同意書未載有借名登記之字樣,即遽 謂無借名登記契約成立。四海遊龍公司又辯稱證人○○○為 李幸長前妻,證人○○○所言均係聽聞,證詞均不可採信云 云。然按證人為不可代替之證據方法,如果確係在場聞見待
證事實,而其證述又非虛偽者,縱令證人與當事人有親屬、 親戚或其他利害關係,其證言亦非不可採信(最高法院53年 台上字第2673號判例意旨參照)。再按民事訴訟之傳聞證人 (間接證人或徵憑證人)所為之證詞,本非絕無證據能力, 其與直接證人陳述親自見聞之證言比較,祇是證據力之強弱 而已,尚非不得採為證據方法之使用,法院對該傳聞證據之 價值,仍可由法官憑其知識、能力、經驗等依自由心證予以 認定之(最高法院98年度台上字第2479號判決意旨參照)。 本院審酌讓與人即為受讓人之法定代理人,此無須外顯之讓 與行為使受讓人純獲利益,且無簽署書面之必要,自僅能依 外在客觀事證予以佐憑。而如附表編號1 至17所示商標權數 量高達17個,使用於國內知名連鎖食品商店,自具有相當之 經濟價值。惟觀之兩造提出之證據資料,均查無李幸長移轉 商標權予強鮮公司之對價關係,且移轉時間與李幸長參與總 統大選連署時間相近,參以前述李幸長為避免自身債務影響 公司經營之動機,與上開證人所稱李幸長欲與公司切割一事 相符,自堪認李幸長主張借名登記契約成立之可能性較高, 而不能僅以證人○○○為李幸長前妻或證人○○○所言係聽 聞,即遽謂證詞不可採信,四海遊龍公司所辯仍非可採。 ㈢四海遊龍公司於本件第二審辯稱「強鮮公司移轉系爭商標權 之行為未經董事會授權,李幸長並無取得系爭商標權之所有 權」云云。則究竟移轉商標權之登記是否經過董事會同意? 是否因未經董事會同意而系爭移轉商標權之行為無效?本院 自應審究。然查:
⒈李幸長於99年11月26日與強鮮公司代表人○○○就附表編號 1 至14商標權簽訂商標權移轉同意書,復於100 年1 月1 日 及100 年1 月16日辦理商標權之移轉登記,而強鮮公司之全 體股東即○○○、○○○、○○○、○○○、○○○更於10 0 年1 月24日將強鮮公司之股權全部出售予李幸長,顯見強 鮮公司全體股東均同意由○○○先將上開商標權移轉予李幸 長,再將強鮮公司全部股權出售李幸長,由李幸長實際取得 上開商標權之所有權及強鮮公司之經營權。縱使○○○未得 強鮮公司董事會之同意,然99年11月26日李幸長與強鮮公司 代表人○○○簽訂商標權移轉同意書時,○○○為強鮮公司 董事長,本有代表強鮮公司對外為交易行為之權限,而李幸 長斯時並非強鮮公司股東,並不知悉強鮮公司董事會內部決 議情況,是李幸長於外觀上信任○○○有代表強鮮公司之權 限而與之簽訂上開商標權移轉同意書,自屬善意之相對人, 不得以上開商標權移轉行為未經強鮮公司董事會決議而認為 無效。
⒉按「商標權人於經註冊指定之商品或服務,取得商標權。除 本法第36條另有規定外,下列情形,應經商標權人之同意: 一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者」, 商標法第35條第1 項第1 款定有明文,由此可知使用商標之 人須經商標權人同意始可使用經註冊之商標,故商標權人與 使用商標之人當可屬不同之人,況商標權人將所有之商標授 權他人使用而收取權利金,亦與社會常情無違,職是,四海 遊龍公司主張系爭商標係伊在使用,不可能為李幸長所有, 除悖於社會常情外,亦未見其提出充分之論理以實其說,實 難謂可採。
⒊再者,李幸長雖係100 年7 月才開始投入連署,然準備總統 大選連署之前期準備工作甚多,李幸長於100 年5 月間先將 系爭商標權辦畢借名登記於強鮮公司名下,再全心投入連署 之工作,實無違常情。又由原證1 商標移轉同意書可知,李 幸長斯時移轉系爭商標予強鮮公司時,伊自己即為強鮮公司 之負責人,則其主觀上以借用強鮮公司之名義暫時移轉登記 系爭商標權,待選舉結束後再將系爭商標權由強鮮公司移轉 回來,自合乎常理。況且,李幸長與強鮮公司係於100 年5 月8 日、9 日簽署商標移轉同意書,而李幸長於100 年7 月 即投入總統大選之連署,參酌移轉系爭商標權時間與總統大
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