商標評定
智慧財產法院(行政),行商訴字,107年度,17號
IPCA,107,行商訴,17,20180920,2

智慧財產法院行政判決
107年度行商訴字第17號
原　　　告　麥奇數位股份有限公司
代　表　人　楊正大（董事長）
訴訟代理人　劉偉立律師
複 代理 人　張容珉律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　孫重銘　　　
參　加　人　威爾斯美語股份有限公司（已命令解散）
代　表　人　翁一緯 （董事長）
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國106 年
12月14日經訴字第10606312570 號訴願決定，提起行政訴訟，經
本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文
原處分及訴願決定均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
參加人前於民國101 年8 月20日以「Tutor Well最好的線上 家教網及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條 所定商品及服務分類表第35類之廣告企劃等服務、第41類之 各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、教育服務、雜 誌出租等服務及第42類之電腦程式設計等服務，向被告申請 註冊，經被告審查，准列為註冊第1580273 號商標（下稱系 爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以該商標有違商標法第30 條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，對之申請評定。 案經原處分機關審查，以106 年5 月4 日中台評字第104007 9 號商標評定書為「評定不成立」之處分。原告不服，提起 訴願，經濟部以106 年12月14日經訴字第10606312570 號訴 願決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判 決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加 人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件 被告之訴訟。
二、原告主張：
㈠系爭商標有商標法第30條第1 項第10款不得註冊規定之適用 ：
⒈商標識別性之強弱：
被告已同意原告據以評定註冊第01278886號、第01281166號 、00000000號商標、00000000號商標及第01350634號商標（



下稱據以評定諸商標）依一般社會通念及市場交易情形，消 費者會直接將其視為指示與區別商品來源之標識，均具有相 當之識別性；又參照本院105 年度民商訴第37號民事判決（ 原證6 ）及106 年度民商訴字第14號判決意旨（原證7 ）， 足見「Tutor 」係原告據以評定諸商標主要部分，與指定之 線上（真人即時互動）英語教學等服務無直接關聯、不具服 務說明的意義，且據以評定諸商標不論先天或後天識別性均 甚高，尤其經過長期行銷曝光，確已成為著名商標（原證8 ）。至被告雖另辯稱：「『Tutor 」為家教之意，為說明性 文字，且以之作為商標一部分於同一或類似商品或服務獲准 註冊者，所在多有，不具有指示來源之印象」云云。惟查， 在商標法領域，字詞是否屬說明性文字，應與指定之商品服 務一同觀察，並非如被告所辯，只要是既有字詞而有其意義 ，即屬說明性文字，否則絕大多數的商標均可推導為說明性 文字。原告在93年於國內首創線上（真人即時互動）英語教 學產業，並首創將「Tutor 」一詞使用於此產業，經原告多 年苦心行銷「Tutor 」系列商標，已使據以評定諸商標成為 著名商標，此亦為原訴願決定所肯認，而消費者已就「Tuto r 」字詞有高度連結原告品牌之強烈印象，故「Tutor 」已 成為原告著名商標之主要部分。準此，「Tutor 」為原告據 以評定諸商標之主要部分，且其與指定使用之線上（真人即 時互動）英語教學等服務不具有服務說明之意義。被告徒憑 主觀對於字詞之認知，以及少數攀附商標者申請相似商標獲 准之空泛印象，遽謂「Tutor 」為說明性文字云云，顯然忽 視產業及消費市場實情，亦將輕易使原告多年經營及鉅額行 銷之努力付諸流水，實際上多數業者均未使用「Tutor 」， 少數使用者經原告提起救濟維護權利，渠等更名後仍可從事 相同產業，故「Tutor 」實非此產業之說明性文字至明。 ⒉商標是否近似暨其近似之程度：
本件系爭商標主要係由「Tutor 」為首而與「Well」組合而 成，其中字母O 及Well字尾再分別輔以地球及耳機圖樣裝飾 ，與原告據以評定諸商標以「Tutor 」為首結合其他字詞， 並以地球圖及耳機圖樣裝飾等一致，在外觀、讀音、甚至觀 念上均極為近似，又「Tutor 」一詞，如上所述，係經原告 多年苦心行銷，不僅使原告「Tutor 」系列商標成為著名商 標，亦使線上英語教學之消費者就「Tutor 」字詞有高度連 結原告品牌之強烈印象，而為原告著名商標之顯著部分。消 費者既已就「Tutor 」產生強烈指向原告品牌之深刻印象， 縱使參加人將「TutorABC」中的「ABC 」字樣改換成「Well 」，系爭商標仍因顯著部分相同，而應與原告著名商標構成



外觀、讀音及觀念上之近似。相似的案例可參前述本院105 年度民商訴第37號民事判決（原證6 ）、106 年度民商訴字 第14號判決（參原證7 ）。足見「Tutor 」確為原告著名商 標之主要部分，而為相關侵害商標攀附之對象，與原告著名 商標在外觀、讀音、觀念均相彷彿，近似程度甚高。且參酌 本院105 年度民商訴字第9 號民事判決，該案係原告對於系 爭商標所提起之民事訴訟，該判決亦至少認定：原告「Tuto rA BC 」商標與參加人「TutorWell 」商標間兩者相同之處 在「Tutor 」一詞，而兩者應有中等以上之近似程度（原證 4 ）。被告雖空言泛稱「本件二商標於整體圖樣尚有差異， 且於同一或類似服務亦有其他相似商標註冊之情形，若將之 同時標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經驗之 消費者，於購買時施以普通之注意，導致會誤認二服務來自 同一來源或誤認不同來源之間有所關聯之可能性並不高，屬 構成近似程度低之商標」云云，惟其論述實無理據，僅屬單 純臆測，更顯有違背異時異地隔離觀察原則，亦完全忽略本 已有相關消費者實際誤認之事實而錯誤認定「誤會的可能性 不高」實不可採。
⒊商品/服務是否類似暨其類似之程度：
被告答辯就系爭商標指定使用於第41類等服務，與據以評定 諸商標實際使用之情形，認為兩者在「滿足消費者需求上以 及服務提供者或其他因素上，具有相同或關聯之處」，故「 應屬於具有類似關係之服務」，顯見被告對二造商標指定使 用於類似服務之情形並未爭執。本院105 年度民商訴字第9 號民事判決亦認「大大增加相關消費者混淆誤認之虞。」（ 原證4 ），亦可供本件參酌。
⒋先權利人多角化經營之情形：
蓋本件系爭商標與據以評定諸商標，以商標實際使用之情形 ，應屬於內容完全相同之服務，故主張多角化經營情形非本 案之重要考量因素。惟實際上，原告亦發展華語學習平台Tu torMing 、行動學習系統TutorMobile 等，已有多角化之經 營。此亦有本院105 年度民商訴字第9 號民事判決（原證4 ）可參。
⒌實際混淆誤認之情事：
查被告雖主張「查原告所送105 年1 月27日商標評定答辯意 見陳述書（四）附件33（見WA002840證物袋）之所謂消費者 嚴重混淆誤認『TutorWell 』以及『TutorABC』之公證書與 實際案例影本，係其客服人員電話錄音資料，該錄音資料除 非屬消費市場上相關消費者實際發生混淆誤認之案例外，亦 非屬具公信力之市場調查報告，如無其他證據佐證，消費者



是否有因系爭商標之使用而發生混淆誤認情事，自無法認定 而列入考量」等語云云。惟依被告所頒之「混淆誤認之虞審 查基準」，其雖提及市場調查報告可採為「實際混淆誤認」 之判斷基礎，然未表示該市場調查報告為「唯一判斷基礎」 ，亦未表示「其他實際混淆案例」不得採為判斷基礎，故被 告率言客服人員電話錄音資料不得採為判斷基礎云云，並不 可採。究其實際，既謂實際誤認混淆之情事，本即並非專指 市場調查報告，市場調查報告僅僅是作為實際誤認混淆情事 之替代，本件原告所提消費者嚴重混淆誤認「TutorWell 」 以及「TutorABC」之公證書與實際案例影本，均係實際發生 之誤認情事，且本件係線上而非傳統實體產業，多以網路及 電話提供服務，原告所提者就是實際消費市場上相關消費者 發生誤認混淆之案例至明，況原告在相關民事案件中亦提呈 相同資料，經過訴訟當事人「依法踐行答辯攻防程序」，最 終經本院105 年度民商訴字第9 號民事判決（原證4 ）採為 判決基礎並認定系爭商標與原告據以評定諸商標有造成相關 消費者混淆誤認之情形，凡此，均見被告不採原告所提實際 誤認混淆之事證，顯屬恣意。若被告對原告所提出消費者進 線與客服人員對話之電話錄音資料有疑，自可在做成處分前 依法請求原告說明取證過程、或傳喚該等錄音之相關證人等 ，否則即有違反行政程序法第9 條之行政法一般原理原則， 至臻明顯。再者，依同法第10條規定：「行政機關行使裁量 權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的。 」而被告既然已經公告混淆誤認之虞審查基準，其中並未限 縮解釋為「必須以市場調查報告證明實際混淆誤認」、法亦 無明文，則被告機關自行裁量認定「客服人員錄音不可採納 」等語，即於法無據。
⒍相關消費者對各商標熟悉之程度：
查TutorABC除經被告收錄於著名商標名錄，亦經本院102 年 度民商上字第3 號確定判決認定為著名商標（參原證8 、原 證4 ）。再查，於102 年9 月5 日後，從媒體曝光程度可發 現，TutorABC在107 年4 月，針對「在線英語數據白皮書發 佈」之相關新聞，於聯合新聞網、中時電子報、自由時報、 Nownews 、三立新聞網等，包括但不限於前述網路媒體大量 曝光（原證10）。反之，依本院105 年度民商訴字第9 號民 事判決（原證4 ），足知在系爭商標及據以評定諸商標之權 利人雙方為訴訟當事人之民案中，也未見有提出TutorWell 商標廣為使用之證據。是被告所謂依現有證據判斷，雖系爭 商標為相關消費者所熟知之程度不若據以評定諸商標，然以 二商標在市場既有併存使用事實，本案應不存在相關消費者



僅熟悉據以評定諸商標之情形，自應再參酌其他因素方能判 斷是否應給予據以評定諸商標較大保護範圍云云，顯然嚴重 悖離事實、亦悖於著名商標應予特別保護之法理，蓋被告所 發布之「混淆誤認之虞審查基準」5.6.2 規定：「相關消費 者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉 之商標，應給予較大之保護」。
⒎系爭商標之申請人是否善意：
被告雖主張「單就二者所用文字及商標型態觀察，尚難直接 認定參加人有仿襲之意圖，況參加人於註冊後已有實際使用 之情事……尚難認參加人申請係非出於善意。」惟查參加人 於97年核准設立後，一直以實體教學方式經營美語教學事業 ，並於100 年申請「Wells English 及圖」、「威爾斯國際 兒童美語WELLS INT'L ACADEMY OF English及圖」等商標， 於101 年1 月1 日獲准註冊。可見於101 年以前，參加人皆 係以「威爾斯美語」或「Wells English 」作為商標主軸， 而該段期間（101 年以前）原告之「TutorABC」商標卻早已 係著名商標。參加人於原告打響據以評定諸商標之名氣後， 放棄原使用之Wells English 商標，轉而申請系爭商標「Tu torWell 」，企圖使消費者混淆誤認，其搭便車而攀附原告 商標之惡意，至為灼然，此亦可參照本院105 年度民商訴字 第37號民事判決（原證6 ）、106 年度民商訴字第14號判決 （原證7 ）、105 年度民暫抗字第9 號民事裁定（原證11） 之認定。原告於93年於國內首創此產業，而戮力行銷於96、 97年使「Tutor 」系列商標成為此產業之著名商標後（原證 8 ），相關原從事英語出版廣播（如空中美語文教事業股份 有限公司「Tutor4U 」）、或實體美語教學（如本件參加人 「TutorWell 」、或英美語言訓練股份有限公司「iTutor」 ）、或遊學業者等紛紛切入此產業，惟少數業者切入此產業 時，均不思於此產業行銷自己商標，紛紛放棄原有使用之商 標，而改攀附原告「Tutor 」系列著名商標之主要部分，無 非是因為想要抄捷徑、搭便車，坐享原告努力行銷「Tutor 」系列著名商標之曝光度及商譽，彰彰明甚。被告雖辯稱原 告所舉本院105 年度民商訴字第9 號民事判決，業經該案被 告提起上訴，尚於本院繫屬中而尚未確定，不得執為對原告 有利之論據。惟查，該案件中系爭商標即TutorWell 商標之 部分，實未有提起上訴（該案僅汎卓科技有限公司針對「Tu torMVP」部分提起上訴），形同系爭商標之商標權人業已接 受本院105 年度民商訴字第9 號民事判決結果，又本院105 年度民商訴字第9 號民事判決，乃係當事人間盡力攻擊防禦 之結果，且主要爭點與本件近似，其判決結果當可為本件參



酌。該民事判決中，本院認定系爭商標與據以評定諸商標間 ，屬於近似商標，兩者服務內容相同，且兩者在使用上確實 造成實際混淆並認定相關消費者並非已熟悉TutorWell 商標 ，且不具與TutorABC區別之能力，最終並認定系爭商標之使 用，確實與原告據以評定諸商標近似，而有致相關消費者混 淆誤認之虞，顯與本案息息相關、密不可分，原告自得執為 本案中論述之依據。另本院106 年度行商更（一）字第1 號 行政判決（原證2 ）、105 年度行商訴字第61號行政判決（ 原證3 ）、102 年度民商上易字第3 號判決（原證5 ），雖 與前開判決所涉商標與本案商標不同，惟其判決法理依據可 供本件參考，亦非不得援引為本件有利之論證。 ⒏綜上所述，本件據以評定諸商標屬著名商標，具高度識別性 ，稍有攀附即有高度誤認混淆之虞；又系爭商標與據以評定 諸商標，屬高度近似；加以本件之服務實完全相同，皆係美 語教學，大大加深混淆誤認之虞；據以評定諸商標為相關消 費者所熟知，係知名度極高之著名商標，參加人切入此產業 時，為攀附此產業著名之原告商標，放棄自己原有品牌，惡 意註冊系爭商標後又惡性倒閉，並未存有系爭商標與據以評 定諸商標兩者併存使用之事實，連參加人在相關民事案件中 都無法舉證廣為使用之事實，被告何能越殂代庖？最重要者 ，係相關消費者確實有混淆誤認兩商標之情事，故應有商標 法第30條第1 項第10款規定之適用，即系爭商標之註冊應予 撤銷。
㈡系爭商標有商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用： 被告認為原告「據以評定註冊第01278886號、00000000號、 00000000號、00000000號等商標與實際使用於字母『O 』旁 附加一耳機之『TutorABC』型態商標所表彰之商譽已為相關 事業及消費者所熟知，上述商標於線上教學服務上應屬著名 。」顯就原告上述據以評定諸商標屬於著名商標並不爭執， 故上開商標應屬著名商標；而系爭商標與據以評定諸商標有 致相關公眾混淆誤認，業如前述，是系爭商標亦有商標法第 30條第1 項第11款前段之適用，而應不得註冊。 ㈢並聲明：⒈原處分及訴願決定均撤銷。⒉訴訟費用由被告負 擔。
三、被告辯稱：
㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商 標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」， 不得註冊，為商標法第30條第1 項第10款規定。再商標法第 57條第2 、3 項規定，以註冊商標有第30條第1 項第10款規 定向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿3



年者，應檢附於申請評定前3 年有使用於據以主張商品或服 務之證據，或其未使用有正當事由之事證。前項所提出之使 用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易 習慣。經查，本件據以評定諸商標包含註冊第1278886 、12 81173 、1281166 、01350634、1278887 、1467561 號商標 ，獲准註冊之日期分別為96年9 月1 日、96年9 月16日、98 年2 月16日、100 年8 月1 日，距本案於104 年7 月2 日申 請評定時皆已註冊滿3 年，又據以評定諸商標所指定使用服 務，計有第35、41、42類等多類服務，且各類別內之服務內 容性質也有差異，依前揭商標法第57條第2 、3 項規定，原 告應逐一檢附於申請評定前3 年有使用上述據以評定諸商標 於所主張性質各不相同服務之使用證據，或其未使用有正當 事由之事證，以判斷是否及如何對本案進行實體審查。惟據 原告檢送之證據，僅足認據以評定諸商標中之註冊第12788 86、1281166 、1278887 、1467561 號商標有實際使用於線 上教學服務，是以，本案僅得就該等據以評定諸商標所指定 使用性質相同之「知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技 藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問 、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課 程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢 定、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢） 、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資 料與消息、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提 供有關國外各學院及大學之入學資料與消息、代辦遊學服務 、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務」服務，據以進行實 體審查，合先陳明。
㈡按商標法第30條第1 項第10款規定：商標「相同或近似於他 人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有 致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。依前揭法條規 定，商標近似及商品或服務類似二項為必須具備要件。而判 斷是否有致混淆誤認之虞，本局公告之「混淆誤認之虞」審 查基準，列有各項相關參考因素，本案存在之相關因素審酌 如下：
⒈商標識別性之強弱：
①經查本件據以評定諸商標，或係由字母「O 」旁附加一耳機 、「C 」開口中間附加地球圖之外文「TutorABC」設計圖案 所構成，或係由外文「TutorABC」所單獨構成，或係由前後 設色不同「Tutor 」及「ABC 」所組成之外文「TutorABC」 所構成，或係由外文「TutorABCjr」所單獨構成，就商標整 體所呈現之特徵觀察，外文「TutorABC」、「TutorABC jr



」應為商品/ 服務相關消費者主要注意部分，其中外文「Tu torABC」予人印象為「Tutor 」及「ABC 」組合而成，「Tu tor 」為家教之意，「ABC 」為外文字母或華裔美國人之意 ，為既有辭彙，而組合「Tutor 」與「ABC 」外文之商標圖 樣已脫離原來個別文字之說明意義，再加上具有凸顯及裝飾 文字特殊設計態樣之耳機圖及地球圖，構圖意匠有其特殊之 處，另於「TutorABC」附加之小寫外文字母「jr」之「Tuto rABCjr」整體字詞所表達之概念，並無證據顯示與所指定使 用服務有直接或間接之關聯性，依一般社會通念及市場交易 情形，消費者會直接將其視為指示及區別商品來源之標識， 均具相當之識別性。至於原告一再強調之單獨「Tutor 」一 字或耳機與地球圖，如所述外文「Tutor 」有家教之意，為 說明性文字，且以之作為商標之一部分於同一或類似商品或 服務獲准註冊者，所在多有，期間亦早於據以評定諸商標。 「Tutor 」僅為既有的詞彙，識別性不高，參加人以「We ll」公司名稱特取部分作為公司商標，可與據以評定諸商標 相區別，不具有指示來源之印象，又耳機與地球圖屬常見之 物品，且位置極小主要係用以裝飾文字之設計樣態，予人印 象不深刻，應非是據以評定諸商標用以表彰商品來源之重要 部分。
②系爭商標係由字母「O 」以地球圖取代，字型也經過設計但 仍可辨識之外文「TutorWell 」，及於外文後方另置較小且 不引人注意之戴著耳機人頭設計圖案與說明性之文字「最好 的線上家教網」所聯合構成，就商標整體所呈現之特徵，外 文「TutorWell 」應為商品/ 服務相關消費者用以識別來源 之主要部分，「TutorWell 」予人印象為不具識別作用之「 Tutor 」及常見既有辭彙「Well」組合而成，呈現不同於原 來個別文字之意義，再加上位於後方戴著耳機人頭設計圖案 與說明性之文字「最好的線上家教網」，為一極具創意之圖 案，予相關商品/ 服務消費者之印象深刻，應會直接將其視 為極有特徵之指示及區別商品來源標識，亦具相當之識別性 。
⒉商標是否近似暨其近似之程度：
系爭商標外觀之構成元素業如前述，其與據以評定諸商標相 較，二者整體構圖意匠有相當之差異，予人寓目印象不同， 雖兩者之外文字首部分同有「Tutor 」，然查如前所述，「 Tutor 」為家教之意，為不具識別性之說明文字，並非主要 作為識別商品或服務來源之標識，相關消費者通常施以較少 之注意，加以兩者於其後復組合不同之外文「Well」或「AB C 」、「ABCjr 」，另兩者之耳機設計圖及地球圖，除外觀



設色及圖樣予人印象並非相似外，又兩者所處位置不同、所 占空間極小，主要僅僅在於取代或裝飾外文字母，相關消費 者通常不會將之作為識別來源之依據，又前者另有結合中文 「最好的線上家教網」，是以本件二商標於整體圖樣尚有差 異，且於同一或類似服務亦有其他相似商標註冊之情形，若 將之同時標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經 驗之消費者，於購買時施以普通之注意，導致會誤認二服務 來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯之可能性並不高 ，屬構成近似程度低之商標。
⒊商品或服務是否類似暨其類似之程度：
①系爭商標指定使於第41類之「教育服務、電腦補習班、補習 班、語文補習班、學校（教育）、函授課程、實地訓練（示 範）、教學、培訓服務、對個人之技能與學術能力程度做甄 別及檢定、教育考試、技能檢定、職業訓練、性向測驗及評 估、教育資訊、職業輔導（教育或訓練上的建議）、就業輔 導、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關 國外各學院及大學之入學資料與消息、代辦遊學服務、代辦 職業證照考試及其諮詢顧問服務」部分服務，與於據以評定 諸商標實際有使用之「知識或技術方面之傳授、電腦補習班 、技藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語 顧問、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函 授課程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別 及檢定、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮 詢）、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有 關資料與消息、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可 、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息、代辦遊學 服務、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務」相較，二者在 滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共 同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通 念及市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖 不相同但有關聯之來源者，應屬具有類似關係之服務。 ②系爭商標指定使用之「廣告企劃、廣告設計、報章廣告設計 、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣告招牌設計、廣告 美術設計、型錄設計、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服 務為目的之服務、文字處理、建立電腦資訊系統資料庫、電 腦資料庫資訊編輯、電腦檔案管理、電腦資料庫管理、電腦 文字處理、為他人提供電腦資料庫檢索、工商管理協助、行 銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理顧問、職業介紹 、人力仲介、受託招募人員、演藝經紀服務、市場調查、企 業調查、公關、廣告宣傳器材及場所租賃、電視牆之出租、



廣告牆之出租、電子廣告看版出租、網路廣告看板出租、網 路購物（電子購物）、文教用品零售」、「各種書刊雜誌文 獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、文書編輯、各 種書刊雜誌文獻之出版發行、書刊之出版、書籍出版、書刊 之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、廣告宣傳本除外之文字 出版、文字出版（廣告宣傳本除外）、線上電子書籍及期刊 之出版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供 電子圖片線上瀏覽服務、文字撰寫（廣告稿除外）、代理書 籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、各種書籍雜誌文獻之翻譯、書 刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯、圖書出借、書 籍出租、雜誌出租、娛樂資訊、休閒娛樂資訊、休閒活動資 訊、提供電視節目表資訊、提供電台節目表資訊、音樂廳、 提供線上音樂欣賞服務、提供線上影片欣賞服務、提供線上 遊戲服務（由電腦網路）、為他人籌組娛樂或教育俱樂部、 娛樂或教育俱樂部、兒童樂園、運動場、運動場出租、提供 遊樂場服務、提供電腦及網路設備供人上網之服務、網路咖 啡廳、虛擬實境遊戲場、安排及舉行會議、安排及舉行學術 討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉 行講習會、舉辦各種講座。影片製作、除廣告片外的影片製 作、影片發行、錄影片製作、錄影片發行、碟影片製作、碟 影片發行、影片錄影片碟影片之製作、唱片製作、唱片發行 、錄音帶製作、錄音帶發行、伴唱帶製作、伴唱帶發行、電 台育樂節目策劃、電台育樂節目製作、廣播節目製作、廣播 娛樂節目製作、電視育樂節目策劃、電視娛樂節目製作、電 視節目製作、電視娛樂節目之策劃製作、劇本編寫服務、劇 本改編、錄影帶編輯、錄影帶製作、錄影帶錄製、錄影帶剪 輯、音樂錄製、音樂製作、唱片錄音服務、配音、表演節目 製作、戲劇製作、配字幕、音樂作曲服務」、「電腦程式設 計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟 體租賃、電腦軟體設計諮詢顧問、電腦軟體諮詢、電腦系統 分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、電腦 病毒防護服務、數位化地圖製作、電子地圖軟體設計、電腦 硬體租賃、電腦租賃、提供線上不可下載電腦軟體之暫時使 用服務、電腦資料處理、電腦資料復原、將實體資料或文件 轉換成電子載體、電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉 換）、網路伺服空間出租、網路伺服器租賃、網站規劃建置 、為他人建置及維護網站、電腦主機代管、提供網域名稱之 註冊、提供網路搜尋引擎、網路認證服務、網路安全管理服 務、網路網頁設計、主持電腦網頁、為他人製作或維護網頁 、電腦硬體諮詢」服務，與據以評定諸商標實際有使用之「



知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班 、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問、才藝補習班、專 門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、教導服務、對 個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、職業訓練、教 育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、代辦申請有關國 外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息、代辦申 請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關國外各學院 及大學之入學資料與消息、代辦遊學服務、代辦職業證照考 試及其諮詢顧問服務」相較，二者在滿足消費者的需求上以 及服務提供者或其他因素上，多不具有共同或關聯之處，如 果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形 ，無使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之 來源者，應不具有類似關係。
⒋先權利人多角化經營之情形：
經查原告固陸續註冊據以評定諸商標在多類商品/ 服務，且 經智慧財產法院認定為著名商標，然如上所述，依原告所檢 附之證據僅足認據以評定諸商標使用於線上英語教學服務， 並無具體事證顯示有跨入其他行業市場經營之跡象，是以， 於判斷與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，有無多角化經營 情形應非重要之考量因素。
⒌實際混淆誤認之情事：
查原告所送105 年1 月27日商標評定答辯意見陳述書（四） 附件33（見W A002840 證物袋）之所謂消費者嚴重混淆誤認 「Tutorwell 」以及「TutorABC」之公證書與實際案例影本 ，係其客服人員電話錄音資料，該錄音資料除非屬消費市場 上相關消費者實際發生混淆誤認之案例外，亦非屬具公信力 之市場調查報告，如無其他證據佐證，消費者是否有因系爭 商標之使用而發生混淆誤認情事，自無法認定而列入考量。 ⒍相關消費者對各商標熟悉之程度：
①查原告自93年即發展線上數位學習平台「TutorABC」，並於 96年開始以「TutorABC」陸續申請註冊，作為表彰其所提供 之線上教學服務標識，另又於97年成立青少年英語學習平台 「TutorABCJr」，98年與台大建置中文學習網，100 年發表 平板電腦真人互動學習系統，又曾榮獲經濟部工業局數位學 習國家型科技計畫「創新應用特優獎」與「學習網最佳案例 優良獎」、經濟部第八屆e- 21 大金網優質獎，董事長楊正 大博士並獲得97年資訊月之傑出資訊人才獎，除於商業週刊 、經理人月刊、今周刊等平面媒體雜誌，暨雅虎奇摩等網站 刊登廣告，TVBS、年代新聞、中天娛樂、非凡新聞、民視等 電視節目也有專訪，Yahoo 奇摩新聞、TVBS、MSN 新聞、聯



合報三立、工商日報、中央社、鉅亨網、經濟日報等媒體也 報導原告相關企業經營活動，原告並邀請姚明代言，並於路 口設置巨幅廣告看板，堪認於系爭商標申請註冊前，據以評 定諸商標與字母「O 」旁附加一耳機之「TutorABC」型態商 標所表彰之商譽已為相關事業及消費者所熟知，凡此有原告 所檢附之據以評定諸商標註冊資料、網路新聞媒體資料、媒 體報導資料、本院102 年度民商上字第3 號判決書、原告網 路資料、得獎資料、廣告截圖、發票影本、YAH00 ！廣告截 圖、電視節目專訪（YouTube 錄影截圖）及雜誌廣告等證據 資料附卷可稽。
②至於系爭商標部分，依據參加人所檢送之102 年至104 年購 買廣告服務費用發票、露天拍賣網、GOMAJI、CROUPON 等網 站網頁廣告資料與大陸、日本、香港取得商標註冊證書等證 據影本，堪認參加人已使用系爭「TutorWell 」商標於所提 供之線上網路教學服務，並於雅虎數位行銷（yahoo ）、Go ogle、一零四資訊科技、微軟（Microsoft)（商標評定答辯 書附件三）、露天拍賣網、GOMAJI、GROUPON （商標評定答 辯書附件四）等網路平台廣告行銷，另亦已於大陸、日本及 香港等國家已取得系爭「TutorWell 」商標之註冊，堪認系 爭商標於註冊後亦已有積極使用並為相關消費者所知悉之情 事。
③綜合上述，依現有證據判斷，雖系爭商標為相關消費者所熟 知之程度不若據以評定諸商標，然以二商標在市場既已有併 存使用之事實，本案應不存在相關消費者僅熟悉據以評定諸 商標之情形，自應再參酌其他因素方能判斷是否應給予據以 評定諸商標較大保護範圍。
⒎系爭商標之註冊申請是否善意：
原告主張參加人同為競爭同業，實難諉為不知或未曾聽聞據 以評定諸商標，且系爭商標註冊後不到3 年即惡性倒閉，顯 然意圖搶搭原告商標，然查如前所述，本件兩商標樣態有所 差異，加以二者所使用之「Tutor 」係常見之說明性文字， 單就二者所用文字及商標型態觀察，尚難直接認定參加人有 仿襲之意圖，況參加人於註冊後已有實際使用之情事，且觀 諸其實際使用型態上並無意圖攀附據以評定諸商標企圖引起 相關消費者混淆誤認其來源之事證，至於參加人所謂惡性倒 閉，係屬參加人與消費者間之糾紛，與原告商標無關，是以 ，如無其他證據佐證，尚難認參加人申請係非出於善意。 ⒏綜上所述，本件系爭商標指定使用之教育服務部分服務以外 之服務與據以評定諸商標實際有使用之服務非屬類似，不存 在前揭法條規定必須具備要件。至於系爭商標指定使用之教



育服務與據以評定諸商標實際有使用之服務固屬類似，然衡 酌二商標特徵不同各具相當之識別性，又二商標予人印象構 成近似程度低，也無較具體證據可資證明有實際混淆情事， 且二商標已有併存使用，據以評定諸商標非僅屬相關消費者 較為熟悉之商標，又無證據證明系爭商標之申請註冊係屬惡 意等相關因素綜合判斷，應不致使相關消費者誤認二商標之 服務為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、 授權關係、加盟關係或其他類似關係，系爭商標之註冊，自 無前揭規定法條之適用。
㈢商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混 淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞 者」，不得註冊，為商標法第30條第1 項第11款所規定。而 判斷是否有混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性 或信譽之虞，本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準、「商 標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準」分別列有 各項相關參考因素，本案存在之相關因素審酌如下： ⒈商標識別性之強弱：
經查本件據以評定之註冊第 01281173 號「圖案」商標，係 由予人印象極為深刻於單一字母「O 」旁附加一耳機之設計 圖案所單獨構成，構圖頗為獨創。另據以評定之註冊第0135