侵害營業秘密、著作權等
臺灣臺中地方法院(民事),智字,104年度,5號
TCDV,104,智,5,20161125,4

臺灣臺中地方法院民事判決　　　　　　　　104年度智字第5號
原　　　告
即反訴被告　台灣微轉股份有限公司
法定代理人　陳介元
訴訟代理人　練家雄律師
　　　　　　賴協成律師
　　　　　　楊傳鏈
被　　　告　源源成有限公司
法定代理人　陳寶香
被　　　告
即反訴原告　威立特科技有限公司
兼法定代理　王玉柱
人
共　　　同
訴訟代理人　楊祺雄律師
　　　　　　蘇三榮律師
上列當事人間侵害營業秘密、著作權等事件，本院於民國105年
10月6日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應連帶給付原告新臺幣貳拾萬元，及自民國一百零四年五月二十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。被告威立特科技有限公司應給付原告新臺幣貳拾壹萬元，及自民國一百零五年四月十四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔百分之四，被告威立特科技有限公司負擔百分之四，餘由原告負擔。
本判決第一項得為假執行。但被告如以新臺幣貳拾萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。
本判決第二項得為假執行。但被告威立特科技有限公司如以新臺幣貳拾壹萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。
反訴原告之訴駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面
一、按智慧財產法院管轄依專利法、商標法、著作權法、光碟管 理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種 及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審 及第二審民事訴訟事件；或其他依法律規定或經司法院指定



由智慧財產法院管轄之案件，智慧財產法院組織法第3條第1 款、第4款分別定有明文。次按智慧財產法院組織法第3條第 1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財 產案件審理法第7條亦定有明文。復按司法院97年4月24日院 台廳行一字第0970009021號函釋，依智慧財產法院組織法第 3條第4款規定，指定「壹、民事事件部分：一、不當行使智 慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。二、當事人以一訴主 張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如 係基於同一原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產權訴訟。 」由智慧財產法院管轄，並自智慧財產法院組織法施行之日 起實施。另按前開特別審判籍之規定，雖非專屬管轄，然應 優先而排除其他選擇管轄規定之適用，除當事人依民事訴訟 法第24條、第25規定以合意管轄或擬制合意管轄外，智慧財 產案件應由智慧財產法院管轄，以符合設定智慧財產法院之 目的（臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會民事類提案 第25號審查意見參照）。本件原告主張被告侵害其具有著作 權且屬營業秘密之電子變速器3D圖檔，核屬侵害著作權、營 業秘密所生損害賠償之侵權爭議事件，又被告具狀抗辯本院 無管轄權，本應由智慧財產法院管轄，惟被告於民國104年9 月18日本院言詞辯論時未抗辯無管轄權而為本案之言詞辯論 ，依民事訴訟法第25條規定，應認為擬制之合意管轄，揆諸 前揭實務見解，本院自有管轄權。
二、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原 告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴，民事訴訟法第 259條定有明文。本件原告起訴主張其與被告源源成有限公 司（下稱源源成公司）於103年1月25日簽立保密協議（下稱 系爭保密協議），另於103年10月17日與被告威立特科技有 限公司（下稱威立特公司）簽立報價單（下稱系爭報價單） ，惟被告卻違反系爭保密協議，擅自申請專利，侵害原告之 著作權及營業秘密，爰依法請求被告連帶負損害賠償責任； 被告威利特公司則主張依系爭報價單有關付款方式約定，原 告尚有50萬元迄未給付，爰依雙方契約約定，反訴請求原告 給付價金50萬元。經核被告威立特公司提起反訴之標的，並 非專屬他法院管轄，且與本訴之標的及其防禦方法相牽連， 亦非不得與本訴行同種訴訟程序者，本院認被告威立特公司 提起反訴亦無意圖延滯訴訟之情事。揆諸上開說明，被告威 利特公司提起反訴，應予准許。
三、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但請求之 基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此 限，民事訴訟法第255條第1項第2、7款定有明文。經查，原



告起訴時係依營業秘密法第12條、著作權法第88條之規定， 主張被告等侵害原告之營業秘密及著作財產權，嗣於訴訟中 原告主張本件因可歸責於被告等之事由，造成原告受有不完 全給付之損害，爰追加民法第227條為訴訟標的，係基於同 一契約之基礎事實，又主張其已合法解除系爭報價單契約， 得請求回復原狀，即其起訴時原聲明為：㈠被告等人應連帶 給付原告500萬元，及自起訴狀繕本送達被告等翌日起至清 償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡原告願供擔保 ，請准宣告假執行。㈢訴訟費用由被告等連帶負擔。嗣於審 理中，變更聲明為：㈠被告等人應連帶給付原告500萬元， 及自起訴狀繕本送達被告等翌日起至清償日止，按週年利率 百分之五計算之利息。㈡被告威立特公司應給付原告21萬元 ，及自追加起訴狀繕本送達起至清償日止，按週年利率百分 之五計算之利息。㈢第一項、第二項聲明原告願供擔保，請 准宣告假執行。㈣第一項聲明訴訟費用由被告等連帶負擔。 ㈤第二項聲明訴訟費用由被告威立特公司負擔。原告第一項 訴之聲明是依營業秘密法第12條、著作權法第88條、民法第 227條、第28條、公司法第23條為請求基礎，而第二項訴之 聲明係依民法第259條第2款規定為請求基礎，原告主張之原 因事實並無變更，卷內證據資料仍具有共通性，自得相互援 用，基於訴訟經濟及紛爭一次解決之原則，應認為二者請求 之基礎事實同一。揆諸前揭說明，原告前揭所為訴之聲明之 追加，應予准許。
乙、實體方面
壹、本訴部分
(一)原告起訴主張：
㈠原告公司為專營研發、生產、銷售自行車相關零件，並建立 嚴格之品質及產量管制，資本額高達新臺幣（下同）9450萬 元，而原告之產品於業界及國際具有品牌領導及名聲享譽之 地位。又被告源源成公司及被告威立特公司係為電子產品製 造商，並無相關專業技術以設計研發自行車變速器產品。10 0年起，原告即開始委任專利事務所進行自行車電子變速器 產品之專利分析，而自102年12月起，原告陸續提供系爭合 作案相關資料及圖檔予被告王玉柱，以供雙方討論與研發系 爭自行車電子變速器合作案。而原告與被告源源成公司前於 103年1月25日簽訂之系爭保密協議，合作項目為「自行車電 子變速器伺服系統及人機操作介面（ETSS）」（下稱ETSS合 作案），約定此案之智慧財產權歸屬原告，被告源源成公司 不得申請擁有相關專利，雙方開始正式合作，於103年4月13 日提供「ETSS工程開發」報價，其上載明「此開發案威立特



公司不負責相關專(利)相關事務，但需協助專利所需技術資 料。」，並未針對專利授權部分報價。另被告王玉柱為被告 源源成公司及被告威立特公司之實際負責人，於雙方合作之 初即明確知悉上情。103年5月8日，原告公司技術研發人員 呂昇濱提供「電子變速器3D圖檔」（下稱系爭電子變速器3D 圖檔）予被告王玉柱。詎料，被告王玉柱於103年10月17日 ，以被告威立特公司名義提供系爭報價單，就ETSS技術移轉 提供技轉費用之報價後，卻又立即終止雙方合作，枉顧原告 研發中斷及權益，復違反雙方保密協議，未經原告同意，將 系爭電子變速器3D圖檔違法複製並據以申請專利而公開、洩 漏予保密協議外之第三人被告威立特公司及經濟部智慧財產 局（下簡稱智財局）。
㈡被告源源成公司及被告威立特公司均為被告王玉柱所實際經 營，且該二公司之營業據點、電話、傳真、電子郵件均相同 ，實質上為同一間公司。職是，ETSS合作案後續報價單之簽 署及履行由被告威立特公司為之，皆應認為被告威立特公司 係包含於保密契約約束之範圍內。則被告源源成公司及王玉 柱揭露系爭圖檔及專利分析資料予被告威立特公司，及被告 威立特公司及被告王玉柱將該等資料據以向智財局申請專利 ，皆為原告營業秘密及著作權侵害發生之共同原因，渠等行 為關連共同，自應成立共同侵權行為，而負連帶損害賠償責 任甚明。
㈢系爭電子變速器3D圖檔係屬系爭協議所約定之「專屬資訊」 ，且為原告「自行車零組件」事業上尚未公開之發明及未來 研發經營之計畫，而屬工商秘密。又原告所研發設計之電子 變速器設計及技術，係經過長時間研發之創新技術，具有非 一般涉及該類資訊之人所知悉之特性，並為營業秘密法所謂 之資訊，具有實際或潛在之經濟價值。於簽訂系爭保密協議 時，原告業已採取合理保密措施，被告源源成公司及被告王 玉柱依約及依法皆須負保密義務，故渠等將系爭電子變速器 3D圖檔違法重製洩漏予被告威立特公司，並據以申請專利之 行為，非但違反系爭協議，亦屬刑法第317條洩漏業務上知 悉工商秘密罪及營業秘密法第13條之1第1項第2款之侵害營 業秘密行為，另被告威立特公司所犯係屬營業秘密法第13條 之1第1項第4款侵害營業秘密之行為，是以被告源源成公司 、威立特公司、王玉柱係屬共同侵害原告營業秘密，原告爰 依營業秘密法第12條、公司法第23條、民法第28條之規定， 請求被告等人連帶賠償。
㈣原告長年從事自行車零件之研發設計與銷售，為研發系爭自 行車電子變速器產品，參考日本、義大利電子變速器之機械



圖樣，設計改良出與傳統市面上同類產品不同結構及外觀特 徵之「電子變速器3D圖檔」，故系爭電子變速器3D圖檔之結 構上具有創新性，且呈現原告設計構想與概念，並含有使用 技術及設計功能之概念，又將實體機械構造以工程繪圖之技 巧，轉換成具有原創性之圖形製作，故系爭電子變速器3D圖 檔（器械結構分解圖）屬著作權法第5條第6款所稱之圖形著 作，原告依法享有著作權，然被告王玉柱未經原告公司授權 ，逕將系爭電子變速器3D圖檔違法重製予被告威立特公司， 並據以申請專利，顯已構成著作權法第91條第1項擅自以重 製之方法侵害他人著作財產權者之行為，而被告威立特公司 係屬共同侵害原告著作財產權，原告依著作權法第88條、公 司法第23條、民法第28條之規定，請求被告等人連帶賠償所 受之損害。
㈤依系爭報價單內容，足見本產品研發已達量產上市階段，具 有高度經濟價值，及上市生產之急迫性，然被告故意違反系 爭保密協議，故意侵害原告之營業秘密、著作財產權，導致 原告公司系爭合作開發案因此中斷延宕，延遲長達1年8個月 ，原告實受有重大之商業利益損失。是關於被告威立特公司 申請專利，原告所受損害金額部分：
⒈原告依民法第227條請求被告違反系爭保密協議，因此喪失 履行利益之損害賠償：
⑴原告為專營研發、生產、銷售自行車相關零件之事業，長期 投注人力、物力、資源及資金研發系爭電子式變速器產品， 並以此為原告將來主要營運業務，此有原告公司每年於變速 器市場銷售金額約5億元，而其中銷售跑車及電子部分約有8 萬7000套，每年度創新研發產品通常銷售其中之3萬套，以 目前市面上電子變速器系統每套約2萬元，原告公司預估每 年至少有6億元之銷售金額。再參酌「自行車零件製造業」 稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統，該行業之淨利 率為10％，原告公司預估至少每年獲有6000萬元以上淨利。 ⑵被告違反系爭保密協議，因此喪失履行利益之損害，除原告 每年喪失約6,000萬元以上之淨利外，如依被告103年10月17 日ETSS技術移轉報價為304萬2553元，加計被告103年10月13 日之專利授權報價為186萬9000元，共計491萬1553元，是如 被告未違反系爭保密協議，依兩造間之合作計畫，於104年1 月30日已可將系爭電子變速器產品量產，而原告自得將系爭 ETSS技術移轉及相關專利授權或轉售他人，預期轉售價格當 會高於491萬1553元。
⑶縱令ETSS合作案未能量產，惟原告依系爭保密協議書第3條 約定本應取得系爭專利，無須再給付被告專利授權費用，且



得將系爭電子變速器專利轉讓或授權他人而得收取至少186 萬9000元之轉讓金或授權金。準此，原告因被告等之違約行 為所失系爭「電子變速器(ETSS)技術移轉及專利授權」之轉 售利益至少為491萬1553元，所失系爭專利轉讓或授權利益 至少為186萬9000元。
⒉若認定系爭專利未申請通過，又系爭開發合作案亦未成功而 成為市場上交易之商品，且被告所申請之專利僅為系爭合作 案件之一部分，無客觀上交易價值而得作為原告因被告違約 所失期待利益金額之依據，然原告以其為系爭圖檔設計開發 所支出之人力成本、模具打版費用作為損害賠償依據，且依 著作權法第88條第3項、營業秘密法第13條第2項之規定，因 被告故意侵害原告營業秘密及著作權，且情節重大，請求50 0萬元之損害賠償
㈥被告源源成公司代表人陳寶香於103年10月29日、11月7日、 11月13日以電子郵件表示系爭報價單無法接單，並要求退還 原告已給付之21萬元，嗣後被告等於104年1月20日委由律師 請求退還原告所給付之21萬元預付款項。另被告於104年7月 17日言詞辯論程序中表示：ETSS合作案已無法進行，應終止 或解除等語，又被告自承ETSS合作案業已解除契約，原告於 提起本件追加訴訟，亦表示終止契約之意思表示，是依民法 第259條第2款規定及不當得利之規定，被告威立特公司應返 還21萬元。
㈦並聲明：⒈被告等人應連帶給付原告500萬元，及自起訴狀 繕本送達被告等翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計 算之利息。⒉被告威立特科技有限公司應給付原告21萬元， 及自追加狀送達起至清償日止，按週年利率百分之五計算之 利息。⒊第一項、第二項聲明原告願供擔保，請准宣告假執 行。
(二)對被告抗辯之陳述：
㈠兩造間就系爭合作案件業已簽訂系爭保密協議，已足表明原 告主觀上有保護系爭合作案往返資訊（包括系爭電子變速器 3D圖檔、專利分析資料）之意願，客觀上亦足使接觸該等資 訊之被告得知該等資訊係受保護，並將本合作案件之資訊限 於特定範圍之人。況且被告等亦明確知悉系爭電子變速器3D 圖檔及專利分析資料，為原告公司不斷匯集資源、測試、修 正各部分設計所得出之圖檔及專利分析資料，實屬本合作案 件之核心設計機密。
㈡被告等從未涉足自行車變速器之相關領域，而原告公司早於 100年即已研究自行車電子變速器之相關專利，兩造簽署保 密協議後，被告公司自行向智財局申請專利，專利名稱為「



自行車電子變速控制裝置及控制方法」，即為系爭保密協議 合作項目「自行車電子變速器伺服系統及人機操作介面」之 範圍，自可證明被告等係取得原告所提供之專利分析資料及 電子變速器圖檔等營業秘密後，據以申請專利。 ㈢由被告源源成公司法定代理人陳寶香於103年10月16日及其 後原告與被告王玉柱之電子郵件往返觀之，雙方並無合意專 利申請改由被告等為之
㈣原告於103年10月17日要求刪除103年10月13日ETSS技術移轉 及專利授權報價單之B、專利授權部分，已不包含附錄A之B 、專利授權說明部分，原告不同意由被告申請專利。 ㈤被告所申請之角度感應系統專利，屬ETSS合作案之一部分， 且須與變速器搭配而專用於自行車業界，當不容與本案相關 研發所衍生之智慧財權切割，依系爭保密協議書，被告不得 申請或擁有相關專利，是被告申請系爭專利，自屬違約。 ㈥原證6即是系爭電子變速器3D圖檔與系爭專利圖式一「角度 感應圖檔」實質相同，被告因不具備研發、生產自行車變速 器專業，始認為原證20或系爭專利圖1「馬達」及「輸出軸 」位置僅為輔助說明角度感應系統所設置之方位，而無價值 或與系爭專利無關，實有重大違誤。
㈦被告將原告所提供之圖檔據以申請專利，雖尚未公開前即已 撤回，惟於該專利申請階段中，原告所提供之圖檔仍為營業 秘密保護法保障之範圍，仍不影響被告侵害營業秘密之事實 及認定，被告違法複製系爭圖檔委託專利事務所申請專利之 行為，已將原告之營業秘密洩漏予保密契約外之第三人，致 使原告之營業秘密造成實質侵害無訛，且原告因被告侵害權 利受有重大經濟上之損害如前述。
(三)被告則以：
㈠原告對於被告等提出之刑事告訴，業經臺灣臺中地方法院檢 察署檢察官作出不起訴處分，故被告威立特公司依系爭合約 所申請專利之行為，並無侵害原告著作權、營業秘密之情事 。
㈡依系爭協議第1點專屬資訊部分約定：資料上請加註”專屬 （Proprietary）”或”機密（Confidential）”，在雙方 查閱、運送、建檔時有所依據，雙方在30天內要確認資料或 資訊是否為專屬資訊等語足徵，原告所據以主張之系爭電子 變速器3D圖檔，並未標註任何專屬（Proprietary）或機密 （Confidential）字樣，且原告亦未在交付資料後30天內確 認其為專屬資訊，故系爭電子變速器3D圖檔並非原告之營業 秘密，原告據以主張被告等違反系爭保密協議，自屬無據。 ㈢系爭保密協議僅為雙方初步之協議，對於價金、開發內容等



契約重要之點均尚未達成共識，故雙方即於103年10月17日 簽立正式之報價單，系爭報價單即對於本件專利申請權之歸 屬有明確規定，而系爭報價單上有被告威立特公司之具名簽 署，顯見被告威立特公司係依兩造間之合約參與本案開發。 是以，縱使被告源源成公司確將開發資料提供予被告威立特 公司，亦係基於雙方契約及原告之同意所為，被告源源成公 司並未有任何違反雙方保密協定之行為。
㈣被告威立特公司並未簽署系爭保密協議，原告自不得依系爭 保密協定對被告威立特公司主張權利。而被告是否有權申請 專利乙事，須依雙方嗣後正式簽立之系爭報價單中專利授權 說明之記載，是故原告主張被告威立特公司無權針對角度感 應系統部分申請專利，顯與契約約定不符。
㈤被告威立特公司係依雙方簽署之報價單，針對「角度感應系 統」部分申請專利，至於系爭報價單中關於「本報價單不含 專利使用費」之記載，係表示授權使用費用待被告申請之專 利核准後另議，是以，被告等申請專利之行為完全係依系爭 契約之約定所為，倘被告等未依系爭契約之約定申請專利， 反而陷於債務不履行之違約狀況。
㈥被告威立特公司所申請第000000000號專利係針對「角度感 應系統及角度轉動感測方法」之改良，而非就變速器其他部 分進行申請，「角度感應系統」確為被告威立特公司所研發 ，且被告確實係依雙方契約針對「角度感應系統」申請專利 。再者，由專利說明書第【0016】之記載可明確知悉，被告 專利確實是針對「角度感應系統」之改良，而未將變速器之 其他部分納入專利範圍。
㈦被告威立特公司之專利說明書之圖式及段落均非專利申請之 範圍，該說明書第一圖背景所示之肋條狀變速器，僅是為了 輔助說明角度感應系統所設置之方位，及角度感應系統與變 速器組裝後之示意圖，並非代表系爭專利將該變速器之形狀 、結構等納入申請專利範圍；原告業已確認被告威立特公司 所申請之專利，其申請專利範圍並未涉及原告所主張之營業 秘密或著作權，則被告威立特公司係依雙方契約針對「角度 感應系統」部分申請專利，自屬符合契約之行為，自無侵害 營業秘密或著作權可言。
㈧因馬達及變速箱等由原告所負責之部分，原告無法提出可與 被告等所負責之角度感應系統搭配之適當零件，導致兩造之 開發案無法進行，被告等已於104年1月20日委由律師發函予 原告，解除兩造間之合作關係，並主動表明將預付款項、相 關零件退還，且於隔日（104年1月21日）向智財局撤回上開 專利之申請。是以，被告等申請專利之行為係完全依雙方合



約之約定，且於雙方合約解除後，亦主動回復原狀，在系爭 專利未公開之前主動撤回專利之申請，主觀上並無任何侵權 行為之故意過失可言，客觀上原告亦未因被告申請專利之行 為遭受任何影響或損害，則原告主張其受有500萬元之損害 ，即屬無據。
㈨被告威立特公司申請專利之行為，並不會阻礙原告從事任何 行為，原告之電子變速器倘業已達到可量產銷售之階段，則 原告即可逕行展開任何商業行為，與被告申請專利之行為無 任何因果關係。又原告之電子變速器開發計畫之成敗亦取決 於原告研發能力及其他種種因素，與被告是否申請專利亦毫 無關聯，更遑論原告未提出任何證據支持其所求償金額之依 據，則原告之主張顯無理由。
㈩任何開發案均無必然保證成功或獲利之理，原告亦未舉證， 倘無被告申請專利之行為，該電子變速器開發案必然能夠如 期完成，且完成之產品確實符合市場需求而可獲利。是以， 開發費用本為一般公司從事研發所需負擔之成本及風險，原 告指稱為其損失云云，顯無理由。再者，依證人母學智之證 詞足徵，此中止開發之理由顯係原告錯誤之法律觀念，蓋因 雙方報價單即載明被告申請之專利獲准後，必須授權予原告 使用，故原告生產合約範圍內之電子變速器產品，均有合法 授權之保障，而無侵權疑慮。退步言，倘依原告主張，雙方 合作案之所有智慧財產權均歸屬原告所有，則原告本身擁有 電子變速器之智慧財產權，其權利更無任何疑慮。縱使被告 申請專利獲准後向原告提告，原告亦可本於雙方智慧財產權 之約定，抗辯被告非真正專利權人而不得主張專利權，故原 告無任何損害可言。此外，原告主張所謂研發費用，絕大部 分是其員工之薪資，然員工薪資本為公司經營必須支出之經 常性成本，縱使無本案之開發案，原告仍需全額支出。是以 ，縱使本件電子變速器開發案之中止與被告申請專利之行為 有任何因果關係，其員工薪資仍無法認定為本事件所造成之 損害。並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保， 請准免予假執行。
貳、反訴部分
(一)反訴原告主張：
㈠依系爭報價單有關「付款方式」約定可知，雙方於103年10 月17日簽立系爭報價單後，反訴被告即應立即支付反訴原告 71萬元，扣除反訴被告已給付之金額21萬元，剩餘金額50萬 元反訴被告迄今尚未給付。基此，反訴原告爰依雙方契約約 定，請求反訴被告給付價金50萬元。
㈡反訴被告主張以本訴起訴之行為代表契約終止之意思表示，



然反訴原告之簽約金請求權於反訴被告終止契約前已發生， 故反訴原告自得請求該簽約金之數額。再者，依雙方報價單 之工作進度表，雙方已確認被告在24項工作中已完成7項工 作，占全部項目之近3分之1，則反訴原告請求契約總價6分 之1即簽約金50萬元，應屬合理。
㈢並聲明：反訴被告應給付反訴原告50萬元，及自反訴起訴狀 繕本送達反訴被告等翌日起至清償日止，按週年利率百分之 五計算之利息；反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。(二)反訴被告則以：
㈠反訴原告於103年11月13日已以電子郵件表示要求反訴被告 退回21萬元預付款之發票，並將退還21萬元之預付款予反訴 被告，是反訴原告業已表示不為系爭技術移轉合約之接單， 而技術移轉之簽約金預付款21萬元亦表示將退還予反訴被告 。準此，反訴原告違反禁反言原則，主張反訴被告應給付剩 餘技術移轉簽約金50萬元，自無理由，且應退還21萬元予反 訴被告。再者，合作雙方於開發過程中，反訴被告於103年4 月16日電子郵件已明確表示，是以反訴原告已知悉終止合作 案須退回開發費，故於103年11月13日以電子郵件表示退還 21萬元之預付款予反訴被告。基此，反訴被告自無須再支付 反訴原告其他技轉簽約金等任何費用。
㈡本件因反訴被告欠缺電子結構生產技術，故委託反訴原告等 進行系爭ETSS系統設計及生產組裝事務。雙方以高度信賴關 係為基礎成立本件合作關係，並簽署系爭保密協議，以維護 反訴被告多年來就自行車電子變速器之研發成果。又反訴原 告及本訴被告源源成公司等就反訴被告所委託之電子結構設 計部分，具有相當獨立之裁量權，是雙方構成委任關係或類 似委任之法律關係，而應適用或類推適用我國民法委任關係 之法律規定。又民法之委任關係，當事人之一方得隨時終止 委任關係，被告等自承其於104年1月20日委由律師終止契約 ，是以合作雙方於104年1月20日業已終止契約，系爭報價單 所示之系統開發合作案已無法完成。
㈢本件係可歸責於被告源源成公司技術不足之原因，導致系爭 合作案件無法完成。且反訴原告之報價單所示項次為24項， 其僅完成7項，復因反訴原告違法侵害反訴被告之著作權、 營業秘密，導致反訴被告需重新進行開發，反訴原告所為開 發部分，對於反訴被告實無任何利益。依民法第225條第1項 、第226條規定，反訴被告得拒絕反訴原告所為開發部分之 給付，並得請求全部不履行之損害賠償，且免為全部之給付 義務，是故反訴原告自應返還已受領之21萬之技轉簽約金， 且反訴被告無須給付剩餘50萬元之技轉簽約金。並聲明：反



訴原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保，請准免予假執 行。
參、兩造不爭執事項：
(一)被告源源成公司於103年1月25日與原告簽立系爭保密協議。(二)被告威立特公司於103年10月17日與原告簽立系爭報價單。(三)原告曾提供系爭電子變速器3D圖檔予被告王玉柱。(四)被告威立特公司於103年9月24日，自行向智財局申請名為「 自行車變速控制裝置及控制方法」之專利（申請號為000000 000，下稱系爭專利申請），說明書中圖示之圖1係使用系爭 電子變速器3D圖檔。嗣於104年1月21日撤回系爭專利申請。(五)被告源源成公司之負責人陳寶香於103年10月29日、同年11 月7日、同年11月13日以電子郵件向原告表示：系爭報價單 無法接單，並要求退還原告已給付之21萬元等意，被告源源 成公司及威立特公司則於104年1月20日委請律師發函表示上 開意思。
肆、本件爭點
㈠、本訴部分
1、被告威立特公司為系爭專利申請，是否違反系爭保密協議及 系爭報價單約定？
2、被告威立特公司為系爭專利申請，說明書圖示圖1有使用系 爭電子變速器3D圖檔，被告是否即是共同侵害原告此部分之 營業秘密及著作權？
3、被告若有違約或侵害原告營業秘密、著作權等情，原告請求 被告應連帶給付賠償金500萬元及其遲延利息，有無理由？ 4、原告主張兩造ETSS合作關係已終止，請求被告威立特公司返 還21萬元及自追加狀送達之翌日至清償日止之遲延利息，有 無理由？
㈡、反訴部分：
被告威立特公司主張原告應依系爭報價單約定給付技轉簽約 金餘款50萬元，有無理由？
伍、本院之判斷：
一、本訴部分：
(一)被告威立特公司為系爭專利申請，是否違反系爭保密協議及 系爭報價單約定？
1、查系爭專利申請，依其說明書所載，請求項1所請求之自行 車電子變速控制裝置主要界定有「驅動單元」、「感測單元 」及「控制單元」，並包含該三個單元之技術特徵的所進一 步詳述界定，故該專利申請案請求項1經核准而取得專利權 後，其專利範圍原則上以請求項1所記載之內容為權利範圍 。至於該專利申請案申請專利範圍所載之請求項2至9，經取



得專利權後亦同，且若為附屬項應包含其所依附之請求項所 有特徵。是該技術內容主要在於電子變速系統之驅動單元、 感測單元及控制單元間以設定於驅動軸之磁性模組，配合磁 力感測件對應驅動軸旋轉角度之感測及控制單元依變速檔次 操作信號控制驅動軸旋轉角度，並根據感測信號控制馬達停 止轉動。是只要自行車之電子變速器或其他變速設備具有之 驅動軸，即能設置系爭專利申請案之控制裝置，而應用該申 請案之技術。此有智財局104年10月16日（104）至專一㈠15 189字第10421392930號函檢附之系爭專利申請案卷資料在卷 可稽。而系爭電子變速器3D圖檔，該圖所繪製之圖形內容主 要在於電子變速器之外觀立體圖，以及拆開外蓋所呈現之內 部驅動結構立體圖，而該圖檔並未對電子變速器之相關構件 作任何標示或說明，亦即僅揭露電子變速器之殼體、馬達、 驅動輪、驅動軸等組成構件而未有驅動單元結合感測單元及 控制單元之相關動連結及控制的技術。準此，系爭專利申請 之技術內容尚難認定即是系爭電子變速器3D圖檔，且系爭專 利亦非僅限ETSS合作案之驅動單元使用。
2、系爭專利申請時間為103年9月24日，顯然在原告與被告威立 特公司簽立系爭報價單之103年10月17日前；又原告與被告 源源成公司簽立系爭保密協議時，被告威立特公司並未參與 簽立，尚不受拘束，基此，自難認被告威立特公司為系爭專 利申請伊時有何違反系爭報價單或系爭保密協議。 3、系爭報價單中雖載明「4）本報價單不含專利使用費」，惟 依其附錄A之B）專利授權說明中記載「只針對角度感應系統 專利收費，ETSS全系統所有權仍屬微轉公司所有，…，發明 專利通過後此收費生效，並簽訂專利授權使用合約，產品銷 售(樣品或量產)後開始支付」之內容，顯然被告要申請角度 感應系統之發明專利，並取得專利權後，方能與原告簽訂專 利授權使用合約，故被告必須開發角度感應系統之技術，始 能以發明人資格提出專利之申請。倘原告本身為角度感應器 系統之技術的發明人，自具有專利申請權，且其取得之專利 權自為原告所有，並無專利權授權之問題，與前開附錄內容 自有矛盾。是以系爭報價單可知原告本身並未有要自行開發 角度感應系統之計畫。
4、綜上，被告威立特公司依報價單內容事先為系爭專利申請， 於104年1月20日終止契約後（詳如后述）之翌日即104年1月 21日，撤回系爭專利申請，並不違系爭報價單所載內容，亦 無違反系爭保密協議可言。
(二)被告威立特公司為系爭專利申請，說明書中圖示圖1有使用 系爭系爭電子變速器3D圖檔，被告是否即是共同侵害原告此



部分之營業秘密及著作權？
1、按本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式 、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列 要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘 密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合 理之保密措施者。」營業秘密法第2條定有明文，足見營業 秘密法所稱之營業秘密，須符合秘密性（非一般涉及該類資 訊之人所知）、經濟價值（因其秘密性而具有實際或潛在之 經濟價值）、保密措施（所有人已採取合理之保密措施）， 且可用於生產、銷售或經營之資訊，始足稱之（最高法院99 年度台上字第2425號判決參照）。又依營業秘密法第10條規 定「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。一、以不正當方 法取得營業秘密者。二、知悉或因重大過失而不知其為前款 之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。三、取得營業秘密後 ，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用 或洩漏者。四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法 使用或洩漏者。五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或 無故洩漏者。」、「前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐 欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反 其保密義務或其他類似方法。」。是營業秘密所有人主張其