智慧財產法院行政判決
106年度行專訴字第71號
原 告 百樂墨水股份有限公司（パイロットインキ株式会
社）
代 表 人 荒木敏男（Toshio Araki）
原 告 百樂股份有限公司（株式会社パイロットコーポレ
ーシヨン）
代 表 人 渡邊廣基（Hiromoto Watanabe）
共 同
訴訟代理人 簡秀如律師（兼共同送達代收人）
黃柏維律師
歐姿漣專利師
樓
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 謝育桓
參 加 人 三菱鉛筆股份有限公司
代 表 人 數原英一郎
訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）
廖文慈律師
高山峰專利師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國10
6 年7 月12日經訴字第10606307350 號訴願決定，提起行政訴訟
，並經參加人聲請獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文
原處分及訴願決定均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告百樂墨水股份有限公司（下稱百樂墨水公司）前於民國 96年1 月26日以「摩擦體，書寫用具及書寫用具組合」，嗣 修正名稱為「具備摩擦體之書寫用具」，向被告申請發明專 利，並以1.西元2006年1 月27日日本申請第特願0000-00000 0 號專利案；2.西元2006年11月30日日本申請第特願0000-0 00000 號專利案主張優先權。經被告編為第96102975號審查 ，准予專利，發給發明第I410335 號專利證書（下稱系爭專 利）。嗣原告百樂墨水公司於104 年4 月27日申准將系爭專 利權部分讓與登記予原告百樂股份有限公司（下稱百樂公司 ）。旋參加人以系爭專利有違核准審定時102 年6 月13日施 行之專利法（下稱102 年專利法）第22條第2 項及第26條第
2 項等規定，對之提起舉發。案經被告審認，系爭專利雖未 違反102 年專利法第26條第2 項規定，但有違同法第22條第 2 項規定，以106 年2 月20日( 106 ) 智專三（一）02060 字第10620196010 號專利舉發審定書為「請求項1 至6 舉發 成立，應予撤銷」之處分。原告等不服，提起訴願，經經濟 部以106 年7 月12日經訴字第10606307350 號決定駁回其訴 願，原告遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果， 倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之 利益將受損害，爰依行政訴訟法第42條第1 項規定，准許參 加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告起訴主張略以：
㈠證據2 、證據3 、證據10均未提及系爭專利請求項1 「利用 1000克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積A 」、「利用50 0 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積B 」，自然當無「 A 為3.0 至13.0ｍ㎡範圍內」、「B 為1.4 至3.2 ｍ㎡範圍 內」及「B< A≦4B之關係」技術特徵，是上開舉發證據無從 據以輕易完成系爭專利。
㈡原處分雖認定證據2 未揭示系爭專利請求項1 之技術特徵， 卻以非屬系爭專利範圍之實施例5 的揭示內容來「補足」證 據2 未揭示之上開部分，其以系爭專利實施例5 使用之聚矽 氧材料與證據2 「相同」，即得出「證據2 也必定滿足系爭 專利請求項1 之B< A≦4B關係式」，進而認定證據2 可證明 系爭專利請求項1 及請求項1 之附屬項不具進步性云云，此 等推論不僅與證據所示內容不符，且並未就如何「輕易完成 」提出任何實證。證據2 完全不曾提及系爭專利請求項1 之 「接觸面積A 」、「接觸面積B 」以及「B< A≦4B之關係」 三項特徵，通常知識者絕無可能憑空輕易思及該等技術特徵 。再者，由系爭專利說明書實施例1 、2 、8 可知，彼等雖 使用同樣材料，但負荷加壓接觸面積A 、B 均不相同，是被 告以證據2 與系爭專利實施例5 使用相同材料即推論證據2 必滿足系爭專利請求項1 「B< A≦4B關係式」之推論，亦違 反科學原理與論理法則。原告於系爭專利申請過程已限縮申 請專利範圍，排除系爭專利實施例5 ，使系爭專利相對於證 據2 、3 具有進步性，並獲被告核准，詎被告於系爭專利再 度持相同引證案認定系爭專利不具進步性，其認定前後矛盾 ，且未適時對原告揭露此番心證之變更，顯然有悖於原告之 合理善意信賴。
㈢被告所提之計算式，均基於系爭專利為目標，自行假設、定 義再推論，此以「目標反設推導路徑」之作法顯為後見之明 ，亦未說明何以所屬技術領域中具有通常知識者會有前開的
想法，且被告自行設計之計算過程漏洞百出，並不可採。至 參加人一方面認為接觸面積大小受到摩擦體材質、硬度、半 徑、高度、形狀等諸多條件影響，卻又堅稱「系爭專利請求 項1 界定之接觸面積只需透過『有限次數實驗』即可完成」 云云，明顯自相矛盾。
㈣證據2 係使變色墨水之筆跡變色，「筆跡不從紙上剝落」， 而證據3 中之橡皮擦係將鉛筆字跡擦除，「鉛筆筆跡從紙上 被擦除剝落」，二者作用之原理、本質完全相反，自無結合 動機。
㈤系爭專利請求項6 所特定之「墨水顏料變色溫度」已記載於 第一優先權基礎案，然證據10公開日在系爭專利第一優先權 案之後，不應用以核駁系爭專利請求項6 ，且證據10明確指 出聚矽氧橡膠構成的摩擦體即證據2 ，會導致紙張產生抵抗 性，這正是證據10欲解決之先前技術，證據2 既為證據10所 欲揚棄的技術內容，即存在「反向教示」的關係，二者實無 組合動機，即便組合，仍無法輕易思及系爭專利請求項1 及 其附屬項所界定之技術特徵。至於系爭專利請求項3 之進步 性判斷基準時點應以第一優先權日（即2006年1 月27日）為 準，故公開日在第一優先權日之後之證據10欠缺先前技術證 據適格，不應用以核駁系爭專利請求項3 ，且雖然證據10提 及SBS 和SEBS共聚物之材質，然其全然未提到系爭專利請求 項1 所界定之接觸面積A 和B ，以及A 與B 的關係，且證據 10亦沒有揭露系爭專利「可僅使微小面積立即變色」及「防 止紙張產生抵抗性」之功效可透過前揭材質而同時達成，自 無法證明系爭專利請求項3 不具進步性。
㈥並聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。三、被告答辯略以：
㈠證據2 揭示之摩擦體材料與系爭專利實施例5 材料相同，差 異僅在於證據2 揭示凸曲面的曲率半徑為1 mm~10 mm之圓錐 體，為實施例5 之半徑為3mm 的1/3~3 倍，而系爭專利實施 例5 記載承受500 克及1000克之負荷壓力分別為7 平方毫米 及9.6 平方毫米，符合B ＜Ａ≦4B之關係( 7 ＜9 ≦28) ； 該實施例5 之摩擦體既然為圓柱狀，則其與玻璃之接觸面積 為圓，經換算後該摩擦體與玻璃之接觸半徑約為√( 7/3.14 ) =1.493mm約為該摩擦體實際半徑3mm 之一半；而請求項1 受500 克外力之接觸面積為1.4~3.2 平方毫米，其接觸半徑 約為√( 1.4/3.14) ~ √( 3.2/3.14) 約0.67~1.01mm ；實 施例5 摩擦體與玻璃之接觸半徑為1.49mm；為符合請求項1 接觸半徑之0.67~1.01mm ；應減少0.5mm 的摩擦體與玻璃之 接觸半徑( 1.49-0.5=0.99mm ，還要減去500 克對該0.5mm
造成的變形，方便計算先忽略不記) ；實施例5 其摩擦體與 玻璃之接觸半徑約為0.99mm；則整體摩擦體半徑3mm 約縮小 1mm 至約為2mm(摩擦體實際半徑約為摩擦體與玻璃接觸半徑 之兩倍) ；即簡單的減少該摩擦體的半徑1mm 即可達到接觸 半徑減少0.5mm 而符合請求項1 之B 條件( 0.67mm~ 1.01mm )；又實施例5 受1000克時之接觸面積為9.6 平方毫米，經 計算後則接觸半徑約在√( 9.6/3.14) =1.75mm ，縮減0.59 mm[ ( 1.75/1.49) *0.5]之後約還有1.16mm，而系爭專利請 求項1 受1000克外力下之接觸面積為3~13平方毫米；其接觸 半徑約為√( 3/3.14 ) =0.98mm；√( 13/3.14) =2.03mm， 而縮減後之實施例5 之接觸半徑1.16mm係在0.98mm ~2.03mm 之間，符合A 條件，且該B 約0.99mm＜1.16mm≦4( 0.99mm) 已符合請求項1 中B ＜Ａ≦4B關係式。證據2 與系爭專利實 施例5 既然材料相同，僅須將證據2 之摩擦體凸曲面的曲率 半徑為1~10mm範圍中自3mm 往下調整，並經有限次的實驗可 找出B 符合1.4 至3.2 平方毫米範圍及A 符合3 至13平方毫 米範圍；即證據2 藉由相同系爭專利實施例5 之材質與相近 圓柱狀摩擦體結構之比對，自可輕易完成系爭專利請求項1 之上述技術特徵。
㈡系爭專利請求項1 至6 並未記載「重寫於經擦除的部分上， 可形成筆跡而不會發生筆跡的抵抗性，藉由摩擦之擦除及於 擦除部分上之筆跡形成可重複進行」之限制條件，自然無須 將該內容與證據進行比對。又系爭專利之實施例使用相同證 據2 與證據3 之材料，用於將筆跡自第一狀態變為第二狀態 之摩擦體之功能，又證據3 揭示被橡膠滾軋、擦拭或剝離成 為較大的橡皮屑或已經被擦拭材料混合之薄膜碎片，相當於 證據2 第【0002】段「當將於上述提案中所使用之摩擦體摩 擦以產生摩擦熱時，可逆性熱致變色層會自支承物剝落，因 而減損可逆性的顏色變化…」之先前技術，是證據2 、3 並 無原告所稱作用原理相反、組合困難之情形。
㈢系爭專利在審查階段修正限縮玻璃板之接觸面積究竟有何臨 界點之意義，於修正時未說明，說明書也未見有完整500 克 接觸面積之上、下限之1.4 至3.2 平方毫米範圍或1000克接 觸面積之上、下限之3.0 至13.0平方毫米範圍內之實施例， 此更說明該等玻璃板接觸面積並無臨界點的特別功效之意義 ，況且系爭專利請求項1 僅避開實施例5 之B 條件而未避開 實施例5 之A 條件及B ＜Ａ≦4B之關係，甚至未避開證據2 之條件，系爭專利自不具進步性。
㈣並聲明：原告之訴駁回。
四、參加人除援引被告答辯外，另主張略以：
㈠系爭專利請求項1 就接觸面積關係之限定屬於選擇發明，原 告並未證明該限定數值具有臨界性的意義，較先前技術產生 產生無法預期之功效，自不具進步性。
㈡證據2 與系爭專利實施例5 使用相同之材料，且均為圓柱狀 結構，差別僅在於證據2 摩擦體凸曲面的曲率半徑為1mm 至 10mm，而系爭專利實施例5 之摩擦體凸曲面的曲率半徑為3 mm，既然系爭專利實施例5 記載其於分別承受500 克及1000 克之負荷壓力分別為7 平方毫米及9.6 平方毫米，滿足B< A ≦4B之關係（7 < 9.6 ≦28），熟悉該項技術者將證據2 之 摩擦體曲率半徑由1~10mm範圍內往3mm 以下調整，並經過例 行的實驗，即可找出系爭專利請求項1 中所界定之B 符合1. 4 ~ 3.2 平方毫米，及A 符合3.0 至13.0平方毫米之範圍。 ㈢證據2 實施例1 揭示其硬度為蕭耳( Shore)硬度90，已揭露 系爭專利請求項2 「該摩擦體具有40度或以上之基於JISK62 53A 的蕭耳( Shore)硬度」之附屬技術特徵；證據2 揭示「 又，前述摩擦體1 係可添加著色劑。藉由將摩擦體1 著色而 可獲得設計性豐富的摩擦體」，已揭露系爭專利請求項4 「 該摩擦體包含著色劑」之附屬技術特徵；系爭專利請求項5 之附屬技術特徵為「構成該書寫用具之書寫用具元件或該書 寫用具之主體與摩擦體係藉由共射出成型而一體成形」，而 證據2 記載「本發明的摩擦體1 可不使用動力等而藉由手動 操作即可產生熱，因此其可不需大型裝置而以低成本製得， 並且其可藉由諸如嵌合或共射出成型等之方式而設置於含有 可逆性熱致變色墨水6 之書寫用具2 的筒身5 的後端部分或 設置於書寫用具之蓋3 的頂部」，熟悉該項技術者依據證據 2 之揭載可輕易思及系爭專利請求項5 之發明；系爭專利請 求項6 附屬技術特徵為「該可逆性熱致變色墨水包含至少一 具有自25℃至95℃之在高溫側之變色點的微囊封顏料」，證 據2 說明書段落【0022】記載「本發明的書寫用具2 所含有 的可逆性熱致變色墨水6 ，有效者為將具有自25℃至65℃的 範圍內的最大的高溫側之變色點以及自0.5 至5 微米的平均 粒度之可逆性熱致變色微囊封顏料分散於水性介質中且視需 要加入黏合劑樹脂之墨水。」又即便系爭專利界定95℃之上 限值，但系爭專利說明書內並未揭示任何實施例或比較例用 以證明其所界定之95℃之上限值具有突出之功效而具「臨界 點」之意義，故即便證據2 未揭露95℃之上限值，亦無礙於 系爭專利請求項6 之技術特徵已被證據2 揭露之事實。 ㈣證據2 、3 與系爭專利屬於相同的技術領域，與系爭專利使 用相同之材料，且證據2 、3 與系爭專利的摩擦體也同樣是 具有適度的彈力，可藉由摩擦發熱來使得筆跡自有色狀態變
色成無色狀態，在於「藉由摩擦而使得筆跡消失（變成無法 目視的狀態）」的功效是相同的，證據2 、3 與系爭專利間 亦無存在任何反向教示，故對熟悉該項技術者而言，產生將 證據2 、3 組合以完成系爭專利請求項3 之發明，並無困難 。再者，熟悉該項技術者將證據2 、10組合可輕易地完成系 爭專利請求項3 之發明，因此證據2 可證明系爭專利請求項 1 、2 、4 至6 不具進步性，證據2 、3 之組合或證據2 、 10之組合，可證明系爭專利請求項3 不具進步性。 ㈤並聲明求為判決：原告之訴駁回。
五、本院得心證之理由：
㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定 。」為現行專利法第71條第3 項本文所明定，其立法理由載 稱：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理， 其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為 一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為96年1 月26日，經 被告審查後於102 年7 月31日准予專利等情，有系爭專利之 專利申請書及專利說明書附卷可參（見申請卷第84至86頁） ，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之102 年專 利法為斷。次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產 業上利用者，得依法申請取得發明專利，102 年專利法第21 條、第22條第1 項前段定有明文，但發明如係「為其所屬技 術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成 時」，仍不得取得發明專利，同法第22條第2 項亦有規定。 而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法之規 定者，依同法第71條第1 項、第73條第1 項規定，得附具證 據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭 專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具 證據證明之。本件參加人於舉發階段以系爭專利違反102 年 專利法第26條第2 項、第22條第2 項規定提起舉發，被告審 查後認系爭專利並未違反102 年專利法第26條第2 項規定， 然違反同法第22條第2 項規定，而為系爭專利請求項1 至6 舉發成立應予撤銷之審定，參加人於本院審理中並未再爭執 原處分有關「系爭專利未違反102 年專利法第26條第2 項規 定」之認定有違法不當之處，是本院就此部分即毋庸再審究 ，又參加人於本件舉發階段仍係以舉發階段所提之舉發證據 作為本件系爭專利不具進步性之主張（均見本院卷一第366 頁），是本件爭點即為：下列證據可否證明系爭專利請求項 1 至6 違反102 年專利法第22條第2 項規定：⑴證據2 證明 系爭專利請求項1 、2 、4 至6 不具進步性。⑵證據2 組合 證據3 ，證明系爭專利請求項3 不具進步性。⑶證據2 組合
證據10，證明系爭專利請求項3 不具進步性（見本院卷第36 7 頁爭點整理）。
㈡系爭專利之技術分析（其示意圖如附圖一所示）： ⒈本發明係關於摩擦體、書寫用具及書寫用具組合。更特定 言之，本發明係關於一種可使由可逆性熱致變色墨水所形 成之影像或筆跡藉由摩擦熱而自第一狀態變色至第二狀態 的摩擦體，及具有此摩擦體之書寫用具及書寫用具組合。 迄今為止已有人提出一種具有可使形成於支承物（諸如紙 張）上之可逆性熱致變色層藉由因手動摩擦所產生之摩擦 熱而變色之摩擦體的熱致變色組合（例如，參見日本專利 未審查公開JP 0-000000A）。當將於上述提案中所使用之 摩擦體摩擦以產生摩擦熱時，可逆性熱致變色層會自支承 物剝落，因而減損顏色的變化。因此，需於可逆性熱致變 色層上提供面塗層，因而防止剝落。然而，視摩擦體之形 狀而定在摩擦時與熱致變色影像的接觸部分（面積）變大 ，以致在摩擦時需要強的加壓力，因而摩擦次數增加，或 很難僅使期望部分的筆跡或微小的面積部分經由摩擦而選 擇性且容易地變色。
⒉本發明之一目的為提供一種摩擦體，其可經由摩擦而自第 一狀態變色至第二狀態，不會使利用可逆性熱致變色墨水 所形成之影像或筆跡剝落，且可僅使微小的面積部分經由 摩擦選擇性且容易地變色，而在摩擦時不需要強的加壓力 ，且不需增加摩擦次數。此外，本發明之另一目的為提供 一種具有摩擦體之書寫用具，其可使利用可逆性熱致變色 墨水自由形成之影像變色，及一種包含摩擦體及書寫用具 之書寫用具組合。
⒊根據本發明之第一態樣，提供一種可藉由摩擦熱而使具有 可逆性熱致變色現象之影像自第一狀態變色至第二狀態的 摩擦體，其中該摩擦體當利用1000克之負荷加壓於玻璃板 上時具有自0.5 至15平方毫米之接觸面積；本發明之第二 態樣，如於本發明之第一態樣中所記述，摩擦體當利用50 0 克之負荷加壓於玻璃板上時較佳具有自0.5 至12平方毫 米之接觸面積；本發明之第三態樣，如於本發明之第二態 樣中所記述，摩擦體較佳係滿足B ＜A ≦4B之關係的彈性 體，其中A 係當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上時的接 觸面積，及B 係當利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時的 接觸面積；本發明之第四態樣，提供一種可藉由摩擦熱而 使具有可逆性熱致變色現象之影像自第一狀態變色至第二 狀態的摩擦體，其中該摩擦體當利用500 克之負荷加壓於 玻璃板上時具有3.2 平方毫米或以下之接觸面積，及當利
用1000克之負荷加壓於玻璃板上時具有5.0 平方毫米或以 下之接觸面積（參系爭專利說明書第5 至7 頁）。 ⒋系爭專利申請專利範圍共計6 項，其中請求項1 為獨立項 ，其餘為附屬項，其申請專利範圍如下：
⑴一種具備摩擦體之書寫用具，其係內藏可逆性熱致變色 墨水之書寫用具；至少一部分包含摩擦體，其可藉由摩 擦熱而使由上述書寫用具所形成之筆跡自第一狀態變色 至第二狀態，其中，該摩擦體當利用1000克之負荷加壓 於玻璃板上時之接觸面積為3.0 至13.0ｍ㎡範圍內，當 利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為1.4 至3.2 ｍ㎡範圍內；該摩擦體係滿足B< A≦4B之關係的 彈性體，其中A 係當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上 時的接觸面積，B 係當利用500 克之負荷加壓於玻璃板 上時的接觸面積；上述書寫用具的筆跡寬度為0.1~1.0m m 範圍。
⑵如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中 ，該摩擦體具有40度或以上之基於JIS K6253A的蕭耳(S hore) 硬度。
⑶如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中 ，該摩擦體包含苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙 烯- 乙烯．丁烯- 苯乙烯共聚物。
⑷如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中 ，該摩擦體包含著色劑。
⑸如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中 ，構成該書寫用具之書寫用具元件或該書寫用具之主體 與摩擦體係藉由共射出成型而一體成形。 ⑹如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中 ，該可逆性熱致變色墨水包含至少一具有自25℃至95℃ 之在高溫側之變色點的微囊封顏料。
㈢舉發證據說明：
⒈證據2（其示意圖如附圖二所示）：
證據2 為日本2004年5 月27日公開之特開0000-000000 號 「摩擦体及び筆記具」專利案，其公開日早於系爭專利之 最早優先權日，可為系爭專利之先前技術。證據2 提供一 種不需要面塗層等之保護元件，不會使利用可逆性熱致變 色墨水所形成的影像或筆跡剝落，可使其自第一狀態變色 至第二狀態，並且不易引起因摩擦所導致的損耗，可供反 覆使用之高持久性的摩擦體；此外，提供一種可利用可逆 性熱致變色墨水自由形成影像的書寫用具。
⒉證據3：
證據3 為美國2002年8 月27日公告之第US6441091B1 號「 ERASER」專利案，其公告日早於系爭專利之最早優先權日 ，可為系爭專利之先前技術。證據3 為一種橡皮擦，其組 合物係包含22-41 重量％苯乙烯- 乙烯/ 丁烯- 苯乙烯共 聚物，5-15重量％乙烯/ 丙烯共聚物，30~50 重量％碳酸 鈣，10~25 重量％實施例的橡皮擦組合物; 並提供0.1~7 重量％的浮石，橡皮擦組合物任選地含有至多1 重量％的 二氧化鈦，橡皮擦組合物優選具有蕭氏硬度70至85的硬度 。
⒊證據10（其示意圖如附圖三所示）：
⑴證據10為日本2006年5 月18日公開之特開0000-000000 號「摩擦体及びそれを備えた筆記具. 筆記具セツト」 專利案。證據10為一種書寫工具之橡皮擦，係可將利用 可逆性熱致變色墨水所形成的影像，利用摩擦熱使其自 第一狀態變色至第二狀態之摩擦體，其特徵為：前述摩 擦體是由苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯- 乙 烯·丁烯- 苯乙烯共聚物所作成的。
⑵參加人以證據10、2 之組合舉發系爭專利請求項3 不具 進步性，然原告對於證據10是否可作為系爭專利之先前 技術有所爭執。按2013年版專利審查基準關於複數優先 權：「後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明已 全部揭露於多件優先權基礎案，而該後申請案以該多件 優先權基礎案主張優先權者，稱為複數優先權；對於判 斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性及進步性等 專利要件，並非將在我國之申請日回溯至優先權日。若 經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優 先權日與後申請案申請日之間時，審查時應即依優先權 證明文件進行判斷是否認可其優先權主張。」查，系爭 專利具有複數優先權，其優先權日分別為2006年1 月27 日（特願0000-000000 ）及2006年11月30日（特願0000 -000000 ），而證據10之公開日晚於系爭專利之優先權 日（特願0000-000000 ），早於第二優先權日( 特願00 00-000000)及申請日，其中系爭專利優先權基礎案（特 願0000-000000 ）請求項3 記載：「如請求項1 或2 之 摩擦體，其中該摩擦體包含苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共 聚物或苯乙烯- 乙烯．丁烯- 苯乙烯共聚物」（見本院 卷一第250 頁），另一優先權基礎案（特願0000-00000 0 ）請求項6 記載：「如請求項1 至5 之摩擦體，其中 該摩擦體包含苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯 - 乙烯．丁烯- 苯乙烯共聚物」（見本院卷一第217 頁
），雖已揭露系爭專利請求項3 「其中，該摩擦體包含 苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯- 乙烯．丁烯 - 苯乙烯共聚物」之技術特徵，惟系爭專利請求項3 係 依附於請求項1 之附屬項，其依附於請求項1 之「…該 摩擦體當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面 積為3.0 至13.0ｍ㎡範圍內，當利用500 克之負荷加壓 於玻璃板上時之接觸面積為1.4 至3.2 ｍ㎡範圍內…書 寫用具之筆跡寬度為0.1~1.0mm 範圍」等特徵，皆未揭 示於系爭專利複數優先權基礎案（特願0000-000000 、 0000-000000 ）之申請專利範圍或說明書中。準此，判 斷系爭專利請求項3 是否符合新穎性、擬制喪失新穎性 及進步性等專利要件，仍應回歸系爭專利之申請日為準 ，無法適用於複數優先權基礎案之優先權日，而證據10 之公開日為2006年5 月18日，早於系爭專利之申請日（ 2007年1 月26日），自可作為系爭專利之先前技術。 ⑶原告雖稱：系爭專利請求項3 之技術特徵已揭露於系爭 專利第一優先權案（JP 0000-000000）之請求項3 及說 明書[ 0040] 、[ 0041] 中，故證據10並非適格先前技 術證據云云。然，該優先權基礎案說明書[ 0040] 實施 例1 及說明書[ 0041] 實施例2 ，其所界定摩擦體當利 用1000克之負荷加壓接觸面積為3.0 及4.0 ｍ㎡，500 克之負荷加壓接觸面積範圍為1.4 及3.0 ｍ㎡，雖符合 系爭專利之該摩擦體當利用1000克之負荷加壓於玻璃板 上時之接觸面積為3.0 至13.0ｍ㎡範圍內，當利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為1.4 至3.2 ｍ ㎡範圍內，惟優先權基礎案說明書[ 0040] 實施例1 及 說明書[ 0041] 實施例2 所定義摩擦體筆跡尺寸分別為 半徑3mm 、高10mm或5mm ，與系爭專利請求項1 所界定 書寫用具之筆跡寬度0.1~1.0mm 範圍不同，是系爭專利 請求項3 之技術特徵並未揭露於系爭專利第一優先權案 ，對於系爭專利請求項3 是否符合進步性之先前技術公 開、公告日期判斷基礎應以系爭專利申請日為準，證據 10應屬適格之證據，原告上開所稱實不足採。 ㈣證據2不足證請求項1、2、4至6不具進步性： ⒈經比對系爭專利請求項1 與證據2 ，證據2 圖式第1 圖揭 示書寫用具2 之摩擦體1 ，可對應系爭專利請求項1 具備 摩擦體書寫用具，至少一部分包含摩擦體；證據2 說明書 第【0010】段揭示：「係可將磨擦部分11的形狀做成凸曲 面…可確實且容易地想要進行變色的部分產生變色」（見 舉發卷第40頁背面），可對應系爭專利請求項1 之係內藏
可逆性熱致變色墨水之書寫用具，可藉由磨擦熱而使上述 書寫用具所形成之筆跡自第一狀態變色至第二狀態；證據 2 說明書第【0010】段揭示：「藉由將前述凸曲面的曲率 半徑R 予以設定在1mm 至10mm的範圍，可確實且很容易地 使前述書寫用具2 所形成之窄小寬度的筆跡產生變色」（ 見舉發卷第40頁背面），可對應系爭專利請求項1 之上述 書寫用具的筆跡寬度為0.1~1.0mm 範圍。惟，系爭專利請 求項1 之「該摩擦體當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上 時之接觸面積為3.0 至13.0ｍ㎡範圍內，當利用500 克之 負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為1.4 至3.2 ｍ㎡範圍 內；該摩擦體係滿足B< A≦4B之關係的彈性體，其中A 係 當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係 當利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」等特 徵，並未明確揭示於證據2 中。
⒉系爭專利請求項1 未揭示該摩擦體所選用材料，經查證據 2 說明書【0031】揭示實施例1 使用聚矽氧材料（商品名 ：「DY32-7040U」），其材料選用雖等同於系爭專利說明 書之實施例5 （「DY32-7040U」，蕭耳A 硬度90）；惟系 爭專利之實施例5 揭示成型半徑3 毫米及高度10毫米的圓 柱體，所製成紅色摩擦體1 ，其對應筆跡寬度應明顯超出 系爭專利請求項1 之書寫用具筆跡寬度0.1~1.0mm 範圍； 另系爭專利實施例5 第12至15行雖記載「當以500 克之負 荷加壓時的接觸面積為7 平方毫米，及當以1000克之負荷 加壓時的接觸面積為9.6 平方毫米」，當以1000克加壓時 之接觸面積係當以500 克加壓時的1.37倍，其雖滿足B ＜ Ａ≦4B彈性體關係式，惟其1000克與500 克之負荷加壓時 的接觸面積，並未落入系爭專利請求項1 於1000克與500 克負荷加壓時之接觸面積範圍；準此，系爭專利請求項1 之界定內容不屬於實施例5 實施範圍。又證據2 雖揭示可 調整摩擦體材料之半徑，惟證據2 並未揭示須滿足B ＜Ａ ≦4B彈性體關係式，以及系爭專利請求項1 之「該摩擦體 當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為3.0 至13.0ｍ㎡範圍內，當利用500 克之負荷加壓於玻璃板上 時之接觸面積為1.4 至3.2 ｍ㎡範圍內」特徵，所屬技術 領域中具有通常知識者，僅依證據2 之技術內容，審酌其 技術關連性與證據教示動機，顯然無法輕易完成請求項1 之發明，是證據2 無法證明系爭專利請求項1 不具進步性 。
⒊系爭專利請求項2 、4 至6 為直接依附於請求項1 之附屬 項，於解釋請求項範圍時應包含被依附之請求項1 的所有
技術特徵。而證據2 既不足以證明系爭專利請求項1 不具 進步性，當然亦不足以證明依附於請求項1 之請求項2 、 4 至6 不具進步性。
⒋被告雖稱：證據2 摩擦體材料與系爭專利實施例5 材料相 同，差異僅在該證據2 之曲率半徑的範圍約略為1/3~3 倍 的系爭專利實施例5 半徑，而系爭專利實施例5 符合請求 項1 中B ＜Ａ≦4B關係式，且經計算可符合系爭專利請求 項1 之A 、B 條件。證據2 與系爭專利實施例5 既然材料 相同，僅須將證據2 之摩擦體凸曲面的曲率半徑為1~10mm 範圍中自3mm 往下調整，並經有限次的實驗可找出B 符合 1.4 至3.2 平方毫米範圍及A 符合3 至13平方毫米範圍， 自可輕易完成系爭專利請求項1 之技術特徵云云。然： ⑴系爭專利是否具備專利要件，應以申請專利範圍內容與 先前技術之引證進行比對，被告以系爭專利之「實施例 」而非請求項與證據2 進行比對，自有違誤。
⑵再者，縱使為相同材料製成之摩擦體，亦未必滿足B< A ≦4B之關係式，蓋摩擦體之變形情況不只受材料一項因 素之影響，仍有其他變因，此由系爭專利說明書之實施 例1 、2 及8 揭示雖同樣使用材料AR-885C ，但負荷加 壓接觸面積A 及B 均不相同，證據2 僅止於揭示原料， 完全無法據以得知其製得之摩擦體於負荷加壓時之接觸 面積，僅憑證據2 並無法輕易思及系爭專利請求項1 之 數值關係之特徵要件；而系爭專利實施例5 於負荷加壓 500g時之接觸面積B 為7 ｍ㎡，並不在系爭專利界定之 範圍（B :1.4~3.2ｍ㎡）內，故即便證據2 與系爭專利 實施例5 採用相同材料，在證據2 未揭示系爭專利界定 之範圍的情形下，實無從以證據2 否定系爭專利之進步 性。
⑶此外，證據2 之「凸曲面之曲率半徑」顯與系爭專利實 施例5 所指之「半徑」不同，被告以「證據2 凸曲面的 『曲率半徑』為1 mm~10 mm，為實施例5 之『半徑』3m m 的1/ 3~3倍」為基礎所為後續之論述，顯有違誤。更 何況，證據2 並未提及系爭專利「負荷加壓時與玻璃之 接觸面積」，僅憑證據2 揭示與系爭專利實施例5 相同 之材料，通常知識者何以要調整證據2 之摩擦體形狀使 其接觸面積成為系爭專利之數值範圍？通常知識者在系 爭專利申請日之前尚未得見系爭專利之情況下，縱使有 意調整證據2 之曲率半徑，何以必然為「自3mm 向下調 整」而非「向上調整」，且縱使欲根據接觸面積來調整 形狀，何以能輕易思及「基於2 種不同負荷加壓之接觸
面積」來調整？況系爭專利接觸面積B 改變時，接觸面 積A 也會連帶改變，在證據2 均未揭示接觸面積關係的 情況下，證據2 要調整以符合系爭專利B ＜A ≦4B之數 值關係，顯非可輕易完成，被告所謂「經有限次的實驗 可找出B 符合1.4 至3.2 平方毫米範圍及A 符合3 至13 平方毫米範圍」云云，顯不可採。
⑷尤有甚者，有關系爭專利實施5 何以符合系爭專利請求 項1 之「該摩擦體當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上 時之接觸面積為3.0 至13.0ｍ㎡範圍內（A ），當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為1.4 至3. 2 ｍ㎡範圍內（B ）」之要件，被告稱：「實施例5 之 摩擦體既為圓柱狀，則其與玻璃之接觸面積為圓，實施 例5 接觸面積為7 平方毫米，則換算後摩擦體與玻璃之 接觸半徑為1.49mm；為符合請求項1 接觸半徑之0.67~1 .01mm ；應減少0.5mm 的摩擦體與玻璃之接觸半徑（1. 49-0.5=0.99mm ，還要減去500 克對該0.5mm 造成的變 形，方便計算先忽略不記），實施例5 其摩擦體與玻璃 之接觸半徑約為0.99mm；則整體摩擦體半徑3mm 約縮小 1mm 至約為2mm （摩擦體實際半徑約為摩擦體與玻璃接 觸半徑之兩倍）；即簡單的減少該摩擦體的半徑1mm 即
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