排除侵害專利權等
智慧財產法院(民事),民專上字,105年度,13號
IPCV,105,民專上,13,20180517,5

智慧財產法院民事判決
105年度民專上字第13號
上訴人即
被上訴人 輝瑞大藥廠股份有限公司
法定代理人　 林達宗　　　
訴訟代理人　 呂紹凡律師
黃惠敏律師
輔　佐　人　 林宗緯　　　
上　訴　人　 邵文傑即保仁藥局
　 李世民即建興藥局
被上訴人即
上 訴 人　 泰和碩藥品科技股份有限公司
兼法定代理人　王建治　　　
上四人共同
訴訟代理人　 何愛文律師（兼送達代收人）
王仁君律師
徐瑞毅律師
參　加　人　 經濟部智慧財產局
法定代理人　 洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　 簡正芳　
　 張榮興　
上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國104
年12 月31 日本院102 年度民專訴字第42號第一審判決提起上訴
，本院於107 年5 月3 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於命泰和碩藥品科技股份有限公司、乙○○○○○○○、丁○○○○○○○分別給付如原審判決主文第一、二、三項本息部分及各該部分假執行之宣告，暨各該部分命負擔訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。
前開廢棄部分，輝瑞大藥廠股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
輝瑞大藥廠股份有限公司上訴駁回。
第一審（除確定部分外）及第二審訴訟費用均由輝瑞大藥廠股份有限公司負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管



轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織 法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別 定有明文。本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之第 二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定 ，本院依法自有管轄權。
二、次按，上訴人於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。訴之 撤回，應以書狀為之。民事訴訟法第262 條第1 項本文，第 459 條第1 項前段、同條第4 項準用第262 條第2 項前段分 別定有明文。上訴人即被上訴人輝瑞大藥廠股份有限公司（ 下稱輝瑞公司）上訴聲明第三項原為「上開廢棄部分，泰和 碩公司及辛○○不得自行或使第三人直接或間接製造、為販 賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口衛署藥輸字第02 5763號『喜力昂Ⓡ錠100 毫克（SildegraⓇ100 mg Tablets ）』及衛署藥輸字第025764號『喜力昂Ⓡ錠50毫克（Sildeg ra50mgTablets ）』藥品（以下合稱系爭藥品）或為其他侵 害中華民國第083372證書號發明專利之行為；泰和碩公司並 應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進 口之上述產品全數回收並銷毀或為其他必要之處置。」（見 本院卷一第52至53頁），輝瑞公司嗣於民國107 年4 月23日 以民事辯論意旨之上訴聲明已將「排除及防止侵害」之請求 剔除（見本院卷五第153 頁），被上訴人即上訴人泰和碩藥 品科技股份有限公司（下稱泰和碩公司）、辛○○、上訴人 乙○○○○○○○（下稱保仁藥局）、丁○○○○○○○（ 下稱建興藥局）（以下合稱泰和碩公司四人）於同年5 月3 日言詞辯論時當場未為同意與否之表示，惟至言詞辯論終結 亦未提出異議，視為同意撤回。
貳、實體事項：
一、輝瑞公司主張：
㈠輝瑞公司及輝瑞公司關係企業即訴外人輝瑞愛爾蘭公司為全 球知名之國際性大藥廠，著重藥品研發。訴外人輝瑞愛爾蘭 公司為發明第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女 性性慾官能不良之藥學組成物」發明專利（下稱系爭專利） 之專利權人，系爭專利之保護期間自85年12月11日起至105 年7 月2 日止（原證1 號）。輝瑞公司為系爭專利之專屬被 授權人，授權期間自101 年1 月1 日起至專利權屆滿日止（ 原證14專利授權合約），輝瑞公司利用系爭專利所涵蓋之成 分製造「威而鋼膜衣錠」，並取得國內藥品許可證（原證4 號），以治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症。威而鋼 膜衣錠藥品對治療成年男性勃起功能障礙之療效卓著，解決 許多長期困擾病患之勃起功能障礙疾病，該藥品同時銷售於



全球市場，在臺灣地區亦有廣大之知名度，並受到病患相當 之信賴。訴外人臺灣諾華股份有限公司（下稱訴外人諾華公 司）經行政院衛生署核發系爭藥品之藥品許可證（許可證字 號：衛署藥輸字第025763號及第025764號，原證8 號）。依 據衛生署網站中之資料可知，系爭藥品自承為「學名藥」（ 見原證8 號「限制項目」之說明），係以系爭專利所涵蓋之 藥學組合物為其主要成分，且係以「成年男性勃起功能障礙 」為其主要之適應症，顯見系爭藥品確已落入系爭專利之申 請權利範圍，而侵害系爭專利。訴外人輝瑞愛爾蘭公司前於 101 年10月19日已委請輝瑞公司致函訴外人諾華公司，請其 停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口 系爭藥品，以免構成專利侵權行為。被上訴人即上訴人泰和 碩公司主要經營業務包括西藥批發業、乙類成藥批發業及西 藥零售業等，上訴人保仁藥局主要經營業務包括西藥零售及 中藥零售，上訴人建興藥局主要經營業務為西藥調劑零售， 輝瑞公司得知泰和碩公司批發系爭藥品，保仁藥局及建興藥 局為系爭藥品之零售業務，為避免輕啟訟端，於102 年3 月 12日分別致函泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局，要求泰和 碩公司、保仁藥局、建興藥局務必確實尊重系爭專利，不得 有侵害系爭專利之行為，並要求於函到7 日內提供系爭藥品 之樣品，並以書面說明系爭藥品有無侵害系爭專利之情事。 詎泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局於同年月13日收受該信 函後，竟仍持續批發、販賣系爭藥品，泰和碩公司更持續散 布系爭藥品之產品型錄及廣告文宣，顯見泰和碩公司、保仁 藥局、建興藥局實有故意侵害系爭專利之意圖。經輝瑞公司 至保仁藥局及建興藥局購買系爭藥品與系爭專利進行比對， 經全要件原則比對，系爭藥品已落入系爭專利更正後請求項 1 、2 之文義範圍，侵害系爭專利權利，爰依專利法第58條 第1 項、第62條第3 項、第96條、公司法第23條第2 項、民 法第185 條、民法第216 條規定，請求泰和碩公司等排除侵 害，並應連帶負損害賠償責任，並依專利法第97條第1 項第 2 款、第2 項請求被告賠償因侵害行為所得之利益，且泰和 碩公司等係故意侵害系爭專利，請求酌定損害額3 倍之賠償 金等語。
㈡輝瑞公司為系爭專利合法專屬被授權人，自得依專利法第6 2 條第3 項及第96條第3 項規定提起本件訴訟： ⒈系爭專利實際讓與過程：
⑴1994年5月：
由比利時商「輝瑞研究及開發公司（Pfizer Research & De velopment Co N.V. ／S.A ）」申請系爭專利，該公司為依



比利時法成立之公司。
⑵1997年5月：
由比利時商「輝瑞研究及開發公司」取得系爭專利。 ⑶1999年4月：
由比利時商「輝瑞研究及開發公司」將系爭專利讓與予美國 商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc. ），「輝瑞股份有 限公司」係依美國德拉瓦州法所成立之公司。
⑷2005年4月：
美國商「輝瑞股份有限公司」將系爭專利讓與予愛爾蘭合夥 事業「輝瑞愛爾蘭藥廠（合夥事業）」（Pfizer Ireland P harmaceuticals），「輝瑞愛爾蘭藥廠」係依愛爾蘭法成立 之合夥事業。
⑸2011年1月：
愛爾蘭合夥事業「輝瑞愛爾蘭藥廠」將系爭專利讓與予愛爾 蘭私人無限責任公司「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」 （Pfizer Ireland Pharmaceuticals），「輝瑞愛爾蘭藥 廠私人無限責任公司」係依愛爾蘭法律成立之公司，即目前 系爭專利權人，其專屬授權輝瑞公司即原審原告「輝瑞大藥 廠股份有限公司」，輝瑞大藥廠股份有限公司為依臺灣法成 立之公司。
⒉被證64號之專利讓與業於93年4 月2 日撤回並經主管機關核 准：
依被證64號「專利權讓與登記申請書」顯示，讓與人比利時 商「輝瑞研究及開發公司」（Pfizer Research And Develo pment Company, N.V.／S.A.）於93年3月3日申請登記轉讓 系爭專利予受讓人愛爾蘭商「輝瑞愛爾蘭藥品公司」（Pfiz er Ireland And Pharmaceuticals）。惟本次專利權讓與及 登記業經比利時商「輝瑞研究及開發公司」與愛爾蘭商「輝 瑞愛爾蘭藥品公司」於93年（西元2004年）4 月2 日申請撤 回，並經主管機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准， 亦即並「無」所謂「比利時商輝瑞研究及開發公司」將系爭 專利讓與給「愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥品公司」之事件。如前 所述，因比利時商「輝瑞研究及開發公司」早於1999年4 月 將系爭專利讓與美國商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc . ），「輝瑞股份有限公司」係依美國德拉瓦州法所成立之 公司，故系爭專利於1999年4 月28日申請專利權延長時之專 利權人為「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc. ），並無疑 義。
⒊被證63號之專利讓與登記過程或有疏漏，但並不影響系爭專 利之專利權人為「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」之事



實：
被證63號專利讓與申請書附件包含兩份文件：「讓與契約書 A 」及「讓與契約書B 」。「讓與契約書A 」於2003年12月 1 日簽署，由「輝瑞愛爾蘭藥廠」（Pfizer Ireland Pharm aceuticals，依愛爾蘭法成立之無限責任公司）將系爭專利 讓與給「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（PfizerIreland Phar maceuticals ）；「讓與契約書B 」係於2011年1 月31日簽 署，由「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pha rmaceuticals）讓與給「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限公司」（ Pfizer Ireland Pharmaceuticals，依愛爾蘭法成立之私人 無限責任公司）。惟查，「讓與契約書A 」係屬錯誤之讓與 契約，2003年12月當時系爭專利權人仍為美國商「輝瑞股份 有限公司」（Pfizer Inc. ），並非「讓與契約書A 」上的 「輝瑞愛爾蘭藥廠」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals） ，自無從將系爭專利由「輝瑞愛爾蘭藥廠」（Pfizer Irela nd Pharmaceuticals）讓與給「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」 （Pfizer Ireland Pharmaceuticals），故僅需依被證63號 「讓與契約B 」登記專利讓與即可，「讓與契約B 」明確指 明2011年將系爭專利由愛爾蘭合夥事業「輝瑞愛爾蘭藥廠合 夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）讓與給愛爾 蘭法私人無限責任公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals ，依愛爾蘭法成立之私人無限責任公司）。
⒋「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceu ticals）於2005年時由美商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer inc.）讓與取得系爭專利：
⑴2005年4 月19日美商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc.） 將系爭專利讓與並登記給「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pf izer Ireland Pharmaceuticals）。惟在辦理登記時誤將受 讓人愛爾蘭合夥事業「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals ）記載為「荷蘭法」成立之「公 司」（即「荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠」），實則，應是「輝瑞 愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals ），依愛爾蘭法成立之「合夥事業」。由上證6 號所附讓與 契約之形式來看，該讓與契約相當簡短，且尚有專利代理人 事務所之標示，可推知該文件應為專利代理人在辦理專利權 讓與轉讓時之制式文件，故顯然是承辦人員在辦理專利讓與 時文件準備上之疏忽，才會發生此錯誤。然而，事實上根本 並無名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之荷蘭公司 ，此業經荷蘭商會（Chamber of Commerce ）提出證明。 ⑵讓與契約中之讓與人美商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer



Inc.）於2015年6 月2 日由其資深副總裁兼助理法律總顧問 （Senior Vice President & Assistant General Counsel ）Mr. Roy Waldron 代表簽署出具聲明書，說明該公司於20 05年1 月20日所簽署之讓與契約（Assignment，下稱「2005 讓與契約」），將受讓人Pfizer Ireland Pharmaceuticals 誤繕為依據荷蘭法律所成立之公司，其實該Pfizer Ireland Pharmaceuticals 應為依據愛爾蘭法律成立之合夥事業。系 爭專利之讓與人美商「輝瑞股份有限公司」（PfizerInc.） 」、「依據愛爾蘭法律成立之無限責任公司Pfizer Manufac turing Ireland」、「依據荷蘭法律組織與成立之有限責任 合夥組織C.P. Pharmaceuticals International C.V. 」及 系爭專利目前之專利權人「依據愛爾蘭法律成立之無限責任 公司Pfizer Ireland Pharmaceuticals」共同於2015年6 月 2 日共同簽署一份確認證明書（Deed of Confirmation，即 上證8 號），確認Pfizer Inc. 於2005年間，係將其所有關 於系爭專利之全部權益讓與予依據愛爾蘭法律成立之合夥事 業PfizerIreland Pharmaceuticals ，其中包含系爭專利， 但2005年系爭專利讓與登記卻將依愛爾蘭法成立之合夥事業 誤繕為依荷蘭法成立之公司。其中之Pfizer Manufacturing Ireland 與C.P. Pharmaceuticals International C.V.即 為該依據愛爾蘭法律成立之合夥事業Pfizer Ireland Pharm aceuticals 之合夥人。
⒌系爭專利權人已向主管機關智慧局申請更正系爭專利讓與登 記之錯誤：
按專利讓與之登記僅為對抗效力，專利讓與仍應依照當事人 間之真意決定。專利讓與縱登記有誤，仍得事後予以更正， 此由上證1 號及上證2 號智慧局曾經受專利讓與登記之更正 可知。目前系爭專利權人已向智慧局申請更正系爭專利讓與 登記之錯誤，系爭專利權人確為愛爾蘭私人無限責任公司「 輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」。即使系爭專利權人非 愛爾蘭私人無限責任公司「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公 司」，輝瑞公司身為專屬被授權人亦得基於準佔有人之身份 依民法第966 條及第962 條對侵權人泰和碩公司、保仁藥局 、及建興藥局主張排除侵害。
㈢系爭專利延長應屬有效：
⒈專利權延長與否並非智財案件審理法第16條第1項所定民事 法院自為判斷之事項，原審法院應尊重智慧局之判斷，原審 法院顯有錯誤適用法令之重大違誤。智慧局對於准予專利延 長之行政處分具有實質存續力，原審非但未予尊重，甚且未 詢問參加人之意見，顯有判決不適用智慧財產案件審理法第



17條或適用不當之違誤。
⒉系爭專利專利權期間延長之申請日為88年4月28日，主管機 關智慧局於92年6 月26日核准。據此，本件專利權期間延長 之準否，應適用83年公告之專利法（下稱83年專利法）、88 年公告之專利權期間延長核定辦法（下稱88年核定辦法」） 及88年公告之專利權期間延長審查基準（下稱88年延長審查 基準）。從專利權期間延長之「立法原意」、「法條文義」 及「智慧財產局實務」來看，前揭國外臨床試驗期間的迄日 應為86年10月23日，即澳洲主管機關函文同意核備該臨床試 驗報告之日，而非實際「臨床試驗完成日」。專利權期間之 立法原意及法條文義皆無區分「國內」臨床試驗及「外國」 臨床試驗之意，本件專利權期間延長審查時，智慧局審查實 務亦無區分國內臨床試驗及外國臨床試驗。因此，本件專利 權延長審定時審查基準（88年公告之專利權期間延長審查基 準）未依立法理由及法條文字明確定義外國臨床試驗期間採 取和國內臨床試驗期間相同的認定標準，顯有缺誤。然縱使 如此，經由歷年來智慧局審查專利權延長之標準可知，實務 上的確以相同標準認定國內臨床試驗與外國臨床試驗的起迄 日。目前為止，專利權期間延長共有88年版、93年版、98年 版及102 年版四個版本的審查基準，除102 年版審查基準中 明訂外國臨床試驗期間之結束日為臨床試驗結束日之外，88 年版、93年版及98年版審查基準皆未區別國內臨床試驗與外 國臨床試驗的認定標準。於98年版審查基準中更例示以申請 新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日，意即採 取與國內臨床試驗相同的認定標準。然而，事實上以申請新 藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日並非僅是98 年版審查基準中所採用的標準。查中華民國專利第082669號 案的專利權期間延長係於96年1 月9 日審定，應適用93年版 審查基準，但卻同樣採計申請新藥上市（NDA ）之日作為外 國臨床試驗的結束日。顯見智慧局的函覆中僅是說明該以申 請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日的文字 係明訂於98年版審查基準，但卻無從否認智慧局實務上一向 是採用申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束 日。由上述內容可推知，不論是立法原意、法條文字及智慧 局的審查實務，在102 年版之前的審查基準都無區分國內臨 床試驗及外國臨床試驗的事實。換言之，外國臨床試驗的結 束日應同於國內臨床試驗，以主管機關同意備查日為結束日 。
⒊外國臨床試驗之迄日至少應為該臨床試驗的報告完成日： 依前揭88年延長審查基準第1-7-11頁記載：「(B)試驗完成



日：醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之 核准函日期」。因此，縱不採該澳洲主管機關同意核備該臨 床試驗報告之日為該澳洲臨床試驗的迄日，依前揭基準所稱 「衛生署同意核備臨床試驗報告」而非「衛生署同意核備臨 床試驗」之文義，足證醫藥品試驗完成日至少應以臨床試驗 報告完成與否為準。此認定原則亦與實務相符。臨床試驗結 束日僅是受試者被施予於該試驗中最後一個劑量之日（last -dosing date），爾後尚須觀察、記錄及判讀實驗結果。倘 若實驗結果存有疑義，則需再次進行試驗以加以驗證。故在 完成臨床試驗報告之前，該臨床試驗皆不屬於已完成之狀態 。依據原審被證26所載，專利藥品之澳洲臨床試驗報告係分 別於86年8月12日及87年12月8日完成。縱原審法院認定第二 份臨床試驗報告不得作為系爭專利權延長之用，則專利藥品 之澳洲臨床試驗期間之完成日也至少應為86年8月12日。 ㈣系爭專利有效：
⒈系爭專利專利權人所提交之更正申請，符合專利法第67條第 2項及第4項規定，未實質擴大或變更公告時的申請專利範圍 ，智慧局已公告准許更正，亦為原審所肯認。
⒉系爭專利之更正業經主管機關核准並公告，更正後之系爭專 利實屬有效：
　⑴專利權人於原公告請求項1 及2 中增加「口服」之技術特 　徵，實屬「申請專利範圍之減縮」，且未實質擴大或變更 公告時之申請專利範圍：
　　①原公告請求項1 及2 之申請標的係一種藥學組成物，所 　　謂「藥學組成物」，其實施方式必定是以一給藥方式投 　予一個體。因此，即便原公告之申請專利範圍中並未有 明確文字記載「一給藥方式」，系爭專利所屬技術領域 中具有通常知識者，依常理判斷自可無歧異理解系爭專 利申請專利範圍中本來即涵蓋一施予藥物之手段，而更 正後進一步限定為採用口服的方式，自然屬於「申請專 利範圍之減縮」，根本不會實質擴大或變更公告時之申 請專利範圍。
　　②泰和碩公司等空言專利權人於系爭專利之審查過程中自 　　陳「…不再以口服之技術特徵加以限定」云云，更是曲 　解專利權人於審查過程中的本意。實則，專利權人於審 查過程中所述為：「…實不須限制本案之組成物為口服 藥劑」，意即不須限定口服之施予方式，並非排除或放 棄此口服之施予方式。
　　③經濟部經訴字第10406307010 號訴願案乃另案第三人（ 　　南光）對系爭專利提起舉發之訴願案，該訴願決定已肯



　認前揭更正僅是限制其中之藥學組成物為口服藥學組成 物，核屬申請專利範圍之減縮。故前揭更正當符合專利 法規定。
　⑵專利權人將原公告請求項1 中所載「4-N(R12)- 吡𠯤基」 　更正為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，實屬「誤記或誤譯之 訂正」，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍： 　　①系爭專利核准公告時請求項1 就此更正詞彙之記載為： 　　「…R4是經NR5R6 取代之乙醯基，經NR5R6 取代之羥乙 　基，或為SO2NR9R10 ，R5和R6與連接彼之氮原子一同形 成嗎啉基；R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R1 2)- 吡𠯤基；R12 是氫，C1-C3 烷基或（羥基）C2-C3 烷基…」，亦即，「4-N(R12)- 吡𠯤基」應與SO2 一同 形成所請化合物結構中的R4基團。
　　②再比較吡𠯤基與六氫吡𠯤基的結構可知，在「SO2NR9R1 　　0 」形成的基團中，該雜環中的氮原子軌域中的三個孤 　對電子皆已形成單鍵鍵結，即該雜環中的氮原子和碳原 子之間並不會與雙鍵鍵結，則顯然「SO2NR9R10 」形成 的基團不可能是吡𠯤基，其應該係指六氫吡𠯤基，是請 求項1中 原先記載之「4- N(R12)-吡𠯤基」顯屬前揭審 查基準中所稱之明顯錯誤，而應為「4-N(R12)- 六氫吡 𠯤基」。
　　③前開經濟部經訴字第10406307010 號案訴願決定亦肯定 　　「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依式(I) 化 　合物之結構及該技術領域之通常知識，應瞭解其原意是 指『4-N(R12) -吡𠯤基』…核屬誤記之訂正」。 　⑶專利權人將原公告請求項2 所載「吡唑酚[4,3-d ]嘧啶-7　 - 酮基」更正為「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」，實屬「誤 記或誤譯之訂正」，且未實質擴大或變更公告時之申請專 利範圍：
　　①系爭專利原公告請求項2 係限定所請藥學組合物中所包 　　含之化合物，是其中所記載者自為該化合物之名稱。系 　爭專利所屬技術領域中具有通常知識者必能當然理解， 「嘧啶-7- 酮基」為一官能基名稱，而「嘧啶-7- 酮」 才是一化合物名稱，而可以輕易察覺原先請求項2 所記 載之「嘧啶-7- 酮基」顯然為「嘧啶-7- 酮」之誤記。 據此，專利權人之更正確實不會實質擴大或變更公告時 之申請專利範圍。
　　②又如同經濟部經訴字第10406307010 號案訴願決定，亦 　　認定「系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者由請求 　項1 之式(I) 化合物的結構式可知其為『吡唑[4,3-d]



嘧啶-7- 酮』類化合物，再者參酌前述誤譯訂正後之說 　　明書第4 頁第一段之記載為『pyrazolo[4,3-d]pyrimid 　in-7 -ones』，依有機化學規定之化合物命名方式，亦 為『吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮』。
　　③況且，在世界上並不存在名為「吡唑酚」之官能基團。 　　所屬領域具有通常知識者自然可輕易察知此誤記，並如 　同訴願決定書所載從式(I) 化合物的結構式中讀出正確 的內容。據此將「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」更正 為「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」當屬誤記之訂正，且未 有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的疑慮。 　⑷系爭專利於103 年09月12日更正後請求項1 及2 的內容並 　非完全重複：
　系爭專利於103 年9 月12日更正後請求項1 記載「…其中 R1 是 甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基…」，而請求項2 的記載為「5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤基磺醯 基)-苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑[4,3-d ] 嘧啶-7- 酮」。該二者在R2基團處一為C3烷基，另一為 n-丙基，顯有不同。臺灣諾華公司所稱重複請求並非事實 。系爭專利於103 年9 月12日所提更正完全符合專利法之 規定。
⒊系爭專利更正後請求項具進步性：
　⑴系爭專利具進步性，業經原審輝瑞公司民事言詞辯論及歷 　次輝瑞公司書狀所陳，實不容泰和碩公司、保仁藥局及建 興藥局以各種不實言論混淆視聽。
　⑵按系爭專利的關鍵技術特徵明白指出：(a) 人類海綿體中 　特定存在三種PDEs，其中又以PDEV佔最大量；(b) 式(I) 化合物對於PDEV具有選擇性的抑制效果；及(c) 式(I) 化 合物可以達到促進勃起的效果，且合適口服之給藥方式。 這三個重要的研究結果推導出系爭專利關鍵的兩個技術特 徵：選擇性（selectivity ）及專一性（specificity ） 。詳言之，系爭專利係領域中首次證實cGMP PDEV 是海綿 體中佔多數的PDE 。這樣的研究成果相當關鍵，因為基於 這個研究成果，系爭專利可推得選擇性cGMP PDEV 抑制劑 可以專一性地影響海綿體中cGM P/GMP 之磷酸二酯鍵的降 解。此外，系爭專利係領域中首次證實sildenafil（式(I ) 化合物）是一個選擇性cGMP PDEV 抑制劑。Sildenafil 對於cGMP PDEV 高度的選擇性意味著其可以選擇性地影響 cGMP PDEV 的活性，而不會對其他種類之存在於人體中參 與各式生理現象的PDEs產生影響。
　⑶基於前述系爭專利的研究成果，可建構出選擇性cGMP PDE



V 抑制劑於治療勃起不能的藥效，更重要的是，即便是透 過全身性投藥（如口服）也足以信賴。又就系爭專利申請 前先前技術水準之評量，本院已諮請慈濟綜合醫院廖朝崧 醫師、高雄醫學大學名譽教授黃俊雄教授、國立臺灣大學 教授陳基旺教授擔任諮詢專家，並於104 年4 月10日召開 諮詢會議。該會議結論亦認同系爭專利申請前先前技術水 準並不足以使所屬領域具有通常知識者輕易思及系爭專利 的內容。
⑷再者，所屬領域具有通常知識者基於泰和碩公司、保仁藥 局、及建興藥局所引用之先前技術及其組合併無法輕易完 成系爭專利，因為未有任何引證文件單獨或組合教示sild enafil對於cGMP PDEV 具有可信賴的選擇性或cGMP PDEV 於海綿體中占最大量並從而建立起使用sildenafil於治療 勃起不能的專一性。在先前技術沒有任何教示或暗示前述 選擇性及專一性的情況下，所屬領域具有通常知識者並不 會將cGMP PDEV 視為具有成功預期性的藥物標的，也自然 不可能預期選擇性cGMP PDEV 抑制劑可以以口服的方式治 療勃起不能。也就是說，系爭專利確實展現了突出的技術 特徵及顯然的進步，而超越了熟習該項技術者所可預期的 技術上的一般發展。
㈤泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局具有侵權之故意，至為顯 然：
⒈泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局分別從業於生物醫藥產業 及開立藥局，理應對於專利藥物有基本認識，自難謂為一般 社會大眾。又基於泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局對於專 利權人所為更正的諸多質疑（如酮基並非一化合物之名稱云 云），可見其顯然知悉公告本專利範圍的文字記載顯有不合 理的誤記誤繕。以泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局對於專 利藥物的基本認識，經輝瑞公司警告之後，未進一步查證， 反而掩耳盜鈴對於顯不合理的文字記載置之不理，辯稱已盡 查證之責任，實為自恃系爭專利有誤記之情事，而取巧冀能 脫免於系爭專利權之外，不僅難謂無過失，更顯屬故意。 ⒉系爭專利之更正既已獲准，即表示更正後無實質變更原核准 公告時之權利範圍（事實上，更正後之權利範圍係小於原核 准公告時之權利範圍）。泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局 既無從否認系爭藥品侵害系爭專利更正後的權利範圍，自也 不應否認系爭藥品會侵害無實質差異且範圍更廣的原核准公 告時之權利範圍。是故，泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局 明知原核准公告時之權利範圍於文字記載上有誤記之情事， 卻妄稱不知系爭專利實質上的權利範圍為何，實為投機取巧



之舉，難推諉故意過失之責。且，泰和碩公司、保仁藥局及 建興藥局於收受警告函後仍持續銷售系爭藥品，顯屬故意侵 權，原審法院專利法第97條第2 項酌定懲罰性賠償，並無違 誤。
㈥泰和碩公司確實有對外販賣系爭藥品或為販賣要約之行為： ⒈輝瑞公司所委託之人員於102年2月7日與泰和碩業務代表莊 閎鈞先生及李欣霓小姐接洽時，泰和碩業務代表雖未開立銷 貨單據予輝瑞公司人員，惟輝瑞公司人員確實已向泰和碩業 務代表以新臺幣（下同）538元購得系爭藥品乙盒。其後， 輝瑞公司所委託之人員於102年3月27日再次與泰和碩業務代 表王淳良小姐接洽時，泰和碩業務代表亦向輝瑞公司人員提 供系爭藥品之報價，更明確聲稱泰和碩已向諾華公司取得經 銷系爭藥品之權。又前呈原審原證44及前呈原證原審45已充 分證明泰和碩公司確實有販售系爭藥品之行為，並非僅是代 為「推廣」諾華之喜力昂產品。縱姑且採信所謂「推廣」之 詞，泰和碩公司卻又說不清楚何謂「推廣」？所謂「推廣」 的內容為何？泰和碩公司與諾華之間就所謂「推廣」的約定 為何？再者泰和碩係一營利事業體，非公益慈善團體，即便 基於商業上的佈局而與諾華公司合作，亦不可能在毫無利益 之情況下無償協助他人「推廣」。況且在原審法院多次要求 之後，泰和碩公司仍拒絕提出任何證據說明其與諾華公司之 間就系爭藥品之「推廣」之約定，顯見泰和碩公司所謂「推 廣」僅是臨訟狡辯之詞，不足採信。
⒉實則，輝瑞公司人員於102年2月7日與泰和碩公司業務人員 接洽時，泰和碩公司表示：「現在我們是代理諾華的，這個 Novartis的威而鋼。（拿出諾華型錄）這個是諾華進口的， 那我們OTC的部分把他簽下來。」「阿現在藥局我們現在這 個鋪得非常好，因為我兩個禮拜就賣了一千多盒」。輝瑞公 司委託之人員於102 年3 月27日接洽時，泰和碩公司業務人 員表示：「我們是代理諾華的喜力昂。那個是諾華的，就是 去年年底的時候給我們家代理的」，且泰和碩公司業務人員 於102 年3 月27日亦對輝瑞公司人員提供系爭藥品之報價（ 「它一盒進價是700 塊，那它有做一個搭贈，搭贈的話是10 加1 的均價是636 ，30+5變成600 ，100 贈30的話是538.5 」），並交付諾華公司系爭藥品廣告文宣及手寫報價之便條 紙，足見泰和碩公司確有販售系爭藥品及為販賣之要約行為 。
㈦關於泰和碩公司之損害賠償額計算，應以西藥批發業「毛利 率」22% 計算：
⒈本院102 年度民專上字第4 號、101 年度民專上字第10號、



103 年度民專上更㈠字第2 號諸多判決等，均以「毛利率」 計算損害賠償，蓋於解釋上，能自侵權人販賣侵權產品之銷 售額扣除，以計算侵權人所得利益之「成本」及「必要費用 」，應僅限於侵權行為人為銷售侵權產品所直接投入之製造 成本及必要之費用，而不能一概將侵權行為人經營事業所花 費之其他成本及費用，甚至所謂「研發成本」全部納入，否 則將形成「倘若侵權行為人公司整體營運結果無利潤甚至負 債，即可不用為侵權行為負責之不合理情況。」。而「毛利 」係指銷貨淨額扣除銷貨成本後之數額，「毛利」扣除營業 費用後即為「淨利」。是以，縱在侵害人能證明成本與必要 費用之場合，專利權人請求侵害人賠償按因侵權行為所得利 益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，而非再予扣除 間接成本或稅捐之淨利或稅後淨利，上開本院相關判決均此 相同見解。本件泰和碩公司所製造販售的產品不限於系爭藥 品，更包含其他上百種各式藥品，實不得將其於製造銷售其 他產品的營業費用轉嫁至本件損害賠償之計算中，甚至將侵 權行為人經營事業所花費之其他成本及費用，甚至所謂「研 發成本」全部納入，由於系爭藥品並非泰和碩公司販售的唯 一藥品，更不宜以淨利率計算，又系爭藥品乃高利潤藥品， 而同業利潤標準表乃平均值，以淨利潤計算更顯得不合理，