智慧財產法院民事判決
106年度民專上字第9號
上 訴 人
即被上訴人 中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人 林陳滿麗
訴訟代理人 李彥群 律師
黃麗蓉 律師 兼送達代收人
馮達發 律師
被上訴人
即上訴人 宋健民
訴訟代理人 張澤平 律師
林曉晴 律師
許樹欣 律師
上列當事人間因確認專利權等事件，上訴人對於中華民國105 年
11月11日本院102 年度民專訴字第112 號第一審判決提起上訴，
本院於107 年2 月1 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決主文關於第三項及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，中國砂輪股份有限公司於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
第一審訴訟費用，由宋健民負擔二分之一，餘由中國砂輪企業股份有限公司負擔。
第二審訴訟費用，中國砂輪企業股份有限公司上訴部分，由中國砂輪企業股份有限公司負擔；宋健民上訴部分，由中國砂輪企業股份有限公司負擔百分之十九，餘由宋健民負擔。 事實及理由
壹、程序事項：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院 為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財 產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財 產第一審民事事件固非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先 管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上 訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人
即被上訴人中國砂輪企業股份有限公司（下稱中砂公司）主 張其為如附表一編號2 至5 所示專利之專利權人，被上訴人 即上訴人宋健民（下稱宋健民）應將系爭專利移轉登記予中 砂公司，且中砂公司就系爭專利得行使防止侵害請求權，而 宋健民違反競業禁止條款，應給付懲罰性違約金，核其事件 性質，係專利法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本 院依法自有專屬管轄權。
貳、實體事項：
一、中砂公司主張略以：
(一)中砂公司起訴部分：
中砂公司起訴聲明：1.宋健民應將附表一編號2 至5 所示專 利（下稱系爭專利）專利權移轉登記予中砂公司。2.禁止宋 健民就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更。3. 宋健民應給付中砂公司新臺幣（下同）1,068 萬3,966 元， 並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之 利息。4.第1 項及前項聲明，中砂公司願以現金或等值之第 一商業銀行股份有限公司總行營業部無記名可轉讓定期存單 或銀行保證書供擔保，請准宣告假執行。
1.中砂公司為系爭專利之權利人：
⑴簽訂系爭產學合作契約：
中砂公司是我國上市公司，為世界鑽石工具之領導廠商。因 宋健民自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造前於民國 85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement 」（ 下稱英文版JVA ），延攬宋健民為中砂公司研發製造鑽石工 具之相關技術（下稱他案合作案），中砂公司與宋健民簽訂 工作契約與聘任合約書。為維持鑽石工具技術在全球之領導 地位，除委聘宋健民外，中砂公司經年持續進行產學合作， 資助或委託學界開發新技術。自96年起至98年止期間，中砂 公司出資委託訴外人私立中華大學陳盈同教授開發相關鑽石 工具新技術，其包括：①96年簽訂「化學機械拋光(CMP）延 伸技術」研究案，經費74萬元。②97年度簽訂「次世代鑽石 修整器研製及技術開發」研究案，經費76萬元。③98年度簽 訂「鑽石碟新產品開發」研究案，經費76萬元（下合稱系爭 產學合作契約）。
⑵委託研究案所生智慧財產歸屬中砂公司：
系爭產學合作案產生之技術成果，採用機械力結合方式製作 組合式鑽石碟(Brazed Organic Diamond Disk,BODD)，至少 產生包含附表一所示5 件專利在內之7 件專利。因上開委託 研究案屬鑽石工具製造技術，中砂公司委由宋健民代表中砂 公司聯繫監督委託研究案。依系爭產學合作契約，委託研究
案所生之智慧財產歸屬中砂公司。詎宋健民不僅未向中砂公 司呈送系爭委託研究案之成果報告，竟利用職權勸誘○○○ ，將委託研究案所生專利，以宋健民自己名義申請登記為發 明人或共同發明人，不法據為己有，宋健民再向中砂公司謊 稱此等專利為「他案合作案」所生，藉此向中砂公司詐取專 利申請維護費用與權利金。因系爭專利均係中砂公司與中華 大學陳盈同教授間產學合作契約之研發成果，中砂公司為系 爭專利之專利申請權及專利權之真正權利人。準此，中砂公 司依民法第184 條第1 項、第544 條、第227 條、第213 條 第1 項及第179 條規定，請求宋健民將系爭專利之專利權移 轉登記予中砂公司。
2.中砂公司就系爭專利對宋健民有防止侵害請求權： 系爭專利均係中砂公司與中華大學間產學合作契約之研發成 果，中砂公司為系爭專利之專利申請權及專利權之真正權利 人，在宋健民將系爭專利移轉登記予中砂公司前，中砂公司 依民法第767 條、專利法第96條第1 項等規定，有權禁止宋 健民就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更。宋 健民雖辯稱系爭專利屬於「他案合作案」所生之專利云云。 惟中砂公司基於他案合作案對宋健民之專利移轉請求權、契 約上不作為請求權，暨由中砂公司就系爭專利2/3 所有權之 防止侵害請求權等權利，亦有權禁止宋健民就系爭專利為處 分、設定負擔、授權或為任何變更。
3.宋健民應支付違反競業禁止之懲罰性違約金： ⑴競業禁止條款之約定：
兩造間之聘任合約書第10條約定：機密資訊，本合約所稱之 機密資訊，係指宋健民於聘任期間，所取得、創作、開發、 收集或知悉不論是否與其職務有關中砂公司之資訊，且該資 訊係指非一般涉及該類資訊之人所知悉，中砂公司並已對其 採取合理之保密措施者。前述機密資訊包括但不限於商業上 、技術或生產之概念、資料、文件、研究、機器裝置、模具 或其他設備以及專門技術等。第11條約定：保密義務，宋健 民同意對其聘任期間所知悉或持有之前條機密資訊負保密義 務，且非經中砂公司書面同意，宋健民不得以任何方式將其 洩漏、告知、交付或使他人得以知悉、轉移他人或對外發表 。本條保密約定於本合約終止或解除後仍然有效。第15條約 定：競業禁止，非經中砂公司書面同意，宋健民不得為下列 行為：①宋健民以其自己或他人名義經營與中砂公司業務性 質相類似之公司或商號等營業機構，或投資前述事業資本額 或已發行股份總數5%以上；②為與中砂公司業務、或營業、 研發目標相同或類似之公司之受僱人、受任人、代理人、承
攬人或顧問。第19條第2 項約定：倘宋健民違反保密、禁止 競業、禁止行索賄之規定，除依前項規定外，中砂公司並得 另行請求相當於所給付宋健民報酬總數之懲罰性賠償金。 ⑵宋健民違反競業禁止約款：
宋健民自98年3 月2 日起成為中國深圳嵩洋微電子技術有限 公司（下稱嵩洋公司）持股60% 之股東及董事長，而與中砂 公司競業，已違反聘任合約書第15條之競業禁止約定。再者 ，宋健民將中砂公司BODD之設計、測試及結果等營業秘密不 法洩漏給嵩洋公司、美國應用材料公司（Applied Material s Inc.，下稱美國應材公司）及其他第三人。嗣於101 年8 月14日帶領美國應材公司人員進入中砂公司鑽石事業部，其 為中砂公司高度機密之管制場所，洩漏中砂公司鑽石碟產線 QC 檢 驗之營業秘密，違反聘任合約書第11條之保密義務約 定。中砂公司得依聘任合約書第19條第2 項，請求宋健民給 付自98年4 月起至102 年7 月止期間，所支付予宋健民之薪 資、顧問費共10,683,966元之懲罰性違約金，並自起訴狀繕 本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(二)中砂公司上訴部分：
原審為中砂公司部分敗訴之判決，中砂公司提起上訴與聲明 ：1.原判決不利中砂公司部分廢棄。2.宋健民應再給付中砂 公司8,683,966 元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日 止，按年息5%計算之利息。3.前項聲明及原判決主文第1 項 ，中砂公司願以現金或等值之第一商業銀行股份有限公司總 行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書供擔保，請准 宣告假執行。就宋健民上訴部分，聲明駁回上訴。 1.宋健民違反保密義務而應給付8,683,966元： ⑴聘任合約書之保密義務：
聘任合約書第10條約定：機密資訊，前述機密資訊包括但不 限於商業上、技術上或生產上之概念、資料、文件、研究、 機器裝置、模具或其他設備以及專門技術等。第11條約定： 保密義務，宋健民同意對其聘任期間所知悉或持有之前條機 密資訊負保密義務，且非經中砂公司書面同意，宋健民不得 以任何方式將其洩漏、告知、交付或使他人得以知悉、轉移 他人或對外發表。兩造聘任合約書第19條第2 項約定：宋健 民如違反保密、禁止競業、禁止行索賄之規定，除依前項規 定外，中砂公司得另行請求相當於所給付宋健民報酬總數之 懲罰性賠償金，包含歷年薪資、請求當日市價計算之歷年紅 利、獎金等。
⑵宋健民洩漏中砂公司之營業秘密：
遭宋健民不法洩漏之中砂公司營業秘密至少包含下列數項：
①中砂公司員工○○○製作之CMP 專案週報，所載中砂公司 BODD之研發、設計、組裝、改良、測試數據等營業秘密。② 中砂公司鑽石事業部鑽石碟工廠管制區域內之潔淨室、研磨 區及PVDD鍍膜區等關於鑽石碟產線之營業秘密。③中砂公司 少量試做之BODD樣品及相關測試數據。④中砂公司鑽石碟之 銷售資料、毛利及產能資訊等營業秘密。上列①與③之中砂 公司營業秘密，均屬營業秘密法第2 條之方法、技術、配方 、設計；而上列②之中砂公司營業秘密，屬營業秘密法第2 條之方法、技術、配方、製程、設計。以上列①至③之中砂 公司營業秘密均可用於生產、銷售BODD產品。上列④之中砂 公司營業秘密，為可用於生產、銷售、經營BODD等鑽石碟產 品之資訊。中砂公司為保持上列各項中砂公司營業秘密之秘 密性，採取多項保密措施。職是，足證宋健民違反雙方聘任 合約書之保密義務規定。
⑶中砂公司未同意宋健民洩漏營業秘密：
宋健民所舉被證67、69、79、80等電子郵件，均係其已為洩 密行為後，始告知有權代表中砂公司之董事長或執行長，應 不得以宋健民單方面之先斬後奏，遽認中砂公司已默示同意 。況上開電子郵件中除被證67外均無附件，亦無從推認中砂 公司已默示同意宋健民之洩密行為。宋健民之相關電郵並不 明確，亦未完全揭露其在密謀之相關行為，倘其係有意取得 中砂公司同意，應不可能以電郵通知而未予中砂公司相關人 員進行細部討論，甚至訂立合約處理相關議題。中砂公司相 關人員耗費一定時間瞭解、調查後，提出諸多訴訟追究，其 可證中砂公司事前不知、事後追究之意旨。再者，宋健民所 舉被證62至66等電子郵件，均未知會有權代表中砂公司之董 事長或執行長，不得遽認中砂公司默示同意宋健民之洩密行 為。
⑷中砂公司之營業秘密應受保護：
中砂公司之營業秘密係依法受保障，毋待與宋健民有所約定 ，況聘任合約書第10條、第11條明訂其保密義務，中砂公司 前數度透過電子郵件提醒宋健民，依照JV增補條款與營業秘 密法，未經中砂公司同意不得將中砂公司之BODD相關營業秘 密外洩，亦不得私自利用此等營業秘密與他人洽談合作。詎 宋健民於中砂公司提醒前後，仍持續洩漏中砂公司之營業秘 密。
⑸中砂公司之受損金額：
中砂公司因宋健民洩密行為所受之損害金額及宋健民因此所 得之利益，均遠於10,683,966元，中砂公司僅先於10,683,9 66元之範圍內為請求。依宋健民於105 年間向大陸地區中芯
集團提出之簡報所載，其於106 至110 年使用中砂公司BODD 相關營業秘密之純利，將高達美金1 億90萬元。宋健民不法 使用中砂公司BODD相關營業秘密在外招攬資金，至少已實際 獲得2 千萬元資金之利益，用以設立鑽鈊科技有限公司（下 稱鑽鈊公司），並產銷BODD產品，單以此計，中砂公司得請 求至少2 千萬元之損害賠償。職是，宋健民係故意為上開洩 密行為，中砂公司更得請求3 倍損害賠償，中砂公司於本案 訴訟暫先部分請求1,068萬3,966元，洵屬有據。 ⑹中砂公司之請求未罹於時效：
中砂公司依聘任合約書第19條第2 項之請求權，並未罹於消 滅時效，該請求權為懲罰性違約金之契約請求權，應適用民 法第125 條規定之15年消滅時效。中砂公司執行長係於105 年2月5 日始受原審秘密保持命令，而得以閱覽原審勘驗證 據，並進而得知附表1 及原審更正比對表1 至7 所示宋健民 洩密行為之具體事實，故營業秘密法第12條第2 項之2 年消 滅時效應自該時起算。原審前於104 年9 月2 日通知中砂公 司訴訟代理人閱覽原審勘驗證據，因內容甚多，中砂公司訴 訟代理人係於104 年10月16日完成閱覽，係於該時始得知附 表1 及原審更正比對表1 至7 所示宋健民洩密行為之具體事 實。故縱自該時起算，至中砂公司於105 年12月12日上訴狀 追加本項請求權基礎時，未逾營業秘密法第12條第2 項之2 年消滅時效。宋健民所舉電子郵件均不得證明中砂公司知悉 或同意其洩密行為，不得以該等電子郵件之時間起算消滅時 效。
2.原審酌定之競業禁止賠償過低：
⑴聘任合約書之約定：
聘任合約書第11條第2 項約定：本條保密約定於本合約終止 或解除後仍然有效。聘任合約書第15條第3 項第3 款約定： 於本合約終止或解除後2 年內，為前2 款競業之行為者。足 認縱使聘任合約書終止，保密及競業禁止約定仍有契約之效 力。申言之，宋健民之保密義務係永久有效，縱認兩造聘任 合約書已於99年4 月30日因宋健民改任技術顧問而終止，仍 不解免其保密義務，不因宋健民自行於99年4 月30日離職申 請單「注意事項」欄畫「XX」及手寫註記而受影響，而聘任 合約書第19條第2 項關於違反約定之懲罰性違約金，應隨之 繼續有效，始符合契約之文義及目的。
⑵競業禁止條款未停止效力：
①聘任合約書因執行他案合作案而簽訂聘任合約書，以補充他 案合作案相關合約內未規範之事項，自無可能於他案合作案 期間內，驟然停止適用聘任合約書之相關約定，中砂公司亦
無理由同意放棄保密與競業禁止約款之保護。聘任合約書並 無終期或任一方得隨時終止之約定，顯見兩造不欲其提前終 止，顯見聘任合約書並無於他案合作案屆期終止前，單獨終 止之可能。聘任合約書第11條第2 項約定：本條保密約定於 本合約終止或解除後仍然有效。聘任合約書第15條第3 項第 3 款約定：於本合約終止或解除後2 年內，為前2 款競業之 行為者。足認兩造保密與競業禁止約款就算在合約終止後仍 有效，故宋健民之保密義務係永久有效，競業禁止義務於合 約終止後2 年內仍有效。縱認兩造聘任合約書已於99年4 月 30日因宋健民改任技術顧問而終止，仍不解免其保密密義務 及2 年內之競業禁止義務。準此，聘任合約書第19條2 項關 於違反上開約定之懲罰性違約金，應隨之繼續有效，。至宋 健民自行於99年4 月30日離職申請單「注意事項」欄畫「XX 」及手寫註記，並無終止聘任合約書或免除其保密與競業禁 止義務之效力。
②兩造係因執行他案合作案而簽訂聘任合約書，以聘任合約書 補充他案合作案相關合約內未規範之事項，故兩造間之權利 義務應以上開合約之明文約定決之，不因宋健民於中砂公司 之職稱係總工程師、鑽石科技中心總經理或技術顧問而有異 。上開內部事件報告係中砂公司人資行政部經理所製作，所 載係指顧問為受聘任之高階職位，與其他受雇用之員工有別 ，故中砂公司之員工獎懲管理辦法不適用於技術顧問。兩造 間之他案合作案合約關係並非由人資部門執行，而係由中砂 公司執行長以上之高階管理人與董事會執行，宋健民自不得 任意以管理受僱員工事項，據以曲解。
⑶聘任合約書不因他案合作案屆期終止而停止適用： ①宋健民自承兩造聘任合約書係因執行他案合作案而簽訂，而 兩造於85年10月28日簽訂英文版JVA ，開始他案合作案，由 中砂公司出資聘請宋健民從事鑽石工具等相關技術之研究開 發，英文版JVA 第7 條、第8 條分別約定：宋健民將被聘任 為中砂公司之總工程師，宋健民為中砂公司及前述合作事業 員工之薪水為每月25萬元。兩造隨即於85年10月29日簽訂工 作契約，並於85年10月30日簽訂第1 份聘任合約書，聘任合 約書第1 條記載之聘任日期為85年11月1 日，係為履行英文 版JVA 第7 條、第8 條之約定所簽訂。況宋健民除領取英文 版JVA 第8 條所載之25萬元月薪外，並未因簽訂聘任合約書 而領取其他之薪資，足證聘任合約書及英文版JVA 所規範者 為同一個法律關係。宋健民於85年10月30日簽訂之第1 份聘 任合約書簽名頁以手寫註記：本聘任合約書只適用於附件正 式合約書內未規範事項。嗣於96年12月13日簽訂之第2 份聘
任合約書簽名頁，亦以手寫註記：正式合約見附件即英文版 JVA ，其中未規範事項見此約。益證兩造係因執行他案合作 案而簽訂聘任合約書，以補充他案合作案相關合約內未規範 之事項，自無可能於他案合作案期間內，停止適用聘任合約 書之相關約定。且宋健民之保密及競業禁止義務均為他案合 作案合約所未規範之事項，係保護中砂公司權益之規定，中 砂公司無理由停止適用聘任合約書而放棄保護。 ②中砂公司前董事長○○○於91年5 月31日經營團隊會議，曾 說明中砂公司係為執行他案合作案而聘請宋健民從事研究開 發。嗣兩造合意以於中砂公司內部設立獨立單位之方式執行 他案合作案，故英文版JVA 第8 條所提及「合作事業」及91 年5 月31日經營團隊會議中提及「兩個身份」，已無適用之 餘地。中砂公司前董事長○○○自始就不同意成立子公司執 行他案合作案，故英文版JVA 第5 條載有權利金條款，藉以 保留兩種不同執行方式之選項，並於英文版JVA 最後一段載 明實際執行細節將另行約定。兩造嗣後於91年8 月21日簽訂 中文版JVA （下稱中文版JVA ），中文版JVA 第7 條，就他 案合作案之執行方式，仍載有「成立新公司」或「於中砂公 司內設立獨立營運單位」兩種選項。
③因兩造合意不採「成立新公司」之合作模式，而確立「於中 砂公司內設立獨立營運單位」之執行方式，中砂公司前於93 年間設立鑽石科技中心，並委任宋健民任總經理，以執行他 案合作案。宋健民於95年6 月27日之經營會議再次簽名確認 ：他案合作案採行支付權利金而不成立新公司之方式進行， 暨中砂公司執行他案合作案並無違失。職是，英文版JVA 及 中文版JVA 中關於成立新公司合作模式僅係選項之一，實際 上已為兩造所合意不採而從未執行。準此，兩造嗣後關於他 案合作案執行方式之合意與確認，不影響兩造於聘任合約書 之保密及競業禁止義務。
⑷原判決認定之200 萬元懲罰性違約金顯屬過低： 勘驗證據所示之宋健民之違約及不法行為甚多，中砂公司訴 訟代理人於原審耗時數月，始完成閱覽「勘驗證據」，並整 理出重要事件時序表。中砂公司於原審提出之更正比對表1 至7 所示宋健民之洩密行為，雖僅係小部分，已嚴重侵害中 砂公司之權利，其違約情節與惡性重大。職是，原審認定之 違約金實屬過低，顯無法補償中砂公司之損失。 3.中砂公司未同意宋健民之競業行為：
⑴宋健民圖利嵩洋公司：
宋健民與嵩洋公司之合作案為圖私利，以其自行在外產製之 BODD與中砂公司之鑽石碟產品競業，中砂公司斷無可能同意
，亦從未同意此等嚴重損害中砂公司權益之舉。且宋健民自 承其與嵩洋公司之合作案為發展BODD，其與嵩洋公司之合作 案未經中砂公司之同意。宋健民未經中砂公司同意，擅自將 屬「他案合作案」大陸地區專利申請號第98803985.0號「以 滲透法硬焊之鑽石研磨工具」專利，前於98年9 月29日讓與 嵩洋公司。該專利為他案合作案「原始4 項專利」之一之大 陸地區對應案，乃製造鑽石碟之基礎專利之一，宋健民移轉 此項專利予嵩洋公司，係為產製BODD所需之鑽石小碟。宋健 民移轉此項專利後，竟仍要求中砂公司支付專利維護費用， 並威脅中砂公司如不付費，其將任由該專利失效。經中砂公 司告知其法律責任後，宋健民始轉使嵩洋公司支付維護費用 及滯納金。足證中砂公司未同意其競業及移轉專利等違約行 為。宋健民並將中砂公司關於BODD之營業秘密不法洩漏予嵩 洋公司，以與中砂公司競業。
⑵備忘錄二未同意宋健民之競業行為：
中砂公司多次提醒宋健民，不得私自與嵩洋公司等第三人合 作發展BODD。備忘錄二第2 條揭示：為不使宋健民與外部第 三者之合作對中砂公司造成不利影響。足認中砂公司無論事 前、事後，均不同意此等外部合作案。因宋健民上開外部合 作案均係先斬後奏，中砂公司知悉時此等違約事實已發生， 中砂公司雖不同意，僅能採取相關補救措施，以期防止損害 擴大，不得僅因中砂公司事後要求採取相關補救措施，即認 中砂公司未表示不同意甚或已默示同意。況宋健民自承其係 為私利而逼迫中砂公司延長他案合作案支付權利金年限，始 違約私自向外發展。宋健民投資嵩洋公司等外部合作案，係 擅自以他案合作案專利及中砂公司之研發資源投入，且係以 與中砂公司競業為目的，積極掠奪中砂公司鑽石碟產品之客 戶與市場，宋健民並已將他案合作案相關專利擅自讓與包括 嵩洋公司等外部合作對象，甚至在美國以其違約拒不移轉登 記予中砂公司之他案合作案專利，對中砂公司及中砂公司之 經銷商提起專利侵權訴訟。準此，足證宋健民之嵩洋公司等 外部合作案已實際造成對中砂公司之不利影響，中砂公司不 可能同意。
⑶備忘錄一與二均未同意宋健民之競業行為： ①備忘錄一第1條記載：宋健民目前合作之外部對象包括中國 鄭州台鑽科技、南通晶鑽、江蘇鑫鑽及嵩洋公司等4 個。列 出中砂公司所欲追究與處理之宋健民外部合作案，避免中砂 公司所受之損害持續擴大，此由備忘錄一第2 條以下，均係 在規範此等外部合作案之處理方式即明。而宋健民僅履行其 中有關江蘇鑫鑽案部分，其餘均未履行。換言之，該約定乃
宋健民自承其違約事實，由約定使用「目前」二字，可得知 約定僅係描述當時之事實狀態，而無認可事實狀態之意思。 ②99年1 月7 日簽訂之備忘錄一第2 條明示關於嵩洋公司之外 部合作案另議：除嵩洋公司擇期另議外，宋健民應本誠信舉 出上述其餘3 個合作案擬採用雙方共同之JV專利權。可證兩 造從未就嵩洋公司案達成任何協議，自不得遽以推認中砂公 司未表示不同意甚或已默示同意。縱認備忘錄一可認中砂公 司有事後同意之意思，此同意係以宋健民依備忘錄一之相關 約定履行為前提，宋健民就江蘇鑫鑽案以外之部分，均未依 約履行，兩造就嵩洋公司係約定擇期另議，尚未合意具體之 處理方式，自不得遽認中砂公司已事後同意。
⑷離職申請單未刪除聘任合約書之保密與競業禁止約款： ①離職申請單實係中砂公司追究宋健民違約進行外部合作案之 證明，而非宋健民自中砂公司公司離職。依備忘錄二第2 條 約定，宋健民自99年5 月1 日起不再擔任鑽石科技中心總經 理，而轉任技術顧問，而該離職申請單僅係宋健民完成卸任 鑽石科技中心總經理職位之手續，並非用以變更兩造間權利 義務關係為目的，亦未停止適用聘任合約書中任何條款，故 聘任合約書之相關條款均仍繼續適用。宋健民雖不再擔任鑽 石科技中心總經理，然其職權與相對應之義務均未改變，並 非自中砂公司公司離職。離職申請單注意事項欄所列者，均 為離職時及離職後之注意事項，故宋健民片面加以畫「XX」 ，至多寓有「此注意事項不適用於宋健民當時之特殊情形」 之意，並非兩造合意宋健民不受聘任合約書中關於保密及競 業禁止等條款之適用。
②因聘任合約書可補充系爭合作案合約未規範事項，故宋健民 於「注意事項」欄手寫註記「依JV規定辦理」，就系爭合作 案合約所未約定之保密及競業禁止等事項，應回歸聘任合約 書之約定，而非排除聘任合約書之適用。況該離職申請單「 注意事項」所載事項，僅係將受中砂公司工作規則、聘任合 約書等公司規章之部分內容摘要列出，提醒受聘僱人員遵守 ，故其內容僅係觀念之通知而非意思表示，不得取代此等公 司規章之相關規定。準此，縱宋健民逕自於注意事項欄畫「 XX」，然不等同於刪除此等公司規章之相關規定，自無免除 其相關義務之效力。因該離職申請單僅係宋健民卸任「鑽石 科技中心」總經理之一項書面手續，並非自中砂公司離職或 用以變更兩造間權利義務關係，且所載「注意事項」係觀念 之通知，並無免除宋健民相關義務之意思或效力，中砂公司 董事長與執行長始於離職申請單簽名。
③宋健民99年4 月30日之離職申請單並非自中砂公司離職，依
備忘錄二其仍繼續擔任中砂公司技術顧問，且其違約競業行 為係發生於99年4 月30日前，故宋健民不得解免其違約責任 。依JV增補條款第4 條第5 項約定，中砂公司就所使用之專 利支付權利金期限終了後，即取得完整之專利權，宋健民應 於1 週內無償移轉登記予中砂公司，且備忘錄三第8 條特別 要求宋健民應確保中砂公司鑽石碟產品（DG）未來之營運， 故宋健民於他案合作案屆期終止後，無權單獨使用該技術， 其所負保密及競業禁止義務亦與上開約定之意旨相符。況宋 健民於「他案合作案」之17年間所領取之薪資及顧問費總計 超過5,500 萬元、權利金總計超過5 億5,000 萬元，遠超過 宋健民未來生計之所需。縱認99年4 月30日之離職申請單合 意刪除聘任合約書關於競業禁止約款之適用，僅係向後失效 而無溯及效力。該注意事項中就競業禁止之說明僅限於「離 職後2 年」，縱經刪除，亦不免除宋健民任職期間之競業禁 止義務。
⑸備忘錄三第4條未免除宋健民之競業禁止：
①中砂公司於備忘錄三第8 條要求宋健民應確保中砂公司鑽石 碟產品(DG)未來之營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授 權侵犯中砂公司利益，並將於JV到期將相關專利無償移轉予 中砂公司。可得知宋健民不得與中砂公司之鑽石碟業務競業 ，因鑽石碟為中砂公司最為重要之產品之一，須以競業禁止 及保密約款等措施保護相關專利與技術，中砂公司不可能僅 為提前清算少數不同業務之專利，而放棄欲以競業禁止及保 密約款保護之全部利益，自不得認為中砂公司免除宋健民之 相關義務。
②備忘錄三第4 條免除競業禁止之對象，僅限於宋健民以外之 員工，條文記載：鑽石科技中心人員於100 年12月31日前隨 宋健民加入錸鑽公司者，其在中砂公司所簽之競業禁止條款 將不適用。中砂公司為該項同意，係因備忘錄三係為規範宋 健民前往錸鑽公司任職後，不得從事鑽石碟業務、僅能從事 備忘錄三第1 條所規範之鑽石金屬散熱片及鑽石鍍膜兩類業 務所訂，除上述兩類業務相關專利清算後宋健民得以擁有或 按雙方交互授權而使用外，原本在鑽石科技中心內從事該兩 類業務之相關人員，倘欲跟隨宋健民前往任職，中砂公司可 以同意，而該等從業人員之專長均非鑽石碟，故中砂公司並 未免除宋健民之競業禁止義務，就其入股與任職於嵩洋公司 係直接與中砂公司之鑽石碟競業，中砂公司不可能同意。 ③宋健民至錸鑽公司任職後，不斷透過其於錸鑽公司之電子郵 件帳號，管理、指揮中砂公司鑽石科技中心相關人員從事BO DD等鑽石碟產品之研究開發，且宋健民為獲取其無權接觸中
砂公司及中砂公司客戶之機密資訊，甚至以執行他案合作案 為藉口，要求不屬他案合作案之中砂公司鑽石事業部人員提 供相關機密資訊供其在外使用。況備忘錄三第10條約定：歷 次修約不追溯既往。縱依宋健民之主張，仍不得解免其於98 年3月2 日違約之責任。
4.宋健民應將系爭專利移轉登記予中砂公司： ⑴宋健民非系爭專利之發明人：
①宋健民私自以自己名義與陳盈同簽訂鑽石碟專利分享合約書 （下稱專利分享合約書），為宋健民勸誘陳盈同移轉相關專 利，其包含系爭專利，持之向中砂公司詐取權利金。宋健民 意圖將陳盈同因系爭產學合作契約產出之系爭專利偽稱為其 專屬技術，俾利其侵害中砂公司於系爭產學合作契約之專利 權及專利申請權，再偽以該等專利權依他案合作案之相關合 約，向中砂公司詐取權利金，並預備於他案合作案合約屆滿 之際，以專利訴訟逼使中砂公司延長他案合作案給付權利金 之年限，故宋健民以分享所詐取之他案合作案權利金為誘因 ，勸誘陳盈同與其簽署專利分享合約書。宋健民在97年10月 15日簽訂「JV增補條款」，嗣於97年12月1 日與陳盈同簽訂 「專利分享合約書」，係因應「JV增補條款」第2 條明文限 於宋健民「專屬技術」新規定，乃將系爭專利偽稱為他案合 作案專利而採取之行動。陳盈同因意圖牟取系爭產學合作契 約報酬以外之不法利益，受宋健民勸誘而與其簽訂專利分享 合約書，並隱匿系爭產學合作契約產出之系爭專利迄至中砂 公司向其追查為止。
②專利分享合約書前言記載：緣陳盈同為機械工程學博士，因 因從事鑽石碟研究而在過去、現在及未來有多項有關鑽石碟 之發明，該等專利將以宋健民為所有權人或共同所有權人、 陳盈同身為專利發明人。足證宋健民自承陳盈同始是系爭專 利真正發明人，宋健民並無技術貢獻或技術指導。專利分享 合約書第2 條第2 項及第3 條約定，宋健民將陳盈同移轉予 其之專利偽稱為其「專屬技術」，向中砂公司詐取所得「他 案合作案」權利金，應與陳盈同分享等事項。嗣陳盈同簽訂 98年4 月22日「研發合約書」，將附表編號1 至3 所示，3 件系爭產學合作契約專利之申請權讓與宋健民，並由宋健民 取得專利權。準此，可知宋健民以分享「他案合作案」權利 金為餌，勸誘陳盈同將系爭產學合作契約所生專利之申請權 移轉予宋健民，藉以分得自中砂公司之權利金。 ⑵他案合作案範圍不包含系爭專利與系爭產學合作契約： 他案合作案與系爭產學合作契約為不同之兩案。鑽石工具技 術為中砂公司固有之研發項目，他案合作案之相關合約未禁
止中砂公司繼續既有之鑽石工具研發。他案合作案與系爭產 學合作契約，不論契約當事人、執行單位、權利標的及權利 歸屬等各方面均不同，故系爭專利之權利歸屬並非依他案合 作案相關合約定之。JV增補條款第2 條明確限定僅有宋健民 「專屬技術」始屬「他案合作案」範圍，系爭專利為系爭產 學合作契約之研發成果而非宋健民之專屬技術，自非他案合 作案之範圍。
⑶中砂公司為系爭專利之真正權利人：
①96年、98年之系爭產學合作契約第7 條明訂：本計畫所衍生 之智慧財產及專利為中砂公司所有，專利權得由雙方主持人 、共同主持人共同具名申請之。中砂公司擁有系爭專利之專 利權及專利申請權，97年之系爭產學合作契約雖漏未記載， 然系爭專利發明人及系爭產學合作契約實際執行人陳盈同， 已確認3 年度計畫之專利權均為系爭產學合作契約之成果， 且雙方合意其專利權及專利申請權應歸屬中砂公司，96、98 年之系爭產學合作契約第7 條應為相同解釋。系爭產學合作 契約係宋健民代表中砂公司所簽署，宋健民不得藉詞否認或 曲解契約之約定，況宋健民並非契約當事人，自不得任意曲 解實際執行人陳盈同與中砂公司立約之真意。再者，系爭專 利均係於97、98年間申請，而系爭產學合作契約橫跨96年至
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