使用專利權權利金
智慧財產法院(民事),民抗更(一)字,106年度,1號
IPCV,106,民抗更(一),1,20171129,1

智慧財產法院民事裁定
106年度民抗更(一)字第1號
抗　告　人　宋健民　　　
代　理　人　張澤平律師
　林曉晴律師
相　對　人　中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人　林陳滿麗　　
代 理 人　黃麗蓉律師
馮達發律師
李彥群律師
上列兩造間使用專利權權利金事件，抗告人對於中華民國106 年
5 月4 日本院103 年民專訴字第11號民事裁定提起抗告，經最高
法院發回更審，本院裁定如下：
主 文
原裁定廢棄。
理 由
一、按訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為 據者，法院得在他訴訟終結前，以裁定停止訴訟程序，民事 訴訟法第182 條第1 項定有明文。又按，訴訟全部或一部之 裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，係指他訴訟之 法律關係是否成立，為本件訴訟先決問題者而言，若他訴訟 是否成立之法律關係，並非本件訴訟之先決問題，則其訴訟 程序即毋庸中止（最高法院18年抗字第56號民事判例）。民 事訴訟法第182 條第1 項固規定訴訟全部或一部之裁判，以 他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得命在他訴訟終結 以前，中止訴訟程序。但為本訴訟先決問題之法律關係是否 成立，在本訴訟法院本可自為裁判，若因中止訴訟程序當事 人將受延滯之不利益時，仍以不中止訴訟程序為宜（最高法 院30年抗字第105 號民事判例）。法院對於應否命停止訴訟 程序，本有自由裁量之權，並非一經當事人聲請，即應命其 中止（最高法院28年抗字第164 號民事判例意旨）。又按， 被告對於原告起訴主張之請求，提出抵銷之抗辯，祇須其對 於原告確有已備抵銷要件之債權即可，至原告對於被告所主 張抵銷之債權曾有爭執，或被告已另案起訴請求，均不影響 被告抵銷權之行使（最高法院67年台上字第1647號民事判例 ）。
二、原裁定意旨略以：
相對人對抗告人主張抵銷之債權，已提起另案訴訟，即本院 102 年度民專訴字第104 、112 號，經第一審判決後，兩造 均提起上訴，現由本院105 年度民專上字第38號、106 年度



民專上字第9 號審理中，是本件訴訟一部之裁判（即相對人 之抵銷抗辯有無理由），須以另案之民事訴訟之法律關係是 否成立為據，相對人上開抵銷抗辯復與抗告人對於相對人之 請求有無理由之認定，有所牽連，且抵銷抗辯之債權金額龐 大，法律及事實關係複雜，因認在該另案訴訟終結前，有依 民事訴訟法第182 條第1 項規定，以裁定停止本件訴訟程序 之必要，爰裁定本件於本院105 年度民專上字第38號、106 年度民專上字第9 號民事訴訟事件終結前，停止訴訟程序。三、抗告意旨略以：
抗告人依系爭合資契約請求相對人給付權利金，相對人則以 其對於抗告人之損害賠償及違約金債權主張抵銷，姑不論相 對人就錸德JV合約部分之損害賠償請求並未另行起訴，不符 民事訴訟法第182 條第1 項裁定停止訴訟之規定，就其他損 害賠償及違約金之抵銷，另案法律關係是否成立，並非本件 可否主張抵銷抗辯之先決問題，兩案縱使分別就該抵銷抗辯 部分為判斷，亦不生任何牽連關係。再者，本件訴訟之停止 將導致抗告人原先預計可收取之資金來源一時斷絕，影響新 技術產品之發展，縱使日後抗告人勝訴，該法定利息並不足 以補償抗告人因本件訴訟延滯不利益所致之損失，更遑論尚 有其他研發中斷、技術更新等難以量化之損失，本件停止訴 訟程序將致抗告人遭受延滯之不利益，又相對人就本件抵銷 抗辯提出之另案，業經第一審之終局判決，本件訴訟得參酌 另案判決及本訴訟相關事證，以認定相對人主張之抵銷抗辯 有無理由，實無裁定停止訴訟之必要等語。
四、經查：
㈠本件抗告人起訴主張，兩造於民國（下同）85年10月28日訂 立「Joint Venture Agreement 」（下稱系爭合資契約）， 約定由抗告人提供技術，相對人提供其他必要資源，合作開 發、生產及銷售鑽石產品，嗣後並陸續多次簽立備忘錄，惟 相對人未遵守合資契約之約定，多年來蓄意積欠抗告人鉅額 之權利金，爰依系爭合資契約及相關增補條款之約定，請求 相對人給付授權金。相對人否認有積欠抗告人權利金，並以 下列債權主張抵銷：①抗告人違反系爭合作案，擅自移轉、 拋棄系爭合作案之專利權，致相對人受有損害，相對人已起 訴請求抗告人給付新臺幣（下同）1 億1584萬5592元之損害 賠償及懲罰性違約金。②抗告人將相對人之營業秘密洩漏予 相對人之競爭對手，且違反競業禁止之約定，相對人已起訴 請求抗告人給付2136萬7932元之懲罰性違約金。③抗告人違 反系爭合作案相關合約，擅自以相對人所有之專利作價入股 第三人錸鑽科技股份有限公司，致相對人受有損害，相對人



得依侵權行為及債務不履行之法律關係，請求抗告人給付84 66萬3212元之損害賠償（抵銷抗辯見相對人104 年11月5 日 答辯五狀，原審卷二第109 頁以下）。
㈡上開主張抵銷之①、②請求權，業經本院分別於105 年7 月 29日之102 年度民專訴字第10 4號、105 年11月11日之102 年度民專訴字第112 號為第一審判決在案，經當事人提起上 訴，現由本院105 年度民專上字第38號、106 年度民專上字 第9 號審理中，惟③之請求尚未起訴，並無民事訴訟法第18 2 條第1 項所指他訴訟之法律關係存在。又主張抵銷之抗辯 有無理由，為本件訴訟得自為調查裁判之事項，亦非以他訴 訟法律關係是否成立作為本件之先決問題，且相對人就主張 抵銷之①、②債權，業經第一審判決在案，原審亦得參酌另 案判決及相關事證，以認定相對人主張之①、②抵銷抗辯有 無理由，或另行調查③之抵銷抗辯有無理由，並無必須裁定 停止訴訟程序之必要。
㈢抗告人於本件起訴時，訴之聲明第二項係請求相對人給付權 利金5,732,300 元（95年12月至97年9 月氮化物鍍膜產品之 權利金，見102 年7 月16日起訴狀）。嗣後抗告人於105 年 8 月2 日準備書狀（五）變更訴之聲明第二項為相對人應給 付抗告人69,133,790元（即95年12月至97年9 月氮化物鍍膜 產品之權利金5,732,300 元，及102 年上、下半年鑽石碟產 品之權利金63,401,490元，見原審卷四第155 頁），嗣於10 6 年4 月12日準備書（六）暨變更訴之聲明狀，又變更請求 之金額為相對人應給付抗告人63,401,490元（即102 年上、 下半年鑽石碟產品之權利金，見原審卷四第269 頁），並刪 除訴之聲明第一項關於相對人應提出產品銷售報表資料以供 抗告人稽核之請求。相對人對於訴之聲明變更部分，主張起 訴時原審核定之訴訟標的價額，係「非CMP 鑽石碟產品」之 權利金，抗告人準備（五）狀追加「CMP 鑽石碟產品」之權 利金，非原審核定訴訟標的價額之範圍內，應另行核定後命 抗告人補繳裁判費，又抗告人準備書（六）撤回「非CMP 鑽 石碟產品」部分之訴，相對人已為言詞辯論，故不同意抗告 人之撤回（見相對人106 年4 月21日民事聲請暨陳述意見狀 ，原審卷四第273 -275頁），另就實體方面，被告辯稱其對 於「非CMP 鑽石碟產品」無支付權利金之義務，對於原告請 求102 年度「CMP 鑽石碟產品」之權利金是否應扣除10％之 稅金，亦有爭執，並以上開①②③之債權主張抵銷（見原審 卷一103 年3 月6 日答辯狀及原審105 年11月22日、106 年 3 月7 日言詞辯論筆錄）。依上所述，相對人除主張抵銷之 外，對於本件程序及實體之事項，均有爭執，原審就上開程



序及實體上之爭執，尚待為適當之處理及調查，若裁定停止 訴訟程序，上開程序及實體上之事項，亦將無法進行，可能 使當事人遭受延滯之不利益。
五、綜上所述，本院認為相對人就其提出抵銷之部分債權，雖已 提起另案訴訟，現為本院105 年度民專上字第38號、106 年 度民專上字第9 號事件審理中，惟衡酌一切情狀，尚無停止 訴訟程序之必要，原審所為本件於上開二事件終結前，停止 訴訟程序之裁定，尚有未洽，抗告人不服，提起抗告，為有 理由，爰予以廢棄，由原審另為適當之處理。
六、據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　106　 年　　11　　月　　29　　日 　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡如琪　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英以上正本係照原本作成。
本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新臺幣1,000元。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　 　書記官　郭宇修