最 高 行 政 法 院 判 決 八十九年度判字第二七四二號
原 告 愛爾蘭商‧輝瑞研究及開發公司
代 表 人 大衛‧約翰‧伍
訴訟代理人 甲○○ 律師
陳和貴 律師
高山峯 專利代
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦
右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十八年五月十九日台八
十八訴字第一九六一九號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
緣原告於八十五年四月十日以「吡咯烷甲基吲朵鹽」係如（R）－5（甲基胺基風基甲
基）－3－（N－引基－2－吡咯烷甲基）－1 H－吲朵的反丁烯二酸鹽可用以治療偏頭
痛等情，向被告申請發明專利。案經該局編為第00000000號審查，不予專利
。原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十七年五月八日（
87）台專（玖）○一○五○字第一一四七五三專利再審查審定書。原告不服，提起訴
願，再訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：再訴願決定理由不合理及錯誤之情形如下：一、關於
再訴願決定理由所稱：「鹽類會影響母體化合物之安定性，係屬習知，母體化合物之
不同加成鹽會顯現不同之物性現象，亦屬可理解之範圍，而其物性現象，可經由測試
而得知熟習此項技藝者均能輕易完成」一項。查在核駁理由中認定，「鹽類會影響母
體化合物之安定性，係屬習知」，要判斷此項之認定是否正確，只要查明「各種鹽對
母體化合物之影響效果（包含安定性效果），是否為事先可預測」一事即可判明，如
為事先可預測，則可說是習知的，如非事先可預測，就不能說是習知的。茲原告為證
明「各種鹽類對母體化合物之影響效果（包含安定性效果）是無法事先預測」一事，
特別借用被告在八十六年十一月五日台專（玖）○一○五○字第一四二七七三號專利
再審查案核駁理由先行通知書中，用來作為不利於本案之證據「JOURNAL OF PHARMAC
EUTICA SCIENCE VOL 66 NO 1 JAN 1977 」，以證明「各種鹽類對母體化合物之影響
效果（包含安定性效果）是無法事先預測的」。按被告用來否定本案申請再審查理由
書中所主張之「此一化合物之富馬酸鹽具有優異之抗氧化安定性溶解度安定性、不易
潮溼性‧‧‧本案具非顯而易知性」一節，而作為不利於本案之證據。惟被告卻未注
意到「各鹽賦予母體化合物特異的性質‧‧‧不幸的是沒有可信賴的方法來預測某一
特定的鹽對其母體化合物的性質所造成的影響。再者即使同一鹼性試劑已製成多種鹽
類，仍然未有有效的篩選技術可令人選出最有可能具有所需藥學動力性質、溶解性質
與調配特性的鹽。結論，亦指出「顯然鹽形式對母體化合物之總體性質有戲劇性地影
響。現今要選出具有預期綜合性質的鹽形式是困難的半實驗式選擇」等語，明確地說
明了鹽類對母體化合物之影響效果之不可預測性，由此可知原處分及一再訴願決定均
以「鹽類會影響母體化合物之安定性，係屬習知」的觀點來核駁本案是錯誤的。再者
，FDA所核准之市售鹽類中鹽酸鹽佔42‧98﹪，但反丁烯二酸鹽卻僅佔0．25﹪。此項
數據實可證實本案所揭示之吡咯烷甲基引朵之反丁烯二酸鹽」係具有非顯而易知性，
即使其物性現象想要經由測試而得知，要選出具有預期綜合性質的鹽形式是困難的半
實驗式選擇，故本案絕非為熟習該項技術者所能輕易思及而完成者。二、關於再訴願
決定理由所稱：「本案比咯甲基吲朵鹽之製法於 WO 94/25023專利案說明書第三頁已
述及，並無不同之處，顯然熟習此技藝者均能輕易製得反丁烯二酸鹽，然後進一步依
測試法對此鹽類作一些物理性質比較，即可選出較佳安定性者，故原告所訴突出性質
，可經由一般測試法，非為本案所創出（因本案已被揭示），本案難謂具進步性」一
節。按發明的種類當中，有所謂: 「選擇發明」，此種「選擇發明」在被告發布施行
之現行專利審查基準第１－２－頁亦有記載。本案之發明即為典型的選擇發明。所
謂「選擇發明」係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作成之發明而言。依據被告
現行專利審查基準之說明：「一般所謂選擇發明，皆常見於化學及材料技術領域之發
明，就選擇發明所選擇已知上位概念發明之下位概念之技術內容而言，已知發明並未
有具體之揭示且其所選擇之技術內容無論為已知發明所未揭示之異質物或同質物，其
說明書內所記載達成的功效即使在已知發明之文獻內有記載，只要其較已知發明者具
有非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成者。本案之發明即基於鹽類對
母體化合物的影響效果之不可預測性，經過多方研究實驗始研究出如本案之吡咯烷甲
基吲朵的反丁烯二酸鹽較其他自由鹼及鹽酸鹽具有優異之抗氧化分解安定性、溶解度
、固態安定性和不易潮溼性。如此足證本案之吡咯烷甲基吲朵的反丁烯二酸鹽於多種
情況較其他鹽類更為安定。因此本案之吡咯烷甲基吲朵反丁烯二酸鹽實具有顯著之進
步性（非顯而易知性），符合專利法第二十條第二項所規定之進步性（非顯而易知性
）要件。至於再訴願決定所謂．「熟習此技藝者均能輕易製得反丁烯二酸鹽，然後進
一步依測試法對此鹽類作一些物理性質比較，即可選出較佳安定性者」一節，其說法
不但有違常理，而且是純出於「後知之明」的說法，因為依據其說法，顯然是熟習此
技藝者不必經過艱困的研究實驗就能輕易製得反丁烯二酸鹽，且在製得此鹽類時，仍
不知此鹽類有什麼好處，須要再進一步以測試法才能測得此鹽類好處，實難令人想像
為何熟習此技藝者在未能得知此鹽類之好處之前即有意製造此鹽類的原因何在，實有
違常理。三、關於再訴願決定理由所稱：「本案並未有藥學動力性質之比較，而溶解
性質僅自由鹼與反丁烯二酸鹽之比較，亦無調配特性之比較，無從比較吡咯烷甲基吲
朵之反丁烯二酸鹽是否較其他鹽優越。」一節。原告認為被告所以會有此項核駁理由
之說法，完全出之於其缺乏專利申請之專業知識所致，因為本案發明之特徵並不在於
藥學動力性質，而是在於優異之抗氧化分解安定性，溶解度、固態安定性和不易潮溼
性等，所以再訴願決定以「本案並未有藥學動力性質之比較」作為核駁理由，不但超
出本案發明的範圍，而且亦超出專利法第二十二條第三項規定之範圍。又本案提供自
由鹼與反丁烯二酸鹽之溶解度比較資料，已足夠證明本案之反丁烯二酸鹽的溶解度已
遠超過藥學業界公認之藥物溶解度的要求，而在服用後可充分地溶解於患者體內。況
且藥物專利之申請，必要的溶解度僅是針對藥物本身而言，而無須與他種鹽類作比較
。四、關於再訴願決定理由所稱：「各國專利法制互異，巴黎公約亦揭示有專利獨立
原則，所舉本案對應案已經 PCT國際初步調查報告具新穎性且即將獲准紐西蘭專利一
節，均不得執為我國專利之論據」一節。按巴黎公約揭示專利獨立原則，乃是尊重各
國國家主權而揭示各國有獨立准否專利之自主權，並非用來揭示各國對於同一客觀事
實，可作違反客觀的判漸。原告舉本案對應案已經 PCT國際初步調查報告具新穎性，
且即將獲准紐西蘭專利之事實，乃因此 PCT調查結果，係針對所有公開的文獻進行調
查，其公信度為各國專利審查主管單位所接受，目前被告亦傾向要求原告提供相關資
料，PCT 調查報告證明本發明確具新穎性及進步性之事實，應不為各國專利審查制度
不同之托辭而否定。五、綜上所陳，本案並未違反專利法第二十條第二項之規定，請
撤銷一再訴願決定及原處分，並准予本案專利等語。
被告答辯意旨: 一、原告認為「鹽類會影響母體化合物之安定性，係屬習知者」，可
經由查明「各種鹽酸類對母體化合物之影響效果（包含安定性效果），是否為事先可
預測」即可判斷被告認定是否正確。惟查被告審定理由係說明「鹽類會影響母體化合
物之安定性」之理論屬習知者，故熟習此項技藝人士皆可運用該知識而輕易完成本案
發明，且本案並未達成非常突出之功效故不符專利要件；即原告之由「預測與否」來
查明「習知與否」之邏輯推衍過程顯然有誤。二、原告又稱 W0 94/25023僅概略性地
揭示反丁烯二酸鹽為酸加成鹽之一，在其說明書之實施例中，並未具體列示其製備，
亦未知悉吡咯烷甲基吲朵之反丁烯二酸鹽具有別於其他酸加成鹽的突出性質。惟查一
般鹽類以習知方法即可製得，而本案之反丁烯二酸鹽亦不例外，故即使前案未具體列
示其製備，亦不能否認熟習此項技藝人士易於製得之事實，至於該反丁烯二酸鹽的性
質可經由一般實驗測試比較得知，即使獲知其比鹽酸鹽具有「較佳抗氧化分解安定性
」，其比鹽酸鹽及氫酸鹽具有「較佳的固態安定性」。但如前述理由不同鹽類之安定
性互有差，何況本案並未達成非常突出之功效，其效果仍在熟習此項技藝者可預期及
理解之範圍內，即難謂進步性。至於原告稱「輕易製得鹽類後依測試法作物理性質比
較，即可選出較佳安定性者」有違常理，則試問原告若不循該路徑，難道原告在未製
得該反丁烯二酸鹽之前已知該鹽類之好處，才有所為而為﹖故被告並未以「後知之明
」的說法來審查本案。三、至於原告提及再訴願決定理由所稱「本案並未有藥學動力
性質之比較‧‧‧」一項，經查該項非本局審定書之審定理由，故不予答辯。四、又
原告所舉本案對應案已經 PCT國際初步調查報告具新穎性且即將獲准紐西蘭專利一事
，由於各國國情不同，審查基準有別，按一專利案之准駁，不僅是新穎性的要件，尚
應考慮其進步性，而各國對於同一客觀事實有不同之認定，此亦屬巴黎公約揭示之專
利獨立原則，原告豈可一邊稱供審辦單位參酌，一邊又稱可作為檢驗被告所為之判斷
有無錯誤之參考。未免有所偏執。綜上所述，原告之訴顯無理由，謹請予以駁回等語
。
理 由
按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」「凡可供產業上利用之發
明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。」「發明係運用申請前既有
之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍
不得申請取得發明專利。」為專利法第十九條、第二十條第一項、第二項所明定。本
件原告以「吡咯烷甲基吲朵鹽」之吲朵的反丁烯二酸鹽可用以治療偏頭痛等情，向被
告申請發明專利。案經被告審查，以鹽類會影響母體化合物之安定性，係屬習知，本
案屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，依專利法第
二十條第二項規定，應不予專利。訴願、再訴願決定遞予維持，經核尚無不合。原告
不服提起本訴，訴稱：各種鹽類對母體化合物之影響效果是無法事先預測的，故本案
絕非為熟習該項技術者所能輕易思及而完成者。由此可知原處分及一再訴願決定均以
「鹽類會影響母體化合物之安定性，係屬習知」的觀點來核駁本案是錯誤的。本案吡
咯甲基吲朵鹽之製法於 WO 94/25023專利案說明書第三頁雖已述及，惟本案之發明為
典型的選擇發明，係選擇已知上位概念發明之下位概念而作成之發明。依據鹽類對母
體化合物的影響效果之不可預測性，經過多方研究實驗始研究出如本案之吡咯烷甲基
吲朵的反丁烯二酸鹽較其自由鹼及鹽酸鹽具有優異之抗氧化分解安定性、溶解度、固
態安定性和不易潮溼性。因此本案之吡咯烷甲基吲朵反丁烯二酸鹽實具有顯著之進步
性，符合專利法第二十條第二項所規定之進步性云云。除訴願、再訴願決定書所載理
由外，經查「鹽類會影響母體化合物之安定性」之理論屬習知者，故熟習此項技藝人
士皆可運用該知識而輕易完成本案發明，且本案並未達成非常突出之功效，故不符專
利要件；原告主張由「預測與否」來推論「習知與否」之邏輯推衍過程尚乏所據。次
查 W0 94/25023專利案雖僅概略性地揭示反丁烯二酸鹽為酸加成鹽之一，在其說明書
之實施例中，固未具體列示其製備，惟查一般鹽類以習知方法即可製得，而本案之反
丁烯二酸鹽亦不例外，故即使前案未具體列示其製備，亦不能否認熟習此項技藝人士
易於製得之事實。至於該反丁烯二酸鹽的性質即使較其他自由鹼及鹽酸鹽具有優異之
抗氧化分解安定性、溶解度、固態安定性和不易潮溼性，亦可經由一般實驗測試比較
得知，其效果仍在熟習此項技藝者可預期及理解之範圍內，即難謂進步性，自亦難認
合於選擇性專利之要件。又原告所舉本案對應案已經 PCT國際初步調查報告具新穎性
且即將獲准紐西蘭專利一事，由於各國國情不同，審查基準有別，依專利審查獨立原
則，自難遽以國外尚未核准之對應案，作為本案專利准駁之依據。本案於訴願階段經
送請財團法人工業技術研究院化學工業研究所之專家審查，亦認為本案專利內容為熟
習此項技藝者均能輕易完成，難認有進步性。此有該所八十八年二月五日（八八）工
研化審字第○一九九號函所付之審查意見書在訴願卷可稽。綜上所述，原告所訴核無
可採。揆諸首揭法律說明，被告所為本件不予專利之審定，及一再訴願決定遞予維持
，俱無不合。原告起訴意旨非有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九
十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 八十九 年 九 月 十五 日
最 高 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 黃 綠 星
法 官 高 啟 燦
法 官 蔡 進 田
法 官 黃 璽 君
法 官 廖 宏 明
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 彭 秀 玲
中 華 民 國 八十九 年 九 月 十八 日
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