侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產法院(民事),民商上字,105年度,4號
IPCV,105,民商上,4,20161027,1

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智慧財產法院民事判決
105年度民商上字第4號
上 訴 人 易印客設計印刷有限公司
兼   上
法定代理人 文麗貞 
共   同
訴訟代理人 陳志隆律師
被 上訴人 美商伊油墨公司(EINK Corporation)
法定代理人 Lai Wo Nip住同上
訴訟代理人 李世章律師
      徐念懷律師
      彭國洋律師
複代理人  林東乾律師
      劉晏慈律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件,上訴人對於中
華民國105 年1 月30日本院103 年度民商字第61號第一審判決提
起上訴,本院於105 年9 月29日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、本件被上訴人美商伊油墨公司係外國法人,具有涉外因素。 涉外民事法律適用法第1 條規定:「涉外民事,本法未規定 者,適用其他法律之規定,其他法律無規定者,依法理」。 又民事事件涉及外國人或外國地者,為涉外民事事件,內國 法院應先確定有國際管轄權,始得受理,次依內國法之規定 或概念,就爭執之法律關係予以定性後,決定應適用之法律 (即準據法),而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管 轄權,應類推適用民事訴訟法之規定(最高法院98年度台上 字第2259號判決意旨參照)。故本件有無國際管轄權之認定 ,應類推適用民事訴訟法之規定。
二、按訴訟,由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能  行使職權者,由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於  被告居所地者,亦得由其居所地之法院管轄;對於私法人或  其他得為訴訟當事人之團體之訴訟,由其主事務所或主營業  所所在地之法院管轄;因侵權行為涉訟者,得由行為地之法  院管轄,民事訴訟法第1條第1項、第2條第2項、第15條第1  項分別定有明文。本件被上訴人主張上訴人於臺灣境內侵害 其商標權,並違反公平交易法,且上訴人之主事務所在臺灣



境內,揆諸前開說明及規定,臺灣法院就本件涉外事件有國 際管轄權。又依商標法或公平交易法所保護之智慧財產權益 所生之第一、二審民事訴訟事件,智慧財產法院有管轄權, 智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第 7 條復有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權,並適用涉 外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法。
三、以智慧財產為標的之權利,依該權利應受保護地之法律;又 市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者, 其因此所生之債,依該市場之所在地法,涉外民事法律適用 法第42條第1項、第27條本文分別定有明文。準此,本件涉 外事件之準據法,自應適用臺灣法律。
貳、實體方面:
一、被上訴人主張:
(一)被上訴人為我國註冊第890781、893776商標(下稱系爭商標 一、二,且合稱系爭商標,商標圖樣如原審判決之附表所示 )之商標權人,且系爭商標於全球多達23個以上之主要國家 或地區業已申請為註冊商標,期間逾10年以上。又被上訴人 自86年成立以來,即為世界電子紙顯示技術之領導及創新者 ,並有能力產銷前所未有之長時間運作、且耗能低之電子紙 顯示器,而為世界上甚具影響力之品牌及製造商等大型企業 所採用,所生產之「EINK」電子紙,目前在全球市場占有率 高達九成以上,並於103 年6 月間,榮獲103 年傑出光學產 品獎,顯見被上訴人掌握電子紙商品之關鍵技術,於電子紙 相關產業中居於領導地位,為舉世聞名之公司。況被上訴人 銷售至臺灣之商品多標示有系爭商標,故國內相關廠商於接 觸系爭商標時,自會聯想到該商品係來自於被上訴人。再參 諸訴外人元太科技工業股份有限公司(下稱元太公司)於98 年12月23日以約新台幣(下同)70億元與被上訴人簽約取得 百分之百股權及電子紙顯示器材料之關鍵技術與專利所有權 ,顯見系爭商標之價值不低,具有高度之商業經濟價值,故 系爭商標確屬著名商標。
(二)訴外人思源彩色印刷有限公司(下稱思源公司)未經被上訴 人之同意,擅自於98年8月31日以與系爭商標完全相同之文 字作為上訴人易印客設計印刷有限公司(下稱上訴人易印客 公司)網域名稱http://www.eink.com.tw(下稱系爭網域名 稱)之特取部分申請註冊(嗣於原審審理中,思源公司乃將 系爭網域名稱移轉登記予上訴人易印客公司所有),且上訴 人易印客公司自103 年9 月22日起即於系爭網域之內容中, 於標示與上訴人易印客公司有關之電話、住址、電子郵件、 公司名稱等其他敘述,均使用「EINK」作為對上訴人易印客



公司之代名詞,故上訴人易印客公司顯有以EINK作為該公司 營業主體表徵之意。又觀諸系爭網域名稱,可知上訴人易印 客公司亦有使用「EINK」於服務標示及用於網頁以廣告宣傳 ,且所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載 體商品或服務。再被上訴人所有之系爭商標於廣大消費者及 相關業者心目中所建立者為取代傳統紙類或印刷之「無紙化 」環保印象,而以傳統紙類、印刷相關服務為業之上訴人易 印客公司無視系爭商標為著名商標之事實,以EINK字樣作為 自己公司之網域名稱;對外直接以EINK之名義自居,使用 EINK於服務標示及用於網頁以廣告宣傳;且上訴人易印客公 司所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載體 商品或服務。故上訴人易印客公司上開行為必然使相關消費 者誤認上訴人易印客公司與被上訴人二者出於同源或存在加 盟等合作關係,而認被上訴人違反「無紙化」之環保初衷, 回頭進入傳統紙類、印刷等商品領域之經營,進而減損淡化 系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽。故上訴人易印客 公司顯已經違反92年5 月28日修正公布之商標法(下稱92年 商標法)第62條第1 、2 款及現行商標法第70條第1 、2 款 暨104 年2 月4 日修正公布之公平交易法(下稱修正前公平 交易法)第24條及現行公平交易法第25條之規定,而構成視 為侵害被上訴人商標權及違反公平競爭之行為。(三)系爭商標無現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由及第 29條第1 項不得註冊之事由:
1.系爭商標具有高度識別性:
系爭商標所表彰之意義,在於被上訴人所提供之電子紙顯示 器等相關商品符合節能與環保之概念,亦即電子紙顯示器商 品之各類優點得以替代傳統之紙張,有效減少樹木及水資源 之耗費,以追求更高之環境效益。一般消費者於系爭商標所 表彰之電子紙顯示器商品,即可立即辨識其係來自於被上訴 人或其關係企業,得與其他競爭同業所提供之電子紙顯示器 商品加以區別。系爭商標之識別性為其商標本身所固有,無 須經由使用取得之識別能力,自具有「先天識別性」。又系 爭商標係以隱喻方式暗示被上訴人或其關係企業所提供之電 子紙顯示器商品,具有無紙化電磁紀錄之資訊載體之特性, 消費者無法僅藉由「E 」及「INK 」兩組英文單字表面上組 合之意義,推演出被上訴人所欲表達無紙化電子紙商品之特 性。消費者須運用一定程度之想像、思考、感受或推理,方 能意會系爭商標與電子紙顯示器商品間之關聯性。另系爭商 標之外文「E INK 」商標亦非競爭同業必須或自然會選擇用 以說明其他商品特徵之標識。故被上訴人所有之系爭商標縱



不屬於獨創性標識或任意性標識,然其仍屬暗示性標識而具 「先天識別性」。且系爭商標經被上訴人長期使用在其所生 產之電子紙顯示器商品,在全球市場佔有率高達90% 以上, 使系爭商標成為著名商標,並在全球消費者心目中建立起電 子紙顯示器商品獨占供應者之形象,具有「後天識別性」之 商標功能。況被上訴人不僅以外文「E INK 」於我國註冊商 標獲准,亦在世界各國申請商標註冊獲准,顯見其具有識別 性。
2.系爭商標給予全球消費者之印象,均指向為被上訴人公司名 稱、其所採用「粒子在特定成分之懸浮液內運作」之技術、 或其所產銷之電子紙顯示器等商品:
被上訴人以所獨有「粒子在特定成分之懸浮液內運作」技術 ,產銷E Ink Carta 、E Ink Spectra 、E Ink Mobius、E Ink Aurora、E Ink 璀璨彩色電子紙顯示器、E Ink Pearl 黑白電子紙顯示器、E Ink 視福〈SURF〉電子紙顯示器等商 品。被上訴人所產銷之上開電子紙顯示器商品,雖佔全球電 子紙顯示器商品市場90% 以上,然仍有其他電子紙廠商,採 用其自有不同名稱之「粒子在懸浮液內運作」技術,以生產 不同名稱之電子紙顯示器商品。故各家廠商對於其自家所擁 有之「粒子在懸浮液內運作」技術及產銷之電子紙顯示器商 品,均有其不同之名稱,且大多數係以其公司名稱或註冊商 標與之作連結,藉以強化消費者之印象。系爭商標既為被上 訴人註冊申請之商標,亦為被上訴人公司名稱之部分,提及 「E INK 」時,自均會使消費者直接聯想到被上訴人公司、 其所採用之「粒子在特定成分之懸浮液內運作」技術及其所 產銷之電子紙顯示器等商品,即「E INK 」係被上訴人獨有 之「電子墨水」技術名稱及電子紙顯示器商品名稱,與其他 電子紙廠商所採用之技術及商品名稱完全不同。 3.系爭商標並非作為「粒子在懸浮液內運作」技術、「含有電 泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商品、電子 紙顯示器商品之通用名稱:
通用名稱係指商品或服務之本身,其不具有辨識商品或服務 來源之功能。被上訴人就系爭商標在全球所廣泛行銷之標的 為「電子紙〈e-paper 〉」或其相關商品〈「含有電泳顯示 材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商品及電子紙顯示 器商品〉,當同業及相關消費者提及外文「E INK 」時,均 會指向被上訴人所獨有名稱為「電子墨水」之技術,藉以與 其他技術相區隔。再觀諸來自於不同平台之相關訊息可知, 消費者於接觸標示系爭商標之商品時,即可立即辨識其係來 自於被上訴人或其關係企業,而得與其他競爭同業所提供之



「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商 品及電子紙顯示器商品加以區別,能夠作為商品來源之判斷 依據,不致有產生混淆誤認之情事。亦即系爭商標既具備高 度識別性而為著名商標,即不可能又判定其屬通用名稱,自 不構成商標法第63條第1 項第4 款之商標廢止事由及第29條 第1 項不得註冊之事由。
(四)上訴人無商標法第70條第1 、2 款即修正前商標法第62條第 1 、2 款視為侵害系爭商標一之情事:
1.系爭商標為著名商標:
  被上訴人公司自86年成立以來,即為世界電子紙顯示技術之  領導及創新者。被上訴人有能力產銷長時間運作且耗能低之 電子紙顯示器,為世界知名品牌及製造商等大型企業所採用 。被上訴人所產銷之電子紙相關商品,目前在全球市場占有 率高達90% 以上。且被上訴人以系爭商標之外文「E INK 」 於全球其他主要之20餘國申請註冊。又被上訴人產銷之電子 紙相關商品與數位電子產業關係密切,而復以科技產業為經 濟之主軸,關於被上訴人公司及其產品之相關消息,於相關 事業及消費者間應有相當之知名度與認識。故當相關事業及 消費者於接觸標示系爭商標之電子紙相關商品時,可輕易辨 識其係來自於被上訴人所生產之商品。被上訴人既於電子紙 相關產業中居領先地位,而為世界知名之公司,並以系爭商 標於多國註冊;行銷至台灣之商品亦多標示有系爭商標,且 被上訴人所產銷之電子紙相關商品於台灣各類電子商務或傳 媒平台上均有大量曝光之機會,相關事業及消費者自熟悉認 知系爭商標,且系爭商標有高度之經濟價值,系爭商標自屬 著名商標。
2.上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之字樣, 使用www.eink.com.tw 為系爭網域之名稱,以及將EINK作為 表彰其公司營業主體名稱之行為,視為侵害被上訴人就系爭 商標所享有之商標權:
上訴人易印客公司擅自使用相同或高度近似於系爭商標,且 作為系爭網域名稱之主要部分;對外則以EINK作為公司名稱 ,或至少有以EINK作為表彰其公司營業主體名稱之意;上訴 人之行為必使相關消費者誤認兩造間係出於同源或存在加盟 等合作關係,而以為被上訴人違反「無紙化」之環保初衷, 回頭進入傳統紙類、印刷等商品領域之經營,進而減損淡化 系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽。且上訴人易印客 公司所提供之印刷等服務項目中,多數為紡製品、紙製品、 隨身碟等商品之服務,均與被上訴人所提供之電子紙相關商 品,同樣具備「資訊載體」之性質,兩者所指定使用之商品



或服務難謂無密切關聯。既上訴人易印客公司不得以兩者非 屬同一或類似商品或服務為由,藉此使用相同或近似被上訴 人所有之系爭商標,則上訴人易印客公司將「EINK」使用於 與被上訴人所有系爭商標所指定使用密切相關之商品或服務 之行為,自屬侵害系爭商標之行為,故上訴人易印客公司之 行為,自屬商標法第70條第1 款及第2 款規定「視為」侵害 他人商標權之類型。
3.被上訴人得請求上訴人易印客公司不得使用相同或近似於系 爭商標之字樣、不得使用系爭網域,以及不得將「E INK 」 商標作為表彰公司及營業主體之名稱:
上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之行為, 將嚴重減損淡化系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽, 確屬商標法第70條第1 款規定視為侵害商標權之態樣。訴外 人思源公司與上訴人易印客公司兩者所登記之住址相同,其 未經被上訴人同意,擅自以相同或高度相似於系爭商標作為 系爭網域之主要部分,上訴人易印客公司不但實際操控系爭 網域,更在本件訴訟繫屬後受讓系爭網域,繼續使用相同或 高度近似於系爭商標之外文「E INK 」。又被上訴人早於87 年1 月8 日即以「www.eink.com」網域名稱申請註冊,屬全 球性之網域位階;思源公司則遲至98年8 月31日始取得系爭 網域名稱之註冊登記,屬國家級之網域位階,系爭商標既屬 著名商標,且被上訴人亦擁有「www.eink.com」之全球性網 域位階之網域名稱,則上訴人易印客公司除將「E INK 」字 樣作為表彰自己營業主體之名稱,更仍在後使用較低位階之 系爭網域名稱,必會使相關消費者混淆,誤認兩者所表彰之 商品或服務為同一,進一步淡化系爭商標之識別性,亦屬商 標法第70條第2 款規定視為侵害商標權之態樣。被上訴  人自得依商標法第69條第1 項規定,請求上訴人易印客公司  不得使用相同或近似於系爭商標之字樣、不得使用系爭網域 名稱,以及不得將系爭商標作為表彰公司及營業主體之名稱 ,以排除上訴人易印客公司對系爭商標之侵害。(五)上訴人有商標法第68條第1 、2 、3 款即修正前商標法第29 條第1 、2 、3 款侵害商標權之情事:
1.系爭商標之外文「E INK」與上訴人易印客公司所使用之外 文「E INK」字樣近似:
將系爭商標與上訴人易印客公司所使用之「EINK」相較可知 ,二者為相同或極為相似之商標。上訴人易印客公司實際上 確有使用「EINK」字樣,進一步將其使用於系爭網域,並於 系爭網域內以「EINK」為公司之代稱,其與被上訴人所有之 系爭商標相較,均同樣為「E 」、「I 」、「N 」、「K 」



4 個英文字母所組成,排列順序完全相同,且兩者之觀念及 讀音完全相同,確屬相同或高度近似之商標。
2.系爭商標所指定使用之商品與上訴人易印客公司所行銷之商 品或服務類似:
系爭商標所指定之商品類別包含第9 類,即使用於含有電泳 顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺 顯示器〈可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子 裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、 皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他可添加懸浮液之材料 及物品〉;或類似於第9 類,即與電子紙等相關之資訊載體 商品或服務上。另依系爭網域之網頁「首頁INDEX」及「產 品價格PRINT PRICE 」之「詢價單」項下所示,其係將「E INK 」字樣作為提供印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼 紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L 夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀 請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封/夾、光碟壓片、印刷 DM/傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務之標識。另 依上訴人易印客公司另一網頁www.einkgift.com之首頁內容 ,其則係將「EINK」字樣作為其行銷便利貼、便條紙、工商 日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品服務之 標識。故上訴人易印客公司所提供之上開印刷等服務項目中 ,多數為紡製品、紙製品、隨身碟等商品之服務,均與被上 訴人所提供之電子紙同具備「資訊載體」之性質,兩者所指 定使用之商品或服務難謂無密切關聯。
 3.上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之外文「 E INK」字樣,侵害系爭商標之商標權:
系爭商標既為世界著名商標,識別性極高,給予消費者之印 象極深,任何人均不得將相同或近似於系爭商標之外文「E INK 」使用於與電子紙等相關之資訊載體商品或服務上,以 免致相關消費者產生混淆誤認之虞。足認上訴人易印客公司  未經被上訴人同意,使用與系爭商標完全相同或至少為高度  近似字樣之行為,必使消費者產生混淆,誤認上訴人易印客 公司所提供之商品或服務,即為被上訴人產銷之來源,確屬 商標法第68條第1 款、第2 款、第3 款規定「侵害商標權」 之行為,則被上訴人自得依商標法第69條第1 項規定,請求 上訴人易印客公司不得使用相同或近似於系爭商標之「E IN K 」字樣,以排除上訴人對系爭商標之侵害。
(六)上訴人易印客公司有修正前公平交易法第24條即現行公平交 易法第25條之行為:
被上訴人所產銷之電子紙,目前於全球市場占有率高達90%



以上,故「E INK 」於市場上具相當之知名度,相關事業或 消費者均普遍認知「E INK 」為被上訴人之公司名稱或其產 銷之電子紙相關商品。上訴人易印客公司將與被上訴人公司 名稱完全相同之「EINK」字樣用於工商日誌、萬用手冊、記 事本、筆記本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、 月曆、農民曆等之印製;將「EINK」字樣置於上訴人易印客 公司之網頁上,並以「EINK 」作為其公司英文名稱;申請 使用主要部分為「EINK」之系爭網域名稱。上訴人易印客公 司上開行為,必將致相關事業或消費者聯想其與被上訴人具 有一定之關聯,難謂無「攀附商譽」及「高度抄襲」之情事 。雖上訴人易印客公司所印製之上開商品與系爭商標所指定  使用之商品非同一類別,然其與被上訴人生產聞名世界之電  子紙商品,均屬類紙類之「資訊載體」,彼此間在事業疆域 上仍有一定之重疊性。上訴人易印客公司上開高度抄襲使用 「E INK 」字樣之行為,致使相關事業或消費者將兩造間所 提供之商品或服務產生混淆誤認,以為兩造間存在同一來源 之合作或經銷等關係,上訴人易印客公司藉此攀附被上訴人 所有系爭商標之高度商譽,推展自己商品或服務之行為,確 屬公平交易法第25條規定之不公平競爭行為。被上訴人依公 平交易法第29條之規定,請求上訴人易印客公司不得使用相 同或近似於系爭商標之「E INK 」字樣,不得使用系爭網域 名稱,以及不得將系爭商標作為表彰公司及營業主體之名稱 ,以排除上訴人對系爭商標「高度抄襲」及「攀附商譽」之 侵害。
(七)上訴人易印客公司有故意或過失:
被上訴人為電子紙相關事業之著名廠商,上訴人易印客公司 所營則為印製紙類或類紙類之商品或服務事業,雖非同一類 別之事業,然電子紙與類紙類均屬資訊載體之範疇,彼此間 具有一定之重疊性,上訴人易印客公司之注意義務自應高於 一般之相關消費者。上訴人易印客公司所提供之商品及服務 是否有侵害系爭商標,理應作最低限度之商標查證,以避免 可能之侵害。況系爭商標之註冊既屬公開資訊,任何人均可 查詢,上訴人易印客公司豈能稱其不知。且被上訴人之母公  司元太公司早於103 年7 月1 日即對上訴人易印客公司及文  麗貞發函,要求上訴人易印客公司及文麗貞停止使用「E IN K 」字樣、系爭網域名稱及其他含有「E INK 」字樣之網域 名稱、公司名稱。上訴人易印客公司於103 年8 月1 日對上 開律師函有所回應。於上訴人易印客公司回應之函件內指出 被上訴人之母公司元太公司已於100 年告知上訴人易印客公 司系爭商標之存在,並拒絕停止使用系爭商標之請求。顯見



上訴人易印客公司至遲於100 年即已知悉系爭商標之存在, 卻仍持續使用「E INK 」字樣、系爭網域名稱、其他含有「 E INK 」字樣之網域名稱、以及將「E INK 」字樣作為自己 營業主體之表彰。被上訴人易印客公司迄今仍侵害系爭商標 之行為,實難謂無侵害系爭商標之故意或過失。(八)上訴人等應連帶負損害賠償責任:
 1.上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之行為,  違反現行商標法第68條第1 、2 、3 款及第70條第1 款規定  ;上訴人易印客公司以被上訴人所有系爭商標作為表彰營業 主體之名稱,並使用系爭網域名稱,違反現行商標法第70條 第2 款規定。上訴人易印客公司以上所為,形式上雖為兩個  行為,惟在法律上及經濟上之評價並無不同,均屬侵害商標  權行為。上訴人文麗貞係上訴人易印客公司之負責人,按公  司法第23條第2 項規定,其自應與上訴人易印客公司之不法  侵害系爭商標之行為負連帶賠償責任。
2.本件損害賠償數額之計算:
上訴人易印客公司使用系爭網域名稱之期間係自104 年5 、  6 月起迄今;並使用「E INK 」作為表彰自己營業主體名稱 之期間係自103 年9 月22日起迄今,被上訴人請求以200 萬 元之酌定損害賠償數額,並無不當。起訴聲明請求:1.上訴 人易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於印 刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信 紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L 夾、輸出海報大圖、製 作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡 、印刷公文封/夾、光碟壓片、印刷DM/傳單、製作旗幟帆 布、印刷日曆月曆等服務,以及便利貼、便條紙、工商日誌 、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品;或以數位 影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。2.上訴 人易印客公司不得使用系爭商標之字樣作為其營業主體之表 徵,亦不得使用「http://www.eink.com.tw」作為其網域名 稱。3.上訴人應連帶給付被上訴人200 萬元,及自起訴狀繕 本送達之翌日(即103 年11月12日)起至清償日止按年息百 分之5 計算之利息。4.就第3 項聲明,被上訴人願供擔保請 准宣告假執行。
二、上訴人則以:
(一)系爭商標有應予撤銷之原因:
參照相關證據資料可知,在專門技術領域中,被上訴人所稱  之「電子墨水」或「E INK 」技術,在1975年時,顯已為該 技術之通用名稱或標章,且最早發明該技術者,亦顯非被上  訴人公司;其中系爭商標二之商標圖樣「E INK 」中之「



 INK 」字樣為其註冊類別第1 類商品服務項目之通用名稱,  而被上訴人提出其於他國申請註冊之商標註冊證,幾乎均無  註冊指定使用於第1 類之商品服務上。又外文「e 」於電子  商務盛行,企業均推行電子化、e 化之趨勢中,其與普通名  詞結合後,於一般消費者之認知中,即為某種商品或服務數  位電子化後之通用名稱,故系爭商標二係由「E 」結合第1  類商品服務項目之通用名稱「INK 」所組成;且所謂之「電  子墨水」亦須依附著「電子墨水顯示裝置」而存在,兩者具  有密切之相關聯性,得使消費者對該等商品或服務內容直接  產生聯想,客觀上自為商品或服務本身之通用說明或與商品  、服務本身之通用說明有密切關聯性。而系爭商標之申請註  冊日期均為87年8 月1 日,均晚於64年,當時「E INK 」字 樣明顯為「相同或近似於同一商品習慣上通用標章」、「凡 文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式,係表示申請註冊 商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明 」,系專指該等技術、服務或裝置之通稱或標章。故依86年 商標法第37條第8 款、第10款、第25條第2 項第1 款之規定 ,其具有不得取得商標註冊之事由,系爭商標當應予撤銷。(二)系爭商標有應予廢止之原因:
縱認系爭商標於申請時已符合商標申請之要件。然由各該字 典字義之解釋可知,「E INK 」本身係指電子墨水之意,並 非獨創性之文字,而電子墨水於系爭商標申請前本係指電子 紙中帶有顏色之小球體,使電子顯示裝置可以顯現類似墨水 效果之裝置,亦乃被上訴人所稱電子紙其中一種技術裝置名 稱。故系爭商標均具有廢止之原因:
1.系爭商標二之部分:
觀諸早期至最近之相關論文及網路報導之內容,其提及「E INK 」商標時,多係指系爭商標所指涉之商品或服務主要技 術,即電泳技術之俗稱如電子墨水「E-INK 」、電子紙技術 ,或該技術之主要材料,而非能讓人直接聯想到其搭載該技 術之電子紙、電子墨水之商標;而國內之專利申請案自2003 年起,在專門技術領域中,有廣泛稱「電子墨水」係一種概 念上類似墨水般之電子化墨水或可產生電子化墨水之裝置之 通稱者;有稱「電子墨水」係包括膽固醇液晶式及微膠囊式 、微杯式之電子紙顯像技術或其他產生類似效果之「電子墨 水顯像」技術之通稱者,甚至有非使用被上訴人之電子墨水 之裝置,亦被媒體稱之為使用「E INK 」者。故系爭商標二 為「電子墨水」之意,其在現今之使用上,已成為「含有電 泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液,可改變顏色 或光學特性以供使用於視覺顯示器」之通用名稱,當可明確



,故具有應予廢止之事由。
2.系爭商標一之部分:
國家教育研究院圖書館學與資訊科學大辭典之名詞解釋:「  E INK」係指「電子墨水油墨裝置」;E ink在劍橋英語詞典  中之解釋及翻譯為:「一種在電子閱讀器中可顯示字體的裝  置」;相關電子墨水技術之我國專利說明書有將「電子墨水  」名稱認為是電子紙(e-paper)之通稱者;中國大陸之專利  說明書有將「電子墨水」與「電子紙」互稱而認為乃相通之  物品者;亦有消費者稱電子書為電子墨水E INK者,又所謂  之「E INK」電子墨水,亦須依附著「電子墨水顯示裝置」  而存在,二者具有密切之關聯性,得使消費者對該等商品或  服務內容直接產生聯想,客觀上自為商品或服務本身之說明  或與商品、服務本身之說明有密切關聯性。顯見系爭商標一  「EINK」,亦已成為其指定商品或服務之通用名稱,當符合  現行商標法第63條第1項第4款之規定,而有廢止事由。(三)系爭商標於系爭網域註冊時均非著名商標: 1.參照系爭商標使用事證之內容,多形容「E INK」「電子墨 水」為一種「技術」,另如科技產業資訊室之報導閱覽人數 不多,且部分資料引自被上訴人所自稱,大部分之資料均無 法顯示閱覽人數或雜誌之銷售量、抑或被上訴人自己之網頁 資訊。縱被上訴人提出學術論文之查詢結果,此等學術論文 並非讓廣泛大眾得以知悉,亦非就該商品為宣傳之用,且由 相關學術論文或專利說明書亦可知,系爭商標於98年8 月31 日前大多予人之印象係指描述類似墨水效果之顯示技術或裝 置之通稱。而有部分媒體提及「E INK 」字樣,均係指公司  名稱,而非商標之使用。故縱被上訴人自稱其擁有市場90 % 之佔有率,然其所指僅有電子書之市場,而電子書之市場無 法與平板電腦之市場相較,且並未受到廣大消費者之歡迎, 此由消費者之評論亦可見一斑;況由被上訴人所提供之資料 中,並無任何文字稱「E INK 」為著名商標,且無任何法院 或行政機關認定「E INK 」為著名商標,而公司資本額高或 以70億元台幣購入E INK 公司之報導,亦僅係描述事實,而 無法與著名商標產生連結。
2.另2009年時電子書閱讀器仍屬發展中之小眾市場,投入之廠 商亦非多數,縱使用系爭商標一之廠商為大型企業,然系爭 商標一所表彰商品銷售對象亦僅為知名之單一或數間廠商, 且電子書之銷售商品中,亦無特別或明顯標示「E INK 」之 字樣,亦未以「E INK 」之字樣為大量廣告行銷販售,致大 眾難以知悉「E INK 」之商標字樣,故系爭商標一是否已達 相關廠商或相關消費者所熟知之著名商標程度,自屬有疑。



而亞馬遜〈Amazon〉所推出之電子書閱讀器產品〈Kindle〉 固於2007年上市,然僅限美國地區販售,其商譽並未到達我 國,直至2009年10月始推出國際版電子書閱讀器;另就邦諾 〈Barnes & Noble〉推出之電子書閱讀器產品〈NOOK〉亦係 於2009年推出,且上開電子書閱讀器均未將我國納入推廣銷 售之市場,顯見被上訴人僅以知名廠商為通路之名,縱被上  訴人曾提供相關廠商之訂購單據,然亦僅有兩家國內廠商且  為數不多之行銷單據,實難認定系爭商標一於98年8 月31日 時,已為我國相關事業或消費者普遍認知,顯見系爭商標一 並非著名商標。又被上訴人提出其於他國申請註冊之商標註 冊證,幾均無註冊指定使用於第1 類之商品服務上,顯見被 上訴人僅持他國非該類商標註冊證,即稱系爭商標二於1998 年即開始行銷於全球市場而為國內外相關事業或消費者所熟 悉認知,顯非可採。
(四)縱認被上訴人所提出之事證足以證明「E INK」為著名商標 ,惟其屬非高度著名之商標,且亦為識別性、顯著性較低之 商標,應限縮其保護範圍:
由被上訴人提出之相關事證觀之,自1997年至2009年間僅有 兩家國內廠商之行銷單據,而討論之專業論文,亦非一般大 眾可及,難認商標所表彰之識別性與信譽已達廣為「一般消 費者」所普遍認知之程度,縱認其於特定相關商品市場上, 廣為「相關消費者」所熟知,但被上訴人並未證明系爭商標 已為「一般消費者」所普遍認知,當非屬於高度著名商標, 應以傳統認定是否構成混淆誤認之理論即可獲得妥善保護, 應無適用商標淡化規範之餘地。再倘允許被上訴人僅憑其於 特定小眾市場之低度著名商標,即可獨占壟斷某一文字、圖 形或記號,任意跨越至本無混淆誤認之虞且營業利益衝突亦 不明顯之市場而主張商標權利,恐將對自由競爭影響甚鉅, 故縱認系爭商標為著名商標,亦屬非高度著名之商標,因其 商標字樣本身就已經缺乏先天之識別性,應限縮其保護範圍 。
(五)上訴人使用系爭網域名稱,乃屬92年商標法第30條第1項第2 款之善意合理使用,且使用「eink」作為營業主體之表徵, 均未減損系爭商標之識別性或信譽,亦未致商品或服務相關 消費者混淆誤認:
上訴人使用系爭「www.eink.com.tw 」網域名稱,及使用外 文「eink」作為營業主體之表徵,並未致商品或服務相關消 費者混淆誤認。上訴人以「E INK 」字樣使用於系爭網域於 傳統印刷產業之商品或服務,並非商標之使用,且並非以有 害身心或毀損名譽之方式使用,並不致使人對系爭商標之信



譽產生負面之聯想,而有減損系爭商標信譽之情形。且被上 訴人所為乃電子業,電子產品固可重複利用,傳統紙張亦可 於大自然中回收循環再造,然電子產品之製程及嗣後所造成 之環境污染及負擔,實為破壞環境之主因,自不得僅以無紙 化為由,認上訴人有減損其信譽之情形。又「E 加上普通名 詞或特定名詞」於一般消費者與社會之通念,係指將某種商 品或服務予以「數位電子化」之意涵,且「e 」於電子商務 盛行,企業均為電子化、e 化變革中,其與普通名詞結合後 ,於一般網際網路閱覽者之認知中,即為某種商品或服務數 位電子化後之通用名稱。上訴人因有提供線上下訂單之印刷 服務,故取用電子化通稱之開頭字詞「E 」結合印刷業商業 上普通標示習慣之字詞「ink 」,作為系爭網域名稱及放於 網頁中使用,用以說明上訴人商品或服務之「e 化」性質、 特性等用途。且觀諸電子通路之相關網域名稱,多為「E 加 上普通名詞或特定名詞」之標識,顯見「E 」結合印刷業商 業上普通標示「e 化」性質、特性等用途之字詞,自屬商業 上誠實標示習慣,而「任意字詞加上ink 」多為傳統印刷、 數位印刷、印刷紙、印刷油墨等相關產業所使用,因其取自 「ink 」之讀音中帶有中文字「印」之諧音,用以說明該產 業「印刷」、「列印」等商品或服務之性質、特性等用途。

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參考資料
元太科技工業股份有限公司 , 台灣公司情報網
易印客設計印刷有限公司 , 台灣公司情報網
思源彩色印刷有限公司 , 台灣公司情報網