確認專利權等
智慧財產法院(民事),民專訴字,102年度,104號
IPCV,102,民專訴,104,20160729,2

智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第104號
原　　　告　中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人　林陳滿麗　　
訴訟代理人　盧柏岑律師
　李彥群律師
　黃麗蓉律師
上 一 人
複代理人　　馮達發律師
被　　　告 宋健民　　　
訴訟代理人　張澤平律師
　林曉晴律師
　吳明蒼律師
　蘇妍旭律師
上列當事人間確認專利權等事件，本院於民國105年6月21日言詞
辯論終結，判決如下：
主 文
確認原告就附表1所示專利享有實施權、至民國一○二年十二月三十一日止享有三分之二所有權。
被告應將上開專利移轉登記予原告所有。
原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由被告負擔四分之一，餘由原告負擔。 事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理。又國際私法上關於 國際管轄權之決定，係依各國司法實務之發展及準用或類推 適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則而定。而我國涉 外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用 民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意 旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因契約涉 訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管 轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟 法第1條第1項前段、第12、第15條第1項分別定有明文。經 查，本件兩造爭執如附表1所示專利（下稱系爭專利），其 中編號第1至10號為美國第6039641、6193770、6286498、66 79243、7124753、7201645、7285039、7491116、7544117、 8043145號專利（下稱系爭美國專利），故本件為一涉外民 事事件。又被告之住所在我國之新北市，且原告主要係依兩 造間之JV合約主張原告就系爭專利享有實施權及至民國102



年12月31日止享有三分之二所有權，被告並有移轉登記系爭 專利予原告所有之義務，且被告在我國境內復侵害原告所有 如附表2 （如原證5 ）所示26件專利（下稱系爭讓與專利） 、附表3 （如原證10）編號第14至16、18至21、24至27、32 至34號所示14件專利（下稱系爭拋棄專利，並與附表2 所示 專利合稱系爭喪權專利）之專利權等情。準此，被告之住所 、侵權行為地均在我國，而關於JV合約之履行亦係在我國為 之，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件涉外事件即有國 際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二 審民事訴訟事件為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理 細則第2 條第1 項第3 款定有明文。本件原告既主張依兩造 JV合約之約定，原告就系爭專利有實施權及至102 年12月31 日止有三分之二所有權，且被告應移轉系爭專利予原告所有 ，被告復有侵害系爭喪權專利之事實，則依前揭規定，本院 自得就本件專利歸屬及侵權事件為審理。
二、再按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意 思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思 依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為 所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當 事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律；以智慧財 產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法 律適用法第20條第1 項、第2 項、第3 項前段及第42條第1 項分別定有明文。查本件兩造均為本國人，住所及事務所均 在我國，且兩造所簽訂合約之履行地亦在我國。又系爭專利 其中編號第11至14號所示專利及系爭喪權專利中部分專利均 為我國專利，足見我國法律不僅為前開我國專利應受保護地 之法律，且我國法律亦係關係最切之法律。揆諸前揭規定， 本件關於專利權歸屬及侵害專利權之準據法，即應依中華民 國之法律。
三、原告法定代理人原為○○○，嗣於民國103年6月19日變更為 林陳滿麗，有經濟部103年6月19日經授中字第10301114 610 號函及原告公司之變更登記表附卷可稽（參本院卷四第91至 95頁），經林陳滿麗於同年7月29日具狀聲明承受訴訟，經 核尚無不合，應予准許。
四、末按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求 之基礎事實同一、減縮應受判決事項之聲明或因情事變更而 以他項聲明代最初之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第2、3、7款分別定有明文。又所謂「請求之基礎事 實同一」，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同



性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而 就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範 圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用 ，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進 而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100年度台抗字第716 號裁定參照）。經查，本件原告原起訴請求：（一）確認原 告就系爭專利享有實施權及三分之二所有權。（二）禁止被 告就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更。（三 ）被告應給付原告新臺幣（下同）115,845,592元，及自起 訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算 之利息（參本院卷一第4 頁）。嗣原告於103 年3 月13日具 狀變更前開訴之聲明第1 項為確認原告就系爭專利享有實施 權、至102 年12月31日止享有三分之二所有權（參本院卷二 第297 頁）。其後，原告於103 年5 月26日就訴之聲明第2 項變更為被告應將系爭專利移轉登記予原告所有（參本院卷 三第25頁背面），復於105 年5 月31日將訴之聲明第3 項之 本金減縮為112,085,722 元。又原告所為訴之變更，雖為被 告所不同意，惟原告對被告請求之基礎事實，均係關於系爭 專利歸屬之法律關係，其變更與原訴之主要爭點有其共同性 ，且就原請求之訴訟及證據資料亦具有同一性，是原告請求 之基礎事實同一。又兩造合約業於本案訴訟進行中屆滿，情 事已然變更，原告基於合約屆滿後之法律關係變更訴之聲明 第2 項，揆諸首揭規定，原告所為之變更於法並無不合，自 應予以准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告是我國上市公司，也是世界鑽石工具之領導廠商，因 被告自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於85年 10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement」（下 稱英文版JVA），並由原告委任被告為原告研發製造鑽石 工具之相關技術（下稱系爭合作案），原告並與被告簽訂 工作契約、聘任合約書，委任被告於原告公司工作。就系 爭合作案，雙方於91年8月21日另簽署中文版「Joint Venture Agreement」（下稱中文版JVA），原告亦自93年 起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC），委任被告擔 任總經理，負責執行系爭合作案，並於97年10月15日再簽 署「JV增補條款」，合意變更「英文版JVA」及「中文版 JVA」關於專利權歸屬及其他約定內容。嗣於98年間，因 被告私自在外與原告之競爭對手合作，並以系爭合作案產 生之專利作價入股，原告知悉後，為求補救，乃要求被告



於99及100年間陸續簽署「備忘錄」【下稱備忘錄（一） 】、「備忘錄（二）」、「備忘錄（三）」，以降低對原 告之損害，並提前清算部分系爭合作案專利，且自99年5 月1日起，將被告轉調為技術顧問，但仍負責執行系爭合 作案，管理鑽石科技中心，而系爭合作案則於102年10月 28日屆期終止。又依據兩造間合約，系爭合作案所產出之 專利，係由原告出資及維護，並以被告名義登記專利，依 JV增補條款第3條第1項之約定，原告就系爭專利享有「專 利實施權」，且依JV增補條款第3 條第2 項、第4 條第5 項、備忘錄（三）第8 條之約定，原告亦享有「專利所有 權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得 百分之百權利）」、「專利移轉請求權」等權利，原告並 得基於所有權人之地位實施系爭專利。再者，兩造於102 年10月28日合約屆期終止時，應依約清算專利結束合作關 係，被告並應於CMP 鑽石碟產品之權利金支付期限即102 年12月31日屆至後一週內，將所有實施於CMP 鑽石碟產品 之專利過戶登記予原告。為此，爰依法請求確認原告就系 爭專利享有實施權、至102 年12月31日止享有三分之二所 有權，並依JV增補條款第4 條第5 項、備忘錄（三）第8 條之約定，請求被告將系爭專利移轉登記予原告所有。（二）被告自98年間起，未經原告同意，自行將系爭合作案之專 利授權予訴外人中國江蘇鑫鑽新材料科技有限公司（下稱 鑫鑽公司）、深圳嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋公 司）、中國台鑽科技（鄭州）有限公司（下稱台鑽公司） 等多間公司，並自98年3 月2 日起擔任嵩洋公司之董事長 ，且自同年7 月2 日起成為台鑽公司擁有百分之49股權之 股東，已違反聘任合約書第15條之競業禁止義務。經原告 知悉後，為求補救，乃與被告協商簽訂備忘錄（一）、（ 二）、（三），被告承諾據實揭露其轉讓或授權給上開公 司之專利技術，並出資購買屬於原告所有之三分之二專利 權，惟除鑫鑽公司案已履行外，其餘並未履行。嗣被告於 兩造合作期間即將屆滿時，竟違背任務，將系爭合作案所 申請之專利，非法移轉其中如附表2 所示26件專利（下稱 系爭讓與專利）予第三人，另從不詳時間起至101 年5 月 23日止，擅自停止維護系爭合作案所衍生之14件國內外專 利（即系爭拋棄專利），而導致專利失效，致原告因此喪 失之專利權合計有40件（即系爭喪權專利）。依民法第 227 條第1 項、第226 條、第544 條及第184 條第1 項前 段、後段之規定，被告應就其故意違約之不完全給付、逾 越受委任權限、不法侵害原告之權利或利益（包括就原告



已使用之系爭合作案專利之專利實施權、專利移轉登記請 求權、契約上不作為請求權、三分之二所有權，及就原告 未使用之系爭合作案專利之專利實施權、專利移轉登記請 求權）等行為致原告所受之損害負賠償責任。又原告為執 行系爭合作案，於93年成立「鑽石科技中心」，依原告93 年至101 年財報列示研發費用總額（人員薪資及機器設備 等）計1,727, 868,259元，其中屬於系爭合作案相關單位 （即「鑽石科技中心」與原告「研發本部」下之專利管理 單位）之系爭合作案專利總研發費用為332,181,485 元【 即鑽石科技中心支出之研發費用，加計原告專利部門為系 爭合作案相關專利支出之研發費用，扣除兩造已按備忘錄 （三）完成清算之費用】，以上開系爭合作案專利總研發 費用為據，依兩造按備忘錄（三）清算時已同意之計算方 式，即按各部門就不同類別專利之研發權重及獲權專利件 數，攤計每件專利之研發費用，並依JV增補條款第3 條第 5 項及備忘錄（三）第7 條之約定，加計按五大銀行平均 基準利率計算之合理利息，以此計算被告應賠償原告系爭 喪權專利之價值即101,401,756 元。此外，被告違反聘任 合約書第15條之競業禁止約定，依第19條第2 項約定，應 賠償相當於原告自98年3 月2 日起迄102 年6 月30日止向 其支付之薪資、顧問費共計10,683,966元之懲罰性違約金 。綜上，原告得請求被告賠償之金額共計112,085,722 元 。
（三）聲明：
　１、確認原告就系爭專利享有實施權、至102 年12月31日止享 有三分之二所有權。
　２、被告應將系爭專利移轉登記予原告所有。　３、被告應給付原告112,085,722元，及自起訴狀繕本送達之 翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息。　４、第2 、3 項聲明，原告願以現金或同面額之中國信託商業 銀行承德分行無記名可轉讓定期存單或銀行保證書供擔保 ，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯如下：
（一）原告請求確認其就系爭專利享有實施權、至102年12月31 日止享有三分之二所有權部分：
１、關於確認原告就系爭專利享有實施權部分： 　⑴原告並無確認利益：
本件原告係以被告曾寄發電子郵件予原告，表示將對原告 進行侵權訴訟，且就系爭美國專利進行侵權分析，復將附 表1 編號1 至5 所示專利移轉予被告於美國設立之



DiaMind USA LLC 公司等情為由，主張原告提起本件確認 訴訟應有確認利益。惟被告固然曾寄發電子郵件予原告， 但該電子郵件係表示倘原告繼續違反系爭JV合約，被告將 就未授權之專利對原告進行專利侵權之請求，被告此舉乃 合法權利之正當行使，且該電子郵件所指之專利係指未經 授權然原告逕自使用之專利，並非系爭專利，原告曲解上 開郵件內容，實非可採。又被告之所以就系爭美國專利進 行侵權分析，係受原告之指示，以被告所有之專利，計劃 於美國控告原告之市場競爭者侵權，以維護原告之權利， 原告移花接木，其心可議。再者，被告雖曾將附表1 編號 1 至5 所示專利移轉予被告於美國設立之DiaMind USA LLC 公司，惟此係因為有利於前揭為原告所進行美國訴訟 之準備，美國專利律師建議先由被告設立公司，並將所擁 有的美國專利移轉至該公司名下，由該公司之名義提起訴 訟，被告方為該等移轉行為。此外，原告所稱被告擅自拋 棄或讓與其他專利予第三人之行為，實均係依原告之指示 或經原告同意而為之，且均與系爭專利無涉，故無所謂侵 害原告權利之情事，則原告自無從據以主張其在私法上之 地位有受侵害之危險。準此，原告陳稱被告有威脅、侵害 原告其他專利之具體行為，致原告在法律上之地位有不安 之狀態云云，並非事實，是原告核無確認實施權之確認利 益。
　　⑵原告就系爭專利並無實施權：
　　　①附表1編號第1至5、11、12號所示專利部分： 依JV增補條款第4條第4項關於權利金之約定，可知必須 在原告支付權利金之情況下，原告方有專利實施權，且 該條項所謂「91年修訂JV內第6條所稱產品」，係指中 文版JVA 第6 條所指之4 件專利及其相對應專利，即附 表1 編號第1 至5 、11、12號所示專利，而其授權期限 均至102 年12月31日止，並非無期限。何況，因原告有 未依約成立獨立之營運單位執行雙方合作項目，而利用 合資事業之龐大收益挹注原告公司本身之事業、私自將 使用被告專利所研發或雙方共同研發之系爭合作案多項 技術，申請專利並登記於原告名下、拒絕提供權利金計 算明細及銷售資料、企圖將被告排除於合資事業外，片 面更換門鎖、取消被告識別證之感應，以阻擋被告至合 資事業生產部門、拒絕支付被告權利金等諸多違反兩造 JV合約之約定在先，符合雙方於100 年1 月21日簽訂之 備忘錄（三）第8 條之除外約定，故被告就附表1 編號 1 至5 、11、12號所示專利，於授權期限屆至後，不負



有任何移轉之義務，至為明確。況且，縱認被告就該等 專利負有移轉義務，惟於專利尚未移轉前，原告至多僅 有請求移轉專利之權利，並無逕行使用專利之權源，自 無從據此主張任何專利實施權，乃當然之理。
　　②附表1編號第6至10、13、14號所示專利部分： 附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利屬中文版JVA 第6 條所指以外之專利，依JV增補條款第4 條第4 項之 約定，權利金支付期限為15年，現支付期限均尚未屆至 ，且原告自101 年下半年起，即未支付任何權利金，故 其就附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利自不得享 有任何實施權，至為昭然。
　２、關於確認原告就系爭專利至102年12月31日止享有三分之 二所有權部分：
⑴原告並無確認利益：
原告係請求確認伊就系爭專利至102年12月31日止享有三 分之二所有權，此乃屬過去之法律關係，依最高法院49年 台上字第1813號判例意旨，不得為確認訴訟之標的。 ⑵原告就系爭專利並無三分之二所有權：
①原告主張就系爭專利享有三分之二所有權，無非係以JV 增補條款第3條第2項前段約定為據，惟因系爭專利之申 請日期皆早於JV增補條款簽訂日，故專利權歸屬之認定 ，自應以先前所簽署之中、英文版JVA 為準。又中、英 文版JVA 第4 條均約定，被告會為他的技術準備特定專 利之申請，如果所申請之專利獲准，被告將擁有獲准專 利之專利權等語，而JV增補條款第3 條亦約定：「智慧 財產權㈠依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權 登記為乙方（即被告）名義，……㈢依本JV所發展產品 或技術之智慧財產權，雖乙方對甲方（即原告）非專屬 授權，……」等語，可知雙方合作關係乃由被告提供技 術非專屬授權，而原告提供資金等資源，共同合作生產 鑽石產品，雙方約明系爭合作案下所衍生之智慧財產權 為被告所有，且應登記被告為專利權人，再由被告非專 屬授權予原告使用，故兩造並無以共有方式共有系爭專 利權之意，是原告並無享有系爭專利之所有權。至於增 補條款第3 條第2 項所稱「甲方（即原告）擁有該等智 慧財產權三分之二之權利利益及價值」，係指所授予專 利使用之收益分配，非指所有權之共有。且倘如原告主 張，兩造係共有系爭專利權，則將與專利法第12條第1 項規定須共同申請；JV增補條款第4 條第1 項約定原告 應支付被告權利金及第3 條第3 項約定被告可以單獨對



外授權，僅不得傷害原告利益之意旨相違，益證原告所 言，不足採信。
②原告亦自承系爭專利為被告所有，伊並未享有專利權： 依原告提出之「95年6 月27日經營會議」之會議紀錄（ 下稱系爭會議紀錄）載明：「本Joint Venture 之執行 所需之技術及專利由宋博士（即被告）準備，申請獲准 之專利權由宋博士擁有，然未進行量產前，中砂（即原 告）使用宋博士之專利權不需支付權利金」等語，可知 原告明白承認依JV合約所申請獲准之專利權均歸被告所 有，其僅有支付權利金以使用該等專利之權利。而原告 於該公司上市公開說明書亦記載：「依合約，宋博士（ 即被告）已將其生產鑽石碟之『技術專利權』授予中國 砂輪（即原告）使用至102 年，且合約屆滿後該公司免 支付權利金繼續使用其專利……」等語，可知原告自承 關於生產鑽石碟之技術專利權即系爭專利，確歸屬於被 告，而原告僅有使用權。何況，原告於100 年為保護其 鑽石碟產品之利益，擬對其他競爭者提出侵權訴訟時， 其公司內部相關討論電子郵件即明載：「1. Saint Gobain鑽石碟係為Ni-Cr 焊料成份，該焊料特徵已分別 被KINIK 與宋博士的三個核准專利主張保護(TW0000000 0、TW00000000、TW00000000) …」、「2. Saint Gobain鑽石碟的磨料具有特定圖形化排列，該磨料圖 形化之技術特徵已分別被…宋博士的TW00000000核准專 利主張保護…」等語，其中所稱「TW00000000」即為附 表1 編號第11號專利，足證原告於JV增補條款生效後亦 自承系爭專利仍為被告單獨所有。
③綜上，依雙方所簽立之歷次合約內容可知，被告確實為 系爭專利之單獨所有權人，而原告僅在使用系爭專利於 產品或技術發展時，就收益享有三分之二之權利，原告 主張其就系爭專利享有三分之二所有權，實無足採。（二）原告就系爭專利並無享有移轉登記請求權：　１、系爭美國專利可否於美國執行，容有疑問： 我國與美國並無外交關係，故美國認可韓國法院判決之案 例，於本件自不得援用。又本件為專利權移轉登記之請求 ，與美國法院曾認可我國法院關於婚姻效力之確定判決之 實際案例，亦不相同，自不得比附援引。再者，臺灣關係 法第4條係規定美國法律在臺灣適用之問題，與本件判決 得否在美國執行無關，故原告援引之案例及法規，在本件 均無法適用。
２、原告就系爭專利並無享有專利移轉請求權：



　　⑴關於附表1編號第1至5、11、12號所示專利部分： JV增補條款第4條第5項雖有約定如何移轉授權期限屆至之 專利，惟該等約定業經兩造嗣後簽訂之備忘錄（三）第8 條而變更，故原告自不得再援引JV增補條款第4條第5項為 依據。而備忘錄（三）第8條約定：「除甲方（即原告） 違反JV約定，乙方（即被告）……將於JV到期時將相關專 利（詳91年JV修訂版第6條）無償移轉給甲方，…」，反 面言之，倘原告有違反JV合約之情形，被告即無移轉中文 版JVA第6條之專利予原告之義務。是以，附表1編號第1至 5 、11、12號所示專利固屬中文版JVA 第6 條所指之專利 ，惟因原告有如前述拒付權利金等諸多重大違約事由，被 告自不負有任何移轉之義務。
⑵附表1編號第6至10、13、14號所示專利部分： 　 附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利非屬中文版JVA 第6 條所指之專利，故其權利金支付期限為15年，而依JV 增補條款第4 條第5 項約定，須於15年支付權利金期限終 了時，如專利權仍有效者，原告方有專利移轉請求權。而 因附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利之權利金支付 期限均尚未屆至，故原告自不得就該等專利行使專利移轉 請求權。退步言之，縱該等專利亦屬中文版JVA 第6 條所 指之專利，因原告有前述違約之情事，故被告亦不負有任 何移轉之義務。
（三）原告請求被告賠償112,085,722元，實無理由：　１、就原告主張被告擅自移轉、拋棄系爭喪權專利，應賠償該 等專利價值101,401,756元部分：
⑴原告無從依據民法第544條、第184條第1項前段及後段之 規定請求賠償：
①依中、英文版JVA 之前言及第2 條約定，可知雙方合作 關係乃由被告以技術授權出資方式，原告提供其他必要 資源，共同成立合資事業，以發展鑽石產品與技術等。 又就該合資事業，原告有三分之二之權利，被告有三分 之一之權利，故兩造屬平行之股東關係甚明，而非原告 主張之委任關係。至於原告所援引之聘任、工作契約， 係兩造就系爭合作案以外，即原告原事業範圍傳統砂輪 部分，為借重被告之經驗，故聘請被告擔任總工程師所 簽訂，並不適用於系爭合作案，此觀諸兩造簽訂之聘任 合約書末端皆有註明僅適用於雙方合資契約未規範事項 ，益證系爭合作案非聘任合約書之約定範圍。而本件原 告主張之損害賠償，既係涉及系爭合作案之爭議，則依 上開說明，原告自無由依民法委任相關規定作為損害賠



償之請求權依據，其理至明。
②原告雖主張被告侵害其依JV合約所享有之專利實施權、 專利移轉登記請求權、專利費用返還請求權等權利，惟 該等權利皆屬債權，依最高法院43年台上字第752 號判 例意旨，不得依侵權行為之法律關係請求損害賠償。準 此，原告依民法第184 條第1 項前段、後段侵權行為之 規定，請求被告賠償因侵害JV合約債權所受之損害，顯 係將債務不履行之損害賠償與侵權行為之損害賠償混為 一談，於法自有未洽。
⑵被告並無任何不法侵害或逾越權限之行為：
①系爭喪權專利中有35件專利之申請日皆早於JV增補條款 簽訂日，而專利權之相關約定屬不溯及既往之範圍，故 系爭專利之專利權歸屬，自應以申請當時適用之英文版 JVA 及中文版JVA 第4 條之約定為準，亦即應由被告單 獨取得專利權，原告並非系爭喪權專利之共有人，故被 告並未侵害原告主張之專利移轉請求權、專利費用返還 請求權等權利。
②況且，被告授權原告使用系爭合作案專利，既屬非專屬 授權，則被告即得另外授權他人使用，原告本不得干涉 。又原告就系爭喪權專利並無實施權，故原告主張系爭 喪權專利之轉讓、拋棄侵害其專利實施權，亦屬無據。 ⑶系爭喪權專利之轉讓或拋棄，皆經原告之指示或同意所為 ：
①關於移轉予台鑽公司及嵩洋公司部分：
被告將附表2 編號第23至26號所示專利移轉予台鑽公司 及嵩洋公司，係經原告之指示，且有利於原告公司之發 展，此觀被告於98年4 月1 日、同年7 月15日上呈原告 前董事長○○○之簽呈、原告公司內部討論規劃合作案 之電子郵件，及備忘錄（一）前言載明：「本備忘錄為 原中國砂輪企業股份有限公司（以下簡稱甲方或公司） 與宋健民博士（以下簡稱乙方或宋博士）於民國97年10 月15日所簽訂JV增補條款之一部分，緣因乙方擬與外部 第三者採用甲、乙雙方共同的JV成果，作為未來業務的 發展，因而甲、乙雙方同意如下：一、乙方目前合作之 外部對象包括中國鄭州台鑽科技(Tai Diam)、南通晶鑽 (Jin Diam) 、江蘇鑫鑽(Sino Diamond)及深州嵩洋微 電子(ST Micro)等四個」等語可明。
②關於移轉予錸鑽科技股份有限公司（下稱錸鑽公司）部 分：
被告至錸鑽公司任職，並移轉名下專利予錸鑽公司，係



因原告前董事長○○○病後，原告新管理階層欲削減系 爭合作案之預算費用，甚而提前終止系爭合作案所致。 嗣雙方合意由被告與訴外人錸德科技股份有限公司（下 稱錸德公司）合作成立錸鑽公司，並將被告名下專利移 轉予錸鑽公司，原告則毋庸再支付該等專利之維護費用 ，而改由錸鑽公司支付，並由原告處理專利移轉相關事 宜。又系爭專利之移轉，皆由原告公司規劃執行，此亦 有99年8 月錸德公司投資部主管○○○詢問原告公司研 發本部協理○○○之電子郵件可明。是以，上情既為原 告明知、同意且全力促成之事實，甚而由原告規劃辦理 ，原告竟臨訟辯稱其不知情且未同意，與上開事證顯相 違背，自不足採。
③關於放棄系爭拋棄專利部分：
如前所述，被告為系爭合作案所生專利之單獨所有權人 ，故被告本即有權決定是否繼續維護該等專利。何況， 依JV增補條款第5 條第1 項、備忘錄（三）第2 條約定 ，可知就系爭合作案所生之專利，原告有維護之義務。 由於原告近年來一再削減維護費用之預算，為因應費用 之減縮，要求被告放棄部分專利之維護，並由原告送交 專利清單予被告勾選並經原告審核後，由原告指示專利 事務所即台一國際專利法律事務所（下稱台一事務所） 辦理放棄相關事宜，台一事務所再送交相關文件予專利 權人即被告簽名。是以，實際上放棄專利係因原告削減 預算而無法支付相關專利年費所致，且整個放棄流程及 手續皆由原告辦理，被告僅因係專利權人必須配合簽署 相關文件，且所有專利費用皆應向原告按其規定報支， 原告豈有不知且未同意之理，益證原告所稱被告未經原 告同意而擅自放棄專利侵害其權益云云，核屬不實。 ④綜上，系爭專利之拋棄、轉讓係基於原告之指示或要求 而為，且相關手續亦皆由原告辦理，故原告自難諉為不 知。況且，被告方為系爭喪權專利之專利權人，故實難 想像被告有何擅自轉讓或放棄專利以侵害原告權利之情 ，是被告自無民法第184 條第1 項、第544 條之不法侵 害行為或逾越權限行為，復無違反JV合約之債務不履行 之情事。
⑷原告之損害賠償請求權已罹於時效：
原告所稱之侵權事實，如被告與台鑽公司、嵩洋公司之合 作案，依原告所提之相關文書可知，被告於98年間即已向 原告報告並呈報相關合約，雙方並於99年簽訂備忘錄。而 關於錸鑽公司部分，由備忘錄（三）之約定亦可得證，乃



原告於100 年年初之前即已知悉之事實。另原告所稱之系 爭拋棄專利，因相關放棄手續皆由原告辦理，而由該等專 利之簽名放棄日可知，原告知悉放棄之時點分別於95年至 100年間，惟原告遲至102 年8 月1 日方起訴請求本項損 害賠償，顯然已罹於2 年時效期間而消滅，自不待言。 ⑸原告就損害賠償額之計算方法，並無理由：
原告僅以自行製作之表格文書，即空言泛稱所受損害即為 喪權之專利費用及利息高達101,401,756 元，而未提出任 何具體資料及計算式以供佐證，實非可採。又原告固提出 數十項專利費用之請求，然每項專利之研發及維護費用是 否皆由原告支付，已有可疑，且各項專利之相關費用開支 應均不同，但原告卻以近9 年來原告公司部門之總費用， 草草以攤計概算之方式充作系爭喪權專利之研發費用，而 未提出任何確切支出單據明細等文書，以資證明該等專利 確實有相關支出。況且，實際上系爭喪權專利乃被告自身 之發明所申請取得，原告並無支出任何研發費用，其竟以 其他事務之費用充作系爭喪權專利之研發費用，實無理由 。
２、就原告主張被告擔任台鑽公司股東，應賠償薪資、顧問費 共10,683,966元懲罰性違約金部分： ⑴被告擔任台鑽公司之股東，係因執行原告指示且同意之對 外合作案，自無違反聘任合約書第15條競業禁止之約定。 ⑵兩造就系爭合作案部分，屬平行地位之股東關係，而非委 任關係，故競業禁止約款部分於系爭合作案並不適用，此 觀被告99年4 月30日離職申請單，注意事項中關於競業禁 止之記載，業經原告公司核准刪除，並以文字書寫更正為 「依JV規定辦理」等情即明。準此，被告與台鑽公司之合 作案，既屬合資事業之外部合作案，自非屬競業禁止之範 圍，則被告擔任台鑽公司之股東，自不負聘任合約書第19 條第2 項約定之損害賠償責任。
３、綜上，原告關於本件損害賠償之主張，俱無理由。（四）聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利判決， 願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件原告主張兩造於85年10月28日簽訂英文版JVA ，嗣於91 年8 月21日另簽署中文版JVA ，並於97年10月15日再簽署JV 增補條款。又原告自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心 （DTC ），並由被告擔任總經理。其後，兩造又於99年1 月 7 日簽訂備忘錄（一）、99年5 月1 日簽訂備忘錄（二）、 100 年1 月21日簽訂備忘錄（三）之事實，為被告所不爭執 ，並有原告提出上開合約在卷可稽（參原證1-1 至1-6 ，本



院卷一第22至27頁），自堪信為真實。
四、原告另主張系爭專利屬於系爭合作案之專利權，依JV合約之 約定，原告就系爭專利享有「專利實施權」、「專利所有權 （權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得百分 之百權利）」、「專利移轉請求權」等權利，且被告未經原 告同意擅自移轉、拋棄系爭喪權專利，復違反競業禁止條款 之約定，應賠償原告系爭喪權專利價值101,401,756 元及懲 罰性違約金10,683,966元等情，為被告所否認，並以前詞置 辯。茲就兩造爭執，分述如下：
（一）原告得請求被告將系爭專利移轉予原告所有： １、經查，兩造間訂立之英文版JVA 、中文版JVA 之前言，乃 約定兩造合作生產「鑽石工具」（diamond tools ）或合 作生產及銷售「鑽石產品」，由原告提供技術以外之資源 ，被告提供技術。又中文版JVA 第3 條約定：「這項 Joint Venture 將生產由宋先生建議並經中砂同意開發製 造之產品。」第4 條約定：「宋先生會在Joint Venture 的執行中為他的技術準備特定專利之申請，如果所申請之 專利獲准，宋先生將擁有獲准專利之專利權。然而，中砂 可以使用該專利而免付使用之權利金。」第5 條約定：「 這項Joint Venture 除由雙方共同成立之新公司執行外，