智慧財產法院民事中間判決
104年度民商訴字第30號
原告將群智權事務所
法定代理人卓俊傑
訴訟代理人陳寧樺律師
陳軍宇律師
袁鴻毅律師
被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司
兼法定代理人邱文豪
共同
訴訟代理人張澤平律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件,本院於105年5
月2日就是否構成侵害商標權部分言詞辯論終結,並判決如下:
主文
被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司於其網頁及招牌使用附圖2-1之商標侵害原告註冊第00097600號商標之商標權。被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司使用附圖2-2之商標於「專利申請收費標準」文件、被告邱文豪使用附圖2-2之商標於名片,均不侵害原告註冊第00097600號、第01483259號商標之商標權。被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司使用「J&CIP」及「J&C」為公司英文名稱不構成商標法第70條第2款之視為侵害商標權。
被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司使用附圖2-3「J&CIP」及附圖2-4「J&C」不侵害原告註冊第00097600號、第01483259號
1信股商標之商標權。
事實及理由
壹、程序方面:
一、原告起訴時之法定代理人為「葉璟宗」,於訴訟進行中變更為「卓俊傑」,並於民國105年5月26日具狀承受訴訟(本院卷241頁正、背面),經核並無不合,符合民事訴訟法第175條規定,自應准許。
二、按各種獨立之攻擊或防禦方法,達於可為裁判之程度者,法院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時,法院以其原因為正當者,亦同,民事訴訟法第383條第1項定有明文。又關於智慧財產權侵害之民事訴訟,其損害額之審理,應於辯論是否成立侵害後行之,智慧財產案件審理細則第35條前段亦定有
明文。本件於審理損害賠償之前,先就是否侵害商標權之爭點,進行言詞辯論。辯論終結後,本院認為上開爭點已達於可為裁判之程度,爰依民事訴訟法第383條第1項規定,先為中間判決。
貳、實體部分:
限公司(下稱鎧鼎公司)、○○○應連帶給付原告新臺幣(下同)100萬元整,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息用相同或近似第01483259號與第00097600號註冊商標之文字或圖樣於代理國內外專利、商標、以及智慧財產權之申請服務及有關事務之處理服務,或於網頁、網址、招牌、產品型錄、廣告應負擔費用將本判決之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄,以二分之一版面即寬35.5公分、高26公分之篇幅,
2並以14號細明體字體,刊登於自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合報全國版第一版1
:
JC」及「JCIP」商標於93年前為著名商標:85年成立起即使用「JC」商標,並於85年11月6日向經濟部智慧財產局(下稱智財局)申請,獲准列為註冊第00097600號商標,註冊日為87年1月16日,專用期限至107年1月15日止,指定使用於第42類(即現行45類)之「代理國內外專利、商標申請」等服務(下稱據爭商標1,如附圖1-1所示);嗣於98年5月27日以「JCIP」字樣向智財局申請,並獲准列為註冊第01483259號商標,註冊日為100年11月1日,專用期限至110年10月31日,指定使用於第45類之「代理專利申請及有關事務之處理、代理商標申請及有關事務之處理、代理智慧財產權申請及有關事務之處理」等服務(下稱據爭商標2,如附圖1-2所示)。原告自85年起即將據爭商標廣泛使用於每年對國、內外客戶舉辦當年度專利重要議題之研討會、向客戶講授專利申請概念所使用之授課講稿或交付客戶的宣傳資料、聯繫信函中(原證5至7、33至36、39、40、50至54),用以標榜自身之服務;原告並於90年7月設立網站,網址登記為「www.jcipgroup.com」、「www.jcipgroup.com.tw」(原證4、25、26),分別以中文、英文、日文推廣自身服務,每一網頁均標示有據爭商標(原證27至29)。
申請專利部分於本國科技廠商建立高度的知名度、專業的形象及良好的聲譽。由於當時申請專利的本國申請人以新竹科學園區廠商為大宗,因此大多數曾經申請專利的竹科廠商,
3於93年之前均曾與原告有合作關係,有委託人列表可稽(原證48),原告並每日對客戶發送「將群智權電子報」,於電子報尾端均標示有據爭商標,每日寄送數量高達860封(原證3)。93年間原告申請專利案之專利代理人為「○○○」,以其為檢索條件查詢智財局專利資訊檢索系統,並排除國外申請人,可知原告於93年度代理本國申請人申請專利案至少高達1,093件(原證37),占當年度本國申請人專利申請案總數目16,777件的近十分之一(原證38),且在智慧財產局所公布之「93年本國百大專利申請法人排行榜」,其中原告之委託人高達38家公司,即佔本國百大專利申請法人的近四成(原證49),原告亦在美國、日本、韓國等地擁有廣大的客戶群。故據爭商標所表彰之專利相關服務,於93年即廣為我國、美國、中國、歐洲、日本等地「智慧財產領域相關消費者」所普遍認知,已為著名商標。
94年3月14日成立時,原告歷年承辦專利申請案件數目均在「千件以上」(原證24),且承辦過程中與客戶之聯繫信函均有使用據爭商標(原證36),顯見據爭商標於被告鎧鼎公司成立前,即已為著名商標。又以原告專利代理人「○○○」為檢索條件查詢結果,排除國外申請人,可查得94至99年度原告代理申請專利案數量分別高達1,516件、1,569件、1,865件、1,747件、1,602件、1,529件(原證41),雖與原證24之數量略有差異,此係因自98年起原告有部分案件改由「葉璟宗」代理所致;如以理律法律事務所之專利代理人「陳長文」進行檢索,可查得於94、99年度代理本國人申請專利案僅有290件、159件(原證42),改以台灣國際專利商標事務所之專利代理人「林志剛」進行檢索,則為55件、82件(原證43),準此可知其等實際承辦本國申請
4人之專利申請數量遠少於原告,併予敘明。
JCIP」商標之「JCIP」圖樣部分,構成商標法第68條第3款之侵害商標權:
01203080號「鎧鼎JCIP及圖」商標,嗣經智財局撤銷註冊,經被告提起行政爭訟後,業已於100年6月20日判決確定(原證9至12),此後被告鎧鼎公司即不應再使用該圖樣作為其智慧財產或類似服務之表徵,詎料被告等於上開商標被撤銷後,仍持續使用其中「JCIP」圖樣部分(下稱系爭商標1,如附圖2-1所示)於其網頁及營業招牌(原證13至16)。原告遂於103年11月5日向臺灣臺北地方法院檢察署(下稱臺北地檢署)提起告訴(原證17),被告等始於104年2月間停止使用系爭商標1。
1與據爭商標1相較,均係由偏左上方之英文字母「J」、及偏右下方之英文字母「C」作部分重疊之設計,兩者均有清晰可辨之外文字母「JC」為主要識別部分,整體外觀極相彷彿,相關消費者實不易區辨,從而構成高度近似之商標;復與據爭商標2相較,均由「J」、「C」、「I」、「P」4個醒目的外文字母所組成,整體外觀極相彷彿,可謂是高度近似甚至相同之商標,相關消費者實不易區辨。據爭商標係指定使用於「代理國內外專利、商標、智慧財產權申請及有關事務之處理」等服務,而依被告鎧鼎公司中文網頁之介紹,其所提供之服務主要亦為代理國內外專利、商標申請服務(原證13),是以兩造商標係提供同一之服務,依一般社會通念及市場交易情形,已使一般接受服務者誤認為其來自相同或有關聯之來源,有致智慧財產服務領域之相關消費者產生混淆誤認之虞,該當商標法第68條第3款規定之構成要件。被告等在明知的情況下,仍刻意仿襲原告上開
5據爭商標而持續使用系爭商標1,已侵害原告之權利,以上業已為鈞院100年行商訴字第6號判決所認定(原證11第14頁第13至22行、第14頁倒數第3行至第15頁第1行)。JC」商標,構成商標法第68條第3款之侵害商標權:
103年5月間取得被告鎧鼎公司之「專利申請收費標準」文件(原證18),赫然發現被告等未經原告同意,擅自以「JC」商標(下稱系爭商標2,如附圖2-2所示)使用於該文件上;又原告於104年11月2日取得被告○○○之名片(原證19),亦發現被告等未經原告同意,擅自以系爭商標2使用於被告鎧鼎公司人員之名片上。
2與據爭商標1相較,均係由偏左上方之英文字母「J」、及偏右下方之英文字母「C」所構成,兩者均有清晰可辨之外文字母「JC」為主要識別部分,整體外觀極相彷彿,相關消費者實不易區辨,從而構成高度近似之商標;復與據爭商標2相較,均係由「J」、「C」兩英文字母為主要部分,整體外觀極相彷彿,可謂是高度近似之商標,相關消費者實不易區辨。另被告○○○於本案之刑事案件中,於檢察官前亦稱系爭商標2為「JC」商標,並於記明筆錄後簽字確認無誤,本件被告卻刻意將系爭商標2之字母「J」曲解為「&」,並不可採。
2使用於與原告據爭商標相同之「代理國內
外專利、商標、智慧財產權相關申請」等服務,有致智慧財產服務領域之相關消費者產生混淆誤認之虞,該當商標法第6
8條第3款規定之構成要件。被告無視於原告上開據爭商標之存在,持續使用系爭商標2之行為,嚴重侵害原告之權利。J&CIP」及「J&C」為其公司英文名稱,構成
6商標法第70條第2款之視為侵害商標權;又被告等於網頁中使用「J&CIP」、「J&C」係作為商標使用,亦構成商標法第68條第3款之侵害商標權:
據爭商標已為智慧財產權服務領域之相關
業者及消費者所普遍認知之著名商標,惟原告於103年5月間發現被告等未經原告同意,擅自以「J&CIP」及「J&C」作為公司英文名稱,載於其公司網頁上(原證13至14、20),其中「&」為連接詞並無意義,而「IP」為「IntellectualProperty」即其所提供服務「智慧財產」之縮寫,因此「J&CIP」及「J&C」予人識別的主要印象即為英文字母「J」及「C」,與據爭商標予人識別之主要印象相同,顯然係以著名商標中之文字,作為其自己公司之名稱,構成商標法第70條第2款之視為侵害商標權。至於被告等辯稱以「J&C」或「JC」為企業名稱者,所在多有(被證33),惟該資料中以「JC」為名者均非本國公司,自非原告商標權效力所及,被告所辯並無理由。
被告鎧鼎公司並未以「J&CIP」或「J&C」等文字向經濟部商業司或國貿局登記作為公司名稱,有檢索頁面在卷可稽(原證21),而被告鎧鼎公司設置網站之目的在於推廣其代理專利及商標相關申請之服務,其於網頁上將「J&CIP」字樣突顯使用於每頁頂端、底端及頁面內容(原證14、20、45),而非標出「IntellectualPropertyManagementandConsultingCorp.」全名,並將「J&C」字樣以斜體放大標示於其網站首頁(原證13),並使用於招牌(原證15)、員工名片(原證19)、專利服務報價單第2頁及第3頁頂端(原證18),顯係出於行銷之目的,將「J&CIP」、「J&C」字樣(下稱系爭商標3、4,如附圖2-3、2-4所示),使用於與提供服務有關之物
7品、商業文書或廣告,該當商標法第5條所定義之商標使用行為。
3、4與原告上開據爭商標構成近似:
IP」是智慧財產(IntellectualProperty)的縮寫,故系爭商標3之主要識別部分為「J&C」,與據爭商標1相較,其主要文字均為「JC」,外觀非常近似;復與據爭商標2相較,均係由英文字母「J」、「C」、「I」、「P」依序排列之組合作為主要識別部分,整體外觀極相彷彿,相關消費
者於交易時實不易區辨,從而均構成近似之商標。4與據爭商標1相較,其主要文字均為「J」及「C」,外觀非常近似;復與據爭商標2相較,其主要文字均為「J」及「C」,相關消費者於交易時實不易區辨,從而均構成近似之商標。
商標3、4使用於與上開據爭商標同一服務,依一般社會通念及市場交易情形,易使一般接受服務者誤認為其來自相同或有關聯之來源,該當商標法第68條第3款規定之構成要件。J&CIP」及「J&C」公司名稱,不得主張商標法第36條第1項第1款之合理使用自己名稱:
Kai-Ding」無關之「J
&CIP」、「J&C」作為公司名稱,並於其公司網站將上開名稱突顯使用(原證13、45)或於網頁內文以粗體標示(原證20),而非以一致大小之字體標示其公司名稱,復使用「www.jciplaw.com.tw」為網址,顯係故意將上開名稱突顯使用,以致讓網頁瀏覽者認為是標榜其服務的商標而非公司名稱,致使與原告所有據爭商標有混淆誤認之虞,不符商標法第36條第1項第1款之「合理使用」。
8辯稱其自94年間成立時即使用「J&CIntellectualPropertyManagementandConsultingCorp.」之公司英文名稱,多年來並持續使用此名稱與國內外客戶往來信件云云,惟被告所提證據資料均無法證明其於94年起即開始使用上開公司英文名稱,諸如:商標資料上雖有該名稱(被證5),但人別資訊可隨時更改;招牌製作廠商之確認稿所載字樣為「J&CInterntationalProperty…」(被證9),與上開字樣明顯有間;估價單項目為室內海報(被證10),並非招牌,且與確認稿之價額不符;發票正本之品名欄並無影本之括弧「招牌」二字(被證10),其金額亦與確認稿不符。且上開確認稿、估價單、發票及被告鎧鼎公司之信紙及傳真函,均屬私文書且為影本或列印本,無法確認是否事後製作或經偽變造,其形式及實質真正顯然有疑,況當時原告據爭商標已為著名商標,已如前述。
被告等使用系爭商標1、3、4,不得對據爭商標2主張商標法第36條第1項第3款之善意先使用:
原告自85年設立之初即以英文名稱「JianqChyunIntellectualPropertyOffice」之簡寫「JCIP」自稱(原證25至29),且為我國排名前五大專利事務所之一,據爭商標1為「J」、「C」兩英文字母所組成,於87年1月16日即已註冊,而被告鎧鼎公司與原告為同業,殊難想像被告等不知悉上情,縱其使用「J&C」、
「J&CIP」時,係在原告於100年11月1日以「JCIP」註冊為據爭商標2前,亦絕非「善意」,而無主張商標法第36條第1項第3款之餘地;且被告等係明知原告據爭商標使用在先,仍基於攀附原告已建立之品牌商譽,使用相同或近似於據爭商標2之系爭商標1、3、4及作為公司英文名稱,亦不符該條款「使用時…無不正競爭目的」之要件,不得主張不受原告商標權之
9拘束。
二、被告
並辯稱:
94年設立時,已為著名
商標:
鎧鼎公司早於94年間即開始使用「J&CIntellectualPropertyManagementandConsultingCorp.」之公司英文名稱全銜之縮寫「J&CIP」、「J&C」,多年來並持續以此名稱與國外客戶往來信件(被證46至51)。於94年5月6日被告鎧鼎公司委託廠商製作招牌之確認稿上,即已有「J&C」(被證9),其上之international字樣是廠商所誤繕,應為intellectual,並有同一廠商開出之估價單及發票(被證10)在卷可稽,被告鎧鼎公司並將「J&C」使用於各式信紙及傳真函(被證11);於94年5月13日被告提出之商標申請書第1頁下方,即載有申請人名稱英文為「J&CIntellectualPropertyManagementandConsultingCorporation」(被證5、42),獲准註冊之95年4月1日商標公報中,其商標權人欄位亦登載有該英文公司名稱(被證43)。另被告鎧鼎公司使用系爭商標1至103年11月,使用系爭商標2至今,併予敘明。
指之原證24排名資料,來源不明,可信度令人質疑;被告等以93年5月13日至「鎧鼎JCIP及圖」商標申請日94年5月13日為檢索區間,於該系統查得當時原告之專利代理人○○○有2,782筆公開專利案件(被證26),而國內知名之理律法律事務所代理人「陳長文」有10,655筆(被證27)、台灣國際專利商標事務所代理人「林志剛」有7,797筆(被證28),均高出原告數倍,卻未見於原告提供之原證24排名資料,由
10此可知,原告所提供之資料顯與事實不符,殊不足採。被告等另搜尋至2015年12月31日各大專利事務所專利申請案件量,原告之案件量僅5萬多筆,然「理律」、「台灣國際」則有超過15萬筆,「聖島」亦超過10萬筆(被證29至32),顯見原告絕非排名數一數二之事務所,實難以其案件量即認定據爭商標為著名商標。
94年間已為著名商
標:
93至94年間才建置完
成(原證27至29),與被告之「鎧鼎JCIP」商標申請註冊時間(94年5月13日)相隔不到一年;且網域名稱與商標截然不同,縱使「JCIP」之小寫字母曾出現於原告之網域名稱「jcipgroup」(原證52至54),亦非商標法第5條所稱之商標使用,而乃單純名稱之使用,自無從作為證明著名商標之佐證;又原告電子報之發送日期晚於被告鎧鼎公司「鎧鼎JCIP」商標之申請日,且區區860封的電子報根本不足以認定商標使用之廣泛程度;另所謂93年原告客戶申請人名單(原證48),係由原告自行繕打,並無時間之相關證明。
94年間所代理申請的台灣專利案數量已位居全國第二位(被告否認之),然我國之官方語言為中文,根據消費者的認知習慣,商標中若含有中文字樣,則該中文部分自然會成為消費者區分辨別的主要因素。市場大眾當係以「將群」指稱原告事務所,尚無法推論原告之「JC」與「JCIP」等非中文之商標,當然因原告之專利申請案件數量位居全國第二位而成為著名商標。同理,原告所提證據資料中多將事務所名稱「將群」與原告主張之「JC」或「JCIP」一併使用
11,甚至使用全名JianqChyunIntellectualPropertyOffice而非「JCIP」(原證3至7、50),我國之相關大眾以中文為主要文字,通常只會記住其事務所名稱「將群」,而不會對「JC」或「JCIP」有單獨特別的印象,倘「JC」或「JCIP」單獨出現,而無「將群」據以附麗,絕無可能讓相關消費者留下特別印象,更無可能成為著名商標。
Google網站之查詢證明之,以「將群」、「JianqChyun」分別作為關鍵字之搜尋結果,於第一頁出現原告事務所之相關網頁(被證1),然而以據爭商標「JC」、「JCIP」作為關鍵字之搜尋結果,則於第一頁均未出現原告事務所之網頁(被證2),可見「JC」、「JCIP」倘單獨出現,顯不足以表彰原告,自無可能成為著名商標。再查,「JCIP」等英文字母縮寫,本具有某些常用的意義,諸如JavaConcurrencyinPractice、JointCombinedInterfaceProcedure、JointCapabilitiesIntegrationProcess等(被證3),原告所主張之「JCIP」在此眾多英文縮寫意義下,實無法單獨彰顯其服務主體,不僅商標之識別性不足,更無可能成為著名商標。依智財局98年報第55頁所載,94至98年近5年來國內之
專利案件新申請量平均約為8萬餘件(被證52),而93年間原告所代理之專利案件約為1179件,再參酌原告所提供之資料(原證41),於94至99年間,每年案件申請量約為1、2千件,僅占國內專利申請量之1.6%至2.5%,其市占率根本不足以認定為著名商標。
被告鎧鼎公司之「鎧鼎JCIP」商標於94年5月13日申請註冊後經審查通過,倘原告「JC」商標為著名商標,怎會核准審定「鎧鼎JCIP」商標,足證當時商標審查委員及相關消費者並不熟悉「JC」,該商標絕非著名商標;雖其後原告對
12「鎧鼎JCIP」商標提起評定,但在長期爭訟過程中,主管機關亦未認定或提及「JC」為著名商標,原告所引100年度行商訴字第6號判決(原證11),亦未明白表示據爭商標為著名商標,縱該判決認定據爭商標為我國相關事業及消費者所知悉,充其量亦僅表明判決時即100年5月19日之知名度,亦非指於94年即具有知名度。
等使用系爭商標1並不構成侵害原告商標權:
鎧鼎公司並未單獨使用「鎧鼎JCIP」商標之「JCIP」圖樣,於該圖樣之右方或下方均有「鎧鼎」字樣存在(原證13至16),原告特別截取「JCIP」圖樣單獨指摘被告侵權,但卻刻意忽略被告等始終將該圖樣與「鎧鼎」字樣併同使用之事實,實有誤導之嫌。
鎧鼎公司業已停止使用「鎧鼎JCIP」商標,原告就此提起本件訴訟已無實質意義;又原告雖舉行政法院判決主張該商標業經撤銷,惟撤銷之效力僅係確認被告鎧鼎公司未取得商標權之註冊,並非宣示被告鎧鼎公司不得使用鎧鼎商標,況該判決理由亦有待商榷,諸如:
「鎧鼎JCIP」商標係由三角圖樣、以及三角圖形所包覆之英文字樣「J、C、IP」配合中文字樣「鎧鼎」使用於被告之服務,中文字樣「鎧鼎」係源自被告鎧鼎公司之經營理念與企業精神,其意涵為秉持鎧甲般的堅定意念提供專業服務、建立鼎立不搖的地位,其中「鼎」之三足字義與三角圖形相呼應,具有期許被告鎧鼎公司、客戶以及同業,三者間密切合作以求綜效的意涵,深具表彰性,被告「鎧鼎JCIP」商標予人寓目印象最深者,當屬此中文部分;又三角圖形另包覆英文字母「J」及「C」,係取自被告公司之創辦人「
13○○○○○○○」(○○○)與「○○○○○○○○○○(○○○)」英文姓氏字首大寫字母,相互交扣的英文字母
「J」及「C」形成近似符號「&」的視覺效果,具有攜手合作的象徵意義。英文「IP」字樣則為智慧財產「IntellectualProperty」之縮寫,代表被告鎧鼎公司提供之服務。反觀原告商標缺乏任何中文字樣,該「JC」商標係由「J形狀符號,結合人形圖鏤空設計的「C」所組成,但與英文字母C相較,其左半部有缺口並不完整、右半部又結合人頭側面輪廓鏤空設計使人臉向左,經過高度圖形化後已難辨識是否為英文字母「J」及「C」。因此兩造商標在整體外觀、觀念、涵義及讀音均不同,具有明顯差異的視覺效果,相關消費者可輕易識別其差異,故兩造商標不構成近似。兩造商標指定之服務內容有所差異:
被告鎧鼎公司之商標係使用於智慧財產權相關之法律服務,主要為智慧財產權(又稱無形資產)之鑑價與交易、公平交易與營業秘密等法律服務,有鑑於未來企業定位與業務發展,復於申請商標時指定服務名稱為「法律服務」,被告鎧鼎公司係屬TWTM智慧財產服務聯盟之成員,同時通過經濟部工業局「智慧財產類技術服務能量登錄」之資格及技術審查並獲頒證書,為能量登錄合格之機構(被證12、13),提供產學研對於智慧財產流通運用與需求之服務,並不侷限原告商標所指定之「代理國內外專利、商標申請」服務,原告並非該聯盟之成員,亦非能量登錄合格之機構,故兩者服務之內容差異甚大。且智慧財產權等相關法律服務係屬高知識價值之專業性服務,並非一般日常消費品,故消費者多為具有特殊領域知識之專業人士,屬有鑑別力之購買者,在選擇智慧財產等相關法律服務時會施以較高注意,應可區別兩
14造商標來源不同,而無混淆誤認之虞。
被告「鎧鼎JCIP」商標與原告「JCIP」商標全然不同,所使用之服務內容亦不相同,理由同前,茲不贅述。被告使用系爭商標2不構成侵害原告商標權:
就兩商標之線條圖案整體觀察,系爭商標2線條較細緻柔軟,本質上為「&」、「c」兩符號之MonotypeCorsiva字型符號,而「&」外觀亦彷彿英文字母「L」(被證36),並非英文字母「j」、「c」之組合;而據爭商標1如前所述,為英文字母「JC」的組合,據爭商標2則包含「JCIP」4個字母,且無「&」符號包含其內,因此兩造商標差異甚大,顯然不近似。又如前述,被告鎧鼎公司提供之服務主要為智慧財產權之交易及鑑價與原告商標指定之服務,亦不相同或類似,並無致相關消費者混淆誤認之虞。
鎧鼎公司使用「J&CIP」及「J&C」作為公司名稱,不構成
侵害原告商標權:
鎧鼎公司自94年即開始使用「J&CIP」、「J&C」作為公司英文名稱,而原告無法證明上開據爭商標於當時已屬著名,縱認已為著名商標,惟商標法第70條第2款所謂「以該著名商標中之文字作為自己公司名稱」其中該「文字」之使用,必須被告使用之文字與著名商標之文字完全相同始足當之(被證4),而被告使用「J&CIP」、「J&C」與據爭商標文字俱不相同,況原告「JC」商標係符號亦非文字,不符合該條款之要件。
市場上以英文字母「J」、「C」用於法律相關服務者所在多有,「J&C」或「JC」可能指稱的企業主體非常之多,尚無從認為勢必係指稱原告之企業,則被告使用之「J&CIP」及「J&C」與原告之據爭商標依社會一般通念,無從認為實質相
15同。如Google檢索結果所示,英文字母「J」、「C」用於法律服務所在多有,高達167,000,000筆,包含「J&CIP鑒誠」、「JCMASTER泰和」、「JCPARTNERS」、「JCLAWOFFICES」、「THEJCLAWGROUP」等(被證33),彼此併存於市場,倘認使用英文字母「J」、「C」之名稱或標章均與據爭商標實質相同,實將成就原告不當壟斷使用英文字母「J」、「C」或其聯合式商標等之意圖及行為,不當擴大其商標權,扼殺自由市場得使用英文字母「J」、「C」之名稱或標章之自由,自由競爭市場之機制將因此受到傷害。鎧鼎公司使用「J&CIP」及「J&C」時,均係用以指稱被告鎧鼎公司本身之名稱,並非特別用以促銷服務之商標,亦未就「J&CIP」及「J&C」申請商標註冊,實難以認定被告使用「J&CIP」及「J&C」屬商標使用。又「J、C」為一般習用並常見英文字母,本身之識別性較低,於商標註冊實務中,同一類商品服務群組同樣存在英文字母「J、C」字樣者,3頁背面至第4頁之表格所示),
如主要識別部分均為英文字母「JC」、同屬第2501類組並指定相同之商品「衣物」,均經審定核准得以註冊(被證12),於第1802組群中以英文字母「J、C」作為商標識別部分者亦有13筆(被證13),況「J&CIP」及鎧鼎公司「J&C」與據爭商標外觀並不同一或近似,且如前述,被告提供之服務亦與據爭商標指定之服務並不相同或類似。
被告鎧鼎公司亦得依商標法第36條第1項第1款之名稱使用主張免責。如前已述,被告鎧鼎公司英文名稱「J&C」之英文字樣「J」與「C」係以被告鎧鼎公司之創辦人「○○○○○○○」(○○○)與「○○○○○○○○○○(○○○)
」英文姓氏字首大寫字母所組成(被證6、7),而以創辦人
16或合夥人之姓氏或姓氏字母作為公司名稱乃為業界常態,例如理律法律事務所之「LEEANDLI」或「L&L」(被證8),被告鎧鼎公司有鑑於中文讀音的「ㄐㄑㄓㄔㄘ」等全都以英文的「J」與「C」來拼音(通用拼音),為免外國人對中國姓氏拼音有拗口難唸的情形,乃採用簡潔的英文姓氏字首「J」及「C」,有助於記憶複誦,故被告鎧鼎公司使用「J&CIP」及「J&C」係以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,依商標法第36條第1項第1款規定,自不受原告商標權之效力所拘束。
鎧鼎公司使用系爭商標1、3、4得對據爭商標2主張商標法第36條第1項第3款之善意先使用:
鎧鼎公司使用系爭商標1之申請日(94年5月13日)及註冊日(95年4月1日)均遠早於原告之據爭商標2之申請日(98年5月27日)、註冊日(100年11月1日),且被告鎧鼎公司在申請註冊前已善盡事前檢索之工作,無論以「"JC"字串相同」甚至是檢索範圍更廣的「"J"字首相同」作為檢索條件,在商品服務組群代碼第4522類均查無原告商標,故被告鎧鼎公司系爭商標1之註冊申請及使用係善意,絕非企圖引起相關消費者混淆誤認其來源;又原告「JC」商標顯然為其事務所名稱特取部分「將群」之英文音譯「JIANQCHYUN」,如被告鎧鼎公司有意攀附,則應以「將○」或「○群」甚至其他讀音近似之字樣提出商標申請或公司名稱,始能引起消費者混淆誤認其來源,惟被告鎧鼎公司係以唱呼之讀音不同、寓意觀念亦非近似、構圖意匠迥異之「鎧鼎」商標提出申請並予使用,以具有普通知識經驗之消費者,施以普通之注意,勢必可輕易明顯區辨兩者之差異,故被告鎧鼎公司並無意圖影射他人商標之信譽之行為。
17鎧鼎公司使用「J&CIP」及「J&C」之公司名稱被認為屬商標使用(被告否認之),但被告鎧鼎公司使用公司英文名稱「J&CIP」及「J&C」之時間係在94年5月之前(被證9至11、42、43),亦早於原告據爭商標2之申請日(98年5月27日),且如前述,被告之「J&C」係使用公司創辦人之英文姓氏字首大寫字母所組成,符合商業交易之命名習慣,並無意圖影射他人商標之信譽,故被告鎧鼎公司使用「J&CIP」及「J&C」係為「善意使用」。
原告主張其於90年7月使用「jcipgroup」為其網域名稱,早於被告鎧鼎公司申請「鎧鼎JCIP」商標,被告鎧鼎公司係故
意攀附原告之品牌商譽云云。惟如前所述,網域名稱與商標截然不同,縱使「JCIP」之小寫字母曾出現於原告之網域名稱,亦非商標使用,而乃單純名稱之使用,且被告鎧鼎公司以合夥人姓氏字母「J」與「C」作為公司名稱使用時,並不知悉原告使用該網域名稱,亦無義務查詢該網域名稱資料,更無義務迴避使用其中的字母組合,故被告鎧鼎公司之使用純屬善意使用。
三、兩造不爭執事項(本院卷第3頁之言詞辯論筆錄):00097600號JC商標(即據爭商標1)之商標權人,商標申請日為85年11月6日,註冊日為87年1月16日,專用期限至107年1月15日止。
01483259號JCIP商標(即據爭商標2)之商標權人,商標申請日為98年5月27日,註冊日為100年11月1日,專用期限至110年10月31日止。
01203080號「鎧鼎JCIP」商標,嗣於99年7月12日經智財局以中台評字第980197號評定撤銷處分;被告鎧鼎公司不服提起訴願,經經濟部於99年11月16日以經訴字
18第09906045230號駁回訴願,被告鎧鼎公司不服向本院提起行政訴訟,經本院於100年5月19日以100年度行商訴字第6號駁
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