侵害專利權有關財產權爭議
智慧財產法院(民事),民專上字,104年度,34號
IPCV,104,民專上,34,20160526,3

智慧財產法院民事判決
104年度民專上字第34號
上　訴　人　中承霖工業股份有限公司
法定代理人　黃明德
訴訟代理人　郭俐瑩　律師
輔　佐　人　徐金澤
被上訴人　　吳瑞慶
　　 張秀枝即加賀實業行
共 同
訴訟代理人　吳榮發
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華
民國104 年8 月10日本院103 年度民專訴字第108 號第一審判決
提起上訴，本院於105年5月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及該部分假執行之聲請，暨命上訴人負擔訴訟費用之裁判均廢棄。
被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣伍拾參萬壹仟伍佰捌拾陸元，並自民國一○三年十二月十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一審、第二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔五十分之十七，餘由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院 為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財 產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財 產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先 管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其 上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上 訴人侵害上訴人之專利財產權，係專利法所生之第二審民事 事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。貳、實體事項：
一、上訴人之主張：
(一)上訴人起訴聲明：1.被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下



同）155萬元，並自訴狀送達次日起，按年息5%給付利息。 2.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張如後： 1.被控侵權產品侵害系爭專利權：
上訴人為我國第D153593 號「波浪管接頭㈠」設計專利（下　　稱系爭專利）專利權人，專利期間自民國102 年5 月11日起 至113 年1 月10日止。被上訴人加賀實業行之登記負責人為 張秀枝，實際負責人為被上訴人吳瑞慶，且被上訴人吳瑞慶 於102 年9 月12日前為加賀實業行之負責人。被上訴人吳瑞 慶所製造販售如原證2 之波浪管接頭、被上訴人張秀枝即加 賀實業行製造販售如原證4 、原證5 之波浪管接頭（下合稱 被控侵權產品），依據全要件原則比較，落入系爭專利請求 項。
2.被上訴人應連帶給付上訴人損害賠償155萬元： 被上訴人吳瑞慶製造販售如原證2 之被控侵權產品標示有「　　JH」商標圖樣，共100 個，每只售價為1.5 元、出廠價約1. 2 元，被上訴人吳瑞慶自102 年5 月11日起至102 年9 月11 日止，共5 個月，每月製造與販售之數量為20萬個，販售所 得為120 萬元（計算式：5 個月×20萬個×1.2 元）。被上 訴人張秀枝即加賀實業行製造販售如原證4 、原證5 之被控 侵權產品標示有「JH」商標圖樣，各100 個，每個售價分別 為1.7 元與2 元、出廠價約1.35元，被上訴人張秀枝即加賀 實業行自102 年9 月12日起至103 年11月11日止，共13個月 ，每月製造與販售之數量為20萬個，販售所得為351 萬元（ 計算式：13個月×20萬個×1.35元）。上訴人爰依專利法第 136 條、第142 條準用同法第96條第1 項、第2 項規定，就 被上訴人吳瑞慶部分，僅先請求賠償45萬元，就被上訴人張 秀枝即加賀實業行部分，僅先請求賠償110 萬元，並依專利 法第142 條準用同法第97條第2 項規定，請求法院判決被上 訴人應賠償上訴人損害額之3 倍，以資懲罰被上訴人之故意 侵權行為。因被上訴人吳瑞慶為加賀實業行之實際負責人， 且對於加賀實業行之侵害專利之行為亦有參與實施分擔，並 自102 年6 月6 日起至102 年9 月11日止仍為侵害系爭專利 權之行為。準此，上訴人依民法第185 條規定，請求被上訴 人負連帶給付賠償155 萬元之責任。
(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：1.原 判決廢棄，並賜判決如起訴之聲明。2.倘獲有利判決，願供 擔保，請准宣告假執行。並主張如後：
1.被證1 發票品名與其下方產品照片不具同一性： 被證1 發票品名雖載有「1/2 盒接」，然被證1 下方之產品 照片係被上訴人自行貼上影印。換言之，發票所記載「1/2



盒接」與其下方產品照片之證明力欠缺同一性。再者，觀諸 被上訴人於104 年6 月16日之原審言詞辯論程序，提出「加 賀實業行2009年產品型錄」第4 頁，亦有相同名稱「1/2 盒 接」產品，則被證1 發票所記載「1/2 盒接」，其與被上訴 人自行提出2009年產品型錄「1/2 盒接」產品是否為同一， 有待商榷。倘被上訴人無法證明被證1 所記載「1/2 盒接」 與其下方產品照片具同一性時，縱有證人到庭證述，亦需藉 由其他客觀證據，證明被證1 所記載「1/2 盒接」與其下方 產品照片具同一性，其證詞始屬可採。再者，被證1 發票所 販售「1/ 2盒接」應為被上訴人2009年型錄所展示之產品， 其與系爭專利外觀不同。準此，被證1 發票與其下方產品無 法證明具同一性，證人亦無法提出客觀證據，證明兩者具同 一性，足證被證1 欠缺證明力，故系爭專利未違反核准時專 利法第122 條第1 項第2 款規定。
2.被上訴人有侵害系爭專利之故意：
上訴人雖前於103 年6 月6 日以臺南東門郵局第111 號存證 信函通知被上訴人停止侵害系爭專利權之行為，然被上訴人 吳瑞慶未予理會，竟繼續侵害系爭專利，足徵被上訴人有侵 權之故意。準此，被上訴人加賀實業行之登記負責人雖為張 秀枝，然實際負責人為被上訴人吳瑞慶，被上訴人加賀實業 行亦有參與實施分擔，故被上訴人應負連帶損害賠償責任。 3.損害賠償金額：
原證2 、4 、5 之被控侵權產品落入系爭專利，且為被上訴 人所製造，此為被上訴人所不爭執，是被上訴人應連帶負損 害賠償責任。依被上訴人提出之統一發票可知，被上訴人侵 害系爭專利所販售「合（盒）接1 」數量為101,350 個，其 售價為1.7 元；「合（盒）接1/2 」數量為2,340,350 個， 其售價為0.8 元；「合（盒）接3/4 」數量為707,300 個， 其售價為1.2 元。詳言之：⑴依被上訴人所稱每個成本為0. 75元，「合（盒）接1 」利潤為0.95元（計算式：1.7 元-0 .75 元），其侵權所得為96,283元（計算式：0.95元×101, 350 個）；⑵「合（盒）接3/4 」利潤為0.45元（計算式： 1.2 元-0.75 元），其侵權所得為318,285 元（計算式：0. 45元×707,300 個）；⑶「合（盒）接1/2 」利潤為0.05元 （計算式：0.8 元-0.75 元），其侵權所得為117,018 元（ 計算式：0.05元×2,340,350 個）。準此，被上訴人侵權所 得共計531,586 元。因被上訴人有侵害系爭專利之故意，上 訴人爰依專利法第97條第2 項請求被上訴人給付上訴人損害 額3 倍，即1,594,758 元，上訴人僅先為一部請求。二、被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回。並答辯如後：



(一)被證1 足證系爭專利不具新穎性：
1.被證1 管接頭形狀與系爭專利之形狀相同： 被證1 照片所揭示之管接頭與原證2 、4 及5 管接頭之外觀 形狀相同，均印有JH字樣，屬相同產品，且與系爭專利之波　　浪管接頭㈠之外觀形狀相同。此觀諸原審證人○○○○○○ 　公司（下稱○○○○）員工○○○於104 年04月21日到庭結 證證詞：加賀實業行聲稱於100 年12月25日與其公司交易時 ，發票所載販售物品「1/2 盒接」與系爭專利，為外觀相同 之產品。其印象早期曾給予其樣品，因客人有需求。具體證 明需找以前之型錄，因年代久遠，相同與否無法確定；2 個 產品外觀相同，是否有細微不同並不確定，外觀部分應雷同 。惟接頭部分要實際施作，始能確定差異部分，然乍看外觀 均相同。職是，益徵被證1 管接頭形狀與系爭專利之形狀相 同。
2.1/2 盒接產品在系爭專利申請前已有銷售： 被證1 發票所示之商品品名列有「盒接」，其與被證1 所示 之盒接商品照片一致，並參酌被證1 統一發票之買受人即原 審證人○○○於104 年04月21日到庭結證之證詞：被證1、2 、3 係加賀實業行之產品，加賀實業行有加以修改，因產品 係塑膠，倘有瑕疵者，會通知加賀實業行修改。發票之品項 與照片產品係相同產品。修正部分係關於厚度，在接合處有 修改。此產品有3 種規格，其有訂購2 種規格，有盒接、轉 接及管接系列，業界一看圖片即知何種產品。發票之品項即 為被證1 圖片所示「1/2 盒接」產品等語。準此，可徵被證 1 統一發票所載之交易買賣商品「1/2 盒接」，為被證1 圖 片所示「1/2 盒接」產品，且在系爭專利申請前已有銷售買 賣。
3.○○○之證詞足證系爭專利不具新穎性：
○○○○買賣項目以水電配管料件為主，○○○對於其所屬　　公司主要買賣項目應有所瞭解。再者，○○○與當事人間並 　無嫌隙或對價關係，且其甘冒偽證罪之刑責，證明被證1 交 易買賣之內容，其之證詞應為可採。換言之，○○○之證詞 與被證1 之發票及照片相互勾稽，應可證明系爭專利提出專 利申請前，即具有相同設計之波浪管接頭，作為交易買賣標 的。系爭專利不具新穎性之專利要件，有違反專利法第122 條第1 項第2 款規定，其專利權應予撤銷。
(二)被上訴人無故意侵權之行為：
1.被上訴人吳瑞慶未曾擔任加賀實業行之負責人： 被上訴人加賀實業行自設立迄今之負責人均為被上訴人張秀 枝，從未變更，被上訴人吳瑞慶未曾擔任加賀實業行之負責



人。上訴人於原證2 提出之轉接頭，非被上訴人吳瑞慶所製 造，故上訴人對被上訴人吳瑞慶之求償，為無理由。 2.系爭專利權效力不及於被上訴人製造之盒接接頭產品： 上訴人提出系爭專利申請前，被上訴人加賀實業行即已生產　 製造盒接接頭。詳言之：⑴被證1 為被上訴人於100 年12月 25日開立予○○○○之統一發票，其所示之品名欄載有「1/ 2 盒接」產品，疑似被控侵權產品；⑵被證2 為被上訴人於 100 年12月25日開立予博麟水電材料有限公司（下稱博麟公 司）統一發票，其所示之品名欄載有「1/2 盒接產品」，疑 似被控侵權產品；⑶被證3 為被上訴人於100 年12月25日開 立予○○○○○○有限公司（下稱○○○○）統一發票，其 所示品名欄載有CD合接1/2 產品，疑似被控侵權產品。依專 利法第59條第1 項第3 款規定，被上訴人於系爭專利申請前 ，已公開銷售疑似被控侵權產品，故系爭專利之專利權效力 不及於被上訴人生產製造之盒接接頭產品。
3.上訴人應就有利於己之事實負舉證責任：
上訴人雖主張被上訴人吳瑞慶自102年5月11日起至102年9月　　11日止，共5 個月，每月製造與販售數量為20萬個，不法獲 　利120 萬元，被上訴人張秀枝自102 年9 月12日起至103 年 11月11日止，共13個月，每月製造與販售數量為20萬個，不 法獲利351 萬元之事實，然上訴人應就有利於己之事實，負 舉證之責。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事 訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文 。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡 化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如 後（見本院卷第85至88頁之105 年2 月5 日準備程序筆錄） ：
(一)兩造不爭執之事實：
1.上訴人為我國設計第D153593 號「波浪管接頭㈠」之專利權 人，專利期間自102 年5 月11日起至113 年1 月10日止。上 訴人前於102 年6 月6 日以臺南東門郵局第111 號存證信函 通知被上訴人加賀實業行及吳瑞慶侵害系爭專利之事實（見 原審卷第15、20至29頁）。
2.原證2 、原證4 及原證5 之波浪管接頭為加賀實業行所製造 ，且被控侵權產品接頭均有標示加賀實業行之英文縮寫「JH 」，為被上訴人所不爭執。而原證5 之包裝標示有「加賀實 業行」等表示商品來源之字樣，被控侵權產品之外觀形狀均 相同，均落入系爭專利之權利範圍（見原審卷第118 、31、



147至148頁；見本院卷第86頁）。
3.被上訴人吳瑞慶曾以被證4 、被證5 之新型第M273121 號「 接線盒之快速接頭結構」及新型第M301455 號「管用配線盒 接頭及端套蓋之改良結構」為舉發證據，前於102 年7 月11 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出舉發撤銷系爭專 利案，嗣經智慧局於103 年4 月30日以(103) 智專三㈠0301 9 字第10320589020 號審定舉發不成立確定在案（見原審卷 第102至103 頁）。
4.被證2 為被上訴人於100 年12月25日開立予博麟公司之統一 發票及1/2 盒接產品照片，而被證3 為被上訴人於100 年12 月25日開立予○○○○之統一發票及CD盒接1/2 產品照片。 因當事人除前於105 年2 月5 日準備程序表示，被證1 與被 證2 無法證明系爭專利不具新穎性，故不作為專利有效性之 證據外，亦同意被證4 、被證5 或及其組合是否足證系爭專 利不具創作性，不列為本件爭點（見本院卷第88頁）。(二)兩造主要爭點：
本件重要爭執厥於：1.系爭專利有無應撤銷事由？事涉被證 1 是否足證系爭專利不具新穎性？2.倘系爭專利無應撤銷之 事由，則上訴人請求被上訴人連帶損害賠償155 萬元，是否 有理由？
參、本院得心證之理由：
一、系爭專利具備新穎性要件：
按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者， 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟 法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規 定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權 人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審 理法第16條定有明文。上訴人主張被證1 發票與其下方產品 無法證明具同一性，證人亦無法舉出客觀證據，證明兩者具 同一性，足證被證1 欠缺證明力，故系爭專利未違反核准時 專利法第122 條第1 項第2 款規定，是本件系爭專利無應撤 銷之事由等語。被上訴人抗辯稱被證1 管接頭形狀與系爭專 利之形狀相同，被證1 所示「1/2 盒接」產品，且在系爭專 利申請前已有銷售買賣，並參酌證人之證述，足證系爭專利 不具新穎性云云。職是，本院首應確定判斷系爭專利有效性 之專利法為何；繼而分別說明系爭專利之創作說明、被控侵 權產品之技術內容；最後認定被證1 是否足證系爭專利不具 新穎性（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。
(一)以核准審定時專利法判斷系爭專利之有效性： 因本件被上訴人抗辯稱系爭專利有應撤銷之事由，揆諸前揭



智慧財產案件審理法第16條規定，本院應就其主張或抗辯有 無理由自為判斷。查系爭專利於101 年1 月11日申請，智慧 局於102 年2 月19日審定核准之，並於102 年5 月11日公告 ，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即100 年12 月21日修正公布、102 年1 月1 日施行之專利法為斷（下稱 修正前專利法），先予敘明。
(二)系爭專利之創作說明：
本創作之波浪管接頭之管體設有二組卡榫元件，二組卡榫元 件並分別設置於管體之前及後側，以形成對稱狀，二組卡榫 元件各設有三卡榫件，並利用三卡榫件形成類似於英文字母 「E 」變體。詳言之：1.由立體圖及前視圖觀察如本判決附 圖1 所示，本創作之波浪管接頭之管體之一組卡榫元件上方 設有按壓部，並於按壓部下方形成凹設槽，且於凹設槽下方 設弧形強化部，以與卡榫件槽相銜接。2.由立體圖與左、右 視圖觀察，如附圖1 所示，本創作之波浪管接頭之管體設上 、下強化環圍；上、下強化環圍之外徑均大於管體之外徑， 如附圖1 所示俯視圖與仰視圖。上強化環圍並位於管口之稍 下方，下強化環圍則位於管體之末端，且於管體之其餘表面 並形成光滑狀。3.如附圖1 所示之左及右側視圖，按壓部之 最頂端則形成突出部，且於管體之後側亦形成對稱的突出部 ，方便使用者之操作。4.如附圖1 所示之立體圖與後視圖， 上強化環圍為前述按壓部阻斷。5.如附圖1 所示之後視圖， 上強化環圍位於前述管體後側之突出部處，並形成有斜切面 。6.如附圖1 所示之實施應用例，本創作之波浪管接頭得設 有封閉元件，防止建築物施工時，混擬土進入管件中。準此 ，以共同組成本創作之波浪管接頭㈠。
(三)被控侵權產品之技術內容：
原證2 、4 為一波浪管接頭之管體，設有二組卡榫元件，如 本判決附圖2 所示。申言之：1.二組卡榫元件分別設置於管 體之前及後側，以形成對稱狀，二組卡榫元件各設有三卡榫 件，並利用三卡榫件形成類似於英文字母「E 」變體。2.管 體之一組卡榫元件上方設有按壓部，並於按壓部下方形成凹 設槽，且於凹設槽下方設弧形強化部，以與卡榫件槽相銜接 。3.管體另設上、下強化環圍，上、下強化環圍之外徑均大 於管體之外徑，上強化環圍並位於管口之稍下方，下強化環 圍則位於管體之末端，且於管體之其餘表面並形成光滑狀； 前述按壓部之最頂端則形成突出部，且於管體之後側亦形成 對稱的突出部，方便使用者之操作。3.上強化環圍為按壓部 阻斷。4.上強化環圍位於管體後側之突出部處，形成有斜切 面。5.使用波浪管接頭時可設一蓋體，防止建築物施工時，



混擬土進入管件中。
(四)被證1不足證系爭專利不具新穎性：
1.被證1為適格之系爭專利有效性證據：
被證1 為上訴人於100 年12月25日開立予○○○○之統一發 票及1/2 盒接產品照片，如本判決附圖3 所示，照片所顯示 之日期，早於系爭專利申請日101 年1 月11日（見原審卷第 71頁）。而被證1 照片揭示之管接頭與原證2 、4 之被控侵 權產品之管接頭，其上均印有JH字樣，外觀形狀相同，均屬 相同產品。職是，被證1 可作為適格之系爭專利有效性證據 ，具有證據能力。
2.證人○○○無法證明系爭專利不具新穎性： ⑴證人○○○前於104 年4 月21日之原審結證稱：其為○○○ ○負責人，被證1 、2 、3 照片為當初買賣之產品，被證1 、2 、3 均是加賀實業行之產品，而加賀實業行有作過修改 ，因產品是塑膠材質，其會通知加賀實業行有瑕疵，請被上 訴人修改。發票上之品項與照片之產品是相同物品。修正部 分是關於厚度，在接合處有修改。此產品有三個規格，公司 剛好訂購兩種規格，有盒接及轉接與管接系列，在業界看圖 片就知悉是何種產品，當時發票購買的品項即為被證1 上圖 片所示1/2 盒接產品等語（見原審卷第148 至149 頁）。職 是，自證人○○○之證言內容，可知○○○○有向被上訴人 購買被證1至3之產品。
⑵證人○○○亦結證稱：原證2 、4 、5 之樣品與100 年12月 25日所購買之盒接產品，其可分辨原證2 、4 、5 為何種產 品。原證2 及原證4 樣品為100 年12月25日所購買之盒接產 品，兩者產品外觀雖相同，然細微之不同不確定，外觀部分 係幾乎雷同。接頭部分要實際施作，始能確定差異部分，乍 看外觀是相同等語（見原審卷第149 至150 頁）。參諸上揭 證詞，雖可知關於發票與原證2 及原證4 之樣品，有相同內 容。然○○○亦結證稱：發票上之販售物品「1/2 」盒接， 為外觀與系爭專利相同之產品，而市面有販售多種盒接產品 款式，其印象所及，記得早期有樣品予公司，適公司客戶有 需求，具體證明要找以前之型錄，因時間久遠，所以是否相 同，其無法確定等語（見原審卷第150 頁）。準此，參諸證 人○○○證言可知，因事隔數年，衡諸常情，證人無法確定 100 年12月25日交易之「1/2 」盒接產品與系爭專利外觀， 兩者是否相同。
⑶被上訴人於本院自承並無被證1 至3 之相關產品型錄（見本 院卷第123 頁之105 年3 月22日準備程序筆錄）。經本院勾 稽被上訴人提出之2009年產品型錄與系爭專利外觀，可知兩



者外觀顯有差異（見原審卷第171 至172 頁）。職是，證人 ○○○證詞僅能說明其於100 年12月25日曾購買被證1 之發 票與照片所示商品，無法證明被控侵權產品早於系爭專利申 請前已公開販售之事實，不足證明系爭專利不具新穎性。 3.被上訴人未證明被控侵權產品早於系爭專利申請前已販售： 被上訴人雖主張「1/2 」盒接之模具，在101 年12月前是組 裝而成，101 年12月間開始是一體成型者，100 年12月間開 始製作至上訴人發存證信函後，其就有修改模具云云。然被 上訴人迄今均未提出其有使用原始模具與修改後模具之事證 ，供本院審酌其使用之模具，是否得製作被證1 至3 之產品 。至被上訴人固主張上訴人提出原證3 之存證信函，係於10 2 年6 月6 日寄發，而被上訴人於同年6 月底已有將模具修 改，使製出產品有所不同，故上訴人於103 年10月25日所購 買被上訴人生產之原證5 所示產品，其外觀與上訴人之系爭 專利不同云云。然參諸被上訴人之主張，僅能說明生產原證 5 之模具與製作被證1 至3 之產品之模具，兩者可能不同。 然無法證明原證2 、原證4 之產品模具，是否前於100 年12 月間開始生產。準此，益徵被上訴人雖主張被控侵權產品早 於系爭專利申請前已公開販售云云，不足為憑。二、被上訴人應負連帶損害賠償責任：
按設計專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求 損害賠償，專利法第142 條第1 項準用同法第96條第2 項。 上訴人主張被上訴人收受通知侵權之存證信函後，仍繼續販 售繼續侵害系爭專利，是被上訴人有侵權之故意。依被上訴 人提出之統一發票與其自稱每個產品成本為0.75元，加計其 所販售之數量，其不法所得為531,586 元。因被上訴人有侵 害系爭專利之故意，上訴人爰請求被上訴人應連帶給付上訴 人損害額3 倍等語。被上訴人則抗辯稱被上訴人吳瑞慶未曾 擔任加賀實業行之負責人，故上訴人對被上訴人吳瑞慶之求 償，為無理由云云。職是，本院應審酌上訴人請求被上訴人 連帶賠償上訴人155 萬元，有無理由（參照本院整理當事人 爭執事項2）。
(一)被控侵權產品落入系爭專利之權利範圍： 上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自102 年5 月11日 起至113 年1 月10日止。被控侵權產品係波浪管接頭，為被 上訴人加賀實業行所製造，且被控侵權產品接頭均有標示加 賀實業行之英文縮寫「JH」，而原證5 之包裝標示有「加賀 實業行」等表示商品來源之字樣，被控侵權產品之外觀形狀 均相同，均落入系爭專利之權利範圍等事實，均為當事人所 不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項1 、2 ）。職是，



被控侵權產品落入系爭專利之權利範圍。
(二)被上訴人有過失之主觀要件：
專利侵權行為之成立，須行為人因故意或過失不法侵害他人 權利，即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害 間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權 之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（參照最高法 院100 年度台上字第328 號民事判決）。就專利侵權事件而 言，侵權行為人有製造商、競爭同業、單純零售商、偶然販 賣人等差異，故對能否預見或避免損害發生之注意程度，必 不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模 ，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實 際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。經查： 1.當事人為製造與銷售波浪管接頭之競爭同業： ⑴所謂過失者，係指行為人雖非故意。然按其情節應注意，並 能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發 生而確信其不發生者，此為有認識之過失。所謂能預見或避 免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有 高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。因 專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態 ，上訴人與被上訴人均為製造與銷售波浪管接頭之競爭同業 ，足認故被上訴人為系爭專利之創作所屬技藝領域中，具有 通常知識者，自不得諉稱不知系爭專利權之存在，抗辯其無 過失，被上訴人應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意 時，自應負過失責任。
⑵智慧財產侵權為企業經營所應面臨之風險，個人或事業於從 事生產、製造與銷售之際，應有風險意識與注意義務，避免 侵害他人之智慧財產權。是被上訴人從事生產或銷售被控侵 權產品之際，自應就其所實施之技術作最低限度的專利權查 證，其未查證者，即有過失至明。準此，本件當事人製造與 銷售波浪管接頭之事業體，被上訴人為系爭專利所屬技藝領 域中，具有通常知識之業者，其應熟悉相關技術特徵與其產 品。參諸專利公報為被上訴人可查閱之資訊，被上訴人製造 或銷售被控侵權產品，自應加以查證，避免侵害上訴人之系 爭專利，被上訴人未盡注意義務與疏於掌控侵權風險，足徵 就侵害系爭專利，自有過失。
2.被上訴人無故意侵害系爭專利之主觀要件： 按侵害設計專利之行為屬故意者，法院得因被害人之請求， 依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損 害額之3 倍。專利法第142 條第1 項準用同法第97條第2 項 定有明文。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事



實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生 而其發生並不違背其本意，此為間接故意。查被上訴人吳瑞 慶曾以被證4 、被證5 之新型第M273121 號「接線盒之快速 接頭結構」及新型第M301455 號「管用配線盒接頭及端套蓋 之改良結構」為舉發證據，前於102 年7 月11日向智慧局提 出舉發撤銷系爭專利案，雖嗣經智慧局於103 年4 月30日審 定舉發不成立確定在案（參照本院整理當事人不爭執事項3 ）。惟被上訴人以系爭專利有應撤銷事由，對之提起舉發， 衡諸常理以觀，其應自認其未侵害系爭專利，難認其有故意 侵害之意圖。況證人○○○結證稱市面有販售多種盒接產品 款式等語。益徵被上訴人應屬未查證系爭專利之存在，致未 盡注意義務之過失。職是，上訴人主張被上訴人之被控侵權 產品有侵害系爭專利之故意，請求專利法第97條第2 項之懲 罰性賠償金云云。不足為憑。
(三)本件以總利益說計算損害賠償金額：
按設計專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所 得之利益計算其損害，專利法第142 條第1 項準用第97條第 1 項第2 款定有明文。計算損害賠償之總利益說，係以侵權 行為人因侵害行為所得之利益，為計算損害賠償數額之方式 。上訴人主張被上訴人侵權所得共計531,586 元等語。被上 訴人否認有上開所得利益云云。經查：
1.侵害行為所得利益之計算：
所謂侵害行為所得利益者，係指加害人因侵害所得之毛利， 扣除實施專利侵害行為所需之成本及必要費用後，以所獲得 之淨利，作為加害人應賠償之數額。被上訴人所製造與銷售 之被控侵權產品落入系爭專利之權利範圍，是被上訴人應負 損害賠償責任。參諸被上訴人提出之統一發票可知，被上訴 人侵害系爭專利所販售「合（盒）接1 」數量為101,350 個 ，其售價為1.7 元；「合（盒）接1/2 」數量為2,340,350 個，其售價為0.8 元；「合（盒）接3/4 」數量為707,300 個，其售價為1.2 元（見原審卷第170 、175 頁）。揆諸前 揭說明，被上訴人侵害系爭專利之所得利益，應為商品售價 扣除成本所得金額。
2.被上訴人侵權所得利益為531,586元： 本院勾稽被上訴人之統一發票銷售金額與被上訴人自承之成 本0.75元（見本院卷第127 、129 至144 頁），計算被上訴 人侵權所得金額如後：⑴依被上訴人所稱每個成本為0.75元 ，「合（盒）接1 」利潤為0.95元（計算式：1.7 元-0.75 元），其侵權所得為96,283元（計算式：0.95元×101, 350 個）；⑵「合（盒）接3/4 」利潤為0.45元（計算式：1.2



元-0 .75元），其侵權所得為318,285 元（計算式：0.45元 ×707,300 個）；⑶「合（盒）接1/2 」利潤為0.05元（計 算式：0.8 元-0.75 元），其侵權所得為117,018 元（計算 式：0.05元×2,340,350 個）。準此，被上訴人侵害系爭專 利所得利益共計531,586 元。
(四)被上訴人為共同侵權行為人：
按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。 不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同 行為人。民法第185 條別有明文。被上訴人固抗辯稱被上訴 人吳瑞慶未曾擔任加賀實業行之負責人，上訴人對被上訴人 吳瑞慶之求償，為無理由云云。然查上訴人前於103 年6 月 6 日以臺南東門郵局第111 號存證信函通知被上訴人停止侵 害系爭專利權之行為（見原審卷第20至29頁）。被上訴人加 賀實業行之登記負責人雖為張秀枝，然被上訴人訴訟代理人 吳榮發為張秀枝之配偶，被上訴人吳瑞慶為訴訟代理人之父 （見本院卷第82頁）。職是，衡情可知加賀實業行為渠等經 營之家族事業，被上訴人除得知悉上訴人之該存證信函內容 外，亦有參與被控侵權產品之製造與銷售之行為，足認被上 訴人為侵害系爭專利之共同侵權人，就侵權所得利益531,58 6元，應負連帶損害賠償責任。
三、本判決結論：
(一)上訴人之上訴為一部有理由一部無理由： 綜上所述，被證1 不足證系爭專利不具新穎性，且兩造不爭 執被控侵權產品落入系爭專利之專利權範圍，是上訴人依侵 害專利權之法律關係，可於本件民事訴訟中自得對於被上訴 人主張專利權。經本院審酌，認上訴人請求被上訴人給付53 1,586 元，並自103 年12月13日起至清償日止，按年息5%計 算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由 ，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決 ，並駁回其假執行之聲請，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改 判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第2 項所示， 兩造雖分別陳明願供擔保為准予與免假執行之宣告，然本件 無法上訴，自毋庸宣告之。至於上訴人逾531,586 元之請求 不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執 行之聲請，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為 無理由，應駁回該部分之其上訴。
(二)本件無庸審究部分之說明：
因兩造均不爭執被控侵權產品落入系爭專利之設計專利權範 圍，被上訴人於105 年2 月5 日準備程序亦表示，「被證4 、被證5 或及其組合是否足證系爭專利不具創作性」不列為



爭點，是本院無庸審酌上開事項。職是，本件為判決之基礎 已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院 斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併 此敘明。
四、訴訟費用之負擔：
按各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌 量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負 擔其支出之訴訟費用。共同訴訟人因連帶或不可分之債敗訴 者，應連帶負擔訴訟費用。民事訴訟法第79條與第85條第2 項分別定有明文。上訴人雖請求被上訴人應連帶給付上訴人 155 萬元與其法定遲延利息，然本院僅命上訴人連帶給付被 上訴人531,586 元，駁回其餘請求金額，是本件當事人一部 勝訴與一部敗訴，故其訴訟費用，命兩造以勝敗比例分擔， 而上訴人敗訴部分為連帶之債敗訴，應由被上訴人連帶負擔 訴訟費用，如主文第4項所示。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第85條第2 項及第463 條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　105 　年　　 5 　月　　26　　日　　　　　　　　 　智慧財產法院第一庭