侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產法院(民事),民商上字,104年度,17號
IPCV,104,民商上,17,20160526,1

智慧財產法院民事判決
104年度民商上字第17號
上 訴 人
即被上訴人　德國商里莫華有限公司 RIMOWA GmbH
法定代理人　Dieter Morszeck
訴訟代理人　李世章　律師
　　　　　　徐念懷　律師
　　　　　　彭國洋　律師
被上訴人即
上　訴　人　康鉅國際有限公司
兼　法　定
代　理　人　程裕智
共　　　同
訴訟代理人　郭俐瑩　律師
　　　　　　邱南英　律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，兩造均對於中
華民國104 年8 月18日本院103 年度民商訴字第40號第一審判決
提起上訴，本院於105 年5 月5 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回德國商里莫華有限公司後開第二項至第四項之訴部分，暨該部分假執行之聲請與訴訟費用之裁判，均應廢棄。康鉅國際有限公司及程裕智應連帶再給付德國商里莫華有限公司新臺幣壹佰玖拾陸萬捌仟元，並自民國一零三年十一月七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
康鉅國際有限公司不得將相同或近似如附表1 所示商標之字樣或圖形，或將相同或近似如附表2 所示字樣及圖形，使用於各手錶商品及其包裝容器或有關之商業文書。
康鉅國際有限公司不得將標示相同或近似如附表1 所示商標之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表2 所示字樣及圖形之手錶商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。德國商里莫華有限公司其餘上訴駁回。康鉅國際有限公司及程裕智上訴駁回。
第一審、第二審訴訟費用由康鉅國際有限公司及程裕智連帶負擔百分之十九，康鉅國際有限公司負擔百分之十一，餘由德國商里莫華有限公司負擔。
本判決命康鉅國際有限公司及程裕智給付部分，德國商里莫華有限公司以新臺幣陸拾伍萬陸仟元為康鉅國際有限公司及程裕智預供擔保後得假執行；康鉅國際有限公司及程裕智以新臺幣壹佰玖拾陸萬捌仟元為德國商里莫華有限公司預供擔保，得免為假執行



。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：
(一)本件為涉外民事事件：
民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國 法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之 規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之 法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管 轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年 度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之上訴人即被上 訴人德國商里莫華有限公司（下稱上訴人）為德國公司，其 為外國法人。職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件 。
(二)我國有國際裁判管轄權：
1.決定國際裁判管轄權之原則：
涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基 礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定 性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民 事法律適用法定其準據法。而涉外民事法律適用法規定實體 法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權 之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台 上字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對 於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。 至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、 後之涉外民事法律適用法，均無明文規定。職是，就具體事 件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定 及國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平 性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際 裁判管轄。
2.侵權行為所生之債：
涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然上訴人 主張被上訴人即上訴人康鉅國際有限公司（下稱被上訴人公 司）於我國境內侵害其註冊第446263號及第442894號「RIMO WA」商標（下合稱系爭商標），請求損害賠償及排除侵害， 依上訴人起訴主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件， 系爭商標侵權行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟爭 議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債。而訴訟 由被告住所地或私法人主事務所之法院管轄，適用以原就被 之原則。準此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用



我國民事訴訟法第1 條第1 項前段、第2 條第2 項及第15條 第1 項等規定，由我國法院管轄。
(三)本院有第一審及第二審管轄權：
　　按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院 為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財 產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財 產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先 管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其 上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上 訴人侵害上訴人之商標財產權，係商標法所生之第二審民事 事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律：
(一)適用侵權行為地法：
按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。涉外民事法 律適用法第25條定有明文。查上訴人主張被上訴人之行為侵 害系爭商標權，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無 論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法 律關係，係對商標權受侵害與否之爭執，是本件應定性為侵 害商標權之侵權事件。因上訴人主張本件侵權行為發生在我 國境內，且上訴人所為損害賠償與排除侵害之請求，亦為我 國商標法所認許。揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法， 應依中華民國之法律。
(二)適用商標權應受保護地法：
按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。 涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。智慧財產為標 的之權利，其成立及效力應依權利主張者，認其權利應受保 護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、 取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。因上訴人主張被 上訴人侵害系爭商標權，據此行使排除侵害商標請求權及請 求損害賠償，自與涉及智慧財產為標的之權利而訴訟者有關 ，適用涉外民事法律適用法第42條第1項規定。貳、實體方面：
一、上訴人之主張：
(一)上訴人起訴主張：1.被上訴人不得將相同或近似如附表1 商 標之字樣或圖形，或將相同或近似如附表2 字樣及圖形，使



用於各式手提箱、旅行箱袋、化妝箱、公事包、皮包、背包 、皮箱、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手 提袋、行李箱、登山袋、手提包、皮包背帶、帶輪購物袋、 運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋 、帆布背袋、手錶、皮夾、票卡夾（下稱系爭商品）及其包 裝容器或有關之商業文書。2.被上訴人不得將標示相同或近 似如附表1 商標之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表2 字樣及圖形之系爭商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸 入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其 他媒介物方式推廣促銷。3.被上訴人應連帶給付上訴人新臺 幣（下同）2,500 萬元，暨自本件起訴狀繕本送達之翌日起 至清償日止，按年息5%計算之利息。4.上訴人願供擔保，請 就第3 項聲明宣告准予假執行。並主張如後：
1.系爭商標為著名商標：
　　系爭商標係德國著名行李箱品牌，前於1937年首次推出鋁製 行李箱，以當時擔任負責人Richard Morszeck Warenzeiche n 全名之前2 個字母(RI+MO+WA)組合成商標圖樣字樣。上訴 人在臺灣有14個銷售據點，自2010年起投入鉅額廣告費用行 銷系爭商標。衡諸系爭商標商品在各大媒體之公開活動、廣 告曝光頻率資料及自2003年起迄今發展之營業情況等因素， 可知系爭商標在臺灣已為著名商標。況系爭商標自1931年起 在德國、美國等多國、WIPO等地區均獲准註冊，且於YAHOO 及GOOGLE等搜尋引擎上檢索RIMOWA字樣，顯示均為系爭商標 商品，益徵系爭商標為著名商標。
2.系爭商標保護範圍擴及被上訴人商標指定使用之商品：　　依最高行政法院102 年度判字第373 號、93年度判字第155 　號行政判決及商標法第70條第1 款規定意旨，可知系爭商標 保護範圍不限其所指定使用之商品，應擴及被上訴人註冊第1 621829號、第1563171 號、第1608889 號「Rowana」商標（ 下合稱被上訴人商標）指定使用商品及實際行銷之手錶、皮 夾、票卡夾商品，包括各式手提箱、旅行箱袋、化妝箱、公 事包、皮包、背包、皮箱、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋 、手提旅行箱、手提袋、行李箱、登山袋、手提包、皮包背 帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋、 瑜珈運動用提背袋、帆布背袋、手錶、皮夾、票卡夾。 3.被上訴人侵害上訴人之系爭商標權：
　　被上訴人實際使用及行銷之商標（下稱被控侵權商標），如 附表2 所示，其與被上訴人商標並非一致，而與系爭商標構 成近似，易被誤認為系爭商標，或誤認兩造間存有關係企業 、授權關係、加盟或其他類似關係。被上訴人使用被控侵權



商標，顯為惡意攀附，從中獲取利益，其係惡意搭便車之不 公平競爭行為，已侵害上訴人之商標權，違反商標法第68條 第3 款與第70條第1 款等規定。職是，上訴人爰依商標法第 69條第1 項規定請求排除與防止侵害，並依同法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款及公司法第23條第2 項等規定，請 求被上訴人連帶給付上訴人損害賠償2,500 萬元。(二)原審為上訴人一部敗訴，上訴人上訴聲明請求：1.原判決不 利於上訴人部分均廢棄。2.被上訴人公司不得將相同或近似 如附表1 所示商標之字樣或圖形，或將相同或近似如附表2 所示字樣及圖形，使用於「手錶」商品及其包裝容器或有關 之商業文書。3.被上訴人公司不得將標示相同或近似如附表 1所示商標之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表2 所示 字樣及圖形「手錶」商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、 輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或 其他媒介物方式推廣促銷。4.被上訴人應再連帶給付上訴人 21,643,000元，並自103 年11月7 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。5.上訴人願供擔保，請就第4 項聲明宣告准 予假執行。對被上訴人之上訴部分答辯：駁回被上訴人之上 訴。並主張與答辯如後：
1.系爭商標為著名商標：
上訴人於2013年度廣告費用固僅約1,020 萬元，然商品行銷 手法眾多，不以廣告方式為限。而將「單一RIMOWA公司在臺 灣行銷行李箱商品之營業額」與「全臺灣所有批發零售業者 之營業額」相較，兩者相當。參酌最高行政法院92年度判字 第929 號行政判決意旨，證據資料不以國內資料為限。職是 ，系爭商標符合著名商標之要件。
2.被上訴人商標與被控侵權商標不具同一性： 商標權人應忠實向相關消費者呈現其註冊商標，不得自行變 換或加附記，否則應認其喪失同一性。被上訴人將被上訴人 商標附加註記橫式橢圓外框而成為被控侵權商標，已與被上 訴人商標不具同一性。至被上訴人抗辯稱於行李箱表面之橢 圓銘版上標示商標，為同業慣例云云。然觀諸被上訴人「Ro wana百老匯經典旅行箱」商品，被控侵權商標係標示於行李 箱之長方形表面銘版內。而銘版非以橫式橢圓形狀為限，亦 得為正方形、長方形等狀。且被上訴人除使用被控侵權商標 於行李箱外，亦於網路、電視及包裝等處使用。準此，被控 侵權商標與系爭商標構成相似，致相關消費者混淆誤認之虞 ，成立商標法第63條第1 項第1 款之廢止事由。 3.被控侵權商標有致相關消費者混淆誤認之虞： ⑴兩商標成立近似：




系爭商標與被控侵權商標之起首文字為R 、結尾文字為A ， 且均有R 、O 、W 、A 英文字母。被控侵權商標以橫式橢圓 形外框包覆R 、O 、W 、A 等英文字母，藉此突顯與系爭商 標相同之寓意。依商標整體觀察、異時異地隔離觀察、外觀 及觀念等原則，兩者構成高度近似，相關消費者易誤認兩者 來自同源，或存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類 似關係。
⑵兩商標指定使用於同一或高度類似之商品或服務： 系爭商標指定使用於各式手提箱、旅行箱袋、化裝箱、公事 包、攝影器材箱袋商品。被控侵權商標實際使用於皮包、背 包、皮箱、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、 手提袋、公事包、行李箱、登山袋、手提包、化妝箱、皮包 背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋 、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋商品。均係作為容置物件之 旅行箱或關於個人隨身收納商品及商務旅遊配件商品，應屬 同一或類似之商品。再者，被控侵權商標實際使用於手錶、 皮夾、票卡夾部分，手錶、皮夾及票卡夾雖分屬第14類商品 、第18類1802組群商品，然為舊商品服務分類表第43類之類 似組群，故兩者亦屬類似商品。
⑶系爭商標先天識別性強：
系爭商標係由上訴人當時擔任負責人Richard Morszeck War enzeichen 全名之前2 個字母(RI+MO+WA)組合成商標字樣， 其先天識別性強。被上訴人雖稱被控侵權商標係源自龍魚英 文AROWANA FISH而來云云。然何以捨棄該單字之字首A ，另 加附橢圓形外框，被控侵權商標顯係為攀附系爭商標之商譽 。
⑷系爭商標權人有多角化經營：
系爭商標雖於臺灣地區指定使用於手提箱、旅行箱袋、化裝 箱、公事包、攝影器材箱袋商品，然上訴人將系爭商標及其 百褶設計之特殊商品表徵，實際使用於皮夾、名片夾、iPho ne皮製保護套、護照套、書寫本、備忘錄皮製封套、鑰匙圈 、行李吊牌等，均為與行李箱商品直接或間接相關之關於個 人隨身收納及商務旅遊配件商品。準此，系爭商標權人有多 角化經營之情形。
⑸被控侵權商標有致相關消費者混淆誤認之虞： 被上訴人商標除屢遭消費者抨擊外，甚多數廠商因觀覽購物　　頻道行銷系爭侵權商品後，誤認為上訴人所有，要求依購物 　頻道廣告內容給予折扣。是專業經營業者已混淆被控侵權商 標即為系爭商標，相關消費者應更難明辨兩者之不同。上訴 人亦接獲相關消費者要求保固系爭侵權商品，是被控侵權商



標確已致相關消費者產生混淆誤認。再者，由被上訴人提出 之「ROWANA客戶對品牌認知調查」及「行李箱商標識別研究 報告」可知，在調查設計有瑕疵下，仍有30% 受調查對象有 混淆誤認之虞，20% 受調查對象無法辨別兩商標之不同。準 此，被控侵權商標致相關消費者混淆誤認之虞。 ⑹相關消費者較熟悉系爭商標：
系爭商標為全球性之著名商標；反觀，被控侵權商標僅有臺 灣之少數相關消費者知悉，多數消費者則無印象。被上訴人 雖稱被控侵權商標為美國品牌，然美國相關消費者未聽聞過 被控侵權商標。
⑺被上訴人非為善意：
被上訴人商標與被控侵權商標並非一致，被上訴人未依其申　　請註冊商標予以使用，竟刻意除去蝴蝶結圖形及「諾瓦納」 　中文字樣。反而另加註橫式橢圓形外框，致被控侵權商標與 系爭商標高度近似，顯係惡意攀附，且有弱化或稀釋系爭商 標之識別性及獨特性之危險。
4.排除防止侵害請求權及損害賠償請求權：
⑴被上訴人有侵權之故意：
上訴人前於2013年4 月19日發函請被上訴人停止使用被控侵 權商標，詎被上訴人並未理會。上訴人復於2014年2 月14日 對被上訴人商標申請商標異議與商標廢止。被上訴人接獲上 開警告函與申請商標異議與廢止之通知後，仍繼續使用。甚 者，上訴人接獲原審判決後，仍於被上訴人公司官網與各大 購物網站發現，被上訴人將被控侵權商標使用於行李箱等情 ，並自行或委託他人以數位影音、電子媒體及網路方式推廣 促銷。
⑵排除防止侵害及損害賠償額之計算：
被上訴人侵害上訴人之系爭商標權，上訴人自得依商標法第 69條第1 項請求排除侵害與防止侵害。就損害賠償額部分， 系爭侵權商品銷售總價為35,550元，依商標法第71條第1項 第3 款之1,500 倍計算，損害賠償金額為53,325,000元（計 算式：35,550元×1,500 倍）。準此，上訴人請求2,500 萬 元，洵屬有據。
二、被上訴人之主張與答辯：
被上訴人對於原審判決其不利部分提起上訴，並於本院審理 時聲明請求：原審判決不利於被上訴人部分應判決廢棄，並 賜判決駁回上訴人之起訴聲明。並對於上訴人之上訴部分答 辯：㈠駁回上訴人之上訴。㈡被上訴人願供擔保，請求准予 免為假執行。並主張與答辯如後：
(一)系爭商標非為著名商標：




1.系爭商標未達著名程度：
觀諸上訴人於2013年度廣告費用僅約1,020 萬元，然據尼爾 森公司統計2014年上半年所有媒體廣告金額約220 億元，足 徵上訴人之廣告見光率與密度不足。換言之，相關消費者無 法自廣告或宣傳品等方式認識系爭商標。依經濟部統計處公 布「批發、零售及餐飲業統計調查」可知，批發業及零售業 於104 年度之營業額逾10兆元，然上訴人之年營業額遠不及 臺灣零售批發業年度總營業。且上訴人公司在臺灣104 年度 僅販售1 至2 萬個行李箱，換算僅佔臺灣人口1%至2%，故系 爭商標未達著名程度。
2.被上訴人前於2012年7 月25日已使用含Rowana之註冊商標： 上訴人所提出之報章雜誌與網路內容，均係在2013年至2014 年後之資料。且因非為市場調查及意見調查資料，故無法作 為相關事業或消費者認識系爭商標為著名商標之證據。況被 上訴人前於2012年7 月25日開始使用含有Rowana英文字之註 冊商標於行李箱，早於上訴人在臺灣使用系爭商標之時間。 原審竟認定系爭商標於101 年、102 年前，已屬著名商標， 顯有時間之錯置，違反商標法認定著名之基準時。 3.調查報告足證系爭商標在臺灣非為著名商標： 　觀諸被上證2 「ROWANA客戶對品牌認知調查」可知，逾65.9 % 受調查民眾不知RIMOWA品牌，佔整體22.3% 受調查民眾於 購買ROWANA行李箱時，不會將之與RIMOWA品牌混淆。佔整體 24.3 %受調查民眾能區辨RIMOWA品牌與ROWANA品牌。依被上 證3 「行李箱商標識別研究報告」可知，77.9% 受調查民眾 不會混淆系爭商標與被控侵權商標圖樣。準此，足徵系爭商 標在臺灣地區非為著名商標，不致相關消費者混淆誤認，並 無攀附系爭商標商譽之虞。
(二)被控侵權商標不致相關消費者混淆誤認之虞： 就讀音而言，被控侵權商標發音為「諾瓦納」，而系爭商標　　發音為「里莫瓦（華）」。就外觀部分，兩商標雖均有欠缺 　識別性之單純基本幾何橢圓圖框，且英文字母字首與字尾分 別均為R 、A 。然字體顯然不同，被控侵權商標以經特別設 計之字母R 為開頭，緊接owana 小寫英文字母之書寫字體。 反觀，系爭商標6 個字母大小均同，且僅為未經特殊設計之 單純印刷字體，兩者外觀顯不相同。就觀念以觀，兩商標均 為獨創性文字，雖均有使用橢圓圖框，然主要部分在於英文 字樣。況在行李箱銘版上印刷商標為同業慣例，且於原審審 理程序中被上訴人已未使用該標示方法。況被上訴人早期於 電視購物頻道使用被控侵權商標時，亦有特別凸顯被上訴人 商標。且雅虎拍賣網站亦強調「ROWANA」係美式風格，為自



創品牌，其銷售過程亦未引用系爭商標進行比較，故無搭順 風車之行為。再者，兩商標商品之風格、價格及材質均不同 ，應不致相關消費者混淆誤認之虞。
(三)排除侵害請求權為無理由：
被上訴人於原審審理時，已將原使用之被控侵權商標變更為 被上訴人其餘合法商標。且被上訴人於行李箱所使用之商標　　與系爭商標不構成相同或近似，並無致相關消費者產生混淆 　誤認之虞。準此，上訴人無請求被上訴人除去商標之權利。(四)原審與上訴人計算損害賠償金額有誤：
被上訴人遵循行李箱製造同業間長久之慣行，而於行李箱外 側設置銘版，再於銘版標示合法註冊之商標，其於未變更同 一性之原則下合法使用，無侵害系爭商標之故意，自無須負 損害賠償責任。而商標法第71條第1 項第3 款關於懲罰性賠 償額最高限額之規定，係以能證明侵權行為人係故意者為前 提。因被上訴人合法使用其所有之商標，並無故意侵害系爭 商標權，詎原審竟以上訴人曾以通知函通知被上訴人為由， 認定被上訴人有故意侵權之行為，要無可採。再者，原審法 院認定計算損害賠償之基礎亦有違誤，因其將被上訴人於合 法註冊期間所使用之商標商品及其所附贈品，均列入損害範 圍，容有未洽。
三、協議及簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事 訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款及第463 條分別定有明文 。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡 化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。經本院整 理當事人不爭執與爭執事項，將成為本院判決之基礎（見本 院卷一第267 至269 頁之105 年1 月26日準備程序筆錄）。(一)兩造不爭執之事實：
當事人不爭執事項如後：1.上訴人為註冊第446263號、第44 2894號「RIMOWA及圖」商標之商標權人，如附圖1 所示。2. 被上訴人公司為註冊第1621829 號「Rowana及圖」商標、第 1563171 號「諾瓦納Rowana」商標、第1608889 號「Rowana 」商標之商標權人，如附圖2 所示。
(二)兩造主要爭點：
當事人主要爭執厥在：1.如附圖1 所示之系爭商標，是否為 著名商標？2.被上訴人公司實際使用之被控侵權商標，如附 表2 所示，是否有商標法第68條第3款規定之侵權情形？3. 被上訴人公司實際使用之被控侵權商標，是否有商標法第70 條第1 款規定之侵權情形？4.上訴人對被上訴人請求防止侵 害及除去侵害，有無理由？5.上訴人請求被上訴人連帶給付



2,500 萬元，有無理由？
參、本院得心證之理由：
一、系爭商標為著名商標：
所謂著名商標，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或 消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。因 著名商標具有較高之知名度，通常容易遭他人利用或仿冒， 為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故 對於著名商標有特別保護。上訴人主張系爭商標為著名商標 ，並於多國均獲准註冊等語。被上訴人抗辯稱上訴人在臺灣 數位廣告市場總銷量不多，上訴人年營業額與臺灣零售批發 年度總營業額相差甚遠，故系爭商標在臺灣非為著名商標云 云。職是，本院首應審究系爭商標是否為著名商標（參照本 院整理當事人爭執事項1）。
(一)判斷著名商標之因素：
著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量下列因素： 1.相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度，此可由 市場調查證明。2.商標或標章使用期間、範圍及地域。3.商 標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣 ，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，暨在商展 或展覽會之展示。4.商標或標章註冊、申請註冊之期間、範 圍及地域。5.商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別是行 政或司法機關認定為著名之情形。6.商標或標章之價值。7. 其他足以認定著名商標或標章之因素。就著名商標或標章之 認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，僅要 在我國境內為相關消費者共知者即可，此為註冊主義之例外 情事（參照司法院大法官會議解釋第104 號解釋；最高行政 法院99年度判字第951 號行政判決）。準此，本院判斷系爭 商標是否達著名程度，應斟酌上揭因素，以國內相關事業或 相關消費者判斷之。
(二)認定系爭商標為著名商標之事實：
1.系爭商標為國內相關事業或消費者所普遍認知： 系爭商標前於1898年在德國科隆建立行李箱品牌，而上訴人 在臺灣設有旗艦店、百貨公司專櫃、直營店等共計14個銷售 據點，並於2013年曾推出臺灣紀念版登機箱，系爭商標之行 李箱等商品，獲得眾多知名人士之喜愛或廣為宣傳。諸如王 菲、黃曉明、張曼玉、大S 、仔仔、孫芸芸、Ella、Hebe、 李心潔、梁詠琪、隋棠、許瑋甯等人。自2010年間起至2013 年間止，在臺灣投入逾千萬元廣告費用行銷系爭商標，而20 13年第883 期今週刊曾報導為行李箱品牌第二位，在報章雜 誌及網路有諸多系爭商標商品相關公開活動與報導，在臺灣



總營業額快速成長，至2013年已達逾7 億元，以網路搜尋系 爭商標文字結果，均顯示系爭商標商品等事實。有上訴人提 出之維基百科網站資料、臺灣經銷地點資料、上訴人網頁資 料、知名人士使用系爭商標商品之網頁資料、廣告資料與廣 告費用金額統計、今週刊報導節本、2013年至2014年系爭商 標商品在各大媒體公開活動與廣告曝光頻率資料、系爭商標 自2003起至2013年之臺灣總銷售額資料、YAHOO 及GOOGLE等 搜尋引擎之檢索資料等件附卷可稽（原審卷一第16至698 頁 ；原審卷二第1 至2 頁、第60至65頁）。職是，足認系爭商 標於行李箱等商品經上訴人長期持續之廣泛行銷，而於被上 訴人商標101 年、102 年間申請註冊前，已為國內相關事業 或相關消費者普遍知悉而達著名程度，應屬著名商標。 2.廣告費用與營業額僅為認定著名商標之部分因素： 被上訴人雖主張上訴人於2013年度廣告費用僅約1,020 萬元 ，上訴人之廣告見光率與密度不足，且上訴人之年營業額遠 不及臺灣零售批發業年度總營業，是相關消費者不熟悉系爭 商標云云。然本院審酌系爭商標在臺灣有多處銷售據點、有 推出臺灣紀念版登機箱、系爭商標之行李箱為知名人士喜愛 或宣傳、支出廣告費用數額、今週刊報導為行李箱品牌第二 位、報章雜誌及網路有報導系爭商標商品、銷售金額等因素 ，其中系爭商標廣告費用與營業額雖非龐大，然綜合勾稽認 定著名商標之各項因素，就系爭商標在臺灣使用與推廣之期 間、範圍及地域，以足達我國相關事業或相關消費者所共知 。準此，被上訴人雖主張系爭商標非著名商標云云，不足為 憑。
二、被上訴人公司違反商標法第68條第3款規定： 按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或 服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤 認之虞者，為侵權行為，商標法第68條第3 款定有明文。上 訴人主張被上訴人將被上訴人商標附加註記橫式橢圓外框而 成為被控侵權商標，已與被上訴人商標不具同一性，致相關 消費者有混淆誤認之虞，被控侵權商標有應廢止事由，且被 控侵權商標侵害系爭商標等語。被上訴人抗辯稱其遵循行李 箱製造同業間長久之慣行，而於行李箱外側設置銘版，再於 銘版標示合法註冊之商標，未違反變更同一性之原則，係合 理使用被控侵權商標云云。準此，本院應審酌被上訴人公司 是否有違反商標法第68條第3 款規定之行為（參照本院整理 當事人爭執事項2 ）。
(一)商標法第68條第3 款規定之審查因素： 成立商標法第68條第3 款之侵權要件如後：1.作為商標使用



；2.註冊商標或標章近似；3.商品或服務同一或類似；4.致 相關消費者混淆誤認之虞。所謂有致相關消費者混淆誤認之 虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品 或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤 認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務 為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有 關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言 之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產 製主體，發生混淆誤認之虞而言（參照最高行政法院98年度 判字第455 號判決）。準此，本院依據審究上揭侵權要件如 後，判斷被上訴人公司行為是否違反商標法第68條第3 款規 定。
1.被控侵權商標作為商標使用：
⑴被上訴人公司使用被控侵權商標之事實：
所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一， 並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其 包裝容器；②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品； ③將商標用於與提供服務有關之物品；④將商標用於與商品 或服務有關之商業文書或廣告；⑤前開各款情形，以數位影 音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，商標法第5 條定有明文。查被上訴人公司於附表3 所示商品或包裝上、 公司及網路廣告銷售網頁上、相關活動及電視購物頻道之看 板上均有使用加框被上訴人商標（見原審卷二第67至99頁； 原審卷三第64、75、76、82、94、103 、136 頁、第179 至 196 頁）。職是，可認被上訴人公司為向交易市場促銷及銷 售商品，積極將被控侵權商標使用於商品、包裝及商品有關 之文書廣告，並以電視購物、網路行銷方式為之，客觀上足 以使相關消費者認識其為指示商品來源，作為商標使用甚明 。
⑵被上訴人商標與被控侵權商標有同一性：
按凡以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓 名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性 、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商 標使用者。而實際使用之商標雖與其註冊商標不同，然依社 會一般通念並不失其同一性者。商標法第36條第1 項第1 款 與第64條分別定有明文。職是，因商標權人固應依所註冊之 商標而使用，惟因實際上使用商標時，常就大小、比例、字 體或外型等加以變化，倘依社會一般通念仍可認識與註冊商 標為同一者，仍應屬註冊商標之使用。被上訴人雖主張加框 被上訴人商標在行李箱商品，其以金屬製橢圓銘牌，為顯示



之廠商慣用方法云云。然被上訴人第1608889 號「Rowana」 商標，如附圖2 所示，被上訴人公司將加框於該商標之被控 侵權商標，如附表2 所示，其實際使用於商品、包裝及商品 有關之文書廣告，並以電視購物、網路方式行銷，予人寓目 印象深刻，成為吸引相關消費者關注之焦點，足使相關消費 者認識外文「Rowana」為商品之商標，雖加有橫式橢圓形狀 之外框，惟其實際使用之態樣，依一般社會通念，其與商標 圖樣仍不失其同一性，認屬商標之使用。準此，被上訴人之 被控侵權商標在行李箱商品，足認被上訴人商標與被控侵權 商標具有同一性，並非商標法第36條第1 項第1 款規定之交 易習慣之誠實信用方法，非作為商標使用者，而為廠商慣用 方法，是本院除無法採為有利被上訴人之認定，上訴人主張 被上訴人商標與被控侵權商標不具有同一性云云，亦不足為 憑。
2.被控侵權商標與系爭商標成立高度近似：
所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩者 商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識 經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認 之虞。上訴人主張系爭商標與被控侵權商標之起首文字為R 、結尾文字為A ，且均有R 、O 、W 、A 英文字母。被控侵