智慧財產法院民事判決
104年度民商訴字第22號
原 告 陳亮來
訴訟代理人 林衍鋒律師
被 告 俊俊貿易有限公司
兼法定代理人 夏偉俊
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國10
5 年3 月8 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第 2 款定有明文。次按，被告於訴之變更或追加無異議，而為 本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，同法第255 條第 2 項亦有明文。本件原告於起訴狀原僅列俊俊貿易有限公司 （下稱俊俊公司）為被告，嗣於104 年9 月7 日具狀追加俊 俊公司法定代理人夏偉俊為被告（見本院卷㈠第41頁、第41 頁背面）。惟原告於起訴狀即主張被告夏偉俊因侵害原告「 AQUA.X」商標而經臺灣臺北地方法院刑事庭判處拘役40日確 定，因而請求被告俊俊公司、夏偉俊連帶負賠償責任（見本 院卷㈠第4 至6 頁），是原告上開訴之追加所主張之原因事 實，與其於原訴所主張之原因事實相同，且被告對原告所為 訴之追加無異議，而已於104 年11月10日為本案之言詞辯論 （見本院卷㈠第209 至216 頁），揆諸首揭規定，原告上開 訴之追加，自應准許之。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：
㈠原告於102 年6 月25日以外文「AQUA.X」向經濟部智慧財產 局（下稱智慧局）申請註冊商標，指定使用於袖套商品，於 103 年1 月1 日經核准註冊公告為第01618331號商標（下稱 系爭商標），權利期間自103 年1 月1 日起至112 年12月31 日止。嗣原告即委託韓國GAMSUNG TEX 公司代工，使用系爭 商標製成袖套商品後，再進口至我國販售。詎被告俊俊公司 、夏偉俊為行銷目的，未經原告同意授權，即擅自輸入使用
系爭商標之袖套（下稱系爭袖套）於我國陳列、販賣。原告 發現上情，即委託律師於103 年3 月19日函請被告停止販售 系爭袖套，惟被告收受函文後仍置之不理，而持續販賣系爭 袖套。嗣原告就被告俊俊公司、夏偉俊販賣系爭袖套之行為 提出刑事告訴，業經臺灣臺北地方法院刑事庭以103 年度智 易字第101 號刑事判決判處被告夏偉俊拘役40日確定在案。 此外，韓國GAMSUNG TEX 公司於韓國境內非「AQUA.X」商標 之商標權人，縱認「AQUA.X」商標於韓國境內係韓國GAMSUN G TEX 公司所有，然因系爭商標於我國係屬原告所有，故系 爭袖套並非經原告同意流通於市場之商品，並無商標法第36 條第2 項規定權利耗盡原則之適用。
㈡被告雖辯稱系爭袖套外包裝印有「GAMSUNG AQUA X」圖樣及 依韓國GAMSUNG TEX 公司網頁資料，足見系爭袖套為韓國GA MSUNG TEX 公司所生產，原告企圖在我國搶註商標等語。惟 韓國GAMSUNG TEX 公司之商品僅印有「AQUA SPORT WRISTLE T 」之字樣，意謂涼感運動袖套，作為描述該商品之品質、 特性說明，不具備識別性，並非作為商標使用。且韓國GAMS UNG TEX 公司申請之「AQUA X」商標，或註冊之「GAMSUNG TEX AQUA X」、「MIPAN aqua x」、「Sun-block Sports G AMSUNG AQUAX COOL WRISTLET」商標之申請日，與系爭商標 之申請日（102 年6 月25日）相距1 至2 年，原告自無搶註 之行為。系爭商標係原告創作後，委託韓國GAMSUNG TEX 公 司印製於袖套商品，並未授權韓國GAMSUNG TEX 公司販售他 人，故原告申請註冊系爭商標並無意圖仿襲他人商標而申請 註冊之情事，自無商標法第30條第1 項第12款規定之不得註 冊事由。
㈢原告爰依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款、民法 第28條、第195 條第1 項後段規定提起本件民事訴訟，並聲 明：⒈被告俊俊公司、夏偉俊應連帶給付原告幣66萬元，及 自起訴狀繕本送達被告俊俊公司、夏偉俊之翌日起至清償日 止，按週年利率5%計算之利息。⒉被告俊俊公司、夏偉俊應 連帶負擔費用，將本件民事確定判決書之案號、當事人、案 由欄及主文全文，以高4.8 公分乘以寬7.8 公分之篇幅，登 載於經濟日報全國版頭版之報頭旁1 日。⒊訴訟費用由被告 俊俊公司、夏偉俊連帶負擔。
二、被告則以：
㈠系爭袖套係韓國GAMSUNG TEX 公司授權被告俊俊公司在我國 販賣，標籤及商品上均印有GAMSUNG 字樣，以表彰係韓國GA MSUNG TEX 公司之商品，且袖套上除印有「AQUA.X」外，亦 印有韓文字樣，而與系爭商標之商品有明顯區別，是系爭袖
套並未侵害原告之商標權。此外，系爭袖套係由韓國GAMSUN G TEX 公司進口，其標示之「GAMSUNG AQUA.X」商標係韓國 GAMSUNG TEX 公司在韓國合法註冊之商標，依商標法第36條 第2 項規定之商標權耗盡原則，被告並未侵害原告之商標權 。
㈡由韓國GAMSUNG TEX 公司網站資料可知，系爭袖套為該公司 102 年新品，其時間早於原告在我國註冊取得系爭商標之日 ，且其商品外包裝正面印有「GAMSUNG AQUA X」圖樣，商品 外包裝背面並無訴外人世韓公司之資訊，僅有韓國GAMSUNG TEX 公司之訊息與網址，足見該產品係韓國GAMSUNG TEX 公 司生產，並非訴外人世韓公司委託生產，是原告主張系爭商 標之袖套係其自行創作，並委託韓國廠商代工製造，顯與事 實不符。原告之妻擔任負責人之世韓興業有限公司（下稱世 韓公司）主要係經營韓國之代購、批發零售等業務，且與韓 國GAMSUNG TEX 公司早有業務往來多年，知悉韓國GAMSUNG TEX 公司在102 年生產系爭商標之袖套，透過地緣關係得知 系爭商標在韓國與我國均尚未註冊，而使用近似於韓國廠商 先使用同一商標之商標，意圖仿襲搶先在我國申請註冊，已 違反商標法第30條第1 項第12款規定，自不得對被告主張侵 害系爭商標。
㈢被告俊俊公司自101 年開始向韓國GAMSUNG TEX 公司進口「 AQUA」商標之袖套並販售。韓國GAMSUNG TEX 公司所製造使 用「AQUA」商標與系爭商標之袖套，在材質、尺寸、大小、 顏色都相同，僅有是否具有「.X」而不同，被告俊俊公司自 無捨棄「AQUA」商標商品，而改賣系爭商標商品之必要與故 意。原告主張被告俊俊公司自韓國GAMSUNG TEX 公司進口之 6,600 雙袖套商品均係使用系爭商標，顯屬無稽，原告據以 請求被告等賠償66萬元，即無理由。又被告夏偉俊雖為被告 俊俊公司之法定代理人，惟被告俊俊公司之實際負責人為係 夏德順，被告夏偉俊不知被告俊俊公司有販售侵害系爭商標 之商品。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負擔 。⒊如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事實（見本院卷㈠第214、215頁）： ㈠原告於102 年6 月25日以外文「AQUA.X」向智慧局申請註冊 商標，指定使用於袖套商品，嗣於103 年1 月1 日經核准註 冊公告為第01618331號商標（如附圖1 所示），權利期間為 103 年1 月1 日至112 年12月31日。
㈡被告夏偉俊為被告俊俊公司之登記負責人。
㈢原告於103 年3 月14日以每個100 元之價格向被告俊俊公司 購得系爭袖套3 件。
㈣原告於103 年3 月19日委託林衍鋒律師以第000344號存證信 函檢附系爭商標註冊證，通知被告俊俊公司停止販賣系爭產 品。
㈤嗣原告103 年6 月7 日再以每個100 元之價格向被告俊俊公 司購得系爭袖套3 件。
㈥被告所販賣之系爭袖套均係向韓國GAMSUNG TEX 公司購買及 進口。
㈦被告夏偉俊因販賣系爭袖套而侵害系爭商標權，業經檢察官 提起公訴後，經臺灣臺北地方法院以103 年度智易字第101 號刑事判決認其犯商標法第97條之非法販賣侵害商標權之商 品罪，處拘役40日確定在案。
四、本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款規定，於104 年11月10日與兩造整理並協議簡化爭 點如下（見本院卷㈠第215頁）：
㈠系爭商標是否有商標法第30條第1 項第12款之撤銷事由？ ㈡系爭袖套是否經原告同意流通於市場之商品？被告抗辯原告 依商標法第36條第2 項規定不得對系爭袖套主張商標權，故 未侵害系爭商標權，是否有理由？
㈢原告依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款後段，請 求被告夏偉俊賠償66萬元，並依民法第28條規定請求被告俊 俊公司連帶負損害賠償責任，是否有理由？
㈣原告依民法第195 條第1 項請求被告俊俊公司及夏偉俊連帶 負擔費用將判決書登報，是否有據？
五、本院判斷如下：
㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者， 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其 他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於 他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查本 件被告抗辯系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第12款 規定，而有應撤銷之原因，依上開規定，本院即應就系爭商 標之註冊有無被告抗辯之撤銷原因自為判斷。次按，商標經 主管機關審查無商標法第29條第1 項、第3 項、第30條第1 項、第4 項、第65條第3 項不得註冊之情形，而核准審定， 並予註冊公告後，自註冊公告日起，即由權利人取得商標權 ，商標法第32條、第33條定有明文。職是，當事人如依智慧 財產案件審理法第16條第1 項規定，於民事訴訟主張或抗辯 商標權有上開不得註冊之情形而應予撤銷時，即應負主觀之 舉證責任，並須就上開不得註冊之情形提出證據予以證明。
㈡再按，異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及 第3 項規定外，依其註冊公告時之規定。上開規定於商標之 評定，準用之，商標法第50條、第62條定有明文。又異議、 評定案件經異議、評定成立者，應撤銷其註冊，同法第54條 、第60條亦定有明文。查系爭商標之申請日為102 年6 月25 日，嗣經智慧局於103 年1 月1 日核准註冊公告，則系爭商 標之註冊有無違法事由，而應撤銷其註冊，依上開規定，自 應依註冊時（即100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日 施行）之現行商標法規定為斷。
㈢又相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標 ，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他 關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註 冊。前項第12款所規定之先使用之認定，以申請時為準，商 標法第30條第1 項第12款本文、第2 項分別定有明文。準此 ，仿襲而搶註他人先使用商標之構成要件有四：㈠相同或近 似於他人先使用之商標。㈡他人商標先使用於同一或類似商 品或服務。㈢申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來 或其他關係，知悉他人商標存在。㈣申請人須係基於仿襲意 圖而申請註冊商標。我國商標法係採取註冊主義，而非使用 主義，故先使用而未註冊之商標，原則上不予保護。惟我國 商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維 護市場公平競爭秩序之功能（參見商標法第1 條）。商標法 第30條第1 項第12款之規範目的即在於避免剽竊他人創用商 標而搶先註冊，以維護市場公平競爭秩序，故上開規定之「 先使用商標」應不限於著名商標，亦不區分其先使用行為究 係在國內或國外，均有其適用，方得遏止惡意搶註他人商標 之行為。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，應斟酌契約、 地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理 法則及經驗法則加以判斷（商標法第30條立法理由參見）。 ㈣經查：
⒈訴外人韓國HYOSUNG 公司係於102 年8 月23日向韓國智慧 財產局（Korean Intellectual Property Office ，下稱 KIPO）申請註冊「MIPAN aqua X」商標（如附圖2 所示） ，並於103 年6 月12日公告核准在案，韓國GAMSUNG TEX 公司則係於104 年6 月24日申請註冊「Sun-block Sports GAMSUNG AQUA X COOL WRISTLET」商標（如附圖3 所示） ，並於104 年8 月12日公告核准，復於104 年5 月21日申 請註冊「GAMSUNGTEX AQUA.X 」商標（如附圖4 所示）， 並於104 年8 月12日公告核准在案，此有上開商標公告及 查詢資料在卷可按（見本院卷㈠第58至61、79頁）。然上
開商標申請日（102 年8 月23日、104 年6 月24日、104 年5 月21日）均係在系爭商標申請日（即102 年6 月25日 ）之後，是被告所提出之上開資料尚不足以證明上開第三 人有於系爭商標申請日（即102 年6 月25日）前先使用相 同或近似於「AQUA.X」商標之商標。
⒉其次，被證5 之網頁資料為韓國GAMSUNG TEX 公司網站之 網頁列印資料，其網頁內容所行銷商品雖為被告所進口販 賣之系爭袖套，且網頁內容係顯示「2013 New Item 」、 「2013 New Color」等文字（見本院卷第233 、234 頁） ，固足以證明韓國GAMSUNG TEX 公司確有於西元2013年間 使用「AQUA.X」商標行銷袖套商品。惟網頁右上方僅顯示 更新日期為「西元2015年11月20日（即104 年11月20日） 」，並未標示韓國GAMSUNG TEX 公司使用「AQUA.X」商標 之確切日期。抑且，被告夏偉俊亦於本院陳稱：「我們從 101 年就開始跟韓國GAMSUNG TEX 公司購買進口袖套，但 是袖套上只有標示『AQUA』，沒有『‧X 』，直到103 年 3 月11日購買進口的貨品，其中一部分才有包含標示系爭 商標的袖套，事後有向韓國GAMSUNG TEX 公司確認，他說 那年度有換新商標及新顏色。」（見本院卷㈠第212 頁） ，是上開網頁資料尚不足以證明訴外人韓國GAMSUNG TE X 公司確有於系爭商標申請日（即102 年6 月25日）前先使 用相同或近似於「AQUA.X」商標之商標行銷商品。 ⒊惟查，原告自承原證13為韓國GAMSUNG TEX 公司過往販賣 之袖套商品（見本院卷㈠第69頁正反面、第83頁），被告 夏偉俊亦當庭提出其自韓國進口之舊款標示「AQUA」商標 袖套實物（見卷外證物袋所附實物）。原告雖主張上開袖 套上係標示「AQUA SPORT WRISTLET 」字樣，其字義為「 涼感運動袖套」，故係用以描述該商品之品質、特性，並 非作為商標使用。惟按，商標之使用，指為行銷之目的， 而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標： 一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販 賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務 有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文 書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路 或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5 條定有明文 。判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位 影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字 樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質 是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使 用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜
合判斷。查上開袖套上雖標示「AQUA SPORT WRISTLET 」 等外文，惟其中「AQUA」係以較大字體標示，且係與「 SPOR T WRISTLET 」上下排列分別標示，而具有特別顯著 性。抑且，「AQUA」一詞之中文字義為「水」或「液體」 ，其標示使用於袖套商品，實難認有何直接說明該商品之 品質、性質或特性。另參以上開袖套商標之外包裝另標示 「COOL WRISTLET 」等字，其中文字義即為「涼感袖套」 ，益徵系爭袖套所標示之「AQUA」字樣並非用以描述說明 該商品之品質、性質或特性，而係作為區別商品來源之標 識，自屬商標之使用。此外，原告曾於其告訴被告夏偉俊 侵害系爭商標權之刑事案件具結證稱：「（你是不是世韓 公司的負責人？）我不是負責人，我太太是真正負責人， 但是她在韓國採買，‧‧‧。」、「（103 年1 月1 日在 臺灣所註冊取得的『AQUA .X 』商標，跟韓國生產商GAMS UNG TEX 公司先前生產袖套所使用的『AQUA』商標有什麼 關係？）『AQUA』我不知道在韓國有無註冊商標，所以我 想『AQUA』在韓國沒有註冊商標，可能是這個名稱他們公 司已經用很久，所以我用『AQUA』加上『.X』比較類似， 可以節省模子成本，消費者也比較可以接受，我也查過在 韓國並沒有註冊『AQUA』這個商標。」、「（世韓公司跟 韓國GAMSUNG TEX 是何時開始業務上往來？）從韓國公司 用『AQUA』這個商標就有，約4 、5 年。」等語，此有被 證5 之刑事審判筆錄附卷可稽（見本院卷㈠第230 頁、第 232 頁正反面）。由上可知，原告主觀上亦認知韓國GAMS UNG TEX 公司於袖套上標示「AQUA」字樣係作為商標使用 。抑有進者，原告於102 年6 月25日申請註冊系爭商標時 ，即因其妻所經營之世韓公司與訴外人韓國GAMSUNG TEX 公司有業務往來，而早已知悉訴外人韓國GAMSUNG TEX 公 司曾先使用「AQUA」商標行銷販賣袖套商品。嗣其以「AQ UA.X」等外文在我國申請註冊系爭商標，並指定使用於袖 套商品，其主觀上係認為消費者已普遍認識「AQUA」商標 之袖套商品，則其使用「AQUA.X」等字作為商標，易與「 AQUA」商標產生系列商標之聯想，而較能吸引相關消費者 之購買意願，則系爭商標與韓國GAMSUNG TEX 公司先使用 之「AQUA」商標，自屬近似商標，且原告亦難謂無仿襲之 意圖。準此，系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第 12款規定，而有撤銷之原因。
六、綜上所述，系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第12款 規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規 定，原告於本件民事訴訟中不得對於被告等主張權利。從而
，原告依商標法第第69條第3 項、第71條第1 項第3 款、民 法第28條、第195 條第1 項後段規定，請求判命如訴之聲明 所示，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執 行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列 ，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法 第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 105 年 4 月 19 日 智慧財產法院第三庭
法 官 林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 105 年 4 月 20 日 書記官 鄭郁萱
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