智慧財產法院民事判決
103年度民專上字第18號
上訴人即
附帶被上訴人 邱聰德
訴訟代理人 黃銘煌律師
複代理人 吳慶隆
被上訴人
即附帶上訴人 陳學宗
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華
民國103 年1 月27日本院102 年度民專訴字第78號第一審判決提
起上訴，本院於105 年3 月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於：㈠命邱聰德給付陳學宗新臺幣壹拾陸萬元本息，及該部分假執行之宣告；㈡命邱聰德不得製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口侵害中華民國M347377 號「稠狀物自動定量供給裝置」專利之物品部分，暨訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。
上開廢棄部分，陳學宗在第一審之訴駁回。
陳學宗附帶上訴駁回。
第一審關於命邱聰德負擔訴訟費用及第二審訴訟費用關於上訴部分，暨附帶上訴訴訟費用，均由陳學宗負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、一造辯論判決：
按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法 第386 條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人 之聲請，由其一造辯論而為判決。民事訴訟法第385 條第1 項前段、第386 條分別定有明文。本件被上訴人即附帶上訴 人陳學宗（下稱陳學宗）受合法通知，未於言詞辯論期日到 場（見本院卷三第229 頁送達證書），核無民事訴訟法第38 6 條各款所列情形，爰依上訴人即附帶被上訴人邱聰德（下 稱邱聰德）之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、又陳學宗於民國103 年7 月14日提起附帶上訴，其聲明原為 ：⑴原判決第一項廢棄。⑵上廢棄部分，上訴人應給付被上 訴人新臺幣（下同）66萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償 日止，按年息百分之5 計算之利息。⑶第一、二審訴訟費用 由上訴人負擔（見本院卷一第56之1 頁）。嗣於104 年10月 19日當庭變更附帶上訴聲明為「原判決不利於附帶上訴人部 分廢棄」、「上廢棄部分，附帶被上訴人應再給付50萬元及 自102 年7 月25日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息
。」（見本院卷三第175 至176 頁）。查本件起訴狀繕本係 於102 年7 月24日送達對造（見原審卷第51頁），而陳學宗 附帶上訴之本意係請求在原審判決命給付之16萬元外，再請 求給付50萬元，是陳學宗上開附帶上訴聲明之變更，係使其 聲明更為明確，並非訴之變更追加，自應准許。貳、實體事項：
一、陳學宗主張：
陳學宗與訴外人陳○○於97年7 月2 日共同以稠狀物自動定 量供給裝置」申請新型專利，嗣由經濟部智慧財產局（下稱 智慧局）核准，發給M347377 號新型專利（下稱系爭專利） 。陳學宗為系爭專利共有人之一，得依專利法第12條及第10 4 條規定，基於專利共有人行使系爭專利之專利權。陳學宗 於102 年初，輾轉得知邱聰德生產製造之WS-260白灰定量機 （下稱系爭產品），有疑似侵害系爭專利情事，遂透過管道 取得系爭產品，經送比對後認系爭產品落入系爭專利之專利 權範圍，顯屬侵權，爰依專利法第96條規定請求邱聰德賠償 損害，並請求命邱聰德排除、防止侵害。
二、邱聰德則以下列等語抗辯：
㈠侵權部分：
因系爭專利無效，陳學宗不能對任何人主張權利。 ㈡有效性部分：
系爭專利無法供產業上的利用、發明說明不明確而無法據以 實施、申請專利範圍未敘明必要之技術特徵，或未明確記載 專利之發明而無法為發明說明及圖式所支持，具有撤銷事由 存在。
㈢邱聰德並無侵害系爭專利之故意、過失：
系爭產品均經邱聰德研發，並分別申請專利，斯時邱聰德不 知有任何權利侵害之情事，故無任何侵害系爭專利之故意或 過失可言。
㈣本件損害賠償金額：
縱認定系爭專利有效，且系爭產品侵權，然陳學宗可請求之 損害賠償金額，亦僅有2 萬1,000 元或5 萬8,000 元。又陳 學宗提出之銷售發票屬偽造之證據，不足採信。 ㈤因系爭專利無效，故陳學宗請求命邱聰德排除、防止侵害並 無理由。
三、原審為陳學宗一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命邱聰德應 給付陳學宗16萬元及自102 年7 月25日起至清償日止按年息 百分之5 計算之利息；及邱聰德不得製造、販賣、為販賣之 要約、使用及為上述目的而進口侵害系爭專利之物。另駁回 陳學宗其餘之訴。邱聰德就其敗訴部分聲明不服提起上訴，
陳學宗就其敗訴之50萬元本息部分提起附帶上訴。邱聰德之 上訴聲明為：⑴原審判決廢棄。⑵上廢棄部分，被上訴人在 第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。⑶第一審及第二審之 訴訟費用均由被上訴人負擔。⑷如受不利益之判決時，上訴 人願供擔保，請准宣告免為假執行。對陳學宗之附帶上訴答 辯聲明為：⑴附帶上訴人之附帶上訴駁回。⑵附帶上訴費用 由附帶上訴人負擔。⑶如受不利益之判決，願供擔保請准宣 告免為假執行。陳學宗之附帶上訴聲明為：⑴原判決不利於 附帶上訴人部分廢棄。⑵上廢棄部分，附帶被上訴人應再給 付50萬元及自102 年7 月25日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。對邱聰德之上訴，答辯聲明為：⑴上訴駁回。 ⑵一、二審訴訟費用由上訴人負擔（至原審駁回陳學宗請求 邱聰德給付超過66萬元部分，因陳學宗未聲明不服而告確定 ，自不在本院審理範圍）。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執， 自堪信為真實（見本院卷三第221 至222 頁）： ㈠陳學宗與訴外人陳○○於97年7 月2 日向智慧局申請「稠狀 物自動定量供給裝置」新型專利，經該局審查核准後，發給 第M347377 號專利證書（即系爭專利），專利權期間自97年 12月21日起至107 年7 月1 日止（見原審卷第7 頁）。 ㈡系爭產品WS-260白灰定量機為邱聰德所製造、銷售（見原審 卷第191 頁）。
㈢邱聰德於103 年4 月2 日對系爭專利提起舉發，經智慧局認 系爭專利請求項1 至5 違反93年專利法第108 條準用第26條 第3 、4 項之規定，而於104 年6 月26日以(104) 智專三( 一)02016字第10420849980 號舉發審定書為「請求項1 至5 舉發成立應予撤銷」之審定，其中系爭專利請求項1 至3 因 專利權人未聲明不服而撤銷確定，系爭專利請求項4 、5 經 專利權人提起訴願後，仍經經濟部訴願委員會（下稱訴願會 ）於104 年12月22日以經訴字第10406317980 號為訴願駁回 之決定（見本院卷三第79至89頁、第208 至215 頁）。五、本院之判斷：
㈠按「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤 銷得就各請求項分別為之。」、「發明專利權經撤銷後，有 下列情事之一，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者 。二、提起行政救濟經駁回確定者。」、「發明專利權經撤 銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」上開規定於 新型專利準用之，專利法第120 條、第82條定有明文。因此 ，專利權一經撤銷確定，即自始不存在，專利權人自不得據 此對他人主張權利。
㈡查系爭專利請求項共計5 項，其請求項1 為獨立項，請求項 2 至5 皆為附屬項。陳學宗於原審主張邱聰德侵害系爭專利 請求項1 至5 而提起本件請求，邱聰德則於103 年4 月2 日 以系爭專利請求項1 至5 有撤銷事由存在向智慧局提起舉發 ，經智慧局於104 年6 月26日以（104 ）智專三（一）0201 6 字第10420849980 號審定書為請求項1 至5 舉發成立應予 撤銷之審定，有該審定書附卷可參（見本院卷三第79至89頁 ），惟專利權人（即陳學宗、陳○○）僅就系爭專利請求項 4 、5 提起訴願等情，有智慧局104 年11月4 日（104 ）智 專三（一）02016 字第10421493760 號函在卷可佐（見本院 卷三第184 頁），是系爭專利請求項1 至3 已撤銷確定。又 專利權人對系爭專利請求項4 、5 之審定不服提起訴願後， 訴願會於104 年12月22日以經訴字第10406317980 號為訴願 駁回之決定等情，亦有訴願決定書附卷可證（見本院卷三第 208 至215 頁），而專利權人於104 年12月24日收受上開訴 願決定書（見本院卷三第231 頁送達證書），至105 年3 月 22日止，並未提起行政訴訟等情，有本院公務電話記錄在卷 可參（見本院卷三第232 頁），準此，系爭專利請求項1 至 5 業經撤銷確定在案，揆諸上開說明，系爭專利權自始不存 在，他人自無侵害系爭專利權可言，則陳學宗主張邱聰德侵 害其系爭專利權，請求邱聰德賠償損害及命邱聰德排除防止 侵害，即屬無據。
六、綜上所述，陳學宗依專利法第96條規定，請求邱聰德給付陳 學宗66萬元及自102 年7 月25日起至清償日止按年息百分之 5 計算之利息，並請求邱聰德排除、防止侵害，為無理由， 不應准許。原審判令邱聰德給付陳學宗16萬元本息，並命邱 聰德不得製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而 進口侵害中華民國M347377 號「稠狀物自動定量供給裝置」 專利之物品，並依職權就金錢給付部分為准免假執行之判決 ，均有未洽，邱聰德上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予 廢棄改判，為有理由，爰廢棄改判如主文第2 項所示。又陳 學宗附帶上訴，請求邱聰德應再給付陳學宗50萬元本息部分 ，為無理由，原審為其敗訴之判決，並無違誤，陳學宗就此 部分所為之附帶上訴，為無理由，應駁回其附帶上訴。七、本件事證已臻明確，本件其餘爭點、兩造其餘之攻擊或防禦 方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認均與本件判決結 果不生影響，自無一一詳予論駁之必要，附此敘明。八、據上論結，本件邱聰德之上訴為有理由，陳學宗之附帶上訴 為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第38 5 條第1 項前段、第449 條第1 項、第450 條、第78條，判
決如主文。
中 華 民 國 105 年 3 月 31 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 林秀圓
法 官 蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 4 月 6 日 書記官 邱于婷附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。