確認請求權不存在
智慧財產法院(民事),民商訴字,103年度,64號
IPCV,103,民商訴,64,20160226,2

智慧財產法院民事判決
103年度民商訴字第64號
原　　　告　升鼓事業股份有限公司
法定代理人　簡大章　　　
訴訟代理人　陳居亮律師
複 代理 人　翁瑋律師
被　　　告　謝朝盈　　　
訴訟代理人　劉爾順律師
上列當事人間確認請求權不存在事件，經本院於民國105 年1 月
28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
確認被告基於如附圖一所示商標權，對原告以如附圖一所示圖文為商標使用於如附表一所示商品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權，於本案判決確定前不存在；確認被告於原告以如附圖一所示圖文使用於如附表一所示商品時，以適當方式附加如附表二所示內容之範圍內，基於如附圖一所示商標權，對原告以如附圖一所示圖文為商標使用於如附表一所示商品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權，於本案判決確定時起不存在。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法 第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定 有明文。查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生第一審 民事事件，依前揭條文規定，本院有管轄權，合先敘明。二、本件訴訟進行中，原告法定代理人由○○○變更為簡大章， 並經聲明承受訴訟，有聲明承受訴訟狀、經濟部函文、公司 變更登記表等在卷可稽（本院卷一第63至67頁），核無不合 ，應予准許。
三、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此 限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第3 款定有明文。 本件原告起訴聲明：請求確認被告基於中華民國註冊號0000 0000號「XM ELEC DRUM」（如附圖一所示，下稱系爭商標） 商標權對原告以「XM ELEC DRUM」（如附圖一所示，下稱系



爭圖文）為商標使用於樂器及演奏補助器等商品之損害賠償 請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權均不存在，於訴 訟進行中變更聲明確定為：請求確認被告基於系爭商標商標 權對原告以系爭圖文為商標使用於電子小鼓、電子大鼓、電 子銅鈸、電子Hi-Hat、電子鼓網皮、主機、音箱及其周邊、 軟體及學習機等商品（如附表一所示，下稱系爭商品）之損 害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權均不存在 （本院卷一第4 頁、第193 頁、第284 頁），經核與上揭規 定並無不合，予以准許。
四、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益 者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項前段定有明文 。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否 不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在 ，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱 經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受 確認判決之法律上利益。最高法院52年台上字第1240號判例 要旨參照。本件因被告要求原告簽訂系爭商標授權契約、發 函原告配合廠商不得出貨、發函斷絕原告銷售及宣傳管道等 作為（詳如下述），原告主張被告基於系爭商標商標權對原 告以系爭圖文為商標使用於系爭商品之損害賠償請求權、侵 害排除請求權及侵害防止請求權均不存在等情，為被告否認 ，則被告就系爭商標之前揭請求權是否存在，於兩造間有爭 執不明確之情形，原告認足以影響其使用系爭圖文之權利， 在法律上之地位有不安之狀態存在，而此種不安之狀態得以 確認判決將之除去，故原告有即受確認判決之法律上利益， 其提起本件確認之訴，合於前揭規定，應予准許。貳、實體方面
一、原告主張略以：
㈠原告公司係由原法定代理人○○○與被告及訴外人○○○等 人，於民國95年6 月28日共同設立，被告擔任總經理，負責 公司經營、事務管理之方式運作，主力發展電子鼓商品及相 關周邊設備。原告之英文名稱「XM ENTERPRISE CO.,LTD 」 係經○○會於95年5 月22日決議取「Extra 」帶有「特別」 之中文涵義，而以簡單直率之X 配上同樣字形方正之英文字 母M 而正式確立。系爭圖文係由韓國客戶00000 替原告設計 ，原告本應屬系爭商標實際擁有者，且於97年7 、8 月間即 開始以系爭圖文委製於電子鼓等類商品或在相關銷售網頁推 銷商品作為商標使用。被告明知上情，竟於97年11月10日利 用職務之便，以原告資金將系爭圖文替被告自己搶先申請註 冊成為系爭商標專用權人，卻從未告知原告，而仍以原告名



義於韓國、中國大陸、美國與澳洲等地申請註冊為系爭圖文 之商標權人，原告一直以為系爭商標為原告所有，直至徹查 公司財務時方知原告非系爭商標之商標權人。
㈡原告於103 年1 月17日召開董事會決議解任被告總經理一職 ，被告見惡意搶註系爭商標乙事曝光，先是要求簽訂商標授 權契約書，於同年2 月10日自行辭去董事職務，而後發函要 求與原告配合之各家廠商不得出貨，不得為原告製造銷售與 系爭商標有關之商品，更發函予多家網路購物平台，要求將 原告印有與系爭商標相同之系爭圖文商品下架，並發函要求 刪除Facebook官方粉絲專頁、Youtube 教學影片與原告網站 內容，欲藉此斷絕原告對外所有銷售及宣傳之管道。原告於 被告私自惡意搶註系爭圖文為商標權人以前，早已善意先將 系爭圖文作為系爭商品之商標使用，爰依修正前商標法第30 條第1 項第3 款即現行商標法第36條第1 項第3 款規定，提 起本件訴訟，以維權利。
㈢系爭商標係韓國客戶以原告公司英文名稱之「XM」與所營電 子鼓等商品為發想，替原告創作之商標，被告註冊申請成為 商標權人以前，原告早已使用系爭圖文作為系爭商品之商標 且原告實際從事之業務與樂器製造、零售、批發與國際貿易 息息相關，所為並非以不正當競爭為目的，反係被告迄今均 未實際使用過系爭商標，原告已於103 年2 月27日對系爭商 標提出廢止申請，經經濟部智慧財產局於104 年10月27日廢 止註冊在案，原告符合前揭商標法所定善意先使用之要件。 又參諸此條款修法時刪除原產銷規模用語，所謂原使用之商 品不應被限縮解釋為以原使用之商品型號為限，且原告生產 販售有電子鼓樂器及相關演奏補助器等單品、鼓組與套件商 品，所謂商品型號僅係方便稱呼商品所命名，以商品型號作 為善意先使用之限制範圍實無意義。又被告要求附加適當區 別標示乙節，原告認應自本案判決確定之時起，以附加本商 品及商標與系爭商標無關之內容為妥。
㈣並聲明求為判決如壹之三變更後聲明所示。
二、被告答辯略以：
㈠系爭商標英文字母XM兩字，其中X 是採用被告的姓氏「謝」 的漢語拼音「Xie 」，M 則是「Model 」之意，且X 與M 中 間相連的意義，是因為被告在最初的電子鼓設計，希望結合 傳統鼓與電子鼓各自的特色功能為發展主軸，系爭商標之設 計係延伸自被告已合法申請註冊第01246913號「XM設計圖」 商標（如附圖二所示，下稱舊商標），用以表彰被告之創業 模式及經營理念，被告為系爭商標之創作及所有人，與原告 ○○會決議無涉。源於被告創業及商品設計理念之XM兩字在



原告公司創立前就已存在，原告營運至後期才保留舊商標之 商品為唯一商品線，並不存在原告所謂自始均以原告名義使 用系爭商標之意思，因舊商標所代表被告之技術能力與創作 精神，有助於推廣銷售有被告自力研發之原告商品，且確實 獲得市場青睞，被告時任原告公司總經理一職，同意原告使 用舊商標作為公司英文名稱之特取部分，並主動以舊商標作 為原告商品來源表彰之用，原告就舊商標之使用係基於被告 提供使用之形式，與原告間所成立的默示商標使用授權合意 。舊商標為被告所有，公告於經濟部智慧財產局的商標公報 及網站上，包括原告及韓國人00000 在內之任何人均無法諉 為不知，於舊商標沿用一段時間後，為增加商標設計感與識 別性，並延續舊商標連慣性，乃重新設計系爭商標，被告基 於系爭商標的設計理念提出商標註冊申請，並無利用職務之 便搶先惡意註冊之問題，被告考量原告業務發展，期望透過 系爭商標表彰的商品來源，亦即被告的創新及研發能力，增 加原告商品之競爭力與銷售量，系爭商標自設計確定之日至 申請日前，均係被告基於無償授權原告使用之意思為原告所 使用，而非原告以自己名義使用，兩造間於103 年2 月7 日 以前，就系爭商標係成立默示的無償使用授權合意。 ㈡系爭商標申請費用由原告支出，原法定代理人○○○於費用 請款書上蓋章時，應知悉系爭商標的申請人及所有人為被告 ，而原告於海外參展時均會索取系爭商標證書出示予國外買 家或主辦單位確認，並於展場展示，又系爭商標證書置於被 告辦公室，原告○○及員工進出時可輕易瀏覽，且商標註冊 具有公示及公告性，原告主張不知系爭商標所有權人為被告 ，顯與事實不符，原告從系爭商標申請之初至被告發函通知 欲終止系爭商標授權之期間歷時約5 年餘，原告既已知悉系 爭商標之商標權人為被告，卻從未爭執系爭商標之權利歸屬 ，直至被告與原告其他○○間經營理念不合，於103 年1 月 17日解任被告總經理一職，始主張被告申請註冊過程不法， 顯為權利濫用之明證。
㈢原告所謂在先使用之事實，不過是被告以實際行為默示授權 原告使用系爭商標之體現，原告就系爭商標善意先使用所提 出之證據或請求詢問證人的證詞，於形式及實質證據力有所 欠缺，顯無可採，且原告主張之使用不符合商標法第5 條第 1 項為○○目的使用之要件，均無法證明於系爭商標註冊前 ，有善意使用系爭商標之事實。原告縱能證明有善意先使用 系爭商標之事實，然系爭商標註冊申請日前之商品型號，目 前幾乎沒有繼續銷售，原告現時所銷售之主要商品均是在系 爭商標註冊申請日後所開發，被告對原告合法主張商標權，



不因原告於系爭商標註冊申請日前有使用之事實而有影響。 又商標法第36條第1 項第3 款但書之原使用商品屬例外應予 限縮解釋，原告所稱產銷規模應指數量，而非商品類別，原 告所能繼續使用之範圍，應僅限於系爭商標申請日前使用之 相同型號及尺寸的商品，始符合例外解釋從嚴之法理，並應 在系爭圖文處附加適當之區別標示，被告認應自本案判決確 定時起為之，且就原告得繼續使用系爭圖文之商品範圍內， 以與系爭商標同一比例及同一版面方式加註本商品與謝朝盈 所有之系爭商標無任何關係之內容為當。
㈣並聲明：駁回原告之訴。
三、原告主張原告公司於95年6 月28日設立，於103 年1 月17日 召開董事會決議解任被告總經理一職，被告乃以其為系爭商 標之商標權人為由，要求原告簽署商標授權契約書，並於10 3 年2 月10日自行辭去公司董事職務，要求合作廠商勿再出 貨予原告，並停止系爭商標之任何製造、販售、展示使用等 行為，要求移除原告創設之電子鼓官方粉絲專頁，將原告拍 攝之教學影片撤下，將電子鼓商品及原告網站下架；系爭商 標之註冊申請日為97年11月10日，註冊登記之商標權人為被 告，而原告就與系爭商標相同之系爭圖文，於韓國、中國大 陸、美國與澳洲等地註冊登記為商標權人等情，被告不爭執 ，並有公司登記資料查詢、原告公司董事會議事錄、被告存 證信函、被告辭職書及經濟部函文、聲明函及存證信函、電 腦截圖照片、原告粉絲專頁歷史畫面、電子郵件、系爭商標 資料以及韓國、中國大陸、美國與澳洲之商標證書等影本在 卷可稽（本院卷一第12頁、第38頁、第39頁、第40至41頁、 第42至55頁、第11頁、第33至34頁），堪信為真。四、原告主張於97年11月10日被告私自申請註冊成為系爭商標之 商標權人以前，已善意先將系爭圖文作為商標使用於系爭商 品，依商標法善意先使用之規定，不受系爭商標商標權之效 力拘束，被告基於商標權對原告前揭使用之損害賠償請求權 、侵害排除及防止請求權均不存在等情，為被告否認並為前 揭答辯，是以本件爭點為：原告有無善意先使用系爭圖文之 事實？原使用之商品為何？原告請求確認被告基於系爭商標 商標權對原告以系爭圖文為商標使用於系爭商品之損害賠償 請求權、侵害排除及防止請求權不存在，是否有理由？（本 院卷一第107 頁）經查：
㈠按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於 同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束 ，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加 適當之區別標示，修正前商標法第30條第1 項第3 款即現行



商標法第36條第1 項第3 款定有明文。本條款規定在於衡平 註冊保護原則下商標權人與先使用人間之衝突，善意使用相 同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取 得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外， 主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已 於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善 意先使用者的利益，仍應受到保障，但其使用在先的事實必 須發生在他人商標申請註冊日之前，且以原使用的商品或服 務為限，商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示， 使其在特定條件下使用免受他人商標專用權之干涉，始為公 允。
㈡原告就系爭圖文於系爭商品有善意先使用之事實： ⒈原告主張於系爭商標註冊申請日即97年11月10日前即已善意 將系爭圖文作為系爭商品之商標使用等情，為被告否認，而 查：
⑴原告主張公司之英文名稱中有「XM」，系爭圖文係由韓國客 戶於97年間替原告設計，原告於97年7 月3 日委託守基實業 有限公司（下稱守基公司）開模並製作新版（即系爭圖文） 電子鼓所用之電子控制器外殼面板，其上印有系爭圖文，於 97年7 、8 月間委託冠勝樂器有限公司（下稱冠勝公司）於 電子鼓鼓皮上印製系爭圖文，97年7 月25日原告贈送「鼓飛 數位音樂部落」部落客（下稱鼓飛）印有系爭圖文之電子大 鼓與小鼓，鼓飛遂於97年9 月28日撰寫「改裝電子大套鼓！ ROLAND電子鼓再升級！！」一文介紹XM電子鼓，所附照片可 見原告電子鼓商品印有系爭圖文，原告於97年10月5 日經由 「PChome商店街」之網路銷售平台售出「最新型號XMT-M 旅 行組電子鼓」，經買家給予優良評價，而自該網頁連結之網 頁可知原告已將系爭圖文使用於正式銷售之電子鼓等類商品 ，並於商品資訊頁面大量使用系爭圖文作為系爭商品之商標 推廣與銷售使用，且系爭商標之登記費用係由原告支付等情 ，提出公司廠商基本資料、與韓國客戶往來電子郵件及商標 設計圖樣初稿、送貨單、出貨單、發票、電腦螢幕截圖照片 及發票、鼓飛部落格文章、PChome商店街網頁、商標授權書 等影本為據（本院卷一第14至32頁，卷二第28至33頁）。 ⑵就系爭商標即系爭圖文使用於系爭商品之情形： ①證人○○○證述略以：我於原告公司擔任○○及國內電子鼓 之網路○○，任職期間約自95或96年開始，當時擔任原告公 司○○及內銷，這工作內容直至102 年5 月被被告解職，不 曉得系爭商標是被告名字，被告被解職後，董事長找我說收 到被告商標的存證信函，我才去商標局查，才看到被告名字



，係於103 年1 月底收到被告存證信函後經過瞭解才知道系 爭商標是被告的，發票單據是被告給我的，拿到請款單據時 核對抬頭、統編、金額就會付款，請款單上僅會寫申請哪國 的商標或專利，但未寫擁有者是誰，請款單來的時候我一直 以為是原告公司的，任職期間沒有看過系爭商標證書，署名 被告的信件我完全不會開，且一般專利商標事務所的任何文 件都是署名被告收，收受文件後我就交給被告，沒有看到系 爭商標證書的正本或影本，被告辦公室裡面沒有看過，也沒 有在海外參展攤位上看過系爭商標證書正本或影本，照片上 懸掛的是什麼看不太出來，請款流程不用經過董事長，沒有 董事長要簽呈、蓋章之類的，被告決定是否付款，董事長從 未在簽呈上蓋章，且他從頭到尾都不知道，申請專利、商標 事先我們都不知道，都是被告拿給我請款，第18屆經濟部產 業科技發展獎企業獎是被告申請的，這企業獎申請書是原告 公司名稱，不是被告名字，報名參加102 、103 年臺灣精品 獎的申請人是○○○，在外銷部共用資料夾有報名需要的證 書，但我沒有看過，因我的業務範圍不會用到商標及專利， 不會開這些資料夾來看，且共用資料夾是從○○○電腦中分 享出來的，如果她沒有開電腦，沒有人可以看到這東西，○ ○○不需要向我拿，我不需要拿報名選拔須知等資料給○○ ○，她就可以拿得到。我沒有經手提供關務局的商標授權書 ，我不管外銷，都是被告處理的等語（本院卷一第140 至14 9 頁）。
②證人即守基公司○○○○○○證述略以：有幫原告印刷系爭 圖文於主機塑膠殼上，送貨單日期為97年7 月3 日，送貨單 之商品即為照片所示等語（本院卷一第108 至110 頁）；證 人即與原告合作電子鼓主機電子電路之謝嘉村證稱略為：我 們做好的電路，○○○送給我們外殼，我們將上下殼組裝後 ，送給原告公司，或由我去○○○公司那邊拿，收據是我簽 名，用送貨單上「新版」確認是做新的LOGO（即系爭圖文） 外殼，97年至今均是製作如照片所示商品從未變過；換新LO GO後就是全部貼新的，沒有貼舊的LOGO，型號商品只要原告 有下單就做，沒有停產的問題等語（本院卷一第115 至118 頁）；證人即製造鼓皮之冠勝公司○○○○○○證稱略以： 系爭商標不知道是個人還是公司的，只知道是以公司名義說 要印多少數量、規格，我的鼓皮都是一樣的，沒有新舊或型 號差別，僅有大小、尺寸不同，確認97年10月27日出貨單商 品有送貨單，我記得我有送，看到照片時就是一樣的鼓皮和 LOGO，白色就是單層、雙層，黑色就是單層而已，僅有此三 種，我確定97年有做的就是如照片所示的東西，僅做到98年



，被告提供的鼓皮看起來跟我做的是一樣的東西，原告已經 跟我們沒有合作，現製造鼓皮是同業，機器、製作方法一樣 等語（本院卷一第118 至124 頁），前揭證人證言並有守基 公司登記資料、主機照片、97年7 月間之送貨單及簽收聯、 發票；冠勝公司登記資料、鼓皮照片、97年7 月至10月間之 出貨單及發票等可資參佐（本院103 年度民暫字第22號卷一 第104 頁、第106 至109 頁、第110 頁、第112 至121 頁， 本院卷一第18至22頁）。
③證人即原告公司○○人員○○○證述略以：原告公司於96年 5 、6 月遷廠，我提供貨車搬運貨品至新廠址，性質是組裝 、包裝、出貨即○○工作，97年即全職從事○○工作，現於 原告公司擔任○○，對原告公司出貨物品非常瞭解。系爭商 標自97年5 、6 月即開始使用，被告於4 、5 月就交代我們 ○○要用新的LOGO，97年5 月底被告交代我說他要去青島， 叫我準備鼓皮及拾音器零件，那些鼓皮即用新的LOGO，被告 6 月初即出國，7 月從青島進口，我們8 月轉出口至韓國， 進口後裝拾音器、鼓皮，以原包裝出口至韓國。系爭商標是 韓國人設計的，有使用於銅鈸，還有主機、腳架橫桿、包裝 紙箱、鼓皮、Hi-Hat（踏拔），除主機外，其他裝飾都一樣 ，沒有型號差別。鼓皮從8 至22吋，打擊面是白色雙層，底 端是黑色單層，早期用冠勝後來換別家，鼓皮製作方式都一 樣。提出之進口報單均是鼓組，全部都是新商標，如寫「CU STOM」就是代表1 顆18吋大鼓、2 顆12吋小鼓、2 顆10吋的 小鼓、3 片銅鈸、掛鼓用的腳架，如寫「WORLD 」就是代表 4 顆10吋小鼓、1 顆10吋大鼓、3 片銅鈸、掛鼓用的腳架， 每組都有主機。96年搬廠我有去搬，算時薪的工作，我大部 分時間均在廠內，實際都在原告公司工作，故知道實際情形 等語（本院卷一第250 至256 頁）；證人即曾係原告公司○ ○的○○○證述略為：約94年時公司不是升鼓這名稱時，○ ○○就有在公司幫忙，開會時○○○也會在場，○○○等於 是幕後○○，他有出資，但以他兒子及女兒名義當○○，他 們夫妻常到公司幫忙，我很少去公司，但我去我會碰到他， 我姊夫○○○說○○○夫妻負責組裝出口貨物，量多會再找 外面的工讀生幫忙，系爭商標是韓國人設計給公司，當時我 還是○○，外銷都用這個商標，從原告公司成立開始○○○ 都有在公司出入，我知道在彰新路上的時候都有等語（本院 卷二第3 至5 頁），證人○○○並提供被告出差旅費報告表 、原告公司轉帳傳票、使用系爭圖文之商品照片、進口報單 及出口報單、發票為證（本院卷一第259 至279 頁），並有 原告提出之原告公司96至98年薪資費用明細表、○○○身分



證影本參佐（本院卷一第294 至301 頁）。 ⑶綜觀原告就其主張所提證據資料，與前揭證人證言及相關佐 證資料互核大致相符，原告於系爭商標註冊申請日前，已將 系爭圖文作為原告公司之商標使用，委製、販賣、輸出或輸 入標示有系爭圖文之系爭商品，並以網路媒介將系爭圖文用 於與系爭商品有關之商業文書及廣告上，可認原告有為○○ 之目的而將系爭圖文作為商標使用，原告主張就系爭圖文於 系爭商品有善意先使用之事實，應屬可採。
⒉被告辯稱原告知悉系爭商標之商標權人為被告，兩造間於10 3 年2 月7 日以前，就系爭商標係成立默示的無償使用授權 合意云云，然原告於系爭商標註冊申請日前，將系爭圖文作 為原告公司商標使用，已如前述，參以被告所指系爭商標費 用請款單上並無原告法定代理人簽章（本院卷一第32頁）， 被告提出之原告公司網頁「XM部落格」超連結之網頁及遠見 雜誌報導內容、舊商標資料等（本院卷一第90至97頁）僅為 「XM」創作過程，被告所提供原告員工參加德國法蘭克福展 的展場照片（本院卷一第100 頁及其反面）亦無清晰之系爭 商標證書可資參佐，雖證人○○○證述略為：證人○○○提 供系爭商標用以申請參展，被告有將系爭商標擺放於辦公室 櫃子上，18屆企業獎申請書中文有關公司沿革部分是由○○ ○寫的，102 、103 年臺灣精品獎報名資料是伊準備的，所 附系爭商標證書影本是從○○○給伊的資料夾中解壓縮，列 印出來的等語（本院卷一第150 至154 頁），然原告公司系 爭商品網頁中所示為各國專利證書而無系爭商標證書（本院 卷一第31頁），而被告提供之第18屆經濟部產業科技發展獎 之企業獎申請書中，有關「公司簡介」項目中提及2007年獲 得舊商標之商標權、2009年獲得系爭商標之商標權，「產品 ╱系統創新具體成效」項目中記載2009年獲得德國、韓國、 中國大陸、中華民國之系爭圖文商標權，「策略創新具體成 效」及「其他」項目中記載有系爭圖文之電子鼓品牌（本院 卷一第164 頁、第168 頁反面、第170 頁、第170 頁反面） ；第21屆臺灣精品選拔須知係記載品牌企業需具備企業所擁 有之品牌已依我國商標法取得商標權（本院卷一第173 頁） ；2013、2014年臺灣精品獎係記載原告公司之電子鼓類商品 ，○○○網頁係記載本公司生產的電子鼓榮獲經濟部全國精 品獎等語（本院卷一第188 至190 頁），前揭被告所提資料 有關系爭商標之記載均與原告公司相連結，並無系爭商標註 冊登記為被告所有之相關記載，證人○○○前揭所證原告公 司不知被告為系爭商標權利人乙節，並非無據，徵以原告主 張於知悉被告為系爭商標及舊商標權利人後，已向經濟部智



慧財產局提出廢止申請，而系爭商標已經廢止處分等情，有 商標廢止申請書、廢止處分書影本在卷可稽（本院卷一第35 至37頁，本院103 年度民暫字第22號卷一第99至101 頁，本 院卷二第104 至108 頁），實難認原告知悉系爭商標之商標 權人為被告，且有與被告就系爭商標成立默示的無償使用授 權之意，被告以「XM」創作過程與舊商標及系爭商標於原告 公司使用情形，辯稱兩造間就系爭商標係成立默示的無償使 用授權合意云云，並不可採。
⒊被告辯稱本件縱有前揭商標法規定之適用，原告可主張善意 先使用之商品應僅限於系爭商標申請日前使用之特定型號及 尺寸的商品云云，並就系爭商品於系爭商標註冊申請日前後 之設計型號及尺寸等提出鼓皮實物、原告公司101 年4 月3 日向寰力企業社購買10吋電子小鼓、10吋電子大鼓之鼓桶及 鼓框之採購單、PAD 10吋商品設計圖、永大工業社於98年10 月14日提供原告公司XH6 、XH7 電子Hi-Hat鋅合金上下蓋模 具及成品、開關座塑膠零件模具等零組件之報價單、原告公 司98年度財產目錄、正耀鋼模實業社101 年9 月24日繪製的 XH8 電子Hi-Hat主要零件喇叭圓架的設計圖面、原告公司與 8S主機凱金公司商討主機開發費用及藍芽版報價之往來電子 郵件及報價單、原告公司100 年至102 年費用交易明細表、 XMP8音箱供應商報價單及進口報單、XMP12 音箱進口報單、 耀聲電子股份有限公司XMF9耳機報價單、原告公司向聲雅仕 專業調音台採購M7Mixer 混音器之採購單及匯款單據、原告 公司商品型錄等影本為證（本院卷一第134 頁、第242 至24 3 頁、第313 至323 頁，卷二第59至67頁），惟原告於系爭 商標註冊申請日前以系爭圖文作為系爭商品之商標使用等情 ，已如前述，被告所提系爭商標註冊申請日後之使用資料或 可認原告有繼續使用系爭圖文於系爭商品之實，然尚非可推 論原告就系爭商品於系爭商標註冊申請日前之使用情形，遽 為不利原告之認定，且前揭商標法第36條第1 項第3 款所定 「原使用之商品」並無型號及尺寸之限制，自不宜擴張解釋 而過度限制善意先使用者之權利，被告所為「限於系爭商標 申請日前使用之特定型號及尺寸的商品」之解釋於法無據， 且增加法條文義所未明文而對於善意先使用者繼續發展其業 務之不當限制，並非妥適，再以本件原告公司就電子鼓及其 周邊商品型號分類複雜，除單品商品外，尚有為因應不同需 求而將各種單品商品排列組合之鼓組及套件商品，有原告提 供之商品一覽表可參（本院卷一第202 至206 頁），相關商 品型號及尺寸之分類與前揭商標法所定原使用商品範圍間未 必有對應關係，被告前揭所辯實難採憑。




⒋基上，原告就系爭圖文於系爭商品有善意先使用之事實，原 告依前揭商標法規定，請求確認被告基於系爭商標商標權對 於原告主張損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請 求權不存在，自屬有理。
㈢原告應依被告要求於使用系爭圖文在系爭商品時附加適當區 別標示：
原告就系爭圖文於系爭商品有善意先使用之事實，已如上述 ，然被告要求原告應於使用系爭圖文時附加適當區別標示（ 本院卷一第228 頁反面及第229 頁反面；卷二第96頁反面至 98頁），且兩造均表示以本案判決確定時起為附加適當標示 時點（本院卷二第129 頁言詞辯論筆錄），則依前揭商標法 規定，原告主張被告基於系爭商標商標權之損害賠償請求權 、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在，雖屬可採，但 於本案判決確定時起，應依被告要求加註適當區別標示，並 於加註適當標示之範圍內，被告基於系爭商標商標權之損害 賠償請求權、侵害排除及防止請求權不存在。又本件兩造對 於附加適當標示之內容及方式各有意見（本院卷二第98頁、 第99頁反面至100 頁），本院參酌系爭商品種類多樣，原告 前揭使用系爭圖文之方式不一，認原告以系爭圖文使用於系 爭商品時，以適當方式附加如附表二所示內容為當。五、綜上所述，被告對原告行使系爭商標之商標權利，然原告就 系爭圖文於系爭商品有善意先使用之事實，依修正前商標法 第30條第1 項第3 款即現行商標法第36條第1 項第3 款規定 ，原告請求確認被告基於系爭商標商標權對於原告主張損害 賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權，於本案判 確定前不存在；於本案判決確定之時起，於原告附加如附表 二適當標示內容之範圍內不存在，為有理由，爰判決如主文 所示。
六、本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，均 已無礙本院上開審認，自毋庸逐一論駁，附此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法 第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　2　　 月　　26　　日 智慧財產法院第三庭
法　官　陳端宜
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　105　 年　　2　　 月　　26　　日 書記官　吳祉瑩