給付權利金
臺灣士林地方法院(民事),智字,104年度,1號
SLDV,104,智,1,20160129,1

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臺灣士林地方法院民事判決        104年度智字第1號
原   告 熙瀚國際有限公司
法定代理人 楊宗運 
訴訟代理人 黃秀禎律師
複代理人  潘玉蘭律師
被   告 怪怪貿易有限公司
法定代理人 廖英熙 
訴訟代理人 簡榮宗律師
      洪毓律師
上列當事人間給付權利金事件,本院於104 年11月16日言詞辯論
終結,判決如下:
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實 及 理 由
一、原告起訴主張:
㈠兩造於民國101 年1 月16日簽訂專利技術授權合約書(下稱 系爭合約),約定就原告所有「玩具槍結構」專利技術全球 專屬授權予被告,進行製造、使用及銷售等事宜。被告依系 爭合約第參條第8 項第1 款約定支付首批授權5,000 單位之 25%對價金額即美金8,750 元後,原告已將實施專利所需之 技術與設計圖說交付予被告,並協助被告完成樣品並參加展 覽,被告卻一再拖延開模與量產,以致無法履行契約,原告 依據系爭合約定期催告被告給付權利金及履行契約,被告均 置之不理,實已違反系爭合約,爰依系爭合約第陸條第3 項 第1 款約定終止系爭合約,並依第玖條第2 項約定請求被告 給付違約金。
㈡系爭合約之約定基本精神為授權專利實施與權利金之支付, 被告支付權利金之義務與其是否實施專利並進行量產,並無 關連。量產僅係權利金計算之方式,依系爭合約第參條第6 項第2 款約定,無論被告是否進行量產,被告均應支付權利 金,然被告未依系爭合約第參條第8 項約定於樣品完成時支 付首批授權5,000 單位之25%對價金額,更未於系爭合約滿 一年後給付第一年最低授權數量計算之權利金。且系爭專利 如何量產、何時量產,以及其製作成本等均屬被告內部經營 策略問題,不容原告置喙。又原告既已提供被告產品相關之 技術說明,被告卻不願意履行契約義務進行量產或給付授權 對價,被告公司業已違約甚明,即無從歸責於原告,且在原 告發函催告後拒不支付權利金與繼續履行契約,原告自得依 系爭合約第陸條第3 項第1 款約定,終止系爭合約。



㈢專利技術有其時效性及特殊性,倘不即時實施,恐將喪失先 機,且因系爭合約授權方式為專屬授權且全球授權,被告簽 訂系爭合約後,遲遲不願意進行開模生產,原告無法再將專 利技術另外授權他人或自行實施而取得利益,且為維持專利 技術之有效性,必須持續支付相關維護費用及申請費用。且 專利技術之可貴在創新性、新穎性及獨特性,本件專利技術 經由被告於國際展覽會中透過產品展示,並將專利技術以影 像方式公諸於世,恐已啟發其他競爭廠商之研發及改良方向 ,故原告因被告延宕生產所致之損害,非違約金得以補償。 依系爭合約第玖條第2 項約定,因被告違約致系爭合約終止 ,被告負有給付50,000單位權利金之義務,扣除被告前已支 付之首批授權金5,000 單位之25%,尚得請求被告給付原告 違約金為美金341,250 元。
㈣據上聲明:1.被告應給付原告美金341,250 元及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。2. 願供擔保,請准宣告假執行。
二、被告則以下列各點置辯:
㈠原告以被告在玩具槍製造業界之盛名,若能取得其法定代理 人所有「玩具槍結構」專利技術之授權,可確保被告在未來 10至20年手動步槍產品之競爭力優於其他廠牌,且本件專利 技術可修改現有玩具槍型號G96 模具後即行量產、並可快速 回收成本,藉此推銷並說服被告與其簽訂系爭合約。惟原告 所提之專利技術僅為構想,無法實際用以量產商品,原告為 解除被告疑慮,遂提出樣品設計完成圖及零件修改建議,並 表示該建議係為讓被告參展之用,之後會再協助被告調整設 計使商品得以量產,惟原告嗣後並未盡到開發及生產模具之 協力義務,致使被告未能量產商品,被告實無違反系爭合約 之情事,故原告依存證信函催告被告終止系爭合約,並依系 爭合約第玖條第2 項約定請求被告給付違約金,並無理由。 ㈡原告主張其於103 年10月7 日委請律師寄發台北中山郵局第 1752號存證信函,催告被告於文到後15日內依約履行給付權 利金義務,未得被告回應後,遂於同年月24日再次委請律師 寄發台北雙連郵局第1528號存證信函終止系爭合約。依系爭 合約第參條第1 項約定,被告公司生產製造銷售本件專利技 術產品時,始有依約支付授權對價之義務,然被告係因原告 未提供開模製造產品之相關協助,始無法製造銷售產品,故 原告終止系爭合約並不合法。再者,原告明知其提供之協助 及資料,不足使被告開模製作產品,亦未曾催告被告量產商 品予以販售,是原告以前揭存證信函催告被告給付授權金, 顯屬無據,其後終止契約之存證信函,亦不生終止之效力。



㈢兩造簽立系爭合約前,原告除已就「玩具槍結構」取得臺灣 新型專利外,另已向世界智慧財產權組織國際局提出PCT 國 際專利申請,並已完成國際階段,而得以申請日主張優先權 ,則被告於101 年3 月參展時,並不會使原告喪失該專利之 新穎性或有權利無法保障之情事。再者,系爭合約終止後, 除原告及原告授權者外,他人亦無法使用本件專利,實無所 謂喪失專利先機、市場競爭力之情事,原告據此主張受有損 害,顯屬無稽。又被告除花費大筆成本依原告指示打造G96 零件外,嗣後亦花費大筆行銷成本進行國外參展事宜,且被 告參展後紛紛接到詢問產品之電子郵件,足證G96 玩具槍產 品在市場上有一定之詢問度,原告即能以其技術繼續製作販 售,是原告未支出任何成本即能獲得G96 玩具槍之行銷利益 ,若能再得據此請求被告給付違約金,對被告實非公允,爰 依民法第252 條規定,請求酌減違約金。
㈣據上聲明:1.原告之訴及其假執行之聲請均駁回。2.如受不 利判決,願供擔保,請准宣告免為假執行。
三、本件經本院協商整理兩造不爭執事項如下(本院卷第240 頁 背面、第241 頁):
㈠兩造於民國(下同)101 年1 月16日簽訂專利技術授權合約 書(參原證1 ,下稱系爭合約)。
㈡被告已依系爭合約第參條第八項第一款支付首批授權5,000 單位之25% 對價金額,即8,750 元美金,折合新台幣為255, 000 元予原告收受無訛(參原證2 、原告103 年11月14日民 事起訴狀第2 頁第9 至第20行) 。
㈢原告於103 年10月7 日委請律師寄發台北中山郵局第1752號 存證信函(參原證20),催告被告於文到後15日內依約履行 給付權利金義務。
㈣原告於103 年10月24日委請律師寄發台北雙連郵局第1528號 存證信函(參原證21),主張終止系爭合約。 ㈤被告於103 年10月30日委請律師寄發桃園府前郵局第1471號 存證信函(參原證22),回覆原告。
四、兩造爭點經協商整理如下,並同意以此作為辯論及判決基礎 (本院卷第241 頁):
㈠被告是否有違反系爭合約之情事?
㈡原告是否已合法終止系爭合約?
㈢原告請求被告給付違約金是否有理由?原告請求數額是否應 予酌減?
五、茲就上開爭點,說明本院判斷如下:
㈠被告是否有違反系爭合約之情事?
⒈原告主張兩造訂有系爭合約,依約被告有給付權利金之義務



,但被告除依約支付首批授權5,000 單位之25%對價金額相 當美金8,750 元折算新台幣255,000 元之權利金外,即未再 支付其餘權利金,經原告催告亦未置理,被告自有違反系爭 合約之情事。其中有關兩造訂有系爭合約、被告已支付相當 於美金8,750 元以及原告催告被告支付權利金之事實,已經 兩造不爭執事項㈠、㈡、㈢確認,又被告除已支付相當美金 8,750 元之權利金外,未再支付任何其餘權利金乙節,被告 並無爭執,亦可採信為真實。
⒉惟被告否認其未再支付任何權利金,有何違反系爭合約之情 事,從而根據系爭合約約定,被告究竟是否及有何支付其餘 權利金之義務,即為判斷被告是否有違反系爭合約所必要。 ⒊系爭合約第參條第1 項約定:「乙方使用『本專利技術』或 『乙方改良專利技術』生產製造銷售本產品時,應支付甲方 授權對價」、同條第5 項第1 款約定:「權利金計算基準: 按每一「本產品」為一個單位,授權對價為7 元(美元)之 任何形式出廠數量計算權利金。」是依照系爭合約權利金係 本產品使用「本專利技術」或「乙方改良專利技術」,以任 何形式出廠生產製造之對價。惟依原告自己之主張,被告於 簽訂系爭合約後,始終遲遲未開模進行量產(本院卷第10頁 ),是被告是否依約有給付其餘權利金之義務,實已不無疑 義。
⒋系爭合約雖在第參條第5 項第2 款,同有合約在三年效期內 ,每年最低授權數量限制,但此應係被告開模量產後,生產 數量未達最低授權數量限制時之規範,至於系爭合約所定產 品根本未能開模量產時應如何處理?或其相關風險應由何方 承擔?則應求諸系爭合約之其他約定。另外,縱認為最低授 權數量限制將造成被告未生產使用專利技術,仍有支付權利 金之契約義務,亦必須被告依約其權利金給付期限已經到期 ,卻遲未支付,始有違約可言。
⒌惟查:綜觀系爭合約全部條款,並未規範系爭合約所定產品 未能開模量產時,應如何處理,或其相關風險應由何方承擔 。但關於權利金之支付期限,則於系爭合約第參條第6 項約 定:「權利金計算及支付的週期按授權批次為之」,該項第 1 款約定:「第一年度權利金計算週期自乙方第一批『本產 品』完成生產日起算(依甲、乙方研發生產工作日誌記載日 為依據)。」依此約定,第一年度權利金之支付期限應自被 告第一批產品完成生產日始起算到期,在此之前,第一年度 權利金之支付期限均未能起算。而何時始能具體認定第一批 產品完成生產,依上開約定,則應依兩造研發生產工作日誌 記載。據此,應可認系爭合約對於客觀情事是否已經排除未



能量產之風險,係由兩造共同以研發生產工作日誌加以認定 ,且未能量產之風險,顯然與權利金計算週期之起算時間相 連結,而可認在系爭合約架構下,未能量產,即未能起算權 利金週期,權利金支付期限自無從到期,其因此產生不能收 取權利金之風險,自必須由原告承擔。相對地,量產前之樣 品開發、測試、修改所需費用,依系爭合約第柒條第4 項係 由被告負擔。在未能量產之情形下,該等費用,即屬沈沒成 本,依約需由被告吸收。此外,在量產前,被告依約至少已 先支付首批授權5000單位之25%對價金額(兩造不爭執事項 ㈡),因原告亦不擔保系爭合約所定產品之市場接受度、適 銷性及產品商品化(系爭合約第壹拾貳條第1 項第8 款參照 ),故未能量產時,此部分已給付之金額,被告恐亦不能請 求返還,而成為被告所應承擔之風險。由此觀之,未能量產 之風險,兩造各有承擔,可謂公平而對等。
⒍承上,本院乃於書狀先行程序闡明:請兩造詳為表明兩造間 有無「甲、乙方研發生產工作日誌」?如有,其記載之第一 批本產品完成生產日為何?如無,如何起算權利金計算週期 ?(本院卷第143 頁)兩造就此均表示:雙方並無共同製作 之研發生產工作日誌(本院卷第148 、151 頁)。原告雖解 釋:簽約時雙方均認為第一年契約年度一定會進行量產,但 雙方均不願意拋棄期限利益,故以產品完成生產日為授權金 起算日,無論如何第一年之最低授權數量限制,即表示被告 有最低授權金之給付義務。惟此為原告自己片面之解釋,且 系爭合約既已明定原告根本不擔保產品商品化(應即為量產 ,見系爭合約第壹拾貳第1 項第8 款),如何能認為簽約時 雙方均認為第一年契約年度一定會進行量產?如果無論量產 與否,被告均有給付最低授權數量權利金之義務,則何以系 爭合約未於第參條第6 項第1 款明文約定:「但至遲自簽約 日起一年後為第一批本產品完成生產日」,以示由被告完全 承擔未能量產之風險?其無此明文約定,顯見未能量產之風 險實現時,將因連結授權金計算週期無從起算,而應由原告 承擔無法收取權利金之不利益。
⒎事實上,根據原告所提供兩造往來之電子郵件顯示:兩造於 簽約後第一年(即101 年1 月16日起算一年),最後一次通 郵之時間為101 年6 月29日,原告法定代理人寫給被告法定 代理人之郵件內容還提到:「修正過後的設計可以說更接近 量產所需」、「這樣可以爭取一些進入量產的時間」,顯見 在兩造簽約後第一年,至多僅「接近量產所需」,根本還沒 有進行量產階段,自無可能有授權金計算週期起算之第一批 產品完成生產,從而如何認定被告有遲延給付授權金而違約



之情事?。
⒏此外,本院另依照原告所主張其已提供被告之本件產品所有 專利技術、設計圖說,囑託財團法人中華工商研究院就本件 產品可否量產進行鑑定,經鑑定結果亦顯示本件產品並無法 量產(G96 玩具槍專利產品生產量造鑑定研究報告書第68頁 ,報告書外放)。原告雖攻擊上開鑑定,因被告另隱藏實體 樣品、設計圖說,故鑑定結果不具參考。惟囑託鑑定所提供 之資料,乃原告於起訴時所列其確實提供所有相關專利技術 、設計圖說之電子郵件內容(本院卷第8 頁,撿除非關技術 部分之電子郵件往來),如確有不足,原告即應提具充分足 夠之資料而為鑑定聲請,以實質鑑定結果而為攻防,但先前 經本院於書狀先行程序闡明兩造:「兩造對於本產品無法量 產之原因,各執己見,是否願意聲請專業鑑定?或願由本院 逕依相關契約條款而為違約責任有無之認定?」(本院卷第 143 頁),原告卻表明:願由本院逕依相關契約條款為違約 責任之認定、根本無庸鑑定(本院卷第149 頁背面)等情, 最後確亦未聲請鑑定。是其事後攻擊上開鑑定所憑之資料不 足,即非公允。更何況,去除該項鑑定報告,原告並未能舉 證
本件產品已可量產,按照本判決前揭分析說明,原告即應承 擔未能收取權利金之風險實現後果。
⒐原告另主張:依照系爭合約第參條第8 項約定,於樣品完成 時,被告應支付首批授權5000單位之25%對價金額之義務, 但被告就此並未支付,亦屬違約等情。惟依系爭合約第參條 第9 項約定,所謂「樣品完成」之階段時程認定標準,係以 雙方於商品開發專案計劃工作記錄中書面記載的時間點與會 議決策內容為依據。為此,本院曾於書狀先行程序命兩造表 明:兩造間有無「商品開發專案計劃工作記錄」,如有,其 記錄之樣品完成時間為何?(本院卷第143 頁)被告就此明 確表示:兩造間並無「商品開發專案記劃工作紀錄」(本院 卷第152 頁),原告就此並未明確回應,僅謂由兩造間往來 之電子郵件可知兩造間確有規劃專案記劃時程,且已完成樣 品之時程階段(本院卷第148-149 頁)。然而,觀諸系爭合 約第參條第9 項之約定內容,係明確要求以雙方於「商品開 發專業記劃工作記錄中書面記載的時間點與會議決策內容」 為依據,此為兩造就各階段完成時間點之特約約定,原告依 約請求支付樣品完成之階段權利金,自應遵守系爭合約對於 樣品完成時間點認定之要求,其捨此不為,另以兩造間之電 子郵件而為主張,自屬無據。
⒑據上,被告並無原告所主張違約(即逾期未給付權利金)之



情事。
㈡原告是否已合法終止系爭合約?
承前,被告既未違約,原告引據對造違約得終止合約之條款 (系爭合約第陸條第3 項第1 款),終止系爭合約,即無理 由,其終止系爭合約並非合法,自不生終止效力。 ㈢原告請求被告給付違約金是否有理由?原告請求數額是否應 予酌減?
承前,被告既未違約,原告請求被告給付違約金為無理由, 自無判斷應否酌減之必要。
六、根據上開爭點之判斷結果,本件原告之請求,為無理由,應 予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法,經核於判決結果均不生影 響,爰不再一一論述。
七、原告之請求既無理由,其假執行之聲請,亦失所依據,應一 併駁回。
八、依民事訴訟法第78條規定,訴訟費用由敗訴之原告負擔。中 華 民 國 105 年 1 月 29 日
民事第二庭 法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,若委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費,否則本院得不命補正逕行駁回上訴。
中 華 民 國 105 年 2 月 2 日
書記官 許竺筠

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參考資料
熙瀚國際有限公司 , 台灣公司情報網
怪怪貿易有限公司 , 台灣公司情報網
瀚國際有限公司 , 台灣公司情報網