智慧財產法院行政判決
104年度行商訴字第25號
原 告 英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司
代 表 人 安娜貝拉‧范侖鐵諾（銷售經理）
訴訟代理人 楊敏玲律師
被 告 經濟部
代 表 人 鄧振中（部長）
訴訟代理人 蔡恒毅
參 加 人 義大利商法倫提諾公司（Valentino S.p.A.）
代 表 人 嘉瑞利‧波樂西（GABRIELE BORASI，董事）
訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104 年
1 月5 日經訴字第10306130030 號訴願決定，提起行政訴訟，並
經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國80年9 月2 日以「GV Stylised 」商標，指定 使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第 40類之衣服商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智 慧局）申請註冊，經智慧局審查，准列為註冊第552841號商 標（下稱系爭商標，如附圖一所示），權利期間至91年2 月 28日止。嗣原告於91年1 月28日申請延展系爭商標之註冊， 指定使用於「內衣、睡衣、胸罩、束褲、浴袍、罩杯、紙褲 、汗衫、衛生衣褲、泳裝、背心、毛衣、襯衫、Ｔ恤、活動 衣領、衣服領袖、西服、童裝、套裝、洋裝、禮服、雪衣、 孕婦裝、青年裝、嬰兒服、羽毛衣、休閒服裝、軍警制服、 舞蹈服裝、韻律服裝、大衣、雨衣、運動裝」商品，經智慧 局實質審查核准，並公告於92年1 月1 日出版之第30卷第1 期商標公報。參加人於100 年3 月30日以系爭商標之延展註 冊有違延展註冊時商標法第37條第7 款及申請評定時商標法 第23條第1 項第12款規定申請評定。智慧局審查期間，適商 標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件 ，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷 其註冊，本件原評定主張之前揭條款業經修正為現行商標法 第30條第1 項第11款規定。案經智慧局審查，以本件申請評
定時已逾申請評定之5 年除斥期間，以103 年4 月29日中台 評字第H01000112 號商標評定書為「評定駁回」之處分，參 加人不服提起訴願，被告以104 年1 月5 日經訴字第103061 30030 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適 法之處分」決定，原告不服，向本院提起行政訴訟。本院認 為本件判決之結果，若認定應撤銷訴願決定，將影響參加人 之權利或法律上之利益，故依職權命參加人獨立參加本件被 告之訴訟（本院卷一第107 至108 頁）。
二、原告聲明請求撤銷訴願決定，並主張略以： ㈠原告首席時裝設計師Giovanni Valentino（下簡稱G 君）之 父Mario Valentino （下簡稱M 君）西元1951年繼承其父 Vicenzo Valentino 之時裝屋，首創皮鞋鑲嵌金屬技術，多 元化經營行銷全世界，於70年代初即使用VALENTINO、Mario Valentino 、MV Logo 等商標；原告自80年初使用Giovanni Valentino 、系爭商標。M 君西元1991年辭世後，G 君決定 以自己姓名創設Giovanni Valentino品牌，系爭商標取前揭 姓名首字母G 和V 結合設計而成，G 又具有Global意涵，V 是其家族之義大利姓氏，整體外觀、讀音及觀念皆與據以評 定商標（如附圖二所示）單純V 設計圖迥然有別。前揭商標 自70年及80年代初期前後在我國透過總代理行銷於流行市場 ，原告之設計風格以同一家總代理自80年初在我國持續經營 迄今已逾20多年，從未發生實際混淆誤認情事，系爭商標註 冊係屬善意，近期本院98年度行商更㈠字第1 號判決亦認定 兩造商標均為著名商標，併存甚久，無混淆誤認之虞。 ㈡「Giovanni Valentino」或「Giovanni Valentino及圖」等 多件商標之註冊申請日均在系爭商標之後，且商標圖樣及案 情均與系爭商標有別，被告不考量系爭商標之註冊申請日， 只引用系爭商標之延展申請時日，且即便在延展日之後仍有 判決認定二者商標併存時間甚久，不會有混淆誤認之虞等事 實，訴願決定顯然不當。
㈢參加人早知悉系爭商標存在，以兩造89年間在他案（中台異 字第G00881442 號）異議時，曾引用系爭商標圖樣為併存佐 證，參加人縱辯稱系爭商標81年註冊公告時沒檢索系統而不 知，於前揭案件收受答辯狀時也已知悉，卻遲至100 年3 月 30日才提起評定，而自系爭商標81年註冊起算二者商標併存 近20年，參加人以此手段達到其撤銷系爭商標及打擊系爭商 標市場權益之雙重目的，參加人係惡意評定心態，訴願決定 無視原告商標權人及公眾權益衡平原則，過度保護及擴張著 名商標行使救濟權利結果，難以真正保障商標權及相關公眾 及消費者利益，有失商標法精神及維護公平競爭機制。
㈣據以評定商標雖較系爭商標申請註冊之80年9 月2 日早，但 二者皆著名且併存時間已久，無使相關消費者混淆誤認之虞 。參加人另有線條較橢圓之「V in ellipse」商標，申請日 均晚於系爭商標，且其外圍線條弧度較接近系爭商標，如依 參加人邏輯，其係惡意抄襲系爭商標構圖意匠，亦證明系爭 商標申請係善意註冊。兩造在義大利之訴訟業經西元2014年 12月17日義大利最高上訴法院以第3118/15 號終局判決二者 商標不近似亦無不公平競爭，且無混淆誤認情事，西元2015 年2 月18日義大利最高上訴法院報導亦稱二者商標在圖像上 的解析上看得出不同，品牌整體及內涵亦大不相同。參加人 於訴願時提出之併存協議並未論及系爭商標，被告以原告知 悉此合約而推測原告為惡意，顯屬速斷。義大利法院駁回參 加人之上訴，二者商標並無混淆誤認之情形，且系爭商標並 無仿冒情事，亦即不具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭 利益之意圖。
㈤被告於訴願決定中稱多件「GV及圖」已為參加人前手荷蘭商 格樂伯根斯公司提起異議而遭撤銷審定或註冊在案，惟當時 認定之圖樣與系爭商標不相同，其中與本件指定商品有關之 中台異字第G00901036 號之審定第948567號「Giovanni Valentino 及圖」商標，其審定日期為91年4 月18日、訴願 決定日為91年8 月28日，係認定系爭商標圖樣與前揭商標「 核其商標圖樣與本件系爭商標圖樣不同，申請註冊時間亦各 異，案情難謂相當」之見解，系爭商標91年1 月28日申請延 展時，均早於前揭異議案件審定及訴願決定日，則以二者商 標併存時間已久，系爭商標申請延展時，一者異議案未審查 確定，且商標不近似而尋求救濟爭取權益，二者異議審定書 內容認系爭商標與當時被異議商標圖樣不同，被告亦認二者 商標圖樣不同、案情有別，卻在13年後就本件評定之訴願做 出相反見解，認前揭商標「自難謂案情有別」，不但未釐清 諸多事證因果關係及正當性，亦有偏頗不當之處。而本院98 年度行商更㈠字第1 號案件證明參加人明知兩商標不近似， 最高行政法院98年度判字第276 號案件證明二者商標無造成 相關消費者混淆誤認之虞，參加人一再混淆事實，違反自己 之禁反言原則。又原告本不受參加人所稱併存協議拘束，且 參加人於本院98年度行商更㈠字第1 號即明知兩商標不近似 ，原告就設計師姓名申請系爭商標註冊當然是善意。據以評 定商標有多件因未使用經撤銷在案，而僅存據以評定商標V 字圖註冊與系爭商標指定商品「冠帽、領帶、手套、襪子、 褲襪」皆屬不類似或類似而併存註冊之商標。且依義大利米 蘭法院N30868/02R.G. 判決及翻譯資料，系爭商標第一次使
用時間是在西元1977年，比參加人在西元1979年協議書後所 使用之據以評定商標還早，併存協議係因參加人於西元1960 年代使用近似原告家族西元1908年Valentino 商標及西元19 51年M 君所首創之V 字圖商標遭制止，M 君寬宏大量才達成 併存協議，顯係參加人惡意抄襲在先，為此改變V 圖設計為 據以評定之商標。V 字圖為商標係原告家族首創，系爭商標 圖形創意來自家族共同基因圖騰V 字造型，系爭商標係善意 註冊無疑。據以評定商標並無持續性在國內經營，在系爭商 標申請延展時幾乎不見其出現國內市場，從89年12月至91年 1 月18日據以評定商標並無取得與系爭商標相同或類似商品 註冊商標，即便如參加人所稱據以評定商標為著名商標，應 有更加密集、持續且長期大量使用事證，我國係註冊主義及 屬地主義，系爭商標多角化經營，其市場普及性和與消費者 長期熟悉程度較據以評定商標高，對系爭商標應給予較多保 護。原告有與系爭商標圖樣相同之商標經智慧局評定駁回且 經參加人撤回訴願在案，該案商標係於93年間取得註冊及公 告，參加人遲至100 年提起評定，該案商標與系爭商標和參 加人相關V 圖商標註冊日相差不遠，係併存註冊無誤，且依 併存協議，據以評定商標指定使用於皮件、皮革、靴鞋等商 品是否善意並非無疑。原告家族自西元1908年以來有著光榮 品牌歷史仍持續經營，即便採納與系爭商標無關之併存協議 為原告惡意之佐證，但義大利最高上訴法院認同兩商標應併 存於時尚市場。
三、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以： ㈠系爭商標與據以評定商標應屬近似之商標，且據以評定商標 具知名度業經臺北高等行政法院90年度訴字第6296號、第61 98號、第6024號、91年度訴字第4828號、92年度訴字第1488 號判決肯認。原告以構圖意匠相彷彿之系爭商標申請註冊， 復指定使用於同一或類似之衣服類商品，客觀上難謂無使相 關公眾對其所表彰之商品來源或主體產生混淆誤認之虞。又 本院98年度行商更㈠字第1 號判決係以該案註冊第1088022 號「V （logo）」商標已達著名程度，雖該案據以異議之註 冊第556005號、第555498號、第552841號「GV Stylised 」 商標亦為著名，惟消費者對該案商標較為熟悉，而對據以異 議商標較不熟悉，應給予該案註冊商標較大保護，因而認該 案註冊商標無使相關消費者混淆誤認之虞，應無註冊時商標 法第23條第1 項第13款規定之適用。而本件系爭商標係指定 使用於衣服類商品，觀之原告檢送之使用證據，或無日期記 載，或非我國之使用證據，且該等證據大多係介紹「 Giovanni Valentino及圖」商標，尚難逕認系爭商標有與據
以評定商標併存於市場多年，原告復未檢送其他證據資料足 以證明系爭商標無致混淆誤認之虞的事實，僅空言主張，顯 不足採。
㈡訴願決定書中所提及之審定第948567號、第765646號、第76 6087號、第772059號、第882454號、第922337號「Giovanni Valentino 及圖」商標，均係外文「Giovanni Valentino」 與GV設計圖之組合，其中GV設計圖與本件系爭商標圖樣完全 相同，且經智慧局認定有違異議審定時商標法第37條第7 款 （相當於現行商標法第30條第1 項第11款）規定而作成異議 成立之處分，自難謂與本件案情有別。另依臺北高等行政法 院96年度訴字第1648號判決意旨，商標法第58條所稱之商標 註冊，原則上固指原「創設註冊」時，惟於註冊商標經主管 機關實體審查而延展註冊時，係以「延展註冊」時為準，原 告稱被告僅以系爭商標申請延展註冊日為據卻未考量系爭商 標申請日乙節，恐有誤解。
㈢原告對系爭商標設計來源所為說明，並未舉證以實其說，且 無論係G 君之祖父或父親，均係以設計女鞋為主，所使用之 商標或為VALENTINO 或Mario Valentino 或MV Logo ，均與 本件系爭商標圖樣不同，自難據為系爭商標之延展註冊係屬 善意之論據。
四、參加人聲明求為判決：原告之訴駁回。並陳述略以： ㈠據以評定商標係義大利著名設計師Valentino Garavani（下 簡稱V 君）所首創使用於其所設計衣服類商品之商標，並經 廣泛使用而成為著名商標。原告之創辦人G 君係訴外人M 君 之子，M 君係Mario Valentino S.P.A.（下簡稱M 公司）之 創始者，M 公司與參加人及其前手Valentino Couture S.A. 於全世界從民國60年開始，雙方長期存在商標爭議，為終止 商標爭端，雙方於68年簽定併存協議，協議約定：M 公司使 用Valentino 時，必須將Mario Valentino 整體一起使用， 無論正楷體或是簽名體均可，姓與名二部分必須使用相同字 樣且大小一致，如果要單獨使用Valentino ，則只能使用鞋 子以及其他皮革製品。原告之創辦人G 君於其父親M 君生前 一直都在M 公司位居高職，並於西元1988年6 月13日成為M 公司董事長，於西元1991年M 君去世時，公司經營不善，G 君離開M 公司並自創Florence Fashions Trading Co. ，並 開始使用Giovanni Valentino以及系爭商標，嗣後並將該二 商標移轉給Florence Fashions （Jersey）Ltd.繼續使用。 由於G 君曾為其父親的M 公司之董事長亦即公司代表人，其 父親以M 公司代表人名義與參加人所簽署之商標協議，對該 公司繼任之董事長亦有效力。G 君不僅知悉雙方長期商標戰
爭後簽署之協議，更應遵守協議規範，其自行創設公司後， 竟申請註冊與參加人所有之據以評定商標更為近似之系爭商 標，主觀上係惡意，而原告不惜繼續M 君與參加人之世界商 標大戰，顯係因只要讓消費者誤認其所產製的商品與參加人 有關，或為參加人所產製，就可達到搭便車而獲取不法利益 ，原告主觀上具有抄襲VALENTINO 及據以評定商標以獲取不 正當之利益的惡意。原告雖主張併存協議未涵蓋系爭商標， 然系爭商標於簽約當時並不存在，不可能涵蓋。原告與系爭 商標同時或嗣後註冊而與參加人之VALENTINO 以及據以評定 商標近似者（見本院卷一第126 至127 頁附表），均經參加 人異議而經撤銷確定，原告於本院99年度行商訴字第65號訴 訟中亦稱兩造商標併存於市場時間久遠並非真實，足證原告 主觀上有惡意。
㈡據以評定商標為參加人使用於衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮 件、旅行袋、傘具、床墊、枕、蓆、窗簾、家具、餐具、眼 鏡、鐘錶及化粧品等商品之著名商標，早於68年起參加人即 於義大利提出商標申請，在我國亦取得如附圖三所示第2303 96號、第454361號商標註冊，並陸續申請註冊近百個商標， 反觀原告近10年未再申請註冊任何新商標。據以評定商標之 商品深受知名人士喜愛，V 君獲獎無數，並經報紙與雜誌介 紹報導，標示據以評定商標之商品早於系爭商標申請註冊前 ，已進口臺灣銷售，品質精良而深受紳士名媛喜愛。且據以 評定商標之知名度迭經法院判決及行政處分反覆認定，早於 系爭商標延展申請前大量使用於前揭商品而成為著名商標。 ㈢二者商標異時異地隔離觀察均給予相關公眾「V 置於橢圓形 圖內」之印象，商標圖樣高度近似，均指定使用於相同或類 似商品，極易造成消費者混淆誤認二者商標商品之產製主體 相同或兩者間具關係企業、授權關係、或加盟關係而生混淆 誤認誤購之虞，而二者商標近似有混淆誤認之虞乙節，亦經 我國法院判決認定，原告引用義大利法院判決主張二者商標 不近似，然兩國風俗民情及法制不同，且商標採屬地主義， 自不可率爾據以推翻本國法院之認定。況原告多年來亦主張 據以評定商標與系爭商標近似而多次提出異議，原告於本件 主張二商標不近似，立場矛盾不足採。
㈣原告所舉本院98年度行商更㈠字第1 號判決所涉商標圖樣雖 與本件相同，但註冊號數及商品類別不同，況該判決認定參 加人之商標已達著名程度較為消費者知悉，而無混淆誤認之 虞。原告於該訴訟中並未提出任何證據證明其商標成為著名 商標，自不能將判決結果解釋為法院已認定其商標成為著名 商標，更不能解釋認兩造商標併存註冊無混淆誤認之虞。
㈤參加人於系爭商標註冊20年後提起評定案之原由，係因原告 之臺灣總代理商不斷利用原告先註冊之商標，以商標近似為 由，對參加人後註冊之商標提起異議或評定，參加人忍無可 忍方提起本件評定。然兩造商標中不論先申請註冊、先使用 或者因長期廣泛使用而成著名商標者均為據以評定商標，消 費者完全認識據以評定商標而無與他商標產生混淆誤認之虞 的可能，會造成消費者混淆誤認者一直以來均為被評定商標 ，故經由評定系爭商標之註冊以解決雙方長期存在之爭議。五、得心證之理由：
㈠按「本法中華民國100 年5 月31日修正之條文施行前，已受 理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行 後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正 施行後之規定辦理」、「對本法100 年5 月31日修正之條文 施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行 後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施 行後之規定均為違法事由為限」，現行商標法第106 條第1 項本文、第3 項定有明文。
㈡92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請係採 實體審查，是其延展註冊之性質應屬「更新註冊」，對於業 經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再 事爭執之餘地。而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有 無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判 斷依據（最高行政法院93年度判字第913 號、89年度判字第 3066號判決意旨參照）。本件商標評定事件，系爭商標係於 81年3 月1 日核准註冊，原告復於91年1 月28日申請系爭商 標之延展註冊，並由智慧局依當時（91年5 月29日修正公布 ）商標法就其延展申請為實體審查後，於92年1 月1 日公告 核准延展註冊在案，有商標註冊證、延展註冊申請書附於審 定卷（第7 、8 頁）、商標註冊簿附於評定卷（第16頁）可 稽。是系爭商標延展註冊之性質應為「更新註冊」，參加人 主張系爭商標之延展註冊有違以下規定（本院卷一第122 頁 ），係就系爭商標之延展註冊申請評定。
㈢商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾 混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他 人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損 著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別 為系爭商標92年1 月1 日延展註冊時商標法第37條第7 款及 現行商標法第30條第1 項第11款所規定，以上為商標法所規 定之適用法規基準時。而「商標之註冊違反第29條第1 項第 1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3
項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請 評定。商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之 情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制」，現行商標法第 58條復定有明文。參加人於100 年3 月30日以系爭商標有違 延展註冊時商標法第37條第7 款及申請評定時商標法第23條 第1 項第12款本文（相當於現行商標法第30條第1 項第11款 本文）規定，對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58 條第1 項所定申請評定之5 年除斥期間。而參酌兩造上開陳 述內容，可知本件爭點為：系爭商標有無商標法第58條第2 項所定「違反第30條第1 項第11款規定之情形，係屬惡意者 」之情形？（本院卷二第171 頁之準備程序筆錄） ㈣本件據以評定商標是否屬著名商標，依現行商標法第30條第 2 項規定，該條第1 項第11款所規定「著名」之認定，以申 請時為準。而92年11月28日修正施行前商標法之商標延展註 冊屬於更新註冊，就商標延展註冊之申請，採實體審查（92 年修法後係採簡易登記制）。準此，據以評定商標是否屬著 名商標，自應以原告於91年1 月28日提出申請延展註冊時為 準，以此為事實狀態基準時，用以判斷系爭商標是否有延展 註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11 款所規定之情形。
㈤據以評定商標於系爭商標91年1 月28日申請延展時為著名商 標：
⒈據以評定商標係參加人及其前手首先使用於衣服、冠帽、領 帶、皮件等商品之商標，早自西元1979年即於義大利提出商 標申請，據以評定商標於世界各國已取得註冊，於80年9 月 2 日系爭商標在我國申請創設註冊前，據以評定商標在我國 即陸續獲准註冊如附圖三所示含有據以評定商標圖樣之商標 ，並陸續申請註冊近百個商標，迄今仍有效存在。據以評定 商標為義大利名設計師V 君設計商品使用之商標，V 君設計 之商品頗受全球各地名流人士如奧戴麗赫本、蘇菲亞羅蘭、 珍芳達等之喜愛，為報章雜誌廣泛報導，據以評定商標除於 世界各大城市有直屬商店或經銷商銷售、於著名雜誌刊登廣 告外，亦持續進口我國市場於各大百貨公司及名品商店陳列 銷售等情，有參加人提供之據以評定商標自68年即於義大利 提出商標申請資料、在我國註冊資料、網路上關於據以評定 商標指定商品之報導、西元2003至2007年據以評定商標在報 紙與雜誌上之介紹報導及廣告、據以評定商標進口至臺灣銷 售之發票、慶祝V 君從事設計工作滿45年世界各大報紙與雜 誌之介紹報導、介紹V 君45年設計成果乙書、西元1979年至 1998年間據以評定商標於世界各大報紙與雜誌刊登之廣告及
封面資料、西元2000年Time雜誌介紹V 君之報導、臺北高等 行政法院90年度訴字第6296號、93年度訴字第412 號等判決 、智慧局中台異字第G00881044 、G00880974 、G00891808 、G00901347 、G00920640 號、中台評字第H00910016 號等 商標異議審定及評定書等影本在卷可參（評定卷參加人提供 之外放資料證1 至證10號、訴願卷參加人提供之外放資料證 10至18號，本院卷一第180 至186 頁、第189 至301 頁，卷 二第2 至35頁、第47至59頁、第83至87頁、第94至96頁、第 109 至111 頁、第156 至157 頁），堪認於系爭商標91年1 月28日申請延展註冊時，據以評定商標所表彰之識別性與信 譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。 ⒉於系爭商標91年1 月28日申請延展註冊前，89年至90年間據 以評定商標業經智慧局認定係著名商標，亦有智慧局89年12 月1 日中台異字第G00881044 號、89年10月16日中台異字第 G00880974 號、89年11月17日中台異字第G00881442 號、89 年11月17日中台異字第G00881443 號、90年9 月4 日中台異 字第G00891808 號、90年9 月4 日中台異字第G00891810 號 、90年8 月28日中台異字第G00891120 號、90年9 月25日中 台異字第G00890197 號、90年10月3 日中台異字第G0089073 7 號、89年10月3 日中台異字第G00890444 號、89年12月12 日中台異字第G00881331 號、90年5 月28日中台異字第G008 91365 號、90年9 月7 日中台異字第G00900402 號、90年9 月3 日中台異字第G00900515 號、90年8 月28日中台異字第 G00900399 號、90年10月17日中台異字第G00891812 號商標 異議審定書影本在卷可參（本院卷二第83至108 頁、第137 至149 頁、第152 至153 頁）。
⒊基上，堪認據以評定商標於系爭商標91年1 月28日申請延展 時已是著名商標。
㈥系爭商標近似於著名之據以評定商標，有致相關公眾混淆誤 認之虞：
⒈系爭商標係由鏤空之英文字母V 置於G 字中間所構成之GV設 計圖，據以評定商標則由左粗右細之英文字母V 外環以橢圓 形線條連接呈現上方開口之V 字設計圖所組成，二者商標相 較，予消費者之寓目印象均係中心V 字母為一橢圓形框所包 圍之圖形，二者外觀、構圖意匠相仿，近似程度高。 ⒉據以評定商標使用於衣服、冠帽、領帶、皮件等商品，於系 爭商標申請延展註冊時為著名商標，已如前述，系爭商標指 定使用於「內衣、睡衣、胸罩、束褲、浴袍、罩杯、紙褲、 汗衫、衛生衣褲、泳裝、背心、毛衣、襯衫、Ｔ恤、活動衣 領、衣服領袖、西服、童裝、套裝、洋裝、禮服、雪衣、孕
婦裝、青年裝、嬰兒服、羽毛衣、休閒服裝、軍警制服、舞 蹈服裝、韻律服裝、大衣、雨衣、運動裝」之衣服類商品， 易使消費者誤認其商品為來自相同或雖不相同但有關聯之來 源，二者商標所使用之商品應屬同一或高度類似。 ⒊本院審酌系爭商標申請延展註冊時，據以評定商標已為相關 事業或消費者所普遍知悉而為著名之商標，二者商標近似程 度高、系爭商標指定使用之商品與據以評定商標著名之衣服 類商品間復具相當關聯性、據以評定商標具有高度識別性， 且系爭商標之延展申請非屬善意（詳如下述）等因素綜合判 斷，系爭商標之延展註冊應有致相關公眾誤認兩造商標之商 品或服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤 認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似 關係，而產生混淆誤認之虞。
⒋原告雖以義大利最高上訴法院判決或報導主張二者商標不近 似而無混淆誤認之虞云云（本院卷二第175 頁、第193 至21 4 頁），惟各國對於商標之保護均採屬地主義，各國國情不 同，商標法制及審查基準存有差異，相關消費者所持觀念及 其所處社會文化、經濟環境，與我國截然不同，又我國與義 大利語系不同，對於外文商標是否具有識別性感受程度與義 大利並不相同，自難以義大利之個案判決或相關報導，執為 本件判斷之論據。
㈦系爭商標申請延展註冊係屬惡意：
⒈系爭商標申請延展註冊前，參加人之前手即對原告如附圖四 所示圖樣之多件「Giovanni Valentino及圖」（GV圖樣部分 與本件系爭商標相同）商標提起異議，於89年至90年間經智 慧局以據以評定商標為著名商標，原告如附圖四所示圖樣之 商標與據以評定商標有致消費者發生混淆誤認之虞，認有違 反異議審定時商標法第37條第7 款（相當於現行商標法第30 條第1 項第11款）規定，而為撤銷之審定處分等情，有智慧 局89年10月16日中台異字第G00880974 號對於註冊第765646 號商標、89年11月17日中台異字第G00881442 號對於註冊第 766087號商標、89年11月17日中台異字第G00881443 號對於 註冊第772059號商標、90年9 月25日中台異字第G00890197 號對於註冊第882454號商標、90年10月3 日中台異字第G008 90737 號對於註冊第894375號商標、90年10月17日中台異字 第G00891812 號對於註冊第922337號之審定書影本在卷可查 （本院卷二第85至93頁、第103 至108 頁、第152 至153 頁 ）。參諸上開審定書所撤銷原告如附圖四所示圖樣之商標， 係由與系爭商標相同之GV圖樣及外文Giovanni Valentino上 下排列組合而成，該GV圖樣位於商標整體之中央醒目位置，
外文部分位於下方較不明顯，該與系爭商標相同之GV圖樣屬 消費者關注或事後留在其印象中較為顯著之主要部分，則於 原告申請系爭商標延展註冊時，經由前揭多件商標經認定據 以評定商標為著名商標、前揭商標有致混淆誤認之虞而遭撤 銷審定之事實，當已知悉系爭商標圖樣近似於著名之據以評 定商標而有混淆誤認之虞的情形，竟仍申請延展註冊，難謂 出於善意且無欲以系爭商標之延展註冊造成混淆蒙受其利， 自有藉此獲取不正競爭利益之意圖。
⒉原告雖主張系爭商標係以設計師姓名首字母GV結合設計而成 ，圖形創意來自家族圖騰，系爭商標早於參加人所提西元19 79年併存協議之西元1977年即有使用，系爭商標註冊係屬善 意，被告所指多件遭異議撤銷審定包含GV圖樣之商標註冊申 請日均在系爭商標之後，原告認不近似而對異議案尋求行政 救濟程序，亦有異議案件為商標圖樣及案情與系爭商標有別 之認定，被告未考量系爭商標註冊申請日而只引用系爭商標 之延展申請時日為判斷顯屬不當，參加人於89年起使用「V in ellipse」商標取代據以評定商標，參加人知悉二者商標 併存多年始提出評定，係屬惡意心態云云（本院卷一第37頁 ，卷二第173 至174 頁、第237 至239 頁、第244 頁、第24 7 至248 頁）。然查原告之創辦人G 君係M 君之子，M 君與 參加人前手荷蘭商格樂伯根斯公司於西元1979年簽訂商標併 存協議，合約中已提及據以評定商標及「Valentino Garavani」商標，有雙方所簽定的義大利原文（隨卷外放被 告訴願案件證物袋證1 之譯文後面）及其譯文2 份附卷可稽 （本院卷一第159 至172 頁），並為兩造及參加人所不爭執 （本院卷二第170 頁），而G 君曾參與家族事業，從事時裝 設計（訴願卷第56頁、第59頁），原告對於參加人所稱G 君 於其父M 君的M 公司位居高職，並成為M 公司董事長乙節（ 本院卷一第125 頁），亦不否認，則G 君對於競爭同業之商 標及其父M 君與參加人前手間商標爭議難謂不知，卻以其創 辦之公司自行申請近似於據以評定商標之系爭商標，並延展 註冊於具有關聯性之衣服類商品，已難認不具惡意。又本件 評定應以系爭商標延展註冊時為準，已如前述，原告所提義 大利米蘭法院判決及其譯文（本院卷二第311 至329 頁）並 無商標圖樣可資參核，所稱於西元1977年第一次使用系爭商 標圖樣乙節，與原告自陳於M 君西元1991年辭世後，G 君決 定以自己姓名創設Giovanni Valentino品牌，而設計系爭商 標圖樣等情，以及卷附品牌歷史介紹情節（本院卷二第237 頁，訴願卷第65至68頁）互核尚有未合，自無礙本件就系爭 商標91年延展註冊所為前揭認定，原告以多件遭異議撤銷審
定包含GV圖樣之商標註冊申請日均在系爭商標之後，質疑被 告未考量系爭商標申請日為判斷係屬不當云云，並非可採。 另原告於收受智慧局前揭就如附圖四所示商標圖樣所為撤銷 審定書時，即知悉系爭商標圖樣有近似著名之據以評定商標 而有混淆誤認之虞的情形，並不因前揭審定處分是否確定而 改變原告已知悉兩造商標有混淆誤認之虞的情形；而原告所 舉被告經訴字第09106120990 號訴願決定書（本院卷二第27 8 至282 頁）係認定第948567號「Giovanni Valentino及圖 」與據以評定商標圖樣近似有致消費者產生混淆誤認之虞， 該決定書基於個案拘束原則所稱「商標圖樣與案情有別」， 並非就系爭商標圖樣有所審認（本院卷二第90頁、第282 頁 ），均難據為原告係善意申請系爭商標延展註冊之認定。據 以評定商標於系爭商標延展註冊時為著名商標，已如前述， 原告所指參加人於89年起使用「V in ellipse」商標取代據 以評定商標乙節，僅提出註冊商標資料（本院卷二第288 頁 、第293 至297 頁），且與前揭審認不符，自難採憑。又兩 造因商標爭議多方纏訟，參加人先前未對單純GV圖樣之系爭 商標提起異議，並非參加人有同意或不反對系爭商標延展註 冊之表示，自不能據以推定原告申請系爭商標延展註冊非屬 惡意，原告前揭主張均非可採。
⒊原告雖提出相關使用資料並舉本院98年度行商更㈠字第1號 判決，主張系爭商標實際上較為消費者熟悉，二者商標併存 市場多年，均為著名商標而無混淆誤認之虞云云（本院卷二 第262 至264 頁，卷一第36至37頁），然觀諸本院98年度行 商更㈠字第1 號判決之異議標的為據以評定商標，該判決係 就消費者對於據以評定商標較為熟悉，對系爭商標較不熟悉 ，消費者不會誤認據以評定商標表彰之商品來源或產製主體 之認定（本院卷一第77頁），並非認系爭商標較為消費者所 熟悉，而就系爭商標商品是否有致消費者混淆誤認為據以評 定商標商品而為審認，自難據為有利原告之認定。參以原告 於訴願程序提出之系爭商標行銷全球之相關報導、在中國大 陸行銷多年享有高知名度之相關報導、取得多國註冊表列、 原告透過代理商在我國行銷迄今之資料（訴願卷原告提供之 外放資料附件1 至4 ），或無日期記載，或非我國之使用證 據；於本院審理時提出之原告家族圖像報導及英文說明對照 表資料、系爭商標多角化經營相片、型錄、雜誌與相關證物 、84至92年授權合約書及權利金支票、93至104 年授權合約 書及銷售或庫存表、原告銷售商自西元1997至2013年銷售系 爭商標商品系列廣告刊物等（本院卷二第330 至382 頁，卷 三第2 至549 頁，卷四第21至330 頁），僅為原告家族就系
爭商標圖樣之使用發展沿革及自80年代迄今於我國授權經銷 商品使用情形，尚難據以認定系爭商標經原告長期廣泛使用 於指定之商品，已為國內相關公眾所知悉，而得以與據以評 定商標相區辨，自不足以證明系爭商標有與據以評定商標併 存市場多年而無致混淆誤認之事實，亦難據為有利原告之認 定。
六、綜上所述，原告於系爭商標申請延展註冊時應已知悉據以評 定商標存在及雙方之商標爭議，又因前揭商標異議事件，雙 方多方纏訟，原告已知悉據以評定商標係著名商標，且知其 商標因近似據以評定商標而有混淆誤認之虞遭撤銷如附圖四 所示商標主要部分之GV圖樣與系爭商標相同，竟仍申請系爭 商標之延展註冊，洵有獲取著名據以評定商標不正利益之意 圖，堪認原告係基於惡意而申請系爭商標延展註冊。系爭商 標於91年1 月28日申請延展註冊既屬惡意，依現行商標法第 58條第2 項規定，參加人申請評定，即不受同條第1 項5 年 除斥期間之限制，被告認智慧局以系爭商標之延展註冊非屬 惡意，參加人對之提起評定已逾現行商標法第58條第1 項所 定5 年除斥期間之規定而為評定駁回之處分尚有未洽，而為 「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，於 法有據，核無違誤。原告所執前詞訴請撤銷訴願決定，為無
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