侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產法院(民事),民商訴字,103年度,61號
IPCV,103,民商訴,61,20160130,2

智慧財產法院民事判決
103年度民商訴字第61號
原　　　告　美商伊油墨公司（EINK Corporation）
法定代理人　Lai Wo Nip　
訴訟代理人　李世章律師
　徐念懷律師
　彭國洋律師
被　　　告　易印客設計印刷有限公司
兼 法 定
代 理 人　文麗貞　　　
共 同
訴訟代理人　陳志隆律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國10
5 年1月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告易印客設計印刷有限公司不得將相同或近似於如附表所示商標之商標使用於印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM /傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務，以及便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品；或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。
被告易印客設計印刷有限公司不得使用如附表所示商標之字樣作為其營業主體之表徵，亦不得使用「http://www.eink.com.tw」作為其網域名稱。
被告應連帶給付原告新臺幣貳拾萬元，及自民國一○三年十一月十二日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告易印客設計印刷有限公司負擔百分之七十，被告連帶負擔百分之五，餘由原告負擔。
本判決第三項於原告以新臺幣柒萬元為被告供擔保後得假執行，但被告如以新臺幣貳拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理。又國際私法上關於 國際管轄權之決定，係依各國司法實務之發展及準用或類推 適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則而定。而我國涉



外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用 民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意 旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；對於私法 人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主 營業所所在地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地 之法院管轄，民事訴訟法第1 條第1 項前段、第2 條第2 項 、第15條第1 項分別定有明文。經查，原告係外國人，被告 則為本國人，故本件為一涉外民事事件。又被告之營業所或 住居所均在我國之高雄市，且原告係主張被告在我國境內侵 害其商標權，是以，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件 涉外事件即有國際管轄權。另依商標法所保護之智慧財產權 益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財 產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、 智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第3 款亦分別定有明文 。本件原告依我國商標法規定取得商標權，並主張被告有侵 害其商標權之事實，是本件為商標侵權事件，依前揭規定， 本院自得就本件商標侵權事件為審理。再按以智慧財產為標 的之權利，依該權利應受保護地之法律，民國100 年5 月26 日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。本件 原告主張其依我國商標法取得商標權，且被告在我國有侵害 其商標權之行為，則我國法院應依我國商標法決定原告在我 國有無權利，以解決在我國應否保護及如何保護之問題。揆 諸前揭規定，本件關於侵害商標權之準據法，應依中華民國 之法律，且兩造對於本件應以我國法律為準據法一節復未作 何爭執，故本院自得本此而為審判。
二、復按原告於訴狀送達後，不得將原訴變更或追加他訴，但請 求之基礎事實同一或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不 在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 、7 款分別定有明 文。又所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之訴 與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生 活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於 審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期 待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加 以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最 高法院100 年度台抗字第716 號裁定參照）。本件原係以訴 外人元太科技工業股份有限公司（下稱元太公司）名義起訴 ，並請求：㈠被告不得將相同或近似如附表所示商標，使用 於印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信 封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報大圖、 製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓



卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM/ 傳單、製作旗幟 帆布、印刷日曆月曆等服務，以及便利貼、便條紙、工商日 誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品；或以數 位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷；或作 為公司名稱及營業主體之表徵。㈡被告不得使用http://www .eink.com.tw作為其網域名稱。㈢被告應給付原告新臺幣（ 下同）200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止 按年息百分之5 計算之利息。㈣就上開第3 項聲明，原告願 供擔保請准宣告假執行。嗣於104 年4 月10日具狀變更原告 為美商伊油墨公司，且撤回對被告文麗貞就原訴之聲明第1 、2 項之請求，並就原訴之聲明第3 項部分改為請求被告應 連帶給付（參本院卷一第249 至252 頁）。原告雖為訴之變 更及追加，但因原告對被告請求之基礎事實，均係基於侵害 商標權之法律關係，其變更或追加之訴與原訴之主要爭點有 其共同性，且就原請求之訴訟及證據資料亦具有同一性，是 原告請求之基礎事實同一，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終 結。揆諸首揭規定，原告所為之變更、追加於法並無不合， 自應予以准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告為附表所示註冊第890781、893776商標（圖樣及指定 使用之商品暨權利期間如附表所示，以下分別簡稱系爭商 標一、二，且合稱系爭商標）之商標權人，且系爭商標於 全球多達23個以上之主要國家或地區業已申請為註冊商標 ，期間逾10年以上。又原告自86年成立以來，即為世界電 子紙顯示技術之領導及創新者，並有能力產銷前所未有之 長時間運作、且耗能低的電子紙顯示器，因而為世界上最 有影響力的品牌及製造商等大型企業所採用，所生產之「 E INK 」電子紙，目前在全球市場占有率高達百分之90以 上，並於103 年6 月間，榮獲103 年傑出光學產品獎，可 見原告掌握電子紙商品之關鍵技術，於電子紙相關產業中 居於領導地位，為舉世聞名之公司。再者，原告銷售至臺 灣之商品多標示有系爭商標，故國內相關廠商於接觸系爭 商標時，自會聯想到該商品係來自於原告。再參諸元太公 司於98年12月23日以約70億元與原告簽約取得百分之百股 權及電子紙顯示器材料之關鍵技術與專利所有權，顯見系 爭商標之價值不斐，具有高度之商業經濟價值。準此，系 爭商標確屬著名商標無訛。
（二）訴外人思源彩色印刷有限公司（下稱思源公司）未經原告 之同意，擅自於98年8 月31日以與系爭商標完全相同之文



字作為被告易印客設計印刷有限公司（下稱易印客公司） 網域名稱http://www.eink.com.tw（下稱系爭網域）之特 取部分申請註冊（嗣於本院審理中，思源公司乃將系爭網 域名稱移轉登記予被告易印客公司所有），且被告易印客 公司自103 年9 月22日起即於系爭網域之首頁下方載明被 告易印客總公司及分公司電話住址等詳細資料之橫欄內， 除用「eink」表徵營業主體，並提供消費者聯繫之email 以「EINK」為主要部分外，亦有「2010 EINK Network Technology Printing Co. 」之記載，復於系爭網域關於 「公司簡介ABOUT 」網頁中，標明「關於EINK 易印客」 ，且於該網頁具體敘述中使用「EINK」作為對被告易印客 公司之代名詞，故被告易印客公司顯有以EINK作為該公司 營業主體表徵之意。又觀諸系爭網域，可知被告易印客公 司亦有使用「EINK」於服務標示及用於網頁以廣告宣傳， 且所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載 體商品或服務。再者，原告所有之系爭商標於廣大消費者 及相關業者心目中所建立者為取代傳統紙類或印刷之「無 紙化」環保印象，而以傳統紙類、印刷相關服務為業之被 告易印客公司無視系爭商標為著名商標之事實，以EINK字 樣作為自己公司之網域名稱；對外直接以EINK之名義自居 ，使用EINK於服務標示及用於網頁以廣告宣傳；且被告易 印客公司所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之 資訊載體商品或服務。是以，被告易印客公司上開行為必 然使相關消費者誤認被告易印客公司與原告兩者間系出同 源或存在加盟等合作關係，而以為原告違反「無紙化」之 環保初衷，回頭進入傳統紙類、印刷等商品領域之經營， 進而減損淡化系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽。 準此，被告易印客公司顯然已經違反92年5 月28日修正公 布之商標法（下稱92年商標法）第62條第1 、2 款及現行 商標法第70條第1 、2 款暨104 年2 月4 日修正公布之公 平交易法（下稱修正前公平法）第24條及現行公平法第25 之規定，而構成視為侵害原告商標權及違反公平競爭之行 為。
（三）系爭商標所指定使用之商品類別為第9 類，即使用於「含 有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板 電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持 裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品 、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他可添 加懸浮液之材料及物品）」等商品；或類似於第9 類，即 與電子紙等相關之資訊載體商品或服務。又依系爭網域之



網頁「首頁INDEX 」及「產品價格PRINT PRICE 」之「詢 價單」項下所示，被告易印客公司係將「EINK」字樣作為 提供印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印 刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報 大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷 名片貴賓卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM /傳單 、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務之標識；另依被告 易印客公司另一網域即「http://www.einkgift.com 」（ 下稱另一網域）首頁內容，其則將「EINK」字樣作為其行 銷便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織 布袋、隨身碟等商品之標識。被告易印客公司所提供之上 開商品或服務項目，多數為紡製品、紙製品、隨身碟等商 品，均屬資訊載體之商品或服務，與系爭商標所指定使用 之第9 類商品存在密切之關聯。被告易印客公司將相同或 近似於系爭商標之字樣，使用在同一或類似於紙類、印刷 之商品或服務上，難謂無致相關消費者混淆誤認之虞，且 亦有攀附原告商譽及高度抄襲之不正競爭行為，該當現行 商標法第68條第1 至3 款規定侵害系爭商標權之行為，並 違反修正前公平法第24條、現行公平法第25條規定之不正 競爭行為。
（四）綜上，被告易印客公司上開行為業已構成92年商標法第62 條第1 、2 款及現行商標法第68條第1 、2 、3 款、第70 條第1 、2 款暨修正前公平法第24條、現行公平法第25條 之規定，原告自得依92年商標法第61條第1 項、現行商標 法第69條第1 項、第3 項及修正前公平法第30條、現行公 平法第29條之規定請求排除侵害及損害賠償。又被告文麗 貞係被告易印客公司之負責人，依公司法第23條第2 項之 規定，自應與被告易印客公司負連帶賠償責任。（五）損害賠償額：
　１、依被告易印客公司102 、103 年度營利事業所得稅申報書 可知，其於102 年度之營業收入扣除營業成本之營業淨利 為124,669 元，於103 年度則為106,095 元，依商標法第 71條第1 項第2 款之規定，被告易印客公司侵害系爭商標 權之所得利益合計為230,764 元。
　２、依被告易印客公司提供部分侵權商品之單價內容可知，其 行銷部分侵權商品之零售單價總計為248.6 元，依商標法 第71條第1 項第3 款之規定，以零售單價1,500 倍計算之 金額則為372,900 元（248.6 ×1,500 ＝372,900）。　３、再者，依被告易印客公司之網頁可知其銷售之侵權物品數 量種類繁多，並無法窺諸侵權商品件數之全貌。而由國稅



局所提供被告易印客公司之專案申請調檔統一發票查核清 單觀之，被告易印客公司所交易之對象均為公司行號或學 校等團體組織，不符合被告易印客公司所謂提供個人化印 刷服務之說詞，其是否能忠實反應被告易印客公司所得利 益，亦非無疑。為此，爰依民事訴訟法第222 條第2 項規 定，請求酌定本件損害賠償數額。
（四）聲明：
　１、被告易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用 於印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷 信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報大 圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名 片貴賓卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM /傳單、 製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務，以及便利貼、便條 紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等 商品；或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式 推廣促銷。
　２、被告易印客公司不得使用系爭商標之字樣作為其營業主體 之表徵，亦不得使用「http://www.eink.com.tw」作為其 網域名稱。
　３、被告應連帶給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌 日（即103 年11月12日）起至清償日止按年息百分之5 計 算之利息。
　４、就第3 項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。二、被告則抗辯如下：
（一）系爭商標有86年5 月7 日修正公布、同年11月1 日施行之 商標法（下稱86年商標法）第37條第10款之撤銷事由及現 行商標法第63條第1 項第4款不得註冊之事由： １、「E INK 」本身之字義，一般人見之，即可認知為electr onicink 「電子墨水」之縮寫之意，不具有識別性，此由 原告就「INK 」字樣聲明不專用可知，蓋英文「e 」加「 普通名詞」為一般認知電子化之某實體物品，或透過網路 可操作之服務流程或物品，且每每多以「e 化」稱之。另 由Yahoo 奇摩字典搜尋結果，可知「E-INK 」「是由麻省 理工學院所研發，可印於普通紙張上的電子墨水，其成分 為一種特殊的、極小的透明球體所構成，可接收電子訊號 ，透過球體的活動，便可顯示出不同的文字與圖像」，足 見系爭商標之文字「E INK 」乃指某種裝置、技術或材料 「本身」之名稱。再者，依維基百科網頁中就「電子墨水 」之介紹與說明，亦可知「E INK 」係指「電子墨水公司 （E Ink Corporation ，即原告）製造的電子紙」。何況



，依原告所稱國家教育研究院就電子墨水之名詞解釋，亦 可明白所謂之電子墨水乃為系爭商標所註冊之商品本身之 技術。此外，從原告所提出之原證17-2、17-6、18-4、19 -4、19-5、19-7、20-6、20-11 、20-14 、20-20 、20-2 1 、20-22 、20-23 、20-25 等資料，益足證明「E Ink 」為系爭商標所指定使用之商品、技術本身之描述，與商 品本身有密切關連，且已成為該商品、裝置、技術之通用 名稱、普通名稱，甚至連原告自己都將之當作商品名稱在 使用、稱之。是以，系爭商標不僅不具識別性，且於註冊 後已成為所指定使用之商品或服務之通用標章、名稱，故 具86年商標法第37條第10款規定之撤銷事由及現行商標法 第63條第1 項第4 款規定之廢止事由。
（二）被告易印客公司並無92年商標法第62條第1、2款及現行商 標法第70條第1、2款視為侵害系爭商標權或現行商標法第 68條第1 、2 、3 款侵害商標權暨修正前公平法第24條、 現行公平法第25條不公平競爭之情事：
　１、92年商標法第62條第1、2款及現行商標法第70條第1、2款 部分：
⑴系爭商標於系爭網域名稱98年8 月31日註冊時並非著名商 標：
舉世著名公司與舉世著名商標乃屬兩回事，誠不得因原告 為著名之公司，以此作想當然耳推論系爭商標為著名商標 。又原告所提出之訂購單縱使載有「E Ink」相關字樣， 惟誠不得僅以特定幾間廠商曾向原告訂購相關商品即逕推 論原告之系爭商標為著名商標。而元太公司取得原告百分 之百股權並完成併購乙事，亦與系爭商標是否為著名商標 無關。至於原告所提出之事證，大部分為直呼原告公司名 稱之普通使用，並非商標之使用；且縱使其中寥寥可認為 商標使用之型態者，亦無法證明系爭商標為著名商標。是 以，系爭商標於系爭網域名稱註冊時並非著名商標，應堪 認定。
⑵縱認系爭商標為著名商標，然被告易印客公司根本無法判 斷系爭商標是否為著名商標，且被告易印客公司所從事者 亦非系爭商標所註冊登記之第9 類商品或服務，而原被告 間之通路、消費者族群復不相同，彼此間亦無業務往來關 係，故被告易印客公司並不知悉系爭商標之存在，當無構 成上開規定所稱「明知」之要件。
⑶系爭商標所註冊登記之商品類別為第9 類之商品，而原告 所提供之商品為「E INK 電子紙」，其交易對象或許為亞 馬遜、新力索尼、漢王、邦諾等企業，然並非直接廣泛之



消費大眾，而渠等企業所出品之電子書，其上均是使用自 家之品牌為主要宣傳，根本不會有任何關於「E INK」之 介紹，且在平板電腦的攻勢下，電子書產品並非主流產品 ，故廣泛消費者對「E INK 」根本無任何深刻印象可言。 又被告易印客公司所經營者為代客印刷產業，透過網路功 能行銷讓消費者下單，與原告所經營電子產品製造產業不 同，原被告兩者間並無任何競爭關係，且被告易印客公司 也從未接觸過上開原告之交易對象，更與前揭企業間無上 下游之關係，故被告易印客公司所提供之商品服務與原告 間有相當之市場區隔，兩者之通路、消費者族群並不相同 ，彼此間亦無業務往來關係，故根本不生「有致相關消費 者混淆誤認之虞」之情，或「有致減損商標之識別性或信 譽之虞」之狀。
⑸據上，系爭商標並非著名商標，且被告易印客公司使用系 爭網域名稱，並於該網域上使用系爭商標文字之行為，均 無前開規定所稱之擬制侵害系爭商標權之情事，故原告請 求被告易印客公司不得使用系爭網域名稱，並不得將系爭 商標作為營業主體之表徵，尚無理由。
２、商標法第68條第1 、2 、3 款部分：
⑴系爭商標與被告易印客公司所使用之商標並不近似： 　系爭商標係由「E」、「INK」二字所組成，而系爭網域之 網頁所使用者，係由eink四個英文字母連在一起所組成。 是以，兩者頂多僅能構成近似，而非相同，且此為被告易 印客公司所自創，故與原告所主張之系爭商標當屬不同。 ⑵系爭商標所指定使用之商品與被告易印客公司所提供之商 品或服務並不類似：
系爭商標所指定使用之商品類別為第9 類，類似群組分別 為0101及0917、0939、0940、0957。而被告易印客公司在 系爭網域所使用商標之商品服務範圍，核屬經濟部智慧財 產局（下稱智慧局）之商品分類中之第35類（群組3501） 及第42類（群組4224）之服務，另外若產品較類似者有第 16類（群組1607）。是以，被告易印客公司所從事之服務 ，根本與系爭商標所指定使用之商品範圍不同，且通路、 消費族群亦不相同，故根本不生「有致相關消費者混淆誤 認之虞」之情。是以，被告易印客公司於所提供之服務使 用eink字樣，並無商標法第68條第1 、2 、3 款侵害系爭 商標權之情事。
３、修正前公平法第24條及現行公平法第25條部分： 消費者若接觸或看見被告易印客公司所使用之系爭網域及 另一網域所刊載之內容，即可明顯知悉被告易印客公司之



商品服務範圍，在於工商日誌、萬用手冊、記事本、筆記 本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農 民曆等之印製，並為客戶專案設計所需內容，及規畫個人 化的小批量生產模式，所產生的聯想與原告所生產的電子 墨水或電子書等商品毫無任何關聯。且前開網域網頁中並 無任何攀附原告廣告或商譽等方法，亦無冒充或依附有信 賴力之主體，榨取原告之成果，復無使用不實促銷手段， 更未以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯 誤或誤認之方式，吸引消費者為消費，而從事交易之行為 。況且，被告易印客公司所提供給消費者之商品或服務， 與原告所提供之商品或服務，兩者產品或服務之性質迥然 不同，所使用之通路亦不相同，交易對象亦截然不同，對 原告市場上之效能競爭並無妨害，根本無足以影響交易秩 序之欺罔或顯失公平之不正競爭行為，自無違反修正前公 平法第24條或現行公平法第25條規定之情事。（三）被告易印客公司使用系爭網域名稱，及被告易印客公司目 前在該網域所使用之商標，乃係以符合商業交易習慣之誠 實信用方法表示自己之商品或服務之性質、特性或其他有 關商品或服務本身之說明，及為發揮商品或服務功能所必 須者，當不受原告商標權效力所拘束。
（四）原告請求被告連帶賠償200 萬元，並無理由： １、被告易印客公司並無故意或過失：
被告易印客公司所從事者為傳統之印刷產業，與原告間未 曾有業務往來，縱使在特定相關商品市場之某些特定廠商 知悉系爭商標，然被告易印客公司並非該等「特定相關商 品市場」之通路，亦非其所稱之「相關消費者」，根本不 易接觸或知悉系爭商標之使用，更遑論無法知悉其是否為 「著名商標」。是以，被告易印客公司並無故意或過失可 言，故縱認系爭商標為著名商標，被告易印客公司當不需 負侵權行為損害賠償之責任。
２、被告易印客公司所從事者為「客製化之印刷服務」，係依 客戶之指示，印製相關手冊、筆記本、光碟、行動碟等物 品，就前揭物品並未為零售販賣，故原告以零售單價倍數 之方式計算損害賠償，當失其所據。又被告易印客公司所 從事者非系爭商標所註冊登記之第1 類及第9 類商品或服 務，且原被告間之通路、消費者族群根本不同，彼此間也 無業務往來，被告易印客公司使用系爭商標及網域名稱， 對原告根本不會構成任何損害，是原告以被告易印客公司 之所得利益計算損害賠償，當非合理。
３、被告文麗貞僅為被告易印客公司之登記負責人，並未實際



參與公司業務之執行，原告主張被告文麗貞應與被告易印 客公司負連帶之賠償責任云云，亦未有任何共同侵權行為 之舉證，其主張當非可採。
（四）原告就損害賠償請求權部分已罹於2 年之時效：　　　被告易印客公司自98年8 月31日系爭網域名稱註冊以來， 即開始使用系爭網域名稱，迄今已有相當時間，原告應可 輕易接觸到系爭網域，但原告直到103 年11月5 日才提起 本件訴訟，已罹於2 年之時效。
（五）聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請 准宣告免為假執行。
三、原告主張其為附表所示系爭商標之商標權人，而思源公司於 98年8 月31日註冊系爭網域名稱，被告易印客公司並自103 年9 月22日起於系爭網域使用「eink」圖樣之商標於工商日 誌、萬用手冊、記事本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙 、桌曆、月曆、農民曆等之印製，且為客戶專案設計所需內 容及規劃個人化的小批量生產模式。又系爭網域之網頁「首 頁INDEX 」及「產品價格PRINT PRICE 」之「詢價單」項下 ，有記載被告易印客公司提供書籍刊物、紙箱紙盒、貼紙便 條紙、信封信紙、複寫聯單、資料夾/L夾、輸出海報大圖、 展示架、手提袋、卡片邀請卡、名片貴賓卡、公文封/ 夾、 光碟壓片、DM /傳單、旗幟帆布、日曆月曆等服務；而被告 易印客公司於另一網域首頁內容，則將「EINK」字樣作為其 行銷便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織 布袋、隨身碟等商品之標識。再者，系爭網域之首頁下方載 明被告易印客總公司及分公司電話住址等資料之橫欄內，左 方有標註經過設計之「eink」字樣，並提供消費者聯繫之em ail 亦以「EINK」為主要部分，且於該橫欄之右方亦有「20 10 EINK Network Technology Printing Co. 」之記載，復 於系爭網域關於「公司簡介ABOUT 」網頁中，標明「關於EI NK易印客」，且於該網頁具體敘述中使用「EINK易印客」作 為對被告易印客公司之代名詞等情，有系爭商標之註冊證及 系爭商標一之資料檢索結果、系爭網域及另一網域之網頁之 公證資料附卷可稽（參本院卷一第66至67、144 至155 、22 3 頁；本院卷二第2 、207 頁），且為被告所不爭執，自堪 信為真實。又系爭網域名稱雖為思源公司申請註冊，惟思源 公司僅為登記名義人，實際使用者為被告易印客公司，且思 源公司已於本院104 年5 月13日言詞辯論期日後、同年6 月 9 日言詞辯論期日前將系爭網域移轉予被告易印客公司所有 一節，亦為兩造所不爭執（參本院卷二第2 、207 頁），亦 堪信為真正。




四、本件原告主張被告易印客公司以系爭商標完全相同之文字「 eink」作為其公司系爭網域名稱之特取部分，並於系爭網域 以「eink」作為其表彰營業主體之名稱，復於系爭網域及另 一網域使用相同或近似於系爭商標之商標行銷其所提供之商 品或服務，業已違反92年商標法第62條第1 、2 款、現行商 標法第70條第1 、2 款、第68條第1 、2 、3 款及修正前公 平法第24條、現行公平法第25條之規定，原告自得依92年商 標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項、第3 項及修 正前公平法第30條、現行公平法第29條之規定請求排除侵害 及損害賠償。又被告文麗貞係被告易印客公司之負責人，依 公司法第23條第2 項之規定，自應與被告易印客公司負連帶 賠償責任等語，為被告所否認，並以前詞置辯。是以，本件 之爭點厥為：（一）系爭商標是否有86年商標法第37條第10 款之撤銷事由及現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由 ？（二）原告請求被告易印客公司不得使用系爭網域名稱， 並不得將系爭商標作為營業主體之名稱，有無理由？（三） 原告請求被告易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商 標使用於其所提供之商品或服務，有無理由？（四）原告請 求被告連帶賠償200 萬元，有無理由？原告就損害賠償請求 權部分是否已經罹於2 年時效？茲分述如下：
（一）系爭商標是否有86年商標法第37條第10款之撤銷事由及現 行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由？
１、關於86年商標法第37條第10款之撤銷事由部分： ⑴按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者 ，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事 訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗 法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審 理法第16條第1 項定有明文。又民事訴訟當事人就智慧財 產權之有效性爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應 以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，倘 依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，民事法院不得賦 予當事人在民事訴訟事件中，較行政訴訟就智慧財產之有 效性更大之抗辯範圍。申言之，同一事實及證據業經行政 爭訟程序認定商標異議或評定不成立確定，或已逾申請異 議或評定之法定期限等情形，商標法已規定不得再行申請 異議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議 之民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有 效性。
⑵次按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及 第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50



條定有明文。又上開規定於商標之評定，準用之，亦為現 行商標法第62條所明定。查系爭商標一、二分別於89年5 月1 日、同年6 月16日即已註冊公告，有系爭商標之註冊 證及系爭商標一之資料檢索結果在卷為憑，是系爭商標之 註冊有無違法事由，自應適用系爭商標註冊公告時即86年 商標法為斷。
⑶再按86年商標法第37條第10款規定：「商標圖樣有左列情 形之一者，不得申請註冊：……10、凡文字、圖形、記號 、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品 之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第五 條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限……。」 且倘商標之註冊違反第37條第10款之規定者，利害關係人 得申請商標主管機關評定其註冊為無效，商標審查員亦得 提請評定其註冊為無效，此觀86年商標法第52條第1 項、 第2 項規定甚明。又86年商標法第52條第1 、2 項固規定 不符第37條第10款規定者為得申請或提請評定之事由，惟 揆諸同法第25條第1 項、第2 項第1 款、第52條第3 項分 別規定：「申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前、 後六個月內申請。但於期滿後六個月內申請者，應加倍繳 納規費。前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際 使用之商品為限。其有左列情形之一者，不予核准：一、 有第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者。」、「 註冊已滿十年之商標，違反第二十五條第二項第一款規定 者，利害關係人或商標審查員得申請或提請評定其註冊為 無效。」因此，姑且不論申請評定之期間，是否因92年商 標法之修正而均受5 年除斥期間之限制（除商標之註冊違 反92年商標法第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者以 外）（最高行政法院99年度判字第1304號判決參照），縱 依前揭規定，關於86年商標法第37條第10款之評定事由， 既非86年商標法第25條第2 項第1 款規定之不得延展註冊 申請之事由，依同法第52條第3 項之規定，利害關係人或 商標審查員申請或提請評定其註冊為無效之期間即應受10 年之限制。查如前所述，系爭商標一、二係分別於89年5 月1 日、同年6 月16日註冊公告，距被告於本院103 年審 理時提出前開抗辯事由，顯然已逾系爭商標註冊公告之日 起10年之除斥期間。揆諸前揭說明，被告已無法據此事由 申請評定，則被告在本件民事訴訟事件自不得再以該評定 事由，爭執系爭商標之有效性。是以，被告辯稱系爭商標 有86年商標法第37條第10款規定之撤銷事由，原告於本件 民事訴訟中不得對被告主張系爭商標權云云，並不足採。



２、關於現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由部分： ⑴按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀 者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法 第63條第1 項第4 款定有明文。又上開條款係92年修正商 標法時所新增，其立法理由為：「若商標已成為商品或服 務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者， 已失其識別性，參考德國商標法第四十九條、英國商標法 第四十六條及美國商標法第十四條，應為廢止商標註冊之 事由，爰予明定。」此即商標名稱通用化之規定，意指商 標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識 別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商 品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之 特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之 考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商標專責機 關應廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商 標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識 的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷標準」（ primary signifiance test）。申請廢止商標者，對上開 事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專 用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證