排除侵害專利權等
智慧財產法院(民事),民專訴字,102年度,43號
IPCV,102,民專訴,43,20151118,5

智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第43號
原　　　告　輝瑞大藥廠股份有限公司
法定代理人　林達宗（董事長）
訴訟代理人　呂紹凡律師
輔　佐　人　林宗緯　　　
被　　　告　台灣諾華股份有限公司
兼 上
法定代理人　司徒諾格（Christopher Snook）
共 同
訴訟代理人　何愛文律師
　王仁君律師
　徐瑞毅律師
參　加　人　經濟部智慧財產局
法定代理人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　簡正芳　　　
上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於中華民國104 年10
月7 日言詞辯論終結，本院依職權裁定經濟部智慧財產局參加訴
訟，判決如下：
主 文
被告應連帶給付原告新台幣捌佰參拾捌萬壹仟伍佰柒拾陸元，及其中新台幣壹佰陸拾伍萬元部分，自民國一○二年四月十二日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，其餘新台幣陸佰柒拾參萬壹仟伍佰柒拾陸元部分，自民國一○三年十一月二十七日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔百分之八，餘由原告負擔。本判決第一項，於原告以新台幣貳佰捌拾萬元為被告供擔保後，得為假執行。但被告於假執行程序實施前，得以新台幣捌佰參拾捌萬壹仟伍佰柒拾陸元，為原告預供擔保後，免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、程序方面：
㈠本件乃涉外民事事件，本院有國際裁判管轄權： 按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律 （即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管 轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上 字第2259號判決要旨參照）。查本件被告司徒諾格（Chris



topher Snook）係外國人，故本件具有涉外因素，而為涉外 事件。再者，雖涉外民事法律適用法並未就法院之管轄予以 規定，然原告主張排除侵害專利權等，為有關我國083372號 發明專利（下稱系爭專利）之保護，系爭專利登記既在我國 ，且被告等已不爭執我國法院是否有管轄權，而就本件原告 請求之事項是否有理由為實體答辯，自應類推適用我國民事 訴訟法第17條及第25條規定，由我國法院管轄。另依專利法 、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電 路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護 之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其 他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事 件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第 1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。 本件係專利法所生之民事事件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第1 款規定，本院自得就本件專利侵權等事件為審理。 ㈡本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律： 次按「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法 律。」，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第 42條第1 項定有明文。原告主張其依我國專利法取得專利權 ，且被告在我國有侵害其專利權之行為，則我國法院應依我 國專利法決定原告在我國有無權利，以解決在我國應否保護 及如何保護之問題。揆諸前揭規定，本件關於專利侵權事件 之準據法，應依中華民國之法律，且兩造對於本件應以我國 法律為準據法一節復未作何爭執，故本院自得本此而為審判 。
㈢原告起訴後於103 年11月26日擴張原訴之聲明第2 項（本院 卷㈤第8 至9 頁），被告等於同年12月2 日當庭雖不同意（ 本院卷㈤第21頁之言詞辯論筆錄），因原告請求之基礎事實 同一，並不甚礙被告等之防禦及訴訟之終結，僅為擴張應受 判決事項之聲明，與民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 、 7 款規定相符，自應准許。
㈣本院命經濟部智慧財產局參加訴訟：
專利有效性之爭點涉及之專業知識或法律原則，有使專利業 務專責機關表示意見之必要時，命經濟部智慧財產局（下稱 智慧局）參加訴訟。智慧局參加訴訟時，就有關專利權有無 應撤銷原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。智慧財產案件 審理法第17條第1 項與智慧財產案件審理細則第31條分別定 有明文。因專利有無應撤銷之原因，其與專利業務專責機關 之職權有關，為使民事法院取得更周全之訴訟資料，作出正 確之判斷，並儘量避免與專責機關之判斷發生歧異，應賦與



專責機關參與程序及表達意見機會之必要。查原告主張其係 系爭專利之專屬被授權人，因被告等侵害其系爭專利權，請 求被告為損害賠償及排除侵害，惟被告等抗辯系爭專利之申 請更正應予否准，並認系爭專利權有應撤銷之原因，而向智 慧局提起第083104365N02號舉發案。經核被告抗辯系爭專利 權有不應予准許更正，並有應撤銷之原因，而影響裁判之結 果，該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使智慧局表示 意見之必要，爰依前揭規定，命智慧局參加訴訟，以關於系 爭專利權准否更正及有無應撤銷之原因為限，得獨立提出攻 擊防禦方法。本件參加人到庭陳明不輔助任何一造，並僅就 准予更正予否表示意見。
二、原告主張：
㈠原告暨原告關係企業即輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（ 下稱輝瑞愛爾蘭公司），為全球知名之國際性大藥廠，著重 藥品研發。輝瑞愛爾蘭公司為中華民國發明第083372號「用 於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成 物」專利【專利期間自85年12月11日起至105 年7 月2 日止 ，原核准公告之請求項共計3 項，嗣於103 年9 月12日更正 為2 項，並經智慧局於103 年12月2 日以（103 ）智專三（ 四）01027 號舉發審定書為准予更正之審定，原告則為系爭 專利之專屬被授權人，專屬授權期間則自101 年1 月1 日至 系爭專利屆滿日止。系爭專利之技術內容係一種用於治療或 預防男性勃起不能之藥學組成物，原告利用系爭專利所涵蓋 之成分製造「威而鋼膜衣錠」，並取得國內藥品許可證，以 治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症，該藥品同時銷售 於全球市場，在台灣地區亦有廣大之知名度，並受到病患相 當之信賴。
㈡被告台灣諾華股份有限公司（下稱被告公司）主要經營業務 包括製造及銷售各種西藥、經營醫療設備及中西藥等之買賣 、輸入、輸出、批發、零售，其進口並販賣「喜力昂錠100 毫克（Sildegra 100mg Tablets）」及「喜力昂錠50毫克（ Sildegra 50mg Tablets ）」藥品（下稱系爭藥品），且已 申請衛生署核發衛署藥輸字第025763號及第025764號之藥品 許可證。由衛生署網站中之資料可知，系爭藥品自承為「學 名藥」，係以系爭專利所涵蓋之藥學組合物為其主要成分， 且係以「成年男性勃起功能障礙」為其主要之適應症，顯見 系爭藥品確已落入系爭專利之申請權利範圍，而有侵害系爭 專利之情形。而被告司徒諾格（Christopher Snook ）則為 被告公司之負責人。
㈢輝瑞愛爾蘭公司前於101 年10月19日委請原告致函被告等，



要求被告等務必確實尊重系爭專利，不得有侵害該專利之行 為，並要求於函到七日內提供系爭藥品之樣品，並以書面說 明該藥品有無侵害系爭專利之情事。詎被告於收受該信函後 竟無正面回應，且更於同年11月7 日發函予其經銷商，宣告 系爭藥品即將上市，且仍持續在各地藥局販售，顯見被告實 有故意侵害系爭專利之意圖。原告特透過被告之經銷藥局購 買被告所販賣之系爭藥品，與系爭專利進行比對，並獲系爭 藥品之所有要件均已落入系爭專利之原申請專利範圍第1 項 、第2 項以及更正後申請專利範圍第1 項、第2 項之文義範 圍，顯已侵害系爭專利之結論。爰依修正前專利法第84條第 1 項、第3 項、第85條第1 項第2 款及第3 項，即現行專利 法第96條第1 、3 、4 項、第97條第1 項第2 款及第2 項及 公司法第23條第2 項規定，請求排除他人未經原告同意而製 造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利 物品，並請求被告等連帶賠償。
㈣對被告之答辯則以：
⒈原告為系爭專利之專屬被授權人，自得依專利法第62條第 3 項及第96條第3 項規定提起本件訴訟，系爭專利權人確 已專屬授權原告於中華民國境內使用、製造、為販賣之要 約、販賣及進口系爭專利之相關專利產品，專屬授權期間 自101 年1 月1 日起至系爭專利屆滿日止，原告業已陳報 系爭專利之授權合約，並已陳報系爭專利之專利權人於10 1 年6 月15日申請專利專屬授權登記時呈交之完整文件存 底影本，該專利授權合約之原文及摘譯文均已提出於智慧 局，故原告確實為系爭專利之專屬被授權人。
⒉系爭專利之專利權人所提交之更正申請，符合專利法第67 條各項規定，未實質擴大或變更公告時的申請專利範圍， 智慧局已准許更正，因專利權人將原公告申請專利範圍第 1 項、第2 項中所載更正，實屬「誤記或誤譯之訂正」， 故此一更正事項根本不會導致實質擴大或變更公告時的申 請專利範圍，且專利權人於原公告申請專利範圍第1 及2 項中增加「口服」之技術特徵，實屬「申請專利範圍之減 縮」，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，又專 利權人並無刪除公告時之申請專利範圍第1 項復又重新主 張之情事，且專利權人改寫原公告申請專利範圍第2 項並 不會實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
⒊系爭專利無不符審定時專利法第71條第3 項之情事，且為 可供產業上利用之發明，系爭專利所屬領域具有通常知識 者基於被告所引用之先前技術及其證據組合並無法輕易完 成系爭專利，因為未有任何引證文件單獨或組合教示sild



enafil對於cGMP PDEV 具有可信賴的選擇性或cGMP PDEV 於海綿體中占最大量並從而建立起使用sildenafil於治療 勃起不能的專一性。在先前技術沒有任何教示或暗示前述 選擇性及專一性的情況下，所屬領域具有通常知識者並不 會將cGMP PDEV 視為具有成功預期性的藥物標的，自不可 能預期選擇性cGMP PDEV 抑制劑可以以口服的方式治療勃 起不能。
⒋系爭專利之專利權期間延長應為有效，系爭專利權期間延 長審查時，智慧局審查實務並無區分國內臨床試驗及外國 臨床試驗。專利權期間延長共有88年版、93年版、98年版 及102 年版四個版本的審查基準，除102 年版審查基準中 明訂外國臨床試驗期間之結束日為臨床試驗結束日之外， 88年版、93年版及98年版審查基準皆未區別國內臨床試驗 與外國臨床試驗的認定標準。於98年版審查基準中更例示 以申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日 ，意即採取與國內臨床試驗相同的認定標準，智慧局也同 意此標準確實訂於98年版審查基準中。且事實上以申請新 藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日並非僅是 98年版審查基準中所採用的標準。故系爭專利得申請延長 專利權之期間包含：⑴國外臨床試驗期間（84年9 月28日 至86年10月23日）；⑵國內臨床試驗期間（86年5 月19日 至88年1 月29日）；及⑶國內申請登記審查期間（87年6 月18日至88年1 月30日）。自系爭專利公告日起算，並扣 除重疊期間，共計780 天（2 年又50天），確實超過2 年 ，符合審定時專利法相關規定，應為有效。
㈤被告依侵權行為所獲利益應以被告進口數量為基礎，僅能扣 除海關申報價額，且被告故意侵權，應酌定不超過損害額3 倍之賠償，依被告因侵權行為所獲利益應以被告進口數量為 基礎，以被告進口價額為基礎，扣除被告於進口時自行申報 之價額，則被告所得利益應為133,060,224.375 元整（144, 729,000 －11,668,775.625）。倘若不以被告進口成本為直 接成本，則被告應舉證其於侵權行為之必要成本，且應以人 用西藥製造業同業利潤標準之毛利率41% 為計算基準，被告 於101 年12月31日前之侵權行為，應適用修正前之專利法規 定。被告於101 年12月31日前共進口100 mg之系爭產品46, 400 盒，每盒以單價600 元為計，共計27, 840,000 元。由 於被告並無就成本為任何舉證，應以銷售該項物品全部收入 為所得利益，即27,840,000元。被告於102 年1 月1 日後之 侵權行為，應適用現行專利法規定。被告於102 年1 月1 日 後共進口100 mg之系爭產品152,705 盒及50 mg 之系爭產品



42,110盒，每盒以單價600 元為計，共計116,889,000 元。 由於被告並無就成本為任何舉證，應採用西藥製造業同業利 潤標準之毛利率41% 為計，共計所得利益為47,924, 490 元 整。倘若不採計被告於專利權延長期間之侵權行為，則被告 於102 年1 月1 日至103 年5 月14日之間共進口100 mg之系 爭產品128,955 盒及50 mg 之系爭產品21,400盒，每盒以單 價600 元為計，共計90,213,000元。由於被告並無就成本為 任何舉證，應採人用西藥製造業同業利潤標準之毛利率41 % 為計算基礎，共計所得利益為36,987,330元。 ㈥並聲明：
⒈被告不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約 、販賣、使用或為上述目的而進口衛署藥輸字第025763 號 「喜力昂錠100 毫克（Sildegra 100 mg Tablets ）」及 衛署藥輸字第025764號「喜力昂錠50毫克（Sildegra 50mg Tablets）」藥品或為其他侵害中華民國第083372證書號 發明專利之行為；被告並應將已製造、為販賣之要約、販 賣、使用或為上述目的而進口之上述產品全數回收並銷毀 或為其他必要之處置。
⒉被告應連帶給付原告1 億元，暨自其中165 萬元部分自起 訴狀繕本送達翌日起，及其餘部分自本民事擴張訴之聲明 狀繕本送達翌日起，均至清償日止按年息百分之5 計算之 利息。
⒊前二項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。三、被告則抗辯如下：
㈠原告未證明其為系爭專利之專屬被授權人，本件訴訟之提起 不合法，因依據原告提呈之系爭專利權利異動資料，系爭專 利權人為輝瑞愛爾蘭公司，而在該異動資料表之「授權註記 」欄位雖有授權註記，惟在「專屬授權註記」欄位並無任何 註記，原告亦未提出任何證據資料證明其確為系爭專利之專 屬被授權人。系爭專利之專利權人輝瑞愛爾蘭公司在另案依 據系爭專利對訴外人南光化學製藥股份有限公司及廣生堂藥 局分別提起訴訟，請求排除侵害及損害賠償（101 年度民專 訴字第10號、101 年度民專訴字第8 號）。惟倘輝瑞愛爾蘭 公司已將系爭專利專屬授權予原告，則輝瑞愛爾蘭公司何以 仍有進行另案訴訟之權能，由此可知原告並非系爭專利之專 屬被授權人，原告提起本件訴訟應非合法。
㈡系爭專利之專利權人於102 年9 月16日提出之更正不應准許 ：
⒈依系爭專利之專利權人於102 年9 月16日就系爭專利所提 之更正，對申請專利範圍第1 項所為之更正涉及實質變更



。又將該請求項所請藥學組成物改為「口服」藥學組成物 之更正涉及實質變更或實質擴大。且系爭專利權人將該請 求項所請藥學組成物改為「口服」藥學組成物之更正已違 反禁反言之原則。再者系爭專利權人在請求刪除申請專利 範圍第1 項後復又重新主張更正該請求項，亦已違反禁反 言之原則。
⒉系爭專利之專利權人對申請專利範圍第2 項所為之更正涉 及實質變更，依系爭專利之專利權人於102 年9 月16日就 系爭專利原公告之申請專利範圍第2 項所提之更正，除將 該請求項改為獨立項、刪除原公告請求項中第3 個化合物 以外之其他化合物外，且將所請藥學組成物改為「口服」 藥學組成物，並將「吡唑酚[4,3-d ]嘧啶-7- 酮基」改為 「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」，以及將「4-甲基- 六氫吡 𠯤磺醯基」改為「4-甲基-1 -六氫吡𠯤磺醯基」，惟該更 正顯已涉及實質變更，且將原公告之申請專利範圍第2 項 改寫為獨立項之更正，涉及實質變更或實質擴大。 ㈢系爭專利專利權期間延長不應准許：
⒈系爭專利申請延長之時間中，有關國外臨床試驗期間之計 入部分有不當增加期間情事。
⒉系爭專利之專利權人於88年4 月28日提呈之「專利權期間 延長期間申請書」（下稱「延長期間申請書」），係計入 其宣稱系爭專利藥物於國內臨床試驗期間、國內申請查驗 登記審查期間、及生產國（澳洲）臨床試驗暨查驗登記期 間，以為其延長申請之依據。依據延長期間申請書及其附 件，得計入系爭專利之期間延長之期間如下：
⑴國內臨床試驗期間：系爭專利藥物得據以申請延長之國 內臨床試驗期間應自86年8 月20日（即衛生署核准進行 國內臨床試驗之日期）至88年1 月29日( 即衛生署同意 國內臨床試驗備查) 止；
⑵國內申請查驗登記審查期間：自87年6 月18日至88年1 月30日；
⑶生產國核准上市所認可之臨床試驗期間：依據延長期間 申請書，系爭專利藥物在生產國澳洲共進行二次臨床試 驗，一為自85年1 月5 日開始進行至85年11月15日結束 ，而在86年8 月12日完成報告( 下稱「臨床試驗A 」) ，一為自85年1 月9 日開始進行至86年9 月3 日結束， 而在87年12月8 日完成報告( 下稱「臨床試驗B 」) 。 惟因系爭專利藥物在澳洲係在87年9 月4 日即取得許可 證，而臨床試驗B 之報告係在澳洲許可證取得後，即87 年12月8 日始完成，故臨床試驗B 顯非為在澳洲核准上



市所必須從事之臨床試驗，而僅臨床試驗A 為在當地上 市所必須進行之試驗。系爭專利權人於申請延長時，係 檢附在澳洲公證之臨床試驗報告書作為前開試驗期間之 證明文件，而依該臨床試驗報告書首頁，業已明確記載 試驗期間自85年1 月9 日起至85年11月15日止，則臨床 試驗A 期間之起訖日自應以該報告書之記載為準。因該 臨床試驗在系爭專利公告前（85年12月11日）即已完成 ，則依法該試驗期間不應計入。
⒊綜上，系爭專利得申請延長之期間應僅能包括國內臨床試 驗期間及國內申請查驗登記審查期間，扣除二者相互重疊 部分，系爭專利得申請延長之時間應自86年8 月20 日 起 至88年1 月30日止共529 日，亦即1 年5 個月餘。依據系 爭專利核准延長時所適用之專利法（亦即83年1 月21日修 正公布並自83年1 月23日施行之專利法）第51條第1 項規 定，因系爭專利為取得許可證之期間並未符合「於專利案 審定公告後需時二年以上」之要件，故根本不得予以延長 。智慧局准許系爭專利之專利權期間延長之決定，於法不 符。
㈣系爭專利有應撤銷原因：
⒈系爭專利不具產業利用性，且未載明實施必要之事項： ⑴由於系爭專利之活性成分「化合物」之結構無法確認、 系爭專利說明書之敘述前後不一致、且系爭專利說明書 之揭露有誤或不完整，從而系爭專利說明書未載明實施 必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或 困難，依83年專利法第71條第3 款之規定應予撤銷。 ⑵姑不論系爭專利之專利權人就系爭專利提出之更正已涉 及實質變更而不應准許，該專利權人先後已提出多次更 正之申請之事實，益證系爭專利公告本顯有前開所述之 說明書未載明實施必要之事項，或記載不必要之事項， 使實施為不可能或困難之情事，否則專利權人無須提出 多達10次更正。
⑶系爭專利之加拿大對應案遭加拿大最高法院認定無效之 理由，即在於該對應案並未充分揭露必要資訊，故系爭 專利確應予撤銷。
⒉系爭專利不具新穎性：
⑴先前技術EP 0000000A1號專利申請案（被證13）係公開 於1993年2 月3 日，早於系爭專利之申請日。系爭專利 請求項1 所請藥學組成物所包含之式(I )化合物，已為 先前技術被證13所揭露。
⑵被證13亦已揭露系爭專利請求項1 所示之式(I) 化合物



作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵。 ⑶熟習該項技術者可將選擇性cGMP PDE抑制劑直接推導為 可用於治療勃起不能。由於先前技術被證13已揭露系爭 專利請求項1 之全部技術特徵，故系爭專利請求項1相 較於被證13不具新穎性。
⒊系爭專利不具進步性：
⑴被證13已揭露系爭專利請求項1 所示之化合物，並已揭 露該等化合物為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵。且 先前技術Rajfer等人在1992年1 月9 日發表之論文（其 公開日早於系爭專利之申請日即被證14）揭露了選擇性 cGMP PDE抑制劑有助於陰莖勃起之技術特徵。 ⑶先前技術K. J. Murray等人在1993年4 月發表之論文( 其公開日早於系爭專利之申請日即被證15）揭露了使用 PDE VA抑制劑（一種對cGMP具專一性之PDE 抑制劑）治 療勃起不能之技術特徵。
⑷先前技術Margaret Ann Bush 博士在1993年發表之加州 大學博士論文（其公開日早於系爭專利之申請日即被證 16）揭露了使用專一性cGMP PDE抑制劑治療勃起不能之 技術特徵。
⑸cGMP PDEv 抑制劑可用以治療勃起不能實為系爭專利申 請時之通常知識，亦經申請人自己於申請過程中一再援 引，熟習該項技術者可基於先前技術輕易完成系爭專利 請求項1 之技術內容。
⑹先前技術被證13不僅明確揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所示之式(I) 化合物，更已揭露該式(I) 化合物屬 於一選擇性cGMP PDE抑制劑。先前技術被證14、被證15 或被證16亦已揭示選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃 起不能，且系爭專利申請人在申請過程中亦一再自承此 一事實，足見選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不 能顯屬系爭專利申請前之通常知識。準此，將「式(I) 化合物為選擇性cGMP PDE抑制劑」與「選擇性cGMP PDE 抑制劑可用於治療勃起不能」結合而得「式(I) 化合物 可用於治療勃起不能」，在系爭專利申請當時顯屬可預 期的技術上的一般發展，熟習該項技術者只要使用一般 技術性手段，即有完全之動機基於被證13與被證14、被 證15、被證16等先前技術之教示，運用系爭專利申請前 既有之技術或知識，輕易將該式(I) 化合物用於治療勃 起不能。換言之，系爭專利申請專利範圍第1 項之技術 內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般 發展，且單單可由先行技術推論而完成。故先前技術之



組合列舉如被證13與被證14之組合；被證13與被證15之 組合；被證13與被證16之組合；被證13、被證14與被證 15之組合；被證13、被證14與被證16之組合；被證13、 被證15與被證16之組合；或被證13、被證14、被證15與 被證16之組合，亦可證明系爭專利請求項1 、2 不具進 步性。
⑺更正之申請專利範圍第1 項及第2 項未以明確、簡潔之 方式記載，違反現行專利法第26條第2 項之規定。且先 前技術已揭露該申請更正之請求項1 、2 項之技術內容 ，從而該2 項請求項不具新穎性而應予撤銷。
⑻智慧局已確認更正後系爭專利請求項1 、2 不具進步性 而應予撤銷。且系爭專利除已遭智慧局認定不具進步性 應予撤銷外，其國外對應案於歐洲專利局（被證19）、 英國（被證20）、韓國（被證21）、加拿大（被證22） 、拉脫維亞、捷克、南非等俱已因缺乏進步性或未充分 揭露等原因，遭各該主管機關或法院作成專利無效之決 定或判決，故系爭專利確有無效而應予撤銷之事由。 ㈤被告並未侵害系爭專利：
⒈系爭藥品亦未落入系爭專利公告時之請求項1、2 ： ⑴系爭專利公告時之請求項1 所請藥學組成物，與系爭藥 品之活性成分完全不同，二者屬完全不同之化合物。是 以系爭藥品並未落入系爭專利公告時之請求項1。 ⑵系爭專利公告時之請求項2 所請藥學組成物，其限定之 成分為一官能基而非化合物之名稱，故系爭藥品亦不可 能落入系爭專利公告時之請求項2 。此外，由該請求項 所限定之成分即可得知，該請求項所請藥學組成物必定 包含一「酚」基團；惟系爭藥品之化合物並無任何「酚 」基團之存在，故系爭藥品不會落入系爭專利公告時之 請求項2 。
⒉系爭藥品因適用先前技術阻卻，亦未落入系爭專利之更正 後之請求項1、2：
⑴系爭藥品係使用與先前技術相同之技術手段，被證17及 被證56除已特定地揭露Sildenafil外，更已揭露該化合 物作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵與該化合物藉 口服加以投藥之方式。
⑵系爭藥品所含之Sildenafil已為被證17及被證56所特定 地揭露，其作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵與口 服之投藥方式亦已為被證17及被證56所明確揭露，且於 系爭專利申請當時，熟習該項技術者可毫無困難地直接 將選擇性cGMP PDE抑制劑推導為可用於治療勃起不能。



故被證17及被證56所特定揭露之內容與系爭藥品之所有 技術特徵完全相同。故系爭藥品係使用被證17或被證56 之先前技術，適用「先前技術阻卻」。
⒊縱認系爭藥品落入系爭專利請求項1 、2 ，系爭藥品仍適 用「貢獻原則」而阻卻侵權，由於系爭專利公告時之說明 書已公開揭露「西地那非」可用於治療勃起不能之技術內 容，卻未於申請專利範圍中請求，是以基於「貢獻原則」 ，除系爭專利公告時請求項1 、2 之範圍外，其他系爭專 利說明書所提及之化合物（例如西地那非）皆已貢獻給社 會大眾，因此原告就此部分已不得再主張權利。 ㈥原告不得對被告請求損害賠償。
⒈智慧局已確認更正後系爭專利請求項1 、2 不具進步性而 應予撤銷，故原告不得對被告主張權利，從而原告不得對 被告請求損害賠償。
⒉被告並無侵害系爭專利之故意或過失：
⑴系爭專利係於104 年1 月1 日始經智慧局核准更正而對 外公告，倘法院認為系爭藥品落入系爭專利更正後之申 請專利範圍，惟因在智慧局正式公告核准更正前，包括 被告在內之一般社會公眾對系爭專利申請專利範圍之認 知，只能以公告內容為準。
⑵在104 年1 月1 日前，智慧局尚未正式就系爭專利權人 提出更正之請求項範圍作成核准更正之決定且對外公告 ，系爭專利申請專利範圍內容依法仍應以公告內容為準 ，此亦為包括被告在內之一般公眾所能憑以確認之系爭 專利之範圍，被告對此依法本有信賴利益。系爭專利之 專利權人以更正前內容有誤記誤譯為由請求更正，惟申 請專利範圍如有誤記誤譯本屬專利權人自己之疏失，應 由專利權人自行負擔此一法律上之風險。系爭專利更正 前之申請專利範圍根本未包含系爭藥品之活性成份化合 物Sildenafil，故系爭藥品並未落入更正前之申請專利 範圍，被告乃至一般公眾非但無法推知該等申請專利範 圍會包含原請求範圍以外之化合物，更無從得知此申請 專利範圍是否有誤，僅得依據原公告申請專利範圍之內 容，確認系爭專利原公告申請專利範圍並未包含該活性 成份之化合物。故在智慧局於104 年1 月1 日核准並公 告系爭專利更正之申請專利範圍前，被告縱有銷售系爭 藥品，因系爭藥品根本未落入系爭專利公告之申請專利 範圍內，故客觀上根本無侵權，被告更不可能有任何侵 害系爭專利之故意或過失。
⑶系爭專利於104 年1 月1 日經智慧局核准更正而對外公



告，惟智慧局於准予更正之同份審定書亦同時認定系爭 專利更正後之請求項不具進步性而應予撤銷。智慧局既 於104 年1 月1 日之審定書中公開表示系爭專利應予撤 銷，任何人實施系爭專利之技術內容自不可能有侵權之 故意或過失可言。故於104 年1 月1 日後，被告縱有銷 售系爭藥品，被告主觀上亦無侵害系爭專利之故意或過 失。
⑷系爭專利之專利權期間延長不合法而不應准許，本院10 1 年度民專訴字第112 號判決亦已肯認。故系爭專利之 專利權期間應在103 年5 月13日，即智慧局核准系爭專 利更正前即已屆滿，被告銷售系爭藥品實無任何侵權可 言。
⑸被告直到智慧局在104 年1 月1 日核准系爭專利更正前 ，縱有知悉任何事實，亦為系爭專利公告版之內容，而 不可能預見系爭專利在公告後19年餘而即將屆期之際， 還會以原公告內容有誤記誤譯被更正，此並不因被告是 否同為藥廠、系爭藥品是否為學名藥而有所不同，且原 告在101 年10月所寄發之警告函中對系爭專利之更正事 根本隻字未提，反要求被告自行至智慧局網站查詢系爭 專利說明書。則原告所稱「被告應盡之查證責任」究何 所指，專利之更正有其法定要件，並非系爭專利權人可 憑其主觀逕自決定系爭專利所請內容。而由系爭專利之 專利權人需歷經9 次修改申請更正內容後甫獲智慧局核 准更正之事實，益證被告根本無法查證甚或預知系爭專 利更正是否會被核准，被核准之更正究為何。
⑹系爭專利權人在系爭專利之合法專利權期間屆滿（103 年5 月13日）前不到1 年（102 年7 月22日）始主張系 爭專利內容需更正並提出更正申請，如以法定專利權期 間為20年而言，系爭專利權人顯有長達19年之期間怠於 行使權利，故縱認原告得對被告請求損害賠償，原告亦 有19/20 之與有過失。
㈦原告計算賠償金額之方法並無依據：
⒈原告主張以關稅署提供之進口資料內所載之系爭藥品進口 數量乘以原告片面計算之系爭藥品單價之總額，作為其主 張被告因「侵害行為所得之利益」，惟被告並不因進口系 爭藥品而獲得任何利益，是以原告既主張以依被告所得利 益作為計算損害賠償之方式，自應以被告實際銷售系爭藥 品之數量作為計算基礎，而系爭專利權之專利權期間延長 既不合法，系爭專利權早在103 年5 月14日即已失效，被 告縱於系爭專利權失效前進口系爭藥品，而在系爭專利權



失效後始予以販賣，本為法所允許，並無任何侵權可言， 益可見原告主張應以進口數量計算損害賠償云云，並無依 據。
⒉系爭藥品之銷售金額尚須扣除成本及必要費用後，始為專 利法所規定之「侵害人因侵害行為所得之利益」。原告不 得以被告進口系爭藥品之數量計算損害賠償金額，更遑論 前述進出口資料中所顯示者並非被告之銷售成本，被告銷 售系爭藥品尚須負擔其他成本費用，包括包裝成本、運送 成本、倉儲費用、行銷費用等。此外，原告稱被告進口系 爭藥品之數量亦有誤，依據財政部關務署資料，被告於10 2 年1 月1 日後進口之100mg 為128,955 盒，並非原告所 稱之152,705 盒。且原告逕以103 年財政部營利事業各業 所得額暨同業利潤標準中之「人用西藥製造業」之毛利率 計算損害賠償金額，並聲稱依最高法院判決應以被告之毛 利計算本件損害賠償金額云云。惟被告並非系爭藥品製造 商，故原告主張並不足採。就系爭專利之專利權人在其基 於系爭專利對其他廠商所提之專利侵權訴訟中，於計算該 等案件之訴訟標的價額時，亦係基於同業利潤標準之淨利 率計算其銷售威而鋼藥品所得利益，依據103 年財政部營 利事業各業所得額暨同業利潤標準，西藥批發業之淨利率