最高法院民事判決 一○四年度台上字第一七七五號
上 訴 人 可愛馬科技股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 鄭丞宏
共 同
訴訟代理人 李 旦律師
黃章典律師
蔡瑞森律師
湯舒涵律師
被 上訴 人 光陽工業股份有限公司
法定代理人 柯勝峯
共 同
訴訟代理人 楊祺雄律師
蘇三榮律師
許家華律師
參 加 人 經濟部智慧財產局
法定代理人 王美花
上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於
中華民國一○三年一月二十三日智慧財產法院第二審判決（一○
二年度民專上字第二二號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回㈠上訴人可愛馬科技股份有限公司對於命其除去侵害被上訴人第Ｄ一三○九六八號新式樣專利權及回收銷毀上開侵害專利權之物品；㈡上訴人對於命其連帶負擔費用將本案判決主文欄關於侵害專利權部分登報之上訴，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。
其他上訴駁回。
第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人連帶負擔十分之九，餘由上訴人可愛馬科技股份有限公司負擔。 理 由
本件被上訴人之法定代理人於本院繫屬中，變更為柯勝峯，其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。次查，被上訴人主張：伊係新式樣第Ｄ一三○九六八號「機車（九十五）」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國九十八年九月二十一日起至一○九年十一月二十四日止；又係註冊第○一三六四二二三號「ＫＹＭＣＯ ＭＡＮＹ」及第○一四七○五八一號「ＭＡＮＹ」商標（圖樣分別如原判決附圖「下稱附圖」十三編號一、二所示，下各以編號稱之，合稱系爭商標）之商標權人，商標權期間依序自九十八年六月一日起至一○八年五月三十一日止、一○○年九月一日起至一一○年八月三十一
日止。詎上訴人可愛馬科技股份有限公司（下稱可愛馬公司）未經伊同意或授權，製造販售與系爭專利外觀相同之ＣＨＴ－○○八「Ｍｏｎｙ」電動自行車（下稱系爭產品），落入系爭專利申請專利範圍，且於該產品前面板及車體側蓋使用「Ｍｏｎｙ」字樣，與系爭商標構成近似，足使消費者產生混淆誤認，經伊發函通知後，可愛馬公司仍未停止販賣，顯有侵害系爭專利權及商標權之故意，上訴人鄭丞宏係可愛馬公司之負責人，自應與該公司負連帶賠償責任等情。爰依九十二年二月六日修正公布、九十三年七月一日施行之專利法（下稱九十二年專利法）第一百二十九條準用第八十四條第一項、第三項，九十二年五月二十八日修正公布、同年十一月二十九日施行之商標法（下稱九十二年商標法）第六十一條、第六十三條第一項第三款、第六十四條，公司法第二十三條第二項規定，求為命㈠可愛馬公司不得自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及任何侵害系爭專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之；不得繼續於系爭商標之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。㈡上訴人連帶給付新台幣（下同）一千四百九十萬元，及其中一百六十五萬元自一○一年三月十三日起、另一百六十五萬元自同年七月二十一日起、其餘一千一百六十萬元自同年十一月十五日起加計法定遲延利息；連帶負擔費用將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文，登載於蘋果日報第一版報頭下一日之判決，並於原審擴張聲明，請求上訴人連帶給付三百零二萬七千七百三十六元，及加付自一○二年七月二日書狀送達翌日起算之法定遲延利息。
上訴人則以：被證二、三、續上證二分別及與被證一二、一五、一六、一七、上證二至五之組合可證明系爭專利不具新穎性、創作性，有撤銷之原因，且系爭產品與系爭專利視覺設計整體並不相同或近似，自未落入系爭專利申請專利範圍。縱可愛馬公司侵害系爭專利，惟系爭產品已於一○一年一月改款九百台，該部分不得計入侵害商品之件數，且應以淨利計算損害賠償金額。又編號一商標與「Ｍｏｎｙ」圖樣整體上有所差異，二者亦不相同或類似，而系爭產品既於編號二商標一○○年九月一日註冊公告前之九十九年八月間上市銷售，係善意使用「Ｍｏｎｙ」圖樣，依九十二年商標法第三十條第一項第三款規定，自不受系爭商標效力所拘束等語，資為抗辯。
參加人則陳稱：因系爭專利之舉發案尚未審定，就專利之有效性無法表明參加何造之訴訟，及為何聲明或陳述。原審以：被上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自九十八年九月二十一日起至一○九年十一月二十四日止；復為系爭商標
之商標權人，編號一、二商標權期間依序自九十八年六月一日起至一○八年五月三十一日止、一○○年九月一日起至一一○年八月三十一日止，指定使用於附圖十三所示之「電動機車及其零組件…電動自行車及其零組件…」等商品，可愛馬公司則自九十九年八月迄今，製造、販賣系爭產品，並於產品上標示「Ｍｏｎｙ」圖樣等事實，為兩造所不爭。查系爭專利係作為一種二輪交通運輸工具，為有關於一種機車外觀設計，其外觀整體為一種融合圓與方的復古型及加入流線元素的意象，車型屬輕型及小型化設計。在車型設計上具有方中帶圓的大燈，在前面板的中央飾板則以弧形變形蟲型態呈現，下半部之中間部分加入圓形的位置燈設計，前方向燈以幾何形做變化，以搭配前位置燈的圓形配置。坐墊為平躺式設計，後車體的部分則以橄欖形作基調，尾部則略為下垂之設計。後燈組則以變形幾何形配合前面板的方向燈配置，而後車體左邊的空氣濾淨器設計成備胎狀的圓形，車體從後視圖觀之，呈一凸型的設計，除後扶手外，尚有一裝飾用之空間，如是形成本車展現復古、輕型之新穎外觀設計，如附圖一所示。經排除功能性設計，系爭專利視覺性設計特徵為：①車頭把手組具有一圓形的車頭大燈設計，並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線輪廓造型，其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計，其輪廓下緣弧線由兩側把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線。②前面板為一弧曲面造型，具有一中央飾板，其上部中間呈現一弧形變形蟲型態之裝飾造型設計，該弧形變形蟲型態概呈一封閉長滴水狀之輪廓，中央飾板之下部中間具有一圓形的位置燈設計。③前方向燈呈弧邊三角形，係設於接近前面板弧曲彎折面之兩側處，後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向燈配置。④後車體左右側蓋為橄欖形並略呈下垂狀，分別由其兩側蓋底緣處向上並向車體尾端橫向延伸一Ｌ形弧稜脊狀之裝飾造型設計。又系爭產品與系爭專利均屬二輪交通運輸工具，僅動力來源有所差異，為近似物品。比對二者，排除使用中無法目視之機車底部、習知之造型及功能性設計後，系爭產品之車頭把手組之輪廓概呈連續弧線，其把手蓋上緣向上弧凸處與大燈之上緣相疊處亦形成同心圓之意象，下緣向下延伸呈瓶頸曲線，車頭把手組、車燈及蓋體之造型與系爭專利之同區造型應近似；除長寬略有不同，整體面板之視覺感與系爭專利極為近似；坐墊為平躺式，腳踏板連接前面板下緣並橫向延伸至後車體，與其鰭狀造型的中央蓋板接合，後車體突出之側蓋為橄欖形，表面具橫置Ｌ形稜脊，後車體尾部背板表面設有一突出後燈，後燈兩側亦具有弧邊三角形之後方向燈，由車體後方觀之，車背板係呈一凸字形設計，與系爭專利極為近似，足認系爭產品整體視覺性設計與系爭專利構成近似，且包含系爭專利之新穎特徵，上訴人復未主張「禁反言」及「先前
技藝阻卻」事由，故系爭產品落入系爭專利申請專利範圍。至系爭產品主觀之設計創作概念（馬匹概念），與系爭專利機車或系爭產品之整體視覺性特徵是否構成普通消費者混淆誤認無涉，而「尾箱」之造型特徵，不致影響消費者對系爭專利或系爭產品整體外觀之視覺印象，尾牌則為機車上路時所必須掛置，縱將之列入整體比對，亦不影響使普通消費者混淆誤認之結果。另訴外人鄭漢騰於一○○年十月取得新式樣第Ｄ一四二三九七號專利（下稱另案專利），於本件不生影響。上訴人所提上證二至四為系爭專利公開或公告在後之文獻資料，不能作為先前技藝，而被證二、三、續上證二不足以證明系爭專利不具新穎性，另被證二、三、一二、一五至一七、續上證二、上證二至五之組合不足以證明系爭專利不具創作性。故被上訴人依九十二年專利法第一百二十九條準用第八十四條第一項、第三項規定，請求可愛馬公司不得自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及任何侵害系爭專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之，洵屬正當，應予准許。次查，編號一商標係由英文文字「ＫＹＭＣＯ」與「ＭＡＮＹ」上下排列組合而成，二字均具有顯著性，且各具辨識性，與「Ｍｏｎｙ」之外觀、讀音固有差異，惟整體傳達之觀念仍有致消費者產生誤認，其近似程度不低；編號二商標「ＭＡＮＹ」與之僅有字母大小寫及一字母之差異，外觀相仿、讀音相去非遠，普通消費者可能有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應構成高度近似，並使用於相同或類似商品，被上訴人為先權利人，多角化經營之情形明顯，且上訴人於編號一商標經核准公告，被上訴人進行廣泛行銷宣傳後，始仿效之，自非善意，被上訴人主張該「Ｍｏｎｙ」圖樣有致消費者混淆誤認之虞，應為可採，且上訴人不得抗辯善意使用。可愛馬公司既侵害系爭商標之商標權，被上訴人依九十二年（原判決誤為九十九年）商標法第六十一條規定，請求可愛馬公司不得繼續於系爭商標之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之，亦屬有據，應予准許。而鄭丞宏係可愛馬公司之負責人，有公司登記資料查詢可稽，其產銷系爭產品，侵害系爭商標權，致被上訴人受有損害，應依公司法第二十三條第二項規定，與可愛馬公司負連帶賠償責任。上訴人陳稱其前受領二四九○張電動自行車審驗合格標章，為被上訴人所是認，經兩造會同清點後，僅持有五五張，可推論可愛馬公司已製造、販賣二四三五台。至一○一年後變更之審查單位財團法人車輛安全審驗中心於同年十月八日函覆第一審就系爭產品核發九○○張合格標章，上訴人空言抗辯該九○○台已改款，未侵害系爭專利，則不足採。另該中心函覆原審謂可愛馬公司曾於
一○一年十一月二十六日申請取得三○○張合格標章，上訴人復拒絕提出所持剩餘之標章，應認被上訴人主張可愛馬公司於一○一年十月八日後繼續製造販賣系爭產品三○○台，合計為二七三五台。依九十二年商標法第六十三條第一項第三款但書規定，本件查獲之系爭產品超過一千五百件，以總數二七三五台，按平均單價一萬六千七百三十三元或按被上訴人所提公證書所載零售單價二萬九千八百元計算，分別為四千五百七十六萬四千七百五十五元、八千一百五十萬三千元，均逾被上訴人請求之一千七百九十二萬七千七百三十六元，且無須酌減，是被上訴人依上開規定，請求上訴人連帶給付一千四百九十萬元及其中一百六十五萬元自起訴狀繕本送達翌日即一○一年三月十三日起、另一百六十五萬元自民事訴之聲明更正聲請暨準備書㈢狀繕本送達翌日即同年七月二十一日起、其餘一千一百六十萬元自同年十一月十五日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並於原審擴張聲明請求上訴人連帶給付三百零二萬七千七百三十六元，及自一○二年七月二日書狀送達翌日即同年月四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，均屬有據，應予准許。再審酌被上訴人為知名企業，可愛馬公司仿效其產品外型及商標而製造、販賣侵權物品等情，被上訴人依九十二年商標法第六十四條、公司法第二十三條第二項規定，請求上訴人連帶負擔費用將本件判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文，登載於蘋果日報第一版報頭下一日，亦屬有據等詞，為其心證之所由得，因而維持第一審所為上訴人敗訴部分之判決，駁回其該部分上訴，另就被上訴人請求可愛馬公司不得繼續於編號一商標之註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似該商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀部分，廢棄第一審所為其敗訴之判決，改判如其聲明，並依被上訴人之追加，判命上訴人連帶給付三百零二萬七千七百三十六元本息。
關於廢棄發回（即被上訴人請求可愛馬公司不得自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及任何侵害系爭專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀；上訴人連帶負擔費用將本案判決主文關於侵害專利權部分登載於蘋果日報）部分：
依專利侵害鑑定要點下篇貳、第三章、第二節、一及四㈤規定，比對、判斷新式樣專利之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似，應從普通消費者之選購商品觀點，並依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體視覺性設計為比對。且以新式樣範圍中主要部位之設計特徵為重點，再綜合其他次要部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果，考量所有設計特徵之比對結果，
予以客觀綜合判斷。查訴外人鄭漢騰已取得另案專利，乃兩造所不爭，嗣被上訴人以該專利有違核准時專利法第一百十條第四項及第一百十一條規定，提起舉發，經參加人為舉發不成立之處分（見原審卷一第三二○至三二二頁之舉發審定書）。而依附圖二之一、二之二所示，系爭產品前面板對稱繪有由外側上方向中央飾板下方彎弧之弧線，似與另案專利圖面相仿，且該圖面之車體後方有置物箱，箱前側面形成半圓弧面造型（同上卷第三二四至三二七頁之專利公報），倘可愛馬公司稱系爭產品之尾箱業經被上訴人拆除乙情非屬子虛，則該產品似具有另案專利之新穎特徵。果爾，此新穎特徵若為系爭專利所無，得否僅因系爭產品與系爭專利之新穎特徵近似，而謂其構成整體視覺性設計之視覺效果與系爭專利近似，非無再推求之餘地。乃原審未遑詳予比對究明，遽以系爭產品縱將「尾箱」列入與系爭專利整體比對，亦不影響其與系爭專利新穎特徵近似，致普通消費者混淆誤認之結果，且將系爭產品前面板所繪上開弧線恝置不論，而為上訴人不利判斷，自屬可議。次查，新式樣專利之被侵害人於勝訴判決確定後，始得聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔，此觀九十二年專利法第一百二十九條、第八十九條規定即明。準此，被上訴人請求上訴人連帶負擔費用，將本件判決書之主文關於侵害系爭專利權部分，登載於蘋果日報第一版報頭下一日，其請求權基礎為何？應予推闡明晰。原審未就此行使闡明權，逕於被上訴人獲勝訴判決確定前，為上訴人此部分敗訴之判決，亦有違誤。上訴論旨，指摘原判決關此不利於己部分為不當，求予廢棄，非無理由。
關於駁回上訴（即被上訴人請求可愛馬公司不得繼續於系爭商標之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之；上訴人連帶給付一千七百九十二萬七千七百三十六元本息、連帶負擔費用將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文關於侵害系爭商標權部分，登載於蘋果日報）部分：
原審就此部分，以上述理由，為上訴人敗訴之判決，經核於法並無違背。按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其採證、認事不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其為不當，以為上訴理由。又原審就侵害系爭商標部分，未命參加人參加訴訟，無上訴人所指逕列為被上訴人之參加人之違誤。上訴論旨，執此及原審採證、認事之職權行使，指摘原判決此部分為不當，聲明廢棄，非有理由。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十九條、第八十五條第二項，
判決如主文。
中 華 民 國 一○四 年 九 月 十八 日
最高法院民事第四庭
審判長法官 吳 麗 女
法官 王 仁 貴
法官 吳 謀 焰
法官 吳 光 釗
法官 詹 文 馨
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 一○四 年 十 月 六 日
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