最 高 行 政 法 院 判 決
104年度判字第488號
上 訴 人 林煜騰
訴訟代理人 蔡晴羽 律師
被 上訴 人 經濟部
代 表 人 鄧振中
參 加 人 陳翠琳
訴訟代理人 黃聖珮 律師
上列當事人間商標廢止事件，上訴人對於中華民國103年10月2日
智慧財產法院102年度行商訴字第86號行政判決，提起上訴，本
院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
一、參加人前於民國93年12月28日以「蠍尾刷」圖樣，指定使用 於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第10類 之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器 、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺 紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按 摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超 音波洗顏器、美體按摩刷」商品，向經濟部智慧財產局（下 稱智慧局）申請註冊，並聲明前開圖樣中之「刷」不在專用 之列，經智慧局審查後，核准列為註冊第1175440號商標（ 下稱系爭商標），商標權期間自94年10月1日起至104年9月3 0日止。嗣上訴人以系爭商標有違申請廢止時之商標法第57 條第1項第2款及第4款規定，於100年8月3日申請廢止。智慧 局審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行，乃依現行 商標法第107條第1項規定，該法修正施行前已受理而尚未處 分之商標廢止案件，適用修正施行後規定辦理，但修正施行 前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原申請廢止主 張之前揭條款業經修正為商標法第63條第1項第2款及第4款 之規定。案經智慧局依現行法審查，認系爭商標註冊指定使 用商品均有現行商標法第63條第1項第2款及第4款規定之適 用，以101年10月25日中台廢字第1000273號商標廢止處分書 為系爭商標之註冊應予廢止之處分（原判決誤載為應予「撤 銷」）。參加人不服，提起訴願，經被上訴人作成「原處分 關於系爭註冊第1175440號『蠍尾刷』商標指定使用於『美 體按摩刷』商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分部 分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回 。」之訴願決定，參加人對廢止系爭商標指定使用於溫灸器
等商品部分，未為不服而確定，上訴人就該訴願決定對其不 利之部分不服，提起行政訴訟，經原審依職權命參加人獨立 參加本件被上訴人之訴訟後，判決駁回其訴。上訴人不服， 提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：智慧局認系爭商標註冊於「美體按摩刷」 部分，已經國內相關業者普遍廣泛使用，消費者無法藉由蠍 尾刷一詞聯結至參加人之商品，系爭商標已不具識別性而應 予廢止，認事用法並無違誤。上訴人於訴訟審理階段，亦提 出許多美容書籍記載或網路搜尋所得相關資訊等新證據，以 證明市面上越來越多消費者認知系爭商標字樣乃美體按摩刷 使用之一種通用商品名稱，而非表彰商品來源。訴願決定認 系爭商標註冊於「美體按摩刷」商品部分，不符合現行商標 法第63條第1項第4款規定而不應廢止，所憑證據尚嫌不足； 且全然未就系爭商標於94年10月申請註冊後，參加人於100 年6月間始發函維護其權利，其間參加人未有將系爭商標使 用於所販售商品之情，是否另該當同條項第2款事由加以認 定，亦有悖於訴願法第79條第2項規定，顯見其認事用法具 有違誤等語，求為判決訴願決定關於「原處分關於系爭註冊 第1175440號『蠍尾刷』商標指定使用於『美體按摩刷』商 品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分部分撤銷，由原 處分機關另為適法之處分」部分，應予撤銷。
三、被上訴人則以：上訴人於訴訟中所提出之資料，大多與廢止 階段及訴願階段相同，均不足證明系爭商標「蠍尾刷」字樣 於註冊後，已因多數業界普遍使用而成為美體按摩刷商品之 通用名稱。且參加人對於他人使用中文「蠍尾刷」於美體按 摩刷商品之行為，業於上訴人申請廢止前、後之100年6月15 日及同年8月20日，分別發出權利人檢舉通知書與侵權檢舉 等相關電子郵件，自難認參加人有因怠於維護系爭商標之識 別力，使其成為商品通用名稱之情。復依參加人於廢止階段 及訴願階段所呈證據資料，亦可知其他業者或消費者稱系爭 商標所使用之美體按摩刷為瘦身刷、撥筋刷、纖體按摩刷等 。基此，應認系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品，並 無現行商標法第63條第1項第4款規定適用等語，求為判決駁 回上訴人之訴。
四、參加人則以：系爭商標於申請註冊完成迄今，均有參加人將 其持續使用於美體按摩刷商品之事實；且系爭商標圖樣上「 蠍尾」二字，並非習見固有名詞，應具相當識別性；參加人 一旦發現他人使用「蠍尾刷」，即會為維護系爭商標識別性 ，發函請求排除侵害或向司法機關提出告訴。又依相關具體 事證，可知其他業者或消費者另稱系爭商標使用之商品為「
瘦身刷」等，益證「蠍尾刷」並非多數業界普遍使用於美體 按摩刷商品之通用名稱，自無現行商標法第63條第1項第4款 規定之適用，訴願決定並無違誤等語，求為判決駁回上訴人 之訴。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠、本件上訴 人係對被上訴人之訴願決定不服提起行政訴訟，非以商標專 責機關為被告，尚無智慧財產案件審理法第33條第1項規定 之適用，仍以上訴人於申請廢止階段所提出之證據加以審酌 。㈡、參加人將系爭商標授權由其擔任負責人之世琳有限公 司使用，並由該公司行銷系爭商標之商品，自屬商標使用。 復於系爭商標申請註冊後，並授權由世琳有限公司使用、行 銷，市場上業者或消費者始有出現以「蠍尾刷」稱呼，代替 美體按摩刷描述之情；且依新北市美容職業工會於他案答覆 臺灣新北地方法院檢察署之內容，及上訴人提出相關網頁資 料等證據，仍不足認「蠍尾刷」係美容業界與消費者共同習 知習見指涉「美體按摩刷」商品。又系爭商標之「蠍尾」二 字，非通常使用之文字，乃具有創作性之商標，業者或消費 者對此特殊命名自會有深刻印象。另參加人對系爭商標既可 專用，若發現他人有未經同意使用相同或近似系爭商標之行 為，當可依現行商標法第35條規定，委請律師發函及提出刑 事告訴，以保護系爭商標之正當行使，是因認系爭商標註冊 指定使用於「美體按摩刷」商品部分，並無現行商標法第63 條第1項第4款規定之適用，不應為廢止其註冊之處分，訴願 決定撤銷原處分關於系爭商標註冊使用於「美體按摩刷」商 品廢止之處分，並無違誤，乃駁回上訴人之訴。至於系爭商 標是否違反現行商標法第63條第1項第2款規定，則因未經被 上訴人審酌，故非原審審理對象。
六、上訴意旨略以：
㈠、訴願決定僅認系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品部 分不符現行商標法第63條第1項第4款要件，而就同條項第 2款之廢止事由，應審酌而未予審酌，係屬違法。原審就 此未加闡明並使兩造互為辯論，率認訴願決定既無論斷上 開第2款之廢止事由，該款規定即非其審理對象，已構成 突襲性裁判，其判決不備理由，違背論理法則及行政訴訟 法第125條第2項、訴願法第79條第2項之規定。 ㈡、智慧財產案件審理法第33條第1項之立法目的，係本於紛 爭解決一次性之考量；同條第2項所指「智慧財產專責機 關」，文義上亦不限於智慧局。原判決認本件並無智慧財 產案件審理法第33條第1項規定之適用，進而未審酌上訴 人於原審所提諸多證明系爭商標已成為通用商品名稱之證
據，不但構成突襲性裁判，亦違反智慧財產案件審理法前 開規定之立法理由，也悖於文義解釋，具有違背論理法則 、證據法則及適用行政訴訟法第125條第2項、智慧財產案 件審理法第33條第1項規定不當之違法。
㈢、原判決先稱系爭商標是否構成通用商品名稱，應審酌廢止 階段與訴願階段檢送全部證據資料，但卻漏未審酌上訴人 於訴願階段所提證據資料，又不附理由恣意選擇引用部分 上訴人與參加人於訴訟階段始提出之新證據資料，逕為不 利上訴人之認定；反之，對上訴人有利之新證據則完全排 除不予審酌，顯見其證據取捨標準前後不一而有所矛盾， ，具有理由不備、理由矛盾及違反論理法則、證據法則之 違背法令。
㈣、上訴人所提另案原審法院99年度行商訴字第202號行政判 決乃商標廢止事件，與本案均為商標註冊後始成為通用商 品名稱而應予廢止，自得為本件參酌之對象並作成相同之 判斷。原判決未正確理解上訴人前揭主張，進而未將其採 為對上訴人有利判斷之依據，且未敘明不可採之理由，顯 有不備理由及違反證據法則之違法。
㈤、原判決針對現行商標法第63條第1項第4款之闡釋，一方面 稱應判斷是否已不具表彰商品來源之識別力，一方面要求 需全面取代作為商品名稱，已有矛盾在先；復就系爭商標 是否該當前揭兩種不同見解而應予廢止之情，完全置之未 論，對上訴人所提相關證據資料，亦未說明何以不採之理 由，而顯有理由不備、理由矛盾及違反論理法則、經驗法 則之違法。
七、本院按：
㈠、按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀 者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法 第63條第1項第4款定有明文。此即商標名稱通用化之規定 ，意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其 商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀， 或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商 品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及 識別性之考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商 標專責機關應廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準 ，以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心 目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷 標準」（primary signifiance test）。申請廢止商標者 ，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予 之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；
必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商 品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能 廢止其商標之註冊。
㈡、次按「（第1項）關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權 之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或 廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第 2項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀， 表明他造關於該證據之主張有無理由。」，智慧財產案件 審理法第33條定有明文。其立法理由略以：「現行專利法 第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日 起1個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。 依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉 發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審 酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確 定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就 同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。 又關於撤銷或廢止商標註冊之行政爭訟程序，實務上亦同 此處理。惟上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭 議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其 他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院 成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件 之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官 之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。 爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、 廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性 之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。」可 見本條所謂之新證據，係指其本身能獨立作為證明系爭商 標或專利具有撤銷或廢止理由之主要或獨立之證據而言。 至於為發現真實而提出以增強主要證據證明力之補強證據 ，則非該條文所謂之「新證據」。此種補強證據因與原撤 銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，並無提出 時點之限制，行政法院原應加以審酌，並無排除之理。而 商標是否通用化，並非單一證據即可證明通用化事實存在 ，申請人如於訴訟中提出證明該事實之相關證據，自應加 以審究。
㈢、本件參加人前以「蠍尾刷」圖樣，指定使用於當時商標法 施行細則第13條所定商品及服務分類表第10類之溫灸器等 商品，申請註冊，於94年10月1日經准許註冊登記並公告 ；嗣上訴人申請廢止系爭商標之註冊，經智慧局審核後為 系爭商標之註冊應予廢止之處分。其中系爭商標指定使用
於「美體按摩刷」商品之註冊，係依商標法第63條第1項 第4款之規定廢止其註冊，並未審究是否尚違反同條項第2 款之規定。參加人提起訴願，被上訴人訴願決定以「原處 分關於系爭註冊第1175440號『蠍尾刷』商標指定使用於 『美體按摩刷』商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之 處分部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分 訴願駁回。」之訴願決定。上訴人就訴願決定對其不利之 部分對被上訴人提起行政訴訟。原判決解釋智慧財產案件 審理法第33條第1項之規定，以參照同條第2項規定，智慧 財產專責機關就第1項之新證據應提出答辯書狀之法文結 構對照觀之，認智慧財產案件審理法第33條第1項規定， 於對智慧財產專責機關之處分不服而以該專責機關為被告 所提起之行政訴訟中始有適用，如當事人係針對訴願決定 不服而以訴願決定機關為被告所提起之訴訟，因其訴非以 專利專責機關為被告，應無該規定適用，本件上訴人即係 不服訴願決定而對被上訴人提起之訴訟，故原審認本件無 智慧財產案件審理法第33條第1項規定之適用，仍以上訴 人於申請廢止階段所提出之證據為限，始加以審酌，其後 上訴人於訴訟中所提之證據均不予審酌。揆諸前揭規定及 說明，原判決此部分適用法律即有不當，上訴論旨執以指 摘並非無據。
㈣、綜上所述，原判決有法規適用不當之違背法令事由，上訴 論旨求予廢棄，為有理由。因原判決違背法令影響事實之 確定及判決結果，自應由本院將原判決廢棄，發回原審法 院更為審理。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文 。
中 華 民 國 104 年 8 月 27 日 最高行政法院第六庭
審判長法官 林 茂 權
法官 劉 介 中
法官 吳 東 都
法官 姜 素 娥
法官 許 金 釵
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 104 年 8 月 28 日 書記官 王 史 民
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