智慧財產法院行政判決
103 年度行專訴字第111 號
原 告 梁盛樽
訴訟代理人 葉建郎
林意程律師
輔 佐 人 蘇育仁
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 王玉鈞
參 加 人 日商優你嬌美股份有限公司
訴訟代理人 邵瓊慧律師
焦子奇律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國
103 年10月14日經訴字第10306110230 號訴願決定，提起行政訴
訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
參加人於民國（下同）90年7 月10日以「清潔用物品」，向 被告申請發明專利，申請專利範圍計17項（嗣後申准修正為 13項），並以西元（下同）2000年7 月10日及2001年4 月21 日向日本申請之第2000-208756 號及第2001-113750 號專利 案主張優先權，經被告編為第9011 6889 號審查及再審查， 准予專利，並於公告期滿後發給發明第186846號專利證書。 嗣原告以其有違核准時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項 ，不符發明專利要件，且亦違反同法第27條及第71條第1 項 第3 、4 款之規定，對之提起舉發。案經被告審查，核認其 請求項1 至6 及12至13有違前揭專利法第20條第2 項規定， 於97年7 月15日以（97）智專三㈠02054 字第09720368590 號專利舉發審定書為全案「舉發成立，應撤銷專利權」之處 分。參加人不服，提起訴願，經訴願機關以98年3 月26日經 訴字第09806109440 號訴願決定駁回訴願後，復提起行政訴 訟，經本院以98年11月26日98年度行專訴字第60號行政判決 駁回參加人之訴。參加人不服，提起上訴，經最高行政法院 審認原審未詳究系爭專利有何無法分割為部分准專利，部分 不准專利之事由，以99年12月2 日99年度判字第1290號判決 廢棄原判決，發回智慧財產法院更為審理。嗣經本院99年度 行專更㈠字第6 號行政判決仍為參加人之訴駁回之判決。參
加人復提起上訴，並經最高行政法院核認本件倘僅部分請求 項違反專利要件，應作成部分請求項准許，部分請求項核駁 之審定，乃以101 年12月6 日101 年度判字第1030號判決「 原判決廢棄，訴願決定及原處分均撤銷」確定在案。其後， 原告重行提出舉發聲明及理由，參加人則分別於102 年9 月 9 日、102 年12月27日、103 年3 月17日提出系爭專利申請 專利範圍更正本。經被告依參加人最後所提103 年3 月17日 之更正本重行審酌後，認該更正本並無不合，依該更正本審 查，並認原告舉發聲明主張撤銷系爭專利請求項之部分（即 請求項1 至6 、12至13）業經刪除，致本件舉發案已無舉發 標的，而以103 年6 月26日(103) 智專三㈠02008 字第1032 0872570 號專利舉發審定書為「103 年3 月17日之更正事項 ，准予更正。請求項1 至6 、12至13舉發駁回」之處分（下 稱原處分）。原告不服前揭處分中關於准予更正之部分，提 起訴願。經被告決定駁回，原告仍為不服，遂向本院提起行 政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益 將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定 命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明原處分及訴願決定均撤銷，其主張略以： ㈠系爭專利並非僅刪除請求項1至6、12至13： 原處分僅認原告舉發聲明主張撤銷系爭專利請求項之部分（ 即請求項1 至6 、12至13）業經專利權人即參加人申請更正 刪除，致本件舉發案已無舉發標的，而以形式認定舉發駁回 之審定。然系爭專利並非僅僅刪除請求項1 至6 、12至13， 而是將原第1 項與原第11項合併，成為一新的第14項獨立項 ，即在原第1 項獨立項之後加入『以及該纖維束層係部分地 連結至相鄰的長條帶，且其係連結至相鄰長條帶的中央部位 』之特徵。因此，應當審查此新的獨立項加入原第11項新特 徵之後，是否有不明確、擴大、或實質變更之問題，獨立項 更應顧及日後專利權實施所衍生之問題，審查密度更應高於 附屬項，而非僅以請求項業經專利權人刪除為由即審定舉發 駁回，合先陳明。
㈡原第11項特徵『以及該纖維束層係部分地連結至相鄰的長條 帶，且其係連結至相鄰長條帶的中央部位』，將造成專利權 明確性之問題，且非專利範圍之限縮。因此，原第11項特徵 『以及該纖維束層係部分地連結至相鄰的長條帶，且其係連 結至相鄰長條帶的中央部位』其本身定義及用語即非妥適， 究竟其中央部位是連結至部位1 還是部位2 ？字面尚難以判 定，滋生困擾。如是連結至部位1 ，則舉發之引證案亦是如 此，將引證案及先前技藝已有之特徵加入獨立項中即可審定
舉發不成立？恐有疑義，如此亦難稱有何限縮。若中央部位 是連結至部位2 ，則說明書及圖式之名稱為『連結部位18』 ，亦與專利範圍中央部位用語不同。而且專利說明書及圖式 清楚定義『連結部位18』是單一長條帶的中間。為利紛爭一 次解決，容有釐清之必要。
㈢原處分僅以專利範圍項數之刪除形式審查而駁回本案，未顧 及原附屬項第11項本身定義之疑義，並未實質審究原第1 項 於與原第11項合併後之實質內容不清，日後造成權利認定困 難，應於此舉發程序中一併考量，以期紛爭一次解決等語。三、被告聲明駁回原告之訴，其答辯略以：
㈠起訴理由謂系爭專利並非僅刪除請求項1 至6 、12至13，而 是將原第1 項與第11項合併，成為一新的第14項獨立項；即 在原第1 項獨立項之後加入『以及該纖維束層係部分地連結 至相鄰的長條帶，且其係連結至相鄰長條帶的中央部位』之 特徵。因此，應當審查此新的獨立項加入原第11項新特徵之 後，是否有不明確、擴大、或實質變更之問題，獨立項更應 顧及日後專利權實施所衍生之問題，審查密度更應高於附屬 項，而非僅以請求項業經專利權人刪除為由即審定舉發駁回 云云。惟參加人於103 年3 月17日更正申請專利範圍，刪除 請求項1 至6 ，以及請求項12、13直接或間接依附於請求項 1 之部分，被告審定該部分舉發駁回，原告並無不服；至於 請求項14乃係將原本請求項11依附於請求項1 之部分還原為 獨立項，並非原告所稱係新的獨立項，起訴理由無足採。 ㈡起訴理由另謂原第11項特徵「以及該纖維束層係部分地連結 至相鄰之長條帶，且其係相連至相鄰長條帶的中央部位」， 其中央部位為何? 將造成專利明確性之問題云云。經查該起 訴理由貳有關「中央部位」之理由並未於訴願程序提出，不 符訴願前置原則，先予指明。另查請求項14其中有關「該纖 維束層係部分地連結至相鄰之長條帶，且其係相連至相鄰長 條帶的中央部位」之「中央部位」之解釋，應可參考系爭專 利說明書、圖式。經參考圖4A之中央部位2a、圖5 之中央部 位5a等，可知請求項14「中央部位」應並「非」指起訴理由 第6 圖之「相鄰長條帶的中央部位2 」，故系爭專利並無專 利不明確之情事。故原告所稱「以及該纖維束層係部分地連 結至相鄰之長條帶，且其係相連至相鄰長條帶的中央部位」 將造成專利明確性之問題，並無足採等語。
四、參加人陳述略以：
㈠原告表示系爭專利更正違誤，無非以系爭專利更正將造成專 利範圍實質擴大之虞，且非屬申請專利範圍之減縮云云。惟 系爭專利更符合專利法第67條規定，茲說明如下：
⒈系爭專利更正係將請求項11之文字與原請求項1 之文字合 併而列為請求項14。基於原請求項11本即包含原請求項1 之技術內容，系爭專利更正後之請求項14顯於更正前即已 存在，即為原請求項11。
⒉基上，系爭專利更正顯係基於專利法第67條第1項第1款之 「請求項刪除」（即刪除請求項1至6、12及13，至於原請 求項11即更正後之請求項14，其於更正前後並未變動）。 至原告表示系爭專利更正係基於專利法第67條第1 項第2 款「申請專利範圍之減縮」云云，顯屬無稽。蓋更正後之 請求項14即為原請求項11，無任何變動，系爭專利更正並 非基於、亦無任何「申請專利範圍之減縮」之情。 ⒊原告指稱系爭專利更正將造成專利範圍實質擴大之虞云云 ，亦屬無稽，因如前所述，系爭專利更正後之請求項14於 更正前即已存在，而為原請求項11，系爭專利更正顯無實 質擴大專利範圍之虞。
㈡原告就系爭專利請求項11（即更正後請求項14）所為之主張 ，已超出其舉聲明範圍，依法不應審酌：
原告以系爭專利請求項14違反專利法第26條第2 項規定，惟 ：
⒈專利法第72條第2項及第3項舉發聲明不得變更或追加但得 減縮規定，係為確定舉發範圍，俾雙方攻擊防禦爭點集中 ，並利於審查程序之進行。本件系爭專利舉發案中，原告 僅得就其舉發聲明範圍內為主張，被告亦僅得就原告所提 舉發聲明之範圍內為審查。
⒉原告所提之舉發聲明為「請求撤銷第1至6、12、13項請求 項」，依其舉發聲明及前開專利法規定，本件舉發案之審 查自應以請求1至6、12及13為限，而不得擴及請求項11（ 即更正後請求項14）。另縱原告於原舉發程序有表示請求 項14不符明確性原則，其所針對者仍是原請求項11（即更 正後請求項14）。原告於表示舉發聲明後，自不再追加請 求項11（即更正後請求項14），否則顯違所述專利法第73 條第3 項規定，而無從達成其立法理由所述「確定舉發範 圍，俾使雙方攻擊防禦爭點集中，並利審查程序之進行」 之目的。
⒊至原告表示「..主管機關亦應主動審查其有無違反第26條 第2 項之規定..」云云，亦無可採，然如前述，原告舉發 聲明不包含請求項11（即更正後請求項14），被告自不應 針對該請求為任何主動或被動審查等語。
五、本院判斷：
㈠上開事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有原處分
及訴願決定書在卷可稽，堪認為真正。本件之爭點為系爭專 利請求項14是否應准予更正？
㈡查原告於102 年4 月11日之舉發聲明為請求撤銷第1 至6 、 12、13項請求項，而系爭專利請求項14係原請求項11依附於 請求項1 之部分改為獨立項，係多項附屬項改寫為獨立項之 更正例外允許增加項次之請求項，由於原舉發聲明未包含該 多項附屬項（原請求項11），按專利法第73條第3 項之規定 ，「舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。」，故 請求項14非屬原告舉發聲明內之請求項。
㈢按專利法第67條規定：「（第1 項）發明專利權人申請更正 專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之： 請求項之刪除。申請專利範圍之減縮。誤記或誤譯之 訂正。不明瞭記載之釋明。（第2 項）更正，除誤譯之訂 正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露 之範圍。（第3 項）依第25條第3 項規定，說明書、申請專 利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申 請時外文本所揭露之範圍。（第4 項）更正，不得實質擴大 或變更公告時之申請專利範圍。」。依其文義，僅有請求項 刪除、減縮申請專利範圍、誤記誤譯之訂正及不明瞭記載之 釋明等，並未有申請專利範圍不明確為得申請更正事項。 ㈣系爭專利分析：
⒈技術內容：
系爭專利係一種清潔用物品，其包括一刷擦部分。該刷擦 部分係具有複數長條帶以及至少一纖維束層（摘自系爭專 利摘要）。
⒉系爭專利主要圖式如本判決附圖所示。
⒊系爭專利申請專利範圍分析：
系爭專利申請專利範圍原公告共13個請求項，經103 年3 月17日之更正本係將原公告本請求項1 至6 刪除，並將原 請求項11中依附於請求項1 之部分改寫成獨立項請求項14 ，且刪除原請求項12、13中依附於請求項1 之部分，經更 正後請求項共剩請求項7 至14，共8 項，其內容如下： 第7 項：一種清潔用物品，包含：至少兩薄片，其中至少 一薄片係具有複數長條帶；以及至少兩纖維束層 ，其中該兩薄片係沿著兩連結部位而彼此重疊且 連結在一起，並且在該兩薄片之相對表面之間形 成一固持空間，且該兩纖維束層係分別配置在該 兩薄片之清潔表面上，並且沿著兩連結部分而連 接至兩薄片上。
第8 項：根據申請專利範圍第7 項之清潔用物品，其中該
長條帶及纖維束層係構成一刷擦部分。 第9 項：根據申請專利範圍第7 項之清潔用物品，其中該 纖維束層之某些纖維在該兩連結部分之間並未連 續地延伸，而藉此形成纖維刷擦部分，每一纖維 刷擦部分係由兩連結部位之其中一連結部位延伸 而出，且具有一自由端。
第10項：根據申請專利範圍第7 項之清潔用物品，其中兩 薄片及該纖維束層係進一步彼此在該兩連結部位 之間的中間部位連結在一起，以將該固持空間區 分成兩個平行的固持空間，及其中在纖維束層中 之纖維延伸方向係橫向於該兩固持空間。 第11項：根據申請專利範圍第7 項之清潔用物品，其中該 纖維束層係部分地連結至相鄰的長條帶，且其係 連結至相鄰長條帶的中央部位。
第12項：根據申請專利範圍第7 項之清潔用物品，其中構 成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織 布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成。 第13項：根據申請專利範圍第12項之清潔用物品，其中該 纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維。 第14項：一種清潔用物品，具有一刷擦部分以收集灰塵， 包含：一基部材料；至少一薄片，具有多複數長 條帶形成其中；及至少一纖維束層，設於該基部 材料及該薄片之間，其中：該薄片及纖維束層係 部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長 條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該 等長條帶及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中 ：在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一 使用者的手或固持件可插入的固持空間；以及該 纖維束層係部分地連結至相鄰的長條帶，且其係 連結至相鄰長條帶的中央部位。
㈤查參加人於103 年3 月17日對系爭專利申請專利範圍之更正 本，係將原公告本請求項1 至6 刪除，並將原請求項11中依 附於請求項1 之部分改寫成獨立項請求項14，並刪除原請求 項12、13中依附於請求項1 部分，該更正僅係請求項之刪除 ，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大 或變更申請專利範圍，符合專利法第67條第1 項第1 款、第 2 項及第4 項之規定，應准予更正。
㈥原告於本件訴訟提出比對報告書主張：「從圖六可清楚瞭解 ，系爭專利之清潔用品只有兩個連結部位，第一個是上述的 所有層體連結線7 ，另一個是連結部位18。若新第14項前段
（即原第1 項內容）所揭露的連接部位是所有層體連結線7 ，則後段（即原第11項內容）所述的連接部位，即是連結部 位18。反之亦然。」云云（見本院卷第78頁）。惟查： ⒈系爭專利之圖式第2 圖顯示，除連結線7 ，連結部位18， 尚有連結線14，且系爭專利說明書第17頁第1段 記載「因 此，如圖2 之放大視圖所示，構成第一纖維束層3 之個別 單絲纖維係沿著連結線14而連結至下面的長條帶12，其 中該連結線14係斜向且橫向地延伸通過該長條帶12介於其 兩縱向端部之間的中央部位。藉由該連結線14，便可以適 當地限制個別單絲纖維之運動，以避免其過度地分開或纏 繞在一起，同時可較自由地移動通過該長條帶12，以藉此 達到極佳的集塵效果。」，其中「構成第一纖維束層3 之 個別單絲纖維係沿著連結線14而連結至下面的長條帶12， 其中該連結線14係斜向且橫向地延伸通過該長條帶12介於 其兩縱向端部之間的中央部位。」之連結線14即是指系爭 專利請求項14前段之連接。
⒉另系爭專利說明書（96年3 月15日更正本）第18頁第8至 16行記載「在此一層疊狀態下，該長條帶17以及第二纖維 束層4 係沿著連結部位18而連結在一起，其中該連結部位 18係定位在長條帶17之縱向端部之間的中央部位。詳言之 ，在這些連結部位18上，該長條帶17及第二纖維束層4 係 藉由熱封合或超音波封合而熱熔合在一起。如圖5 所示， 連結部位18係每隔一長條帶17而交替形成，其係配置在垂 直於MD之方向。..如圖2 之部分放大視圖所示，第二纖維 束層4 係連結至疊置之長條帶17，且其係在長條帶17之縱 向端部之間的中央部位上的連結部位18處相連結。」，其 中「第二纖維束層4 係連結至疊置之長條帶17，且其係在 長條帶17之縱向端部之間的中央部位上的連結部位18處相 連結。」即對應系爭專利請求項14「以及該纖維束層係部 分地連結至相鄰的長條帶，且其係連結至相鄰長條帶的中 央部位。」之內容，即系爭專利請求項14有對應系爭專利 說明書第18頁第8 至16行之內容，系爭專利請求項14之「 中央部位」係指「連結部位18」，系爭專利請求項14係為 系爭專利說明書所支持並未造成專利範圍不明確，原告所 述，尚難足採。
㈦原告另主張系爭專利請求項14之更正違反專利法第26條第2 項「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以 上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須 為說明書所支持」之規定云云（見原告之比對報告書第5 至 8 頁，本院卷第79頁以下），然系爭專利請求項14並未有不
明確之情事，且專利法第26條第2 項非屬更正事項之規定所 涵蓋範圍，原告所述，尚難足採。
六、綜上所述，參加人申請更正後之請求項14，非屬原告舉發聲 明內之請求項；系爭專利請求項14符合專利法第67條第1 項 第1 款、第2 項及第4 項更正事項之規定，應准予更正；又 系爭專利請求項14符合專利法第26第2 項之規定，且專利法 第26條第2 項非屬更正事項之規定事項所涵蓋範圍。被告以 系爭專利請求項1 至6 、12至13舉發駁回處分，於法並無不 合，訴願決定仍予維持，亦無不合。原告主張前詞，請求撤 銷被告對其不利部分之原處分，為無理由，應予駁回。七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 104 年 7 月 9 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行 法 官 林洲富 法 官 李維心以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ 訟代理人 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 院認為適當者│ 。 │
│ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例│
│外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 104 年 7 月 20 日 書記官 丘若瑤
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