最 高 行 政 法 院 判 決 九十年度判字第二二九號
原 告 甲○○
訴訟代理人 乙○○
被 告 經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）
代 表 人 陳明邦
右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十八年七月七日台八十
八訴字第二六五四七號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
緣原告於民國八十五年九月九日以其「握把」係包括本體與護套，本體具有握持部及設於兩端之第一及第二延伸部，護套設於握持部厚度較小之前側區外，具有可固定於前側區之內殼，及固定於內殼外緣上之外殼。藉由質地較為堅硬之內殼使護套可以固定於本體，藉由質地較為柔軟之外殼以提供使用者握持之舒適感等情，向被告經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利（附圖㈣）。公告期間，異議人謝煌模以本案有違專利法第二十一條第四項、第九十七條及第九十八條規定，檢具申准在先之第00000000號「木工用鋸」新型專利案（以下稱引證一－附圖㈠）、第00000000號「把手裝飾護套之扣合結構」新型專利案（以下稱引證二－附圖㈡）及第00000000號「剎車把手軟質層之定位結合構造」新型專利案（以下稱引證三－附圖㈢）等專利公告影本，對之提起異議。案經被告審查，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定，發給八十七年七月九日台專（判）○五○一八字第一二二七六六號專利異議審定書，原告不服，提起訴願、再訴願，均遭決定駁回，遂提起行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨略謂：查本異議事件訴願、再訴願遞遭駁回之主要理由在於”按行政救濟”目前係以原處分機關之行政處分為標的，本案修正後請求項所界定之新型並非原處分審查之範圍，自非訴願、再訴願所應審究之範疇”。反面言之，若”本案修正後請求項所界定之新型仍屬原處分審查之範圍”，則訴願、再訴願即應對原處分予以審就是否有違法不當之處，否則，一再訴願決定即有違誤，應予撤銷。基此，本件行政爭訟所要論究之第一主題是：”原告於訴願時，將原申請專利範圍各附屬請求項所載之內容併入修正後之第一請求項之所界定之新型，是否屬原處分審查之範圍”按，對於申請專利新型之認定，被告於其八十三年十月所頒專利審查基準認為「應依申請專利範圍之”請求項所載新型之內容”為之」。而對於何請求項，被告於同一基準中則有如下之解釋：「申請專利範圍中之請求項，依其形式，可分為獨立項及附屬項。因此稱”請求項”時係指可以是獨立項，亦可以是附屬項而言」。再者「．．．附屬項所記載之新型，為含有其所引用之獨立項或附屬項新型之全部技術內容在內，且附屬項與該獨立項新型為同一範疇之新型，所以附屬項應與獨立項獲得同一待遇」（被告八十三年十月所頒專利審查基準第2-3-6頁、2-3-14頁及2-3-16頁參照）。查原告於訴願時對申請專利範圍所做之修正，僅係將原申請專利範圍之第2、3、4、及5等各附
屬請求項所載之內容併入修正後之第１項而已，並非將請求項重新撰擬，或者在遣詞用字上有任何之添加或刪除。進一步言之，被告於審查階段所必須審查之範圍，固為原申請專利範圍各請求項所載新型之內容，惟原告於訴願時所為之修正僅是將原來分別由獨立項及附屬項所載之內容合併縮減為僅由一獨立項來載述。依前揭審查基準之教示，同一申請專利範圍內所載之請求項，不管是獨立項或附屬項，其所界定之新型應屬同一範疇之新型，因此，本案修正後請求項所載之內容，在範圍上並無擴大或變更，其所界定之新型與原申請專利範圍所界定者仍屬同一範疇之新型。換言之，其並未逾越原處分審查之範圍。訴願、再訴願決定機關對於原告修正申請專利範圍之方式並未予以詳查，即草率地認定本案修正後請求項所界定之新型並非原處分審查之範圍，於認事上顯然有欠允當。另外，本件行政爭訟所要論究之第二主題是：原處分機關為本異議事件之審查時，僅就系爭案原申請專利範圍第一請求項做審查，如此之處分於認事用法是否有不當之處。按，在判斷申請專利之新型是否具備新穎性或進步性之要件時，被告於其所頒審查基準有如下之教示（被告八十三年十月所頒專利審查基準第2- 2-5頁、2-2-17頁參照）。⒈申請專利範圍應就每一請求項逐項判斷其新穎性。⒉申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。查本件系爭案原申請專利範圍共有五項請求項，其中第一項為獨立項，其餘四項為附屬項，惟請參閱被告異議審定書異議成立理由之第一項，由該項所載內容可以發現其僅是系爭案之原申請專利範圍之第一請求項而已，而詳析該審定書其餘各項異議成立之理由，更可發現被告於審查本異議事件時，即係以該第一請求項為其審查標的，換言之，被告於審查本異議事件時，並未就原申請專利範圍之每一請求項逐項判斷其新穎性、進步性，很明顯地此種審查行為已全然違反其本身所頒審查基準之教示。基於前述，被告所為異議成立之處分，於認事用法上顯然有不當之處。綜上所陳，被告所為異議成立之審定，很顯然的係屬違法不當之行政處分，而訴願決定機關、再訴願決定機關不查，對於是項違法處分亦遞予維持，於認事用法上當然亦有違誤。請撤銷原處分及一再訴願決定等語。
被告答辯意旨略謂：一、起訴理由所指「原告於訴願時，將原申請專利範圍各附屬請求項所載之內容併入修正後之第一請求項之所界定之新型，是否屬原處分審查之範圍」一節。經查系爭案係於訴願時始提出申請專利範圍修正，因此該修正係屬被告審查後提出，依專利法第一百零五條準用第四十四條之規定，自不屬被告審查之範圍。二、起訴理由另指「被告為本異議事件之審查時，僅就系爭案原申請專利範圍第一項請求項做審查，如此之處分於認事用法上是否有不當之處」一節。查系爭案申請專利範圍第二至五項係附屬項，而依附於第一項獨立項，且系爭案申請專利範圍之所有附屬項之內容，僅是屬簡單的習知附屬，其技術內容附屬於獨立項之技術範圍，並不具進步性，且原異議審定書中已詳細敍明異議證據一、二、三、四與系爭案技術特徵之比較，因此被告所為之處分並無違誤。三、綜上，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴等語。
理 由
按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，固得依專利法第九十七條及九十八條第一項規定申請取得新型專利。惟如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，仍不得依本法申請取
得新型專利，復為同法第九十八條第二項所明定。次按專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為補充或修正說明書或圖式。為同法第四十四條第一項第三款定有明文。本件原告於八十五年九月九日以其「握把」係包括本體與護套，本體具有握持部及設於兩端之第一及第二延伸部，護套設於握持部厚度較小之前側區外，具有可固定於本體，藉由質地較為柔軟之外殼以提供使用者握持之舒適感等情，向被告申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，異議人謝煌模以本案有違專利法第二十二條第四項、第九十七條及第九十八條規定，檢具引證一、二、三等專利公告影本，對之提起異議。案經被告審查，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定。原告不服，循序提起行政訴訟，主張：原告於訴願時，將原申請專利範圍各附屬請求項所載之內容併入修正後之第一項請求項之所界定之新型，原處分就原申請專利範圍之第一項請求項作審查，漏未審查其第二至第五項之附屬項，其認事用法均有不合云云。經查引證一所示之握把，其握持部分之上端，下端分別設有朝向前方延伸之延伸部，一般之握把亦多有上述之構造，本案握持部上、下端延伸之第一延伸部，第二延伸部不具新穎性。引證二揭示之握把其握持部分之上、下端各設有朝向前方延伸之延伸部，且有護套包覆於握把前側區之外緣，護套利用扣合溝槽扣合於握把。本案之護套亦係利用護套上之卡勾扣合於握把之卡孔，與引證二之扣合技術相同，皆係利用具彈性之扣合部扣合於前寬後窄之握持部；引證二之握持部即具有前面具突出之結構，本案卡孔之設計亦係使握持部呈前寬後窄（或空）之構造，以便於扣合部卡合，雖然本案扣合部之形狀與引證二不同，惟其技術係屬相同，且其完成後之效果為可當然預期之扣合作用，未具增進之功效。引證三揭示握把之金屬柄外部具有硬質層（內殼）與軟質層（外殼）之結構，本案具內、外殼之握把護套之技術與引證三相同，並無增進之功效。經查系爭案原申請專利範圍第二項至第五項係依附於第一項獨立項之附屬項，僅係簡單的習知附屬，其技術內容附屬於獨立項之技術範圍，並不具進步性，原處分已詳予審核指駁，並無漏未審查該第二至第五項附屬項之問題，其認事用法難謂有違法不當之處。至原告於訴願時提出申請專利範圍修正，因原告申請修正後之專利標的已由「握把」變更為「弓鋸握把」，且申請專利範圍形式上已有修正，一再訴願決定依專利法第四十四條規定，以原告訴願時如有變更新型名稱、修正申請專利範圍之情形，應另行重新向被告申請，一再訴願決定無從受理。併為補充性質之指駁，於法亦無不合。尚難據以主張原處分未就原申請項第二項至第五項之附屬項未予審查指駁。從而原告所訴各節，均無足取，本件原處分揆諸首揭規定洵無違誤，一再訴願決定遞予維持，俱無不合，原告起訴意旨，難謂為有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 二 月 十五 日 最 高 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 陳 石 獅
法 官 徐 樹 海 法 官 彭 鳳 至 法 官 高 啟 燦
法 官 黃 合 文右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 陳 佩 玲中 華 民 國 九十 年 二 月 十六 日