最 高 行 政 法 院 判 決
104年度判字第355號
上 訴 人 亞比斯國際企業股份有限公司
代 表 人 廖國雄
訴訟代理人 李文賢 專利師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 艾爾派克有限公司
代 表 人 張瑞君
訴訟代理人 楊祺雄 律師
劉法正 律師
蘇三榮 律師
上列當事人間發明專利舉發事件,上訴人對於中華民國103年2月
27日智慧財產法院102年度行專訴字第98號行政判決,提起上訴
,本院判決如下:
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件行政訴訟上訴後,參加人之代表人由吳建華變更為張瑞 君,業經其具狀承受訴訟,核無不合,應予准許。二、緣訴外人廖建華前於民國95年3月3日以「連續充氣的空氣密 封體及其製造方法」向被上訴人申請發明專利,經其編為第 95107114號審查,准予專利,發給發明第I288730號專利證 書(下稱系爭專利),並於98年2月10日讓與登記予上訴人 。參加人以系爭專利有違核准時即92年2月6日修正公布之專 利法(下稱核准時專利法)第22條第4項及第26條第3項、第 4項規定,不符發明專利要件,對之提起舉發。上訴人嗣於1 01年7月27日提出系爭專利申請專利範圍及圖式更正本,經 被上訴人審查,認符合核准時專利法相關規定,准予更正。 依更正本審查本件舉發案,並認系爭專利有違核准時專利法 第22條第4項規定,以101年11月30日(101)智專三(一)040 78字第10121357900號專利舉發審定書,作成舉發成立而應 撤銷專利權之行政處分。上訴人不服原處分,提起訴願,經 決定駁回。上訴人不服,遂向智慧財產法院(下稱原審)提 起行政訴訟。因原審認本件判決之結果,將影響參加人之權 利或法律上之利益,爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審 判決駁回後,上訴人不服,提起上訴。
三、上訴人起訴主張:㈠原處分就證據2未有任何文字說明,就 圖式亦未有繪示,且未有任何支持之情況下,僅憑其主觀之
臆測,即推論入氣口向外張開,亦以製造程序推論入氣口可 為封閉狀態,並據以認定系爭專利不具進步性,顯有理由不 備之違法。㈡參加人於101年9月17日所提出之舉發補充理由 ,並未對更正後第10至19、30至40項提出新理由與新證據, 且被上訴人在審定前依職權通知上訴人,僅部分請求項違反 專利法之規定,惟作成原處分時竟稱依參加人所提之舉發補 充理由重為審查,而認全部請求項違反專利法之規定,則原 處分不僅違反專利審查基準之規定,並違反行政程序法第10 2條規定,未給予上訴人陳述意見之機會。㈢系爭專利第10 項「一集氣室」、「複數個充氣通道,連接於集氣室」及「 進入充氣口之氣體經由集氣室膨脹充氣通道,開啟入氣口而 進入氣柱內」技術特徵,未為證據2揭露;第30項「一集氣 室」、「集氣室連接於充氣通道」及「填經由集氣室填充氣 體以膨脹充氣通道而自動開入氣口」技術特徵,未為證據2 揭露,並非所屬技術領域中具有通常知識者,依證據2所能 輕易完成,故第10及30項具進步性;證據2未揭露「氣體通 道為呈曲線狀」技術特徵,則第8至9、18至19、28至29、39 至40項之技術手段及達成功效,並非所屬技術領域中具有通 常知識者,依證據2所能輕易完成而具有進步性等語,求為 判決撤銷訴願決定及原處分。
四、被上訴人則以:㈠比較系爭專利第1項與證據2,系爭專利第 1項僅為簡單變化證據2開啟入氣口方式,且不具有無法預期 之功效,為所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成,不具 進步性。㈡比較系爭專利第20項與證據2,證據2揭示系爭專 利第20項之製造步驟內容,雖製造步驟之流程稍有差異,然 為所屬技術領域具通常知識者依證據2所能輕易完成,不具 進步性。㈢比較系爭專利第10項與證據2,系爭專利第10項 係將證據2之引導通道簡單變化為集氣室及複數充氣通道, 乃所屬技術領域具通常知識者,依證據2所能輕易完成而不 具進步性。㈣比較系爭專利第30項與證據2,其差別僅在於 系爭專利將證據2之引導通道,簡單變化為集氣室及複數充 氣通道,而證據2之引導通道具有集氣及導入充氣氣體之功 能,功能等同於系爭專利之集氣室及複數充氣通道,故系爭 專利第30項為所屬技術領域具通常知識者,依據證據2所能 輕易完成,不具進步性。㈤比較系爭專利第8至9、18至19、 28至29、39至40項與證據2,證據2揭示流體管路具有連接入 口部份之出口部分(41、42)、擴大部分(35)、窄縮部分(37) 所構成之止回閥,亦可達成如系爭專利入氣口之氣體不易逆 流之效果,第18至19項進一步限定內容僅為證據2流體管路 結構之簡單變化,故第8至9、18至19、28至29、39至40項為
所屬技術領域具通常知識者,依證據2所能輕易完成而不具 進步性。㈥被上訴人100年11月17日函內容僅為被上訴人初 步審查意見,尚非最終之審定結果,續審時仍得審酌相關卷 證而為適法之審定,且上訴人業對歷次舉發補充理由,均有 提出補充答辯,被上訴人已賦予上訴人充分表達意見之機會 等語,資為抗辯,求為判決駁回上訴人在原審之訴。五、參加人則以:㈠原處分確依證據2公開內容判斷,並非主觀 臆測,不僅符合專利審查基準,對於引證文件揭露內容之說 明,亦符合論理及經驗法則。㈡被上訴人審查當時雖未提及 系爭專利第10至19、30至40項是否符合核准時專利法第22條 第4項規定。惟上訴人於101年2月15日及101年7月27日所提 之更正本,並未依100年11月17日更正通知函之意見,刪除 第1至9、20至29項,且參加人於101年9月17日舉發補充理由 中已主張,系爭專利之請求項均違反核准時專利法第22條第 4項規定,故被上訴人依參加人所提爭點重為審查;申言之 ,被上訴人於審查本案時,不僅對於當事人有無不利之情形 均已注意,並將形成心證之理由詳載於原處分,處分理由不 僅已盡其告知義務,亦充分予上訴人陳述意見之機會。㈢證 據2之引導通道具有集氣及導入充氣氣體之功能,等同於系 爭專利之集氣室及複數充氣通道之功能,系爭專利第10、30 項所界定之集氣室及複數充氣通道,僅為證據2之引導通道 結構之簡易變化,且未能產生無法預期之功效,故證據2足 證系爭專利第10、30項不具進步性;系爭專利第2至9、11至 19、21至29、31至40項等附屬項所進一步界定之技術特徵, 均已揭露於證據2,再證據2已揭示其止回閥之流體管路具有 出口部分、擴大部分、窄縮部分,同樣可達成流體可容易通 過止回閥進入容器構件,未產生逆流之功效;系爭專利前述 請求項所界定之技術特徵,僅為證據2之流體管路結構之簡 易變化,且未能產生無法預期之功效,故證據2亦可證明系 爭專利第8至9、18至19、28至29、39至40項不具進步性等語 ,資為抗辯,求為判決駁回上訴人在原審之訴。六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:㈠被上訴人先 於99年12月24日函通知上訴人系爭專利第1至10、21至31項 應予刪除,嗣於100年11月17日函通知上訴人100年7月15日 更正之系爭專利第1至9、20至29項不具進步性,應予刪除, 可知被上訴人有賦予上訴人充分表達意見之機會,再被上訴 人99年12月24日、100年11月17日函內容僅為被上訴人初步 審查意見,並非最終之審定結果,被上訴人於繼續審查期間 ,自得審酌相關卷證而為適法之審定;上訴人雖於101年2月 15日及101年7月27日提出更正本,然未依100年11月17日更
正通知函之意見,刪除第1至9、20至29項,再審酌上訴人對 歷次舉發補充理由,均有提出補充答辯,益徵被上訴人除盡 通知義務外,亦賦予上訴人充分陳述意見之機會;又參加人 於101年9月17日舉發補充理由主張系爭專利之請求項均違反 修正前專利法第22條第4項規定,被上訴人依參加人所提爭 點進行審查。被上訴人於審查本件舉發案時,不僅對於當事 人有無不利之情形,均有注意之,並將形成審定結果之事實 、證據及理由記載於原處分,參諸行政程序法第5條、第96 條第1項等規定,原處分符合明確性原則。㈡比對系爭專利 第1項與證據2之結構,系爭專利藉由不接著之二內膜處形成 之入氣口與充氣通道連通,達成對氣柱充氣之功效,而證據 2利用兩止回閥膜、不接著之處所形成之止回閥入口與引導 通道連通,而達成對容器構件充氣之功效,差別處僅在系爭 專利與證據2開啟入氣口之方式。因系爭專利之簡單結構變 化,自製造空氣密封體所屬技術領域中具有通常知識者,即 能予以置換,且未產生無法預期之功效,故證據2可證明系 爭專利第1項不具進步性。又證據2係利用兩止回閥膜不接著 處所形成之止回閥入口(33a)與引導通道連通,且證據2所使 用之外膜及容器膜均為軟性之塑膠膜體,故未熱封處即止回 閥入口之二外膜及二容器膜可隨引導通道通氣之壓力,在開 啟止回閥入口時開啟之,況系爭專利亦利用不接著之二內膜 處形成之入氣口與充氣通道連通,並無其他封閉入氣口之結 構,是入氣口均保持恆開啟之狀態,其與證據2之止回閥入 口即入氣口之結構相同。㈢系爭專利第2項揭示於證據2之記 號(78)間隔塗佈於兩止回閥膜(32b、32a)間,暨經熱封程序 可產生容器構件(34)、入口部分(33a)、引導通道(33),其 中耐熱材料被選擇性用以印刷記號,即使入口部分試著與其 他部分熱封一起,該閥之入口部分亦不會結合在一起;第3 項揭示於證據2之熱封裝置包括加熱器與一形成在階段中所 需之熱封部分之衝膜,各膜被加熱保持在一預定溫度,以將 該等膜適當熔合與結合一起;第4項揭示於證據2之引導通道 (33)與容器構件(34)間具有一入口部分(33a);第5項僅為證 據2之入口部分(33a)數量之簡單改變;第6項、第7項僅為證 據2之容器構件(34)通連及入口部分(33a)結構與數量之簡單 變化;第8項與證據2均利用流體管路之形狀,以達成使氣體 不易逆流之功效,差別僅在系爭專利以曲線狀氣體通道,而 證據2以直線狀窄縮部分,而該等差別僅係單純形狀之變化 ;系爭專利第9項係第1項之技術特徵再進一步界定,而證據 2圖4A揭示直線狀之窄縮部分(37),連接於入氣口之一端寬 於另一端,其與系爭專利之差別僅在曲線狀之氣體通道或直
線狀之氣體通道。因直線狀窄縮或曲線狀窄縮通道均為習用 之氣體通道形狀,為所屬技術領域具通常知識者所能輕易變 化,系爭專利未產生新功效或增進功效。是證據2可證明系 爭專利第2至9項不具進步性。㈣比對系爭專利第10項與證據 2之結構,兩者差別僅在系爭專利增加一集氣室,而證據2之 引導通道具有集氣及導入充氣氣體之功能,其功能等同於系 爭專利之集氣室及複數充氣通道。系爭專利將證據2之引導 通道簡單變化為集氣室及複數充氣通道,為所屬技術領域中 具通常知識者,依據證據2所能輕易完成,且未產生無法預 期之功效,證據2可證明系爭專利第10項不具進步性。㈤系 爭專利第11項揭示於證據2之耐熱材料被選擇性用以印刷止 回閥膜(32a、32b)其中一膜上之記號(78)間,亦可使用一個 止回閥膜取代使用兩閥膜,故系爭專利並未產生新功效或增 進功效,是證據2可證明系爭專利第11項不具進步性;第12 項揭示於證據2之圖8A揭示記號(78)間隔塗佈於兩止回閥膜( 32b、32a)間,經熱封程序可產生容器構件(34)、入口部分( 33a)、引導通道(33),其中耐熱材料被選擇性用以印刷記號 ,即使入口部分試著與其他部分熱封一起,該閥之入口部分 (33a)亦不會結合在一起,系爭專利並未產生新功效或增進 功效,是證據2可證明第12項不具進步性;第13至19項依附 於第10項,解釋其技術特徵時,應包含其所依附之第10項所 有技術特徵,證據2可證明第10項不具進步性,是證據2可證 明第13至19項不具進步性。㈥比對系爭專利第20項與證據2 ,證據2揭示系爭專利「二外膜分別與二內膜經過熱封手段 而相接著」及「不接著之二內膜經由相接著處帶動而隨著二 外膜向外拉開,以自動開啟該入氣口而使氣體進入該氣柱」 技術特徵,且證據2所使用之外膜及容器膜均為軟性之塑膠 膜體,故未熱封處之二外膜及二容器膜,可隨引導通道通氣 之壓力而於開啟止回閥入口時開啟,兩者相較僅為簡單結構 變化,為製造空氣密封體所屬技術領域中具有通常知識者即 能予以置換,且未產生無法預期之功效,證據2可證明系爭 專利第20項不具進步性。㈦系爭專利第21項揭示於證據2之 耐熱材料被選擇性用以印刷記號(78),即使入口部分(33a) 試著與其他部分熱封一起,系爭專利並未產生新功效或增進 功效,是證據2可證明系爭專利第21項不具進步性;系爭專 利第22至29項依附於第20項,解釋其技術特徵時,應包含其 所依附之第20項所有技術特徵,因證據2可證明系爭專利第 20項不具進步性,是證據2可證明系爭專利第22至29項不具 進步性。㈧比對系爭專利第30項與證據2之結構,系爭專利 將證據2之引導通道簡單變化為集氣室及複數充氣通道,為
所屬技術領域中具通常知識者依證據2所能輕易完成,且未 產生無法預期之功效,證據2可證明第30項不具進步性。㈨ 系爭專利第31至40項依附於第30項,解釋其技術特徵時,應 包含其所依附之第30項所有技術特徵。證據2可證明第30項 不具進步性,是證據2可證明第31至40項不具進步性。另由 證據2之第4b圖及第5圖,可知證據2可達成鎖氣之功效;由 證據2之圖2A及圖4A,可知其引導通道具有集氣及導入充氣 氣體之功能,其功能等同於系爭專利之集氣室,系爭專利之 集氣室及複數充氣通道,為所屬技術領域中具通常知識者, 依證據2所能輕易完成,且未產生無法預期之功效。綜上, 證據2可證明系爭專利第1至9、10至19、20至29、30至40項 不具進步性等語,因而將訴願決定及原處分均予維持,駁回 上訴人之訴。
七、本院按:
㈠按系爭專利之申請日為95年3月3日,經被上訴人實體審查後 准予專利,96年10月21日公告,故系爭專利有無撤銷之原因 ,應以核准審定時所適用之92年2月6日修正,93年7月1日施 行之專利法(即核准時專利法)規定為斷。次按利用自然法 則之技術思想之創作,且可供產業上利用之發明,得依核准 時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又發明為 其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能 輕易完成時,不得依同法申請取得發明專利,同法第22條第 4項定有明文。而發明有違反第22條第4項規定之情事者,任 何人得附具證據,向專利專責機關提起舉發;專利專責機關 接到舉發書後,應將舉發書副本送達專利權人,專利權人應 於副本送達後1個月內答辯,除先行申明理由,准予展期者 外,屆期不答辯者,逕予審查(同法第67條第1項第1款、第 2項、第69條規定參照)。準此,系爭專利有無違反同法第 22條第4項所定情事而應撤銷其發明專利權,依法應由舉發 人附具證據證明之,專利權人亦得答辯,供專利專責機關審 查,倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違前揭專利法 之規定,自應為舉發成立之處分。
㈡原判決關於證據2可證明系爭專利第1至9、10至19、20至29 、30至40項不具進步性之事實,以及上訴人主張如何不可採 等事項均詳予以論述,是原判決所適用之法規與該案應適用 之現行法規並無違背,與解釋判例,亦無牴觸,並無所謂原 判決有違背法令之情形;此外,原判決認定:系爭專利各附 屬項均係各獨立項之技術特徵再進一步界定,並說明解釋附 屬項技術特徵時,應包含其所依附之獨立項所有技術特徵, 因證據2之先前技術可證明系爭專利各獨立項不具進步性,
縱再加上附屬項之限定,並未產生新功效或增進功效等語, 原判決已分別就申請專利範圍各請求項論述獨立項及附屬項 技術特徵,並說明各技術特徵與舉發證據2之差異,係所屬 技術領域中具有通常知識者,依申請前之先前技術所能輕易 完成,且未產生新功效或增進功效;其中原判決對於附屬項 部分,雖均只是就附屬項之限定獨立項技術特徵而為論述, 其省略而未再贅述獨立項不具進步性之記載,並不違反逐項 審查與進步性整體觀察之審查步驟。上訴意旨略以:證據2 不足證明系爭專利第1至40項不具進步性,且判斷進步性應 以每一請求項所載之發明整體為對象,逐項作成審查意見, 不得任意割裂而分離判斷,亦不得比附援引其他請求項之判 斷結論,惟原判決未就系爭專利第13至19、22至29、31至40 項每一請求項整體觀之,有違核准時專利法第22條第4項規 定云云,再予爭執,核屬其一己主觀之見,要難謂原判決有 違背法令之情事,自非可採。另外上訴意旨就附屬項技術特 徵以及進步性所為之爭執,無非就原審取捨證據、認定事實 之職權行使,任意指摘原判決有違背法令情事,亦非可採。 ㈢上訴意旨另以:參加人曾對上訴人另一新型專利以本案證據 2提出舉發,經被上訴人認定證據2未揭示「一集氣室」「複 數個充氣通道」等技術特徵,然於原處分卻為相反之認定, 其見解前後矛盾,違反論理及經驗法則,且此業經上訴人於 原審主張,惟原判決對此重要攻擊防禦方法,未予斟酌,亦 未說明不採之理由,有判決不備理由之違法云云;惟查,參 加人曾對上訴人另案000000000「連續充氣的空氣密封體」 新型專利提起舉發,其中證據3(2004年11月21日公告之第 92119158號「流體容器之結構及製造該流體容器之方法與裝 置」專利案)即為本案之證據2,經被上訴人作成「舉發不 成立」處分,此有原審原證3舉發審定書可稽。該審定書第7 頁關於(七),其中,就該案證據3即本案證據2有下列記載 :「舉發理由雖以證據3之引導通道33對應系爭專利該複數 充氣通道9及集氣室14之結構,然該複數充氣通道9係位於複 數個入氣口2d之上,氣體在進入各複數個氣柱之入氣口2d前 ,其集氣室14可事先提供緩衝空間並於複數充氣通道9作分 流,而氣體在進入證據3之引導通道33後,在其止回閥入口 33a前端並無氣體導引及分流之手段;......故證據3無法證 明系爭專利之申請專利範圍第3項為其所屬技術領域中具有 通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。」,依據上 開舉發審定書之記載,僅係該被舉發專利具有「一集氣室」 「複數個充氣通道」之技術特徵,但顯然未曾認定證據2未 揭示「一集氣室」「複數個充氣通道」等技術特徵;且上開
舉發案之被舉發專利案其技術特徵在於「系爭專利之連續充 氣的空氣密封體設有可膨脹該複數充氣通道9之集氣室14, 及用以連接該充氣通道與該氣柱、於該內膜之一面的部分塗 佈一耐熱材料經由熱封手段不接著其他膜而形成之複數個入 氣口2d。」不同於本件系爭專利,論述前舉發案中證據2( 該舉發案係證據3)重點在於證據2(該舉發案係證據3)有 無氣體導引及分流手段一節,與本件舉發案係在強調證據2 之引導通道具有集氣及導入充氣氣體之功能,其功能等同於 系爭專利之集氣室及複數充氣通道一節,前開舉發審定書論 究證據2(該舉發案係證據3)之技術特徵究與本件專利舉發 案不同,是原判決已論及證據2與系爭專利之進步性比對, 雖未提及前舉發案而加以論斷者,惟尚不影響於判決之結果 ,與所謂判決不備理由之違法情形不相當。
㈣此外,原判決認定:證據2之引導通道具有集氣及導入充氣 氣體之功能,其功能等同系爭專利之集氣室及複數充氣乙節 ,業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由,核與卷內事 證並無不符;經核並無違背論理法則或經驗法則,亦無判決 不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意 旨以:原判決上開認定,除未提出證據以資證明外,亦與系 爭專利及證據2之說明書及圖式記載不符,有判決不備理由 及認定事實違反論理及經驗法則之違法云云;自非可採。 ㈤上訴意旨又以:原判決認定系爭專利之入氣口2d均保持恆開 啟狀態,此與系爭專利說明書第6至8頁所載不符,其認定事 實違反論理與經驗法則,且原審未調查「系爭專利之入氣口 均保持恆開啟狀態」之爭點是否屬實,有判決未本於言詞辯 論而裁判之違法云云;惟查,系爭專利申請專利範圍第1項 就入氣口業已界定:「為介於充氣通道與氣柱間,係由二內 膜之一面依序間隔塗佈耐熱材料後,經由熱封手段不接著其 他膜而形成;其中進入充氣口之氣體膨脹充氣通道,使二外 膜向外拉開,由於二外膜分別與二內膜經過熱封手段而相接 著,不接著之二內膜經由相接著處帶動而隨著二外膜向外拉 開,以自動開啟該入氣口而使氣體進入氣柱,氣柱之氣體壓 迫內膜覆蓋該入氣口而封閉氣柱。」(系爭專利說明書第6 至8頁只是較詳細說明而已,並無再予贅引之必要)是以系 爭專利之所以能「自動」開啟該入氣口而使氣體進入氣柱, 係因不接著之二內膜經由相接著處帶動而隨著二外膜向外拉 開;而氣柱之氣體壓迫內膜覆蓋該入氣口則而封閉氣柱,是 以入氣口之開啟或被覆蓋均係內膜之拉開與覆蓋,足見入氣 口本身,並無自動開啟或關閉結構,應如原判決認定之恆開 啟狀態,上開上訴意旨並非可採。
㈥上訴意旨另質疑:系爭專利之「自動開啟入氣口」技術特徵 並非證據2所能達成,惟原判決僅以「簡單結構變化」「且 未產生無法預期之功效」為由逕作成不具進步性之結論,其 認定事實與論理及經驗法則不符云云;惟查,原判決業已說 明:證據2係利用兩止回閥膜不接著處所形成之止回閥入口( 33a)與引導通道連通,且證據2所使用之外膜及容器膜均為 軟性之塑膠膜體,故未熱封處即止回閥入口之二外膜及二容 器膜可隨引導通道通氣之壓力,在開啟止回閥入口時開啟之 。系爭專利亦利用不接著之二內膜處形成之入氣口與充氣通 道連通,其與證據2之止回閥入口即入氣口之結構相同,自 無不合。上訴意旨,無非就原審所為論斷或駁斥其主張之理 由,泛言原判決不適用法規或適用不當,殊非可採。 ㈦末查,原判決業已就被上訴人有通知上訴人陳述意見,上訴 人亦有向被上訴人陳述意見及原處分符合明確性原則,詳予 論述,亦無不合。上訴意旨仍以:原審就上訴人主張原處分 及訴願決定違反理由說明義務乙節,未予斟酌,且就上訴人 主張原處分未給予陳述意見機會,僅形式論斷原處分符合行 政程序法規定,有判決不備理由之違法云云,係重述其在原 審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞,亦非可採。 ㈧從而,上訴論旨,仍執前詞,指摘原判決違背法令,求予廢 棄,為無理由,應予駁回。
八、據上論結,本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段,判決如 主文。
中 華 民 國 104 年 6 月 25 日 最高行政法院第五庭
審判長法官 黃 合 文
法官 許 金 釵
法官 鄭 忠 仁
法官 林 惠 瑜
法官 劉 介 中
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 104 年 6 月 26 日 書記官 張 雅 琴
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