智慧財產法院民事判決
103年度民商上字第1號
上訴人即
附帶被上訴人 全統隔熱紙有限公司
兼 法 定
代 理 人 麻俊潔
共 同
訴訟代理人 曾本懿 律師
上訴人即
附帶被上訴人 王祥民
上一人
訴訟代理人 蔡涵如 律師
複代理人 曾本懿 律師
共 同
訴訟代理人 張清雄 律師
廖傑驊 律師
上訴人即
附帶被上訴人 王淳正
全統國際有限公司
兼 法 定
代 理 人 王淳洋
共 同
訴訟代理人 黃敏哲 律師
共同送達代收人 吳麗琴
被上訴人即
附帶上訴人 新加坡商首諾新加坡私人有限公司
(SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD.)
法定代理人 強佛瑞特(John P. Foryt)
訴訟代理人 郭建中 律師
陳慧玲 律師
陳彥君 律師
複代理人 方意欣 律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國
103 年1 月3 日本院102 年度民商訴字第30號第一審判決提起上
訴，本院於104年3月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於命上訴人不得使用「V-KOOL」作為商標及應連帶給付新臺幣貳佰壹拾陸萬元本息部分，並該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回
。
其餘上訴駁回。
附帶上訴駁回。
第一審、第二審訴訟費用由上訴人全統隔熱紙有限公司、全統國際有限公司各負擔十之一，餘由被上訴人負擔。附帶上訴訴訟費用由附帶上訴人負擔。
事 實
壹、程序方面：
一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：
(一)本件為涉外民事事件：
民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法 院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規 定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法 律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄 權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年度 台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之被上訴人新加坡 商首諾新加坡私人有限公司（下稱首諾公司）為外國法人。 職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。(二)我國有國際裁判管轄權：
1.決定國際裁判管轄權之原則：
涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基 礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定 性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民 事法律適用法定其準據法。而涉外民事法律適用法規定實體 法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權 之歸屬不同（參照最高法院92年台再字第22號、83年度台上 字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對於 涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。至 法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後 之涉外民事法律適用法均無明文規定。故就具體事件受訴法 院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規 範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判 正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁判管轄 。
2.侵權行為所生之債：
涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然原審原 告即被上訴人主張被告即上訴人侵害被上訴人註冊第856016 號、第01426202號及第1507065 號商標，如附圖1 所示（合 稱系爭商標），而行使排除侵害商標權與連帶賠償請求權， 系爭商標侵權行為之發生及事實發生地均發生於我國，故本
件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債 。準此，本件為涉外民事事件，自應類推適用我國民事訴訟 法第15條第1項與第25條等規定，由我國法院管轄。(三)本院有第一審及第二審管轄權：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院 為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財 產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財 產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先 管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其 上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴 人侵害被上訴人之商標財產權，係商標法所生之第二審民事 事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律：
按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，涉外民事法 律適用法第25條定有明文。被上訴人於本件涉外民事事件， 主張侵權期間為自被上訴人於100 年7 月1 日成為系爭商標 權人迄今，係100 年5 月26日涉外民事法律適用法修正施行 後，應適用修正施行後之該法，定其準據法。查被上訴人主 張上訴人之行為侵害系爭商標權，而提起本件訴訟，就此法 律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商 標權相關之侵權法律關係，係對商標權受侵害與否之爭執， 是本件應定性為侵害商標權之侵權事件。因被上訴人主張本 件侵權行為發生在我國境內，且被上訴人所為損害賠償之請 求，亦為我國商標法所認許。揆諸前揭規定，本件涉外事件 之準據法，應依中華民國之法律。現行商標法前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7 月1 日施行，而被上訴人主 張上訴人侵害系爭商標權之行為迄今，為現行商標法101 年 7 月1 日施行後之侵權事實，自應依據現行商標法規定為準 據法。
三、被上訴人合法提起附帶上訴：
按被上訴人於言詞辯論終結前，得為附帶上訴，民事訴訟法 第460 條第1 項前段定有明文。而第二審附帶上訴，其為當 事人對於所受不利益之第一審終局判決聲明不服之方法，在 第一審受全部勝訴判決之當事人，自無許其提起附帶上訴之 理。反之，第一審所為一部勝訴與一部敗訴判決，其受一部
敗訴判決之當事人提起上訴後，被上訴人得對同一判決聲明 不服，提起附帶上訴，請求廢棄或變更第一審不利於己部分 之判決，而擴張有利於己部分之判決（參照最高法院41年臺 上字第763 號判例、73年度臺抗字第496 號民事裁定）。被 上訴人即附帶上訴人（下稱被上訴人）於103 年11月14日本 院準備程序期日提出民事附帶上訴狀（見本院卷一第319 至 321 頁），其係於本件訴訟之言詞辯論終結前提起，且被上 訴人於第一審受一部敗訴之判決（見本院卷一第6 至21頁） 。其自得於第二審請求廢棄或變更第一審不利於己部分之判 決，而擴張有利於己部分之判決。職是，被上訴人提起本件 附帶上訴，經核於法並無不合，應予准許。
四、被上訴人首諾公司有當事人能力：
按未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、 自訴或提起民事訴訟，商標法第99條定有明文。上訴人雖主 張被上訴人首諾公司告為未經認許之外國公司，認其不具當 事人適格云云。然揆諸前揭規定，被上訴人首諾公司為外國 公司，且未在中華民國依法向經濟部商業司辦理認許，自得 提起本件民事訴訟而有當事人能力，使得實體權利與救濟程 序配合，符合有權利即有救濟之法理。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人起訴聲明請求：1.上訴人全統隔熱紙有限公司（下 稱全統隔熱紙公司）、全統國際有線公司（下稱全統國際公 司）、麻俊潔、王淳正、王祥民、王淳洋不得使用「V-KOOL 」作為商標及其公司英文名稱之特取部分，不得使用「www. usv-kool.com.tw 」作為其網域名稱。2.上訴人全統隔熱紙 公司、全統國際公司、麻俊潔、王淳正、王祥民、王淳洋應 連帶給付被上訴人525 萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止，按年息5%給付利息。3.就第2 項之請求，被上訴 人願供擔保請准宣告假執行。並主張如後：
1.被上訴人為系爭商標之商標權人：
被上訴人為系爭商標之商標權人，商標權期間分別自88年6 月16日至108 年6 月15日止、99年8 月16日至109 年8 月15 日、101 年3 月1 日至111 年2 月28日止。被上訴人於100 年7 月1 日自新加坡商威固國際私人有限公司（下稱新加坡 商威固公司），其英文名稱為「V-Kool International.Pte .Ltd」受讓取得系爭商標權，系爭商標使用於車用及建築用 隔熱紙等商品，自1996年進入臺灣地區，由總代理臺灣維固 股份有限公司（下稱臺灣維固公司）負責行銷事宜，多年花 費鉅資努力宣傳廣告及推廣，已使系爭商標品牌建立廣大知
名度。
2.上訴人侵害系爭商標：
上訴人使用近似於系爭商標之「V- KOOL 」及如附圖2 所示 （合稱被控侵權商標）經營隔熱紙商品，而上訴人全統隔熱 紙公司之英文名稱為「Leader Window Film Co.,Ltd.」，為 攀附系爭商標及商譽，故意於100 年10月7 日設立上訴人全 統國際公司，不使用其對應之英文「Leader」作為公司名稱 特取部分，改採「V-Kool International Co.,Ltd. 」作為 其公司之英文名稱，上訴人全統隔熱紙公司並使用「www.us v-kool .com.tw」作為其網域名稱，且於廣告中以美國V-KO OL、美國原裝進口、提供美國原廠之5 年保固等文字，誤導 相關消費者，故意製造其商品與被上訴人之商品皆係來自於 美國之印象，致相關消費者有混淆誤認，遂其搭便車之意圖 甚明，除侵害系爭商標權利，亦影響交易秩序及顯失公平， 爰依現行商標法第68條第3 款、第70條第2 款、第69條第1 項、第3 項、第71條第1 項第3 款、修正前公平交易法第24 條與現行公平交易法第25條、第30條、第31條、公司法第23 條第2 項、民法第185 條提起本件訴訟。
(二)被上訴人答辯聲明駁回上訴人之上訴，並提起附帶上訴，聲 明：1.原判決不利於被上訴人之部分廢棄。2.上開廢棄部分 ，上訴人全統隔熱紙公司、全統國際公司、麻俊潔、王淳正 、王祥民及王淳祥應再連帶給付被上訴人309 萬元，並自起 訴狀繕本送達翌日即102 年7 月5 日起至清償日止，按年息 5%計算利息。3.第一審與第二審訴訟費用由上訴人負擔。4. 第2 項與第3 項請准被上訴人提供現金或等值之銀行可轉讓 定期存款單為擔保宣告假執行。並主張如後：
1.系爭商標為著名商標：
被上訴人之V-KOOL系列產品自1944年間至2006年期間，獲得 許多獎項，諸如泰國消費者保護協會頒發之最值得購買商品 獎、世界最大科技雜誌美國大眾科學評選「V-KOOL」系列隔 熱紙產品為千年最具貢獻之百大發明、臺灣消費者協會評選 其為年度最佳消費品金獎、美國環境保護署授予V-KOOL 系 列隔熱紙產品「建築節能之星」榮譽稱號等獎項。且經濟部 智慧財產局（下稱智慧局）於多件處分認定被上訴人之V-KO OL為著名商標。V-KOOL商標經被上訴人經年大量廣泛進行廣 告，已取得高度之後天識別性，被上訴人之系爭商標為著名 商標。
2.上訴人有使用被控侵權商標之行為：
⑴全統隔熱紙公司與全統國際公司實質為同一公司： 依據證人○○○之勞保記錄，其於101 年1 月7 日後任職於
全統國際公司，其僱用人雖為全統國際公司之法定代理人王 淳洋，惟證人○○○誤認其為全統隔熱紙公司之員工，並認 知其老闆為王祥民，足證全統隔熱紙公司和全統國際公司， 均為上訴人王祥民主導，其與麻俊潔、王淳正、王淳洋共同 經營之封閉型家族企業，兩家公司形式固為不同法人，然實 質上為同一公司。參照「Taiwan Trade」網站關於全統國際 公司之介紹，顯示其經營之業務為隔熱紙與奈米鍍膜，稱其 為全國歷史最悠久之隔熱紙公司，所有者為王祥民、執行長 為王淳洋，公司成立時間為1982年，惟實際為2011年，將全 統國際公司與全統隔熱紙公司作為相同之公司介紹。職是， 全統隔熱紙公司及全統國際公司係共同經營相同之業務，實 質為同一公司。
⑵上訴人有使用被控侵權商標之行為：
被上訴人於103 年10月28日提出之證據編號1 、2 之保證書 ，記載「V-KOOL」隔熱紙之施工者為全統國際公司；證據編 號3 之發票，亦為其所開立。上訴人雖稱全統國際公司未使 用被控侵權商標「V-KOOL」於隔熱紙商品之行為云云，顯係 虛偽欺騙，此徵上訴人王淳正之全統國際公司名片印有被控 侵權商標自明。上訴人王祥民、麻俊潔、王淳正、王淳洋等 人，係父、母、長子、次子之親屬關係，共同利用全統隔熱 紙公司及全統國際公司，使用「V-KOOL」作為商標，及共同 使用英文公司名稱「V-Kool International Co.,Ltd. 」、 網域名稱「www.usv-kool.com.tw 」行為，渠等侵害被上訴 人「V- KOOL 」商標之商標權。
⑶上訴人違反商標法第68條或第70條第2款之規定： 上訴人所使用被控侵權商標，其中「V-KOOL」字樣與被上訴 人之系爭商標完全相同，其下雖加入「Leader products 」 文字，惟相較於「V-KOOL」採用紅色突顯之字體，其「Lead er products 」字體細小，且色澤不明顯，顯屬高度近似。 被上訴人自95年間起，為達防偽之目的，進而於有安裝被上 訴人隔熱紙之汽車車窗，黏貼書寫體之商標圖樣。上訴人為 攀附著名商標，亦開始於安裝其隔熱紙之汽車車窗，黏貼書 寫體之商標，兩者字體近似，且均在文字下方採取極為類似 之弧線設計。上訴人之被控侵權商標，係使用於汽車及建築 物窗戶之隔熱紙，其與系爭商標指定使用於汽車用隔熱紙， 窗戶用隔熱紙、隔熱輻射塑料、窗戶用隔熱膜，為相同或類 似之商品。準此，上訴人使用被控侵權商標，致相關消費者 混淆誤認之虞，違反商標法第68條或第70條第2 款之侵害類 型。再者，上訴人故意採用相同於被上訴人之產品型號，並 於廣告表示其隔熱紙係美國原裝進口，且改採「V- Kool In
ternational Co.,Ltd.」作為全統國際公司之英文名稱，故 意製造相關消費者混淆誤認。
3.上訴人非善意先使用人：
⑴被上訴人前手未為拋棄權利之意思表示：
上訴人前於92年3 月19日寄發存證信函，表示上訴人其繼續 使用「V-KOOL」，並附加底線。被上訴人前手始於93年4 月 9 日委託經通國際專利商標事務所及98年12月9 日委託理律 法律事務所回函。觀諸被上訴人前手新加坡商GMX 聯合私人 有限公司（GMX ASSOCIATES PTE. LTD) 存證信函（下稱GMX 公司），可知主旨要求上訴人避免混淆相關消費者，否則屬 侵害商標權，被上訴人前手將依商標法規定訴追民刑事責任 ，並未提及被上訴人前手承認上訴人具備商標法第36條第1 項第3 款善意與申請日前使用之法定要件事實。 ⑵上訴人不符合善意先使用要件：
①上訴人雖主張其於82、83年間已使用「V-KOOL」商標云云。 惟上訴人自77年起至85年止申請多個商標與進行廣告，除未 申請「V-KOOL」商標外，亦未有相關廣告。上訴人於92年後 之廣告，均稱其為「V-KOOL」代理商，未將「V-KOOL」作為 商標使用，而係販售他人「V-KOOL」品牌之隔熱紙。況上訴 人遲於85年6 月間始知悉被上訴人前手之「V-KOOL」品牌， 並於85年6 、7 月間向被上訴人前手GMX 公司爭取成為大陸 地區及臺灣地區之代理商，詎爭取代理不成，竟搶註「V-KO OL」商標，並仿冒系爭商標，擅自使用被控侵權商標V-KOOL 。準此，上訴人於知悉被上訴人「V-KOOL」品牌之情形，搶 註與使用被控侵權商標，非善意使用。且上訴人係GMX 公司 於85年5 月20日申請「V-KOOL」商標後，始搶註與使用被控 侵權商標「V-KOOL」，不符合商標法第36條第1 項第3 款善 意先使用原則。
②1995年10月10日之報價單之並非真實，其報價單所載之「V- KOOL」字樣，亦非作為商標之使用，僅是表達該項商品之內 容為何，係告知顧客該項商品為「V-KOOL」品牌之產品。準 此，報價單無從證明上訴人有先使用「V-KOOL」商標。縱經 訊問證人○○○，亦無從證明上訴人前於82、83年間使用「 V-KOOL」品牌。因證人○○○與上訴人間有高度利害關係之 利益共同體，其證詞先天不具有證明力。本院詢問時，多次 選擇性記憶、前後說詞矛盾，顯示其證詞確係虛偽不實。職 是，證人之證詞無證據價值，不可採信。
4.上訴人違反修正前公平交易法第24條之規定： 被上訴人「V-KOOL」品牌商品早於1993年進入市場，1996年 起開始於臺灣販售，而被上訴人及臺灣總代理商於臺灣經年
花費鉅資，努力宣傳廣告及推廣，已使「V-KOOL」品牌建立 廣大知名度。上訴人隱瞞商品真正來源，並於廣告中以美國 「V-KOOL」、美國原裝進口、提供美國原廠之5 年保固等文 字，誤導相關消費者，顯然是刻意製造其商品與被上訴人之 商品均來自於美國之印象，造成相關消費者之混淆誤認，遂 其搭便車之意圖，係積極攀附被上訴人知名「V-KOOL」品牌 商品，且欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而故意製造相關消 費者之誤認而從事交易，藉此榨取被上訴人之努力成果，企 圖使相關消費者產生相同品質功效之聯想，以增進銷貨數量 。上訴人所為係不公平之搭便車行為，企圖使相關消費者對 上訴人與被上訴人之商品陷於混淆誤認，侵害效能競爭本質 之公平競爭，並具有侵害商業競爭倫理之可非難性，顯有足 以影響交易秩序之顯失公平行為，違反修正前公平交易法第 24條之情形甚明。
5.上訴人應連帶賠償被上訴人525萬元：
上訴人之網站報價W35 前檔為5,000 元，且依據上訴人於10 3 年4 月8 日施作W35 前檔後所開立之統一發票，實際金額 為網站報價乘以75折，開立統一發票再加5%，四捨五入後為 3,938 元（計算式：5,000x75%x105%）。統一發票之品名雖 僅記載隔熱紙，惟上訴人開立之保證卡清楚記載施工日期為 103 年4 月8 日、車型為三菱ZINGER、產品型號為前檔W3 5 ，足徵W35 前檔隔熱紙之零售價格為3,983 元。參諸上訴人 自93年間起侵害被上訴人之商標權，其侵害之時間長達10 年，累積侵害被上訴人商標權所獲之不法利益甚為可觀，應 以商標法第71條第1 項第3 款所訂1,500 倍以下最高倍數， 作為計算損害賠償之金額。職是，自上訴人之侵害時間之長 短、惡意程度、侵害行為之規模以觀，造成上訴人及相關消 費者難以計算之損害，應以最高倍數作為計算。原審所採零 售單價1,800 元，業經被上訴人提出證明應為3,938 元，故 損害賠償之金額應為5,907,000 元。被上訴人部分請求525 萬元。縱以原審所採用之1,200 倍作為依據，損害賠償之金 額應為472 萬5,600 元。
二、原審為被上訴人部分勝訴之判決，上訴人提起上訴聲明：㈠ 原判決不利於上訴人之部分廢棄。㈡上廢棄部分，被上訴人 於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢第一審與第二審訴 訟費用由被上訴人負擔。㈣如受不利判決願供擔保請准免假 執行。暨就被上訴人之附帶上訴答辯聲明駁回附帶上訴，訴 訟費用由附帶上訴人即被上訴人負擔。並主張如後：(一)上訴人之主張：
1.系爭商標不具識別性與非著名商標：
被上訴人商標所使用之KOOL，並非被上訴人獨創，參諸韓國 歌唱團體、日本香菸品牌、義大利手錶酷霓、韓國隱形眼鏡 、日本雜誌亦均使用KOOL為商標，是KOOL一詞本身無識別性 ，被上訴人商標所使用之KOOL，識別性甚微。系爭商標是否 為著名商標，應就其佔有率、商業價值、相關消費者滿意度 行銷等為比對，被上訴人未證明之，僅憑被上訴人所提出之 廣告資料，不足以認定系爭商標已達廣為相關事業或消費者 所普遍認知之程度。
2.上訴人未有使用被控侵權商標之行為：
⑴上訴人全統隔熱紙公司與全統國際公司非同一法人格公司： 上訴人全統隔熱紙公司之營業地點不同，縱上訴人全統國際 公司與全統隔熱紙公司之營業地點均位於高雄市○○區○○ ○路○○號○○○號兩戶打通之店面，亦難稱係屬同一法人，且 於營運實務，不同公司為節省經營成本，辦公室設於同一地 點營業亦為常見。上訴人全統隔熱紙公司與全統國際公司固 屬於家族企業，甚至股東組成均相同，惟各自具有獨立之法 人格，故其原有之法律權利及義務、營業行為，並不歸屬關 係企業公司相互享有，自不得以上訴人全統隔熱紙公司有使 用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為，而逕自認定上訴人全 統國際公司亦有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為。準 此，縱上訴人全統隔熱紙公司有使用被控侵權商標於隔熱紙 商品之行為，不得逕認上訴人王祥民、麻俊潔、王淳正及王 淳洋，亦有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為。 ⑵系爭商標與被控侵權商標不致相關消費者混淆誤認之虞： 被上訴人所使用「V-KOOL」字樣，除V 、KOOL外，尚使用維 固、I 'M及V 圖案；而上訴人使用「V-KOOL」外，亦於「V- KOOL」下方或後方附加「Lead Products 」、「全統」、「 頂級防爆隔熱紙」等字樣之區別標示，就外觀、觀念或讀音 以觀，均無混淆誤認之虞。本件用於汽車隔熱紙，非日常消 費品，相關消費者會施以更高之注意，對於兩商標間之差異 較能區辨，不致造成混淆誤認之虞。雖被上訴人提出報告書 主張實際已致相關消費者混淆誤認，惟其係單方面委託第三 人所製作，乃立於委任關係生所之報告書，顯然受任人非以 超然客觀中立之立場提出忠實之報告，是報告書委無可採。 被上訴人所檢附之壹週刊報導，並未說明相關消費者之購買 過程，是難以判斷是否有發生混淆誤認之情。被上訴人固稱 坐落臺北市及臺中市之鋒亞汽車百貨行、尚大汽車玻璃行、 老豐原汽車裝潢百貨帆布行，發現經銷商故意混淆欺騙消費 者云云。惟該等經銷商均非為與上訴人有簽約之經銷商，其 經營行為非上訴人所能控制，自與上訴人無涉。上訴人廣告
所稱美國原裝進口，其與實情相符，並將商標用於商品即屬 商標之使用，實未有欺騙相關消費者，故意致相關消費者混 淆誤認。
3.上訴人為善意先使用人：
⑴上訴人於80年間即使用V-KOOL於隔熱紙： 上訴人前於80年間即向美國MSC 、SUN-GUARD 、CPF 等大廠 購買隔熱紙，並於隔熱紙標註USL 及「V-KOOL」等商標，以 為銷售之用途。因當時「V-KOOL」品牌較不受歡迎，故上訴 人未投資大量金錢註冊及廣告行為，並不代表並未使用「V- KOOL」為商標，且商標之使用，不以刊登廣告為限，將商標 標示於商品即屬商標使用，是上訴人於85年前將「V-KOOL」 商標使用於隔熱紙，誠屬商標使用之行為。參諸證人○○○ 以其從事打印「V-KOOL」實際經驗為證，益徵當時上訴人使 用之品牌已存在「V-KOOL」及USL 兩個商標。 ⑵上訴人符合善意先使用之認定：
上訴人早於80年間即使用「V-KOOL」為商標，而系爭商標於 1993年始推出，晚於上訴人之使用。被上訴人雖提出上訴人 王祥民與GMX 公司1996年間之聯繫E-MAIL，然僅能證實上訴 人於85年間得知外國有「V-KOOL」商標，其與自己使用之「 V-KOOL」同名，產生興趣而聯繫。且當時「V-KOOL」於國際 甫成立數年，並無多大名氣，並非著名商標，其於85年間在 臺灣始成立公司，上訴人為經營隔熱紙多年之公司，有自己 之行銷及商譽，上訴人符合善意使用之認定。參諸1995年10 月10日之報價單足證上訴人係善意先使用者，亦有臺灣高雄 地方法院（下稱高雄地院）89年度易字第5269號刑事判決、 臺灣高等法院高雄分院（下稱高雄高分院）91年度上易字第 1163號刑事判決上訴駁回而確定可證。智慧局有回函稱經法 院判決確定者係商標之善意先使用人，得於法院認定先使用 之原使用商品範圍，均可繼續使用原使用之商標。上訴人將 「V-KOOL」僅使用於隔熱紙之商品，並未逾越原使用之商品 或服務，可繼續使用「V-KOOL」商標。上訴人取得刑事勝訴 判決後，並於92年3 月19日以存證信函告知被上訴人前手， 因刑事判決結果，上訴人將於產品之「V-KOOL」商標加註一 橫線以作區別。被上訴人前手回函要求上訴人將商標修改成 其指定之態樣，雖其不合理，商標法亦未限定善意先使用人 應受商標權人指定之方式，以為適當區別。然由被上訴人前 手之存證信函及律師函，益徵上訴人為善意先使用人之事實 。
4.上訴人未違反修正前公平交易法第24條之規定： 上訴人無積極使相關消費者誤認其為被上訴人之行為，上訴
人對於商標之宣傳亦投入相當金錢與心力，並無搭便車之情 事。況被上訴人無法證明上訴人以積極欺瞞或消極隱匿重要 交易資訊致引人錯誤之方式從事交易之行為，或被上訴人於 市場擁有之經濟利益為上訴人所榨取，或上訴人抄襲被上訴 人產品外觀之結果使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同 系列商品或關係企業之效果等不當競爭優勢，影響被上訴人 市場之競爭地位，自難認上訴人有何欺罔或顯失公平，致足 以影響交易秩序之行為可言。職是，上訴人未違反修正前公 平交易法第24條之規定。
5.原審認定上訴人應連帶給付被上訴人216萬元過重： 前案刑事判決認定上訴人為善意先使用人，且由被上訴人前 手之發函內容觀之，可證上訴人全統隔熱紙公司係於被上訴 人商標註冊申請日前，善意使用相同之商標，且同意上訴人 使用系爭商標，是有法院判決及被上訴人之前行為，相較上 訴人後續長期使用系爭商標之後結果，難認上訴人主觀上具 有惡意，原審未考量上訴人之所以長期使用系爭商標之事實 ，認定上訴人主觀有相當惡意，依據1,200 倍計算損害賠償 額，顯為不當。
(二)上訴人就附帶上訴之抗辯：
被上訴人以其所提之上訴人103 年4 月8 日開立之發票主張 單價應為3,938 元云云。惟統一發票之品名僅註明為隔熱紙 ，並未註明是否為「V-KOOL」商品，難憑統一發票認定上訴 人販售「V-KOOL」單價。參諸上訴人提出之發票，品名為隔 熱紙，為上訴人出售買受人之非V-KOOL隔熱紙所開立之發票 ，價格與上訴人提出之3,938 元售價相近，益徵被上訴人所 提之3, 938元發票與「V-KOOL」無直接關聯。上訴人之業務 ，除客戶直接至上訴人公司施工外，亦直接銷售隔熱紙予經 銷商，上訴人在網站標明「V-KOOL」報價為5,000 元並非實 際售價，價格係提供至上訴人公司施工者之參考，其包含施 工費用。因隔熱紙之施工有專業技術性，工資實際上所佔比 例極高，難以為上訴人銷售「V-KOOL」商品單價之認定。參 諸上訴人銷售隔熱紙予經銷商等之發票，以才為計量單位， 單價在10至20元間。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事 訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文 。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡 化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如 後（見本院卷一第121 至127 頁之103 年8 月1 日準備程序 筆錄、見本院卷一第275頁）：
(一)兩造不爭執之事實：
1.系爭商標之前手為新加坡商威固公司，其公司英文名稱為「 V-Kool International.Pte.Ltd」。被上訴人前於100 年7 月1 日受讓系爭商標之商標權，商標權期間分別為88年6 月 16日至108 年6 月15日止、99年8 月16日至109 年8 月15 日、101 年3 月1 日至111 年2 月28日止。 2.上訴人全統隔熱紙公司之英文名稱為「Leader Window Film Co.,Ltd.」，並使用「www.usv-kool.com.tw 」作為其網域 名稱。上訴人全統國際公司於100 年10月7 日設立，英文名 稱為「V-Kool International.Co.Ltd.」。 3.原審原證2 之資料、原證3 之網站資料、原證5 之資料、原 證19之GMX 公司電子郵件、原證20與21之上訴人王祥民之傳 真、原證23之一手車訊雜誌等證據形式為真正。(二)兩造主要爭點：
1.系爭商標之識別性為何？被上訴人是否已舉證證明系爭商標 為著名商標？
2.上訴人麻俊潔、王淳正、王祥民、全統國際公司、王淳洋有 無使用「V-KOOL」及附圖2 所示商標之行為？繼而探討本件 有無善意先使用之適用？以判斷上訴人是否成立直接侵害系 爭商標或違反修正前公平交易法第24條之規定。 3.上訴人全統國際公司以「V-Kool」作為其公司英文名稱特取 部分，暨上訴人全統隔熱紙公司及全統國際公司使「www.us v-kool.com.tw 」作為其公司網域名稱之行為，是否均違反 商標法第70條第2款、修正前公平交易法第24條之規定？ 4.被上訴人依商標法第68條第3 款、第70條第2 款、第69條第 1 項、修正前公平交易法第30條，對上訴人請求不得使用「 V-KOOL」作為商標與公司英文名稱之特取部分，暨不得使用 「www.usv-kool.com.tw 」作為其網域名稱，是否有理由？ 5.被上訴人依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款及修 正前公平交易法第31條、公司法第23條第2 項及民法第185 條等規定，對上訴人請求應連帶給付216 萬元，並按年息5% 計算之利息，是否有理由？上訴人應再連帶給付被上訴人即 附帶上訴人309 萬元，並自起訴狀繕本送達翌日即102 年7 月5 日起至清償日止，按年息5%計算之利息，是否有理由？參、得心證之理由：
一、系爭商標為著名商標：
所謂著名商標者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業 或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。 因著名商標具有較高之知名度，通常較易遭第三人利用或仿 冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞
，故對於著名商標特別保護。故任何人未經著名商標權利人 之同意，不得使用著名商標於任何商品或服務，以保護具有 高品質或相當知名度之商標，不致為他人任意濫用。被上訴 人主張系爭商標為著名商標等語；上訴人抗辯稱系爭商標識 別性不佳，亦非著名商標云云。職是，兩造爭執系爭商標是 否有識別性？是有達著名商標之程度（參照本院整理當事人 爭執事項1 ）。職是，本院首應判斷系爭商標是否有識別性 ？繼而判斷系爭商標是否已達著名商標之程度如後：(一)系爭商標有識別性：
創造性或新奇性商標，係指商標為刻意設計之標章，其為自 創品牌，而商標之文字、圖案或用語均為過去所無，故其識 別性最強，係最強勢商標。上訴人雖主張諸韓國歌唱團體、 日本香菸品牌、義大利手錶酷霓、韓國隱形眼鏡、日本雜誌 亦均使用KOOL為商標，是KOOL無識別性云云。然系爭商標圖 樣「V-Kool」與KOOL為不同之英文字母組合，「V-Kool」非 來自於既存之詞彙，亦無既有之意義，可知「V-Kool」商標 為創造性商標，使用於隔熱紙相關商品識別性甚高。職是， 上訴人主張系爭商標之識別性甚低云云，不足為憑。(二)系爭商標為著名商標：
1.判斷著名商標之因素：
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