最 高 行 政 法 院 判 決
104年度判字第97號
上 訴 人 戴正平
訴訟代理人 張宇樞 律師
張嘉哲 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 陳謙中
上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國103年10月2日
智慧財產法院103年度行商訴字第42號行政判決，提起上訴，本
院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、緣參加人前於民國100年6月28日以「五姊妹」商標（下稱系 爭商標），指定使用於92年12月10日修正發布之商標法施行 細則第13條所定商品及服務分類表第41類「口譯、翻譯」服 務，向被上訴人申請註冊，經審查准列為註冊第1504027號 商標；嗣上訴人於101年4月27日以系爭商標有違註冊時即92 年11月28日施行之商標法（下稱註冊時商標法）第23條第1 項第12、14、16款及第30條第1項第3款規定，對之提起異議 。適被上訴人審查期間該法於101年7月1日修正施行，原異 議所主張條款經修正為同法第30條第1項第11、12、14款及 第36條第1項第3款規定，經審查核認系爭商標之註冊並無註 冊時商標法第23條第1項第12、14、16款及現行同法第30條 第1項第11、12、14款規定之適用，至上訴人主張註冊時商 標法第30條第1項第3款及現行同法第36條第1項第3款規定， 則非得提起異議之事由，遂以102年6月26日中台異字第1010 430號商標異議審定書為「異議不成立」處分（下稱原處分 ），審定理由並敘明前開非得提起異議部分則不予受理。上 訴人不服，循序提起訴願經駁回後，復向臺北高等行政法院 提起行政訴訟，該院依行政訴訟法第12條之2第2項規定，以 103年度訴字第68號裁定，將本件商標異議事件移送原審法 院審理，亦經該院判決駁回，遂提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：參加人所經營謙慧股份有限公司（下稱謙 慧公司）僅係打字行而未從事翻譯項目，上訴人前於94年間 與參加人合租辦公室，彼時係某電子公司負責人而非參加人 所屬員工，嗣98年間則為五姊妹翻譯社負責人，因參加人曾 向上訴人借貸新臺幣（下同）200萬元且同辦公室之故，遂
幫上訴人代為處理房租、電話費……等事務，迄今始知悉參 加人未獲上訴人同意即為其辦理健保投保，已對參加人提起 偽造文書告訴並獲判決在案；上訴人與參加人間僅有合作關 係而無僱傭關係，上訴人之印章、銀行存摺及發票均由謙慧 公司會計代為保管，所有收入及發票亦委由該公司會計代為 收取及開立，俟結帳後再提領現金予上訴人，其則按月支付 1.4萬元租金予謙慧公司。參加人雖主張於97年3月7日起即 已廣告宣傳系爭商標，然上訴人早於97年1月25日即開始宣 傳該商標，並提出於系爭商標申請註冊日前，已使用「五姊 妹翻譯社」「五姊妹翻譯公司」「五姊妹翻譯」等使用系爭 商標之證據資料，是該商標應適用註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行同法第30條第1項第12款規定等語，求為判 決將原處分及訴願決定均撤銷，被上訴人應作成異議成立撤 銷系爭商標之處分。
三、被上訴人則以：系爭商標與據以異議商標均為中文「五姊妹 」，其近似程度極高，而「五姊妹」具有識別性，又系爭商 標所指定使用之服務與上訴人從事之翻譯、口譯屬同一或類 似之服務；觀諸五姊妹翻譯社之設立資料及鉦昱實業有限公 司（下稱鉦昱公司）營利事業登記證，固得證明上訴人之父 早於系爭商標申請日前即設立五姊妹翻譯社商號及上訴人有 設立鉦昱公司等事實，然查，上訴人於原審101年度民商訴 字第24號民事案件審理時，雖以謙慧公司與五姊妹翻譯社間 合作關係業於100年6月間結束，至多僅可認為在此之前，上 訴人擔任謙慧公司之經理而負責處理日常業務，難認究係由 上訴人以自己或五姊妹翻譯社名義使用「五姊妹」，抑由謙 慧公司以該公司名義使用「五姊妹」而對外進行廣告宣傳， 並提供翻譯等服務，是上訴人所提證據並無從認定其於系爭 商標申請註冊日前，有使用據以異議商標之事實等語，資為 抗辯，並求為駁回上訴人之訴。
四、參加人則以：參加人及所經營之謙慧公司早於93年間即開始 使用系爭商標，此有五姊妹網站於當年11月23日即註冊使用 可證；上訴人自94至100年7月間任職謙慧公司之經理，知悉 「五姊妹」商標為該公司品牌，詎離職後竟率稱其先使用「 五姊妹」而對系爭商標提起異議。查上訴人前於公平交易委 員會（下稱公平會）已自承其自94年起擔任該公司之經理， 此有其於陳述意見之簽名可稽，當受禁反言及誠信原則之拘 束，而有真實陳述之義務；況上訴人搶註之五姊妹翻譯社， 前於98至100年7月間均未營運，故參加人於申請註冊系爭商 標前，上訴人並未實際營運五姊妹翻譯社商號，遑論使用系 爭商標等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠、系爭商標 與據以異議商標均由相同之中文「五姊妹」構成，予人印象 相同，具普通知識經驗之相關消費者於接受服務時施以普通 注意，極可能誤認兩者來自同一或雖不相同而有關聯之來源 ，應屬構成圖樣相同之商標；另參諸「五姊妹」並非指定使 用於服務本身或其品質、功用等直接有關之說明，相關消費 者自會將之視為區辨服務來源之標識，依商標註冊檢索資料 ，顯示歷年來以「五姊妹」作為商標指定使用於各類商品或 服務而核准註冊，迄仍有效存在者僅有系爭商標，足認該商 標具識別性。此外，二者均指定使用於口譯、翻譯等服務， 屬使用於相同或類似之服務。㈡、上訴人申請異議所檢附之 核准五姊妹翻譯社設立登記函、轉讓及負責人變更登記函… …等事證，雖得證明上訴人之父戴虎早於系爭商標申請註冊 日前之98年9月8日，有設立「五姊妹翻譯社」商號，並於10 0年7月14日將該商號轉讓予上訴人，然上訴人或其經營之五 姊妹翻譯社是否於系爭商標申請註冊日前，即先使用據以異 議商標，仍應依實際使用之證據據以認定。參諸西元2011年 3月17日壹週刊之報導內容，雖說明上訴人以「五姊妹翻譯 公司」經理身分接受該週刊採訪報導，惟報導內容係「五姊 妹翻譯公司」經營情形，而非據以異議商標之使用情形，且 其內容亦未見上訴人或其經營之五姊妹翻譯社，有行銷使用 「五姊妹」商標之相關訊息或資料，自無法作為先使用之證 據資料；至上訴人於行政救濟程序所舉載有「五姊妹翻譯社 」「五姊妹翻譯公司」「五姊妹翻譯」等事證，係表示商業 交易主體予相關消費者之印象，僅為公司或商號名稱之使用 ，而不足使相關消費者認識其為商標，縱認上開資料係上訴 人以自己或其經營之五姊妹翻譯社之名義所使用，仍難據此 作為上訴人於系爭商標申請註冊日前，有使用據以異議商標 之論據。㈢、觀諸公平會101年5月8日公處字第101050號處 分書，可知上訴人曾至該會陳述指五姊妹翻譯社對外招攬翻 譯、打字、公證等業務，客戶則將款項逕匯予謙慧公司，並 以該公司名義開立發票，易言之，謙慧公司係以五姊妹翻譯 社為招攬業務之管道而與客戶簽約、提供翻譯、打字等服務 與收取款項，上訴人於94或95年間即開始於該公司任職經理 並負責日常業務，上訴人之父於98年9月入股該公司並擔任 董事職務，倘公司有重要決策則須再向參加人請示，渠等合 作模式係以何人於國內即由其負責該公司業務，是該公司於 99年接獲其他翻譯同業關於系爭關鍵字廣告之抗議電子郵件 時，係由上訴人回信處理；復參據為謙慧公司代表人之參加 人於公平會之陳述，五姊妹翻譯社與哈佛翻譯社對外招攬業
務並提供翻譯服務，而客戶係逕以匯款或現金交付予謙慧公 司，並以該公司名義開立發票等情業經公平會認定，是謙慧 公司、哈佛及五姊妹翻譯社於100年6月前，雖均於同處辦公 場所營業，惟此後五姊妹翻譯社則遷至同址6樓自行營業， 未再透過謙慧公司開立發票。另參諸上訴人於原審101年度 民商訴字第24號民事事件審理之陳述，至多僅可說明上訴人 於100年6月前，擔任謙慧公司之經理並負責日常業務，而非 上訴人以自己或其經營之五姊妹翻譯社名義使用「五姊妹」 ，對外進行廣告宣傳與提供翻譯等服務，自無法認定上訴人 於系爭商標申請註冊日前，有使用據以異議商標之事實，至 上訴人所舉其他事證均早於五姊妹翻譯社核准設立前，亦無 法證明為上訴人經營五姊妹翻譯社之使用資料，況審酌參加 人之五姊妹網站（http://www.5sisters.com.tw）及其提出 謙慧公司薪資明細表、請款單及員工薪資表……等事證，足 認參加人及謙慧公司於申請系爭商標前即有使用之事實，故 系爭商標自無註冊時商標法第23條第1項第14款及現行同法 第30條第1項第12款規定之適用，是原處分及訴願決定並無 違誤等語，資為其判斷之論據。
六、上訴意旨略以：參加人所提出之文書中，關於謙慧公司全銜 顯係臨訟製作而有偽造文書之嫌，業經上訴人於原審主張並 提出刑事告訴，此攸關上訴人與參加人間僱傭關係存在與否 ，詎原審無視臺灣臺北地方法院102年度訴字第740號刑事判 決已認定參加人偽造文書有罪在案，而雙方僅屬合作關係之 認定，並漏未審酌上訴人所提網路徵才資料、五姊妹翻譯社 網路報價單……等先使用據以異議商標之事證，復未盡職權 調查之責及逕予否准上訴人請求傳喚之證人，率以上開偽造 之文書為據而駁回其訴，其判決顯有應調查而未調查證物之 違背法令等語。
七、本院按：
㈠、按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受 理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施 行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依 修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序 ，其效力不受影響。」現行商標法第106條第1項定有明文 。查系爭商標係100年6月28日申請註冊，並經被上訴人於 101年2月1日核准註冊公告；嗣上訴人於101年4月27日以 系爭商標有違註冊時即92年11月28日修正施行之商標法第 23條第1項第12、14、16款及第30條第1項第3款規定對之 提起異議，自屬現行商標法修正施行前，已受理而尚未處 分之異議案件，故系爭商標之註冊應否撤銷之判斷，當以
92年5月28日修正公布、同年11月28日施行之註冊時商標 法暨100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之現行商 標法併為判斷。
㈡、復按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之 商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來 或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者 ，不得註冊；但經其同意申請註冊者，不在此限，系爭商 標註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條 第1項第12款分別定有明文。該規定旨在避免剽竊他人創 用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使 用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會。惟本 款之適用，必須被剽竊者為商標法所規定之「商標」，倘 非商標法定義之「商標」，僅係他人商號名稱，或筆名等 ，而上開商號名稱或筆名復未以商標之型態使用者，則無 本條款之適用。至該他人先使用之商標究竟係國內或國外 商標，則非所問。
㈢、本件參加人前於100年6月28日以「五姊妹」商標，指定使 用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類 「口譯、翻譯」服務，向被上訴人申請註冊獲准，嗣上訴 人以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第12、14、 16款及第30條第1項第3款規定，對之提起異議，審查期間 商標法修正施行，經被上訴人審查核認系爭商標之註冊並 無註冊時商標法第23條第1項第12、14、16款及現行同法 第30條第1項第11、12、14款規定之適用，至上訴人主張 註冊時商標法第30條第1項第3款及現行同法第36條第1項 第3款規定，則非得提起異議之事由，而為「異議不成立 」處分，至非得提起異議部分則不予受理。上訴人不服， 循序提起訴願及行政訴訟均經駁回，上訴人猶未甘服，遂 提起本件上訴。而本件上訴人於原審起訴及提起本件上訴 ，主要係依據商標法第30條第1項第12款規定（參行政上 訴聲明暨理由狀第13頁、行政上訴補充理由狀第4頁、第 21頁），主張原審就上訴人聲請調查之證據均未予調查， 以及對於卷內有利於上訴人之證據均未審酌，有應調查而 未予調查之判決違背法令情形。經查，上訴人對之提起異 議之系爭商標乃未經任何特殊設計之「五姊妹」文字，而 上訴人據以異議之「商標」亦係未經任何特殊設計之文字 ，故二者不論就外觀或讀音上觀察，均屬相同或極度近似 之「商標」。另系爭商標與上訴人據以異議之「商標」均 指定使用在口譯、翻譯等服務，故兩者在指定使用之商品 或服務亦屬相同或構成極度類似。上訴人主張伊在參加人
100年6月28日以系爭「五姊妹」商標申請註冊前，早已使 用相同之「商標」，此由相關民事判決（智慧財產法院10 1年度民商訴字第24號）中認定伊為五姊妹翻譯社負責人 ，以及相關翻譯人員以電子郵件詢問翻譯計費方式，均由 其負責答覆，另證人亦在另案中說明其為五姊妹翻譯社負 責人，而參加人於刑事另案經判決確有偽造文書行為等事 證即明，詎原審對於上開有利於上訴人之證據均未予審酌 ，亦未通知證人調查，即率爾認定上訴人為參加人之員工 ，且係在受僱期間知悉系爭商標，並以參加人員工身分對 外使用系爭商標云云，顯然有應調查而未予調查之判決違 背法令情形。惟查，上開民事事件審理中，法院曾向衛生 福利部中央健康保險署調閱參加人員工投保資料，依中央 健康保險署回函顯示，上訴人於94年7月1日至95年1月1日 之間確實係以參加人員工身分投保（參原審卷第70頁）， 另依參加人所提99年8月薪資明細，上訴人亦確曾以員工 身分領取薪資（參原審卷第71頁），而依上開薪資明細上 所示之上訴人簽名部分，與上訴人於另案受訴外人鄧潤琴 委任出庭之委任狀上簽名相同（參原審卷第137頁），與 上訴人於另案筆錄上之簽名以及其提起本件上訴所附之委 任狀上簽名亦屬一致（參原審卷第140頁、第152頁背面、 本院卷內行政上訴聲明暨理由狀附件），足見上訴人至99 年間確實仍以參加人員工身分領取薪資，並以參加人之經 理身分批核員工休假（參原審卷第72頁至第90頁），期間 至100年4月間。是不論上訴人領取薪資部分究係領取股東 分配款，以經理身分批核文件究係基於合作關係，就證物 外觀所呈現之事實而言，仍可認為上訴人與參加人之間確 有僱傭關係。倘上訴人對於其身分有不同意見，自無須於 上開薪資單、休假單上以員工身分簽章，是原審認定上訴 人為參加人員工，尚非毫無依據。惟不論上訴人與參加人 之間究係僱傭關係，抑或合作關係，上訴人是否確為五姊 妹翻譯社負責人，或其使用五姊妹名稱是否早於系爭商標 註冊日，依據上訴人所舉證物，至多僅能證明其有以「五 姊妹」一詞作為商號名稱，或僅能證明其曾以五姊妹翻譯 社名稱從事商業活動，尚不足以證明其曾以「五姊妹」一 詞作為商標使用，是上訴人指稱其在系爭商標申請註冊前 即已使用「五姊妹」名稱，應受善意先使用之保護云云， 自屬無稽。至參加人另案刑事偽造文書部分，與原審上揭 民事判決有關上訴人與參加人間私法關係部分之認定，均 與上訴人是否確實先將系爭「五姊妹」一詞作為商標使用 無關，而其所指證人王薇涵在警局所為之供述，亦僅在說
明五姊妹翻譯社與參加人所經營之謙慧公司間往來情形（ 參上訴人行政上訴聲明暨理由狀第8頁），無法證明五姊 妹翻譯社是否曾以「五姊妹」作為商標使用之事實，而相 關網路徵才資料、五姊妹翻譯社網路報價單等證據，僅能 證明上訴人以五姊妹翻譯社從事經濟活動，亦不足以證明 上訴人確有先使用據以異議商標（以之做為商標使用）之 事證，是本件上訴人主張其在系爭商標申請註冊前，已「 先使用系爭商標」，參加人系爭商標之註冊在其之後，確 有商標法第30條第1項第12款規定之適用，應予撤銷云云 ，自不足採。
㈣、原審認為上訴人所提證據資料，不足以證明其有使用在先 之事實，並就上訴人與參加人之間關係，以及上訴人是否 確有使用相同於系爭商標之商標等事實，已於判決理由中 詳予論駁不採依據（原判決事實及理由伍、即第7頁以 下參照）。上訴人前開上訴意旨經核無非均屬就原審取捨 證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，或就原審已 為論斷而不採之見解，再予爭執，主張認定違誤，理由矛 盾或不備。惟證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事 實之認定異於該當事人之主張者，尚不得謂為原判決有違 背法令之情形；而法律歧異見解之主張，亦不能執為主張 原判決違背法令之論據。從而原審以系爭商標之註冊並無 商標法第30條第1項第12款所定情形，被上訴人就系爭商 標註冊案所為異議不成立之處分，並無違法，訴願決定予 以維持，亦無不合，而駁回上訴人原審之訴，依上開說明 ，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄 改判，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如 主文。
中 華 民 國 104 年 2 月 26 日 最高行政法院第二庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 吳 慧 娟
法官 蕭 忠 仁
法官 劉 穎 怡
法官 汪 漢 卿
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 104 年 2 月 26 日 書記官 莊 子 誼
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