侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產法院(民事),民著上字,102年度,22號
IPCV,102,民著上,22,20150128,4

智慧財產法院民事判決
102年度民著上字第22號
上　訴　人　 吳祚大
　　　　　　 大崴股份有限公司
法定代理人　 吳茂　
共 同
訴訟代理人　 吳宗樺律師
許睿芝律師
陳和貴律師
複代理人　　 馮馨儀律師
被上訴人 永再昌企業有限公司
兼被上訴人　　楊哲明
被上訴人 　遠百企業股份有限公司
兼法定代理人　徐旭東
被上訴人　　 鼎鼎聯合行銷股份有限公司
兼法定代理人　徐旭東
上四人共同
訴訟代理人　 黃郁珊律師
黃建隆律師
複代理人　　 王詩瑋律師
上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對本院
中華民國102 年6 月11日102 年度民著訴字第2 號第一審判決提
起上訴，本院於103 年12月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人大崴股份有限公司後開第二項之訴部分，及命上訴人負擔訴訟費用之裁判，均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人遠百企業股份有限公司、鼎鼎聯合行銷股份有限公司、及辛○○應給付上訴人大崴股份有限公司如附表一所示之金額本息。
其餘上訴駁回。
本判決第二項所命給付，得假執行。但被上訴人遠百企業股份有限公司、鼎鼎聯合行銷股份有限公司、及辛○○如於假執行程序實施前以新臺幣壹拾萬元預供擔保，得免為假執行。第一、二審訴訟費用由被上訴人遠百企業股份有限公司、鼎鼎聯合行銷股份有限公司、及辛○○連帶負擔百分之五，由上訴人大崴股份有限公司負擔百分之四十四，餘由上訴人甲○○負擔。 事實及理由
壹、程序事項：
一、被上訴人永再昌企業有限公司（下稱永再昌公司）業於民 國102 年3 月13日（原審判決前）選任被上訴人丁○○為



清算人，並於翌日申請解散登記，經新北市政府核准在案 （本院卷第37、105 至108 頁之公司變更登記表、本院依 職權調閱影印之永再昌公司公司登記卷內新北市政府函、 解散登記申請書、股東同意書、變更登記表）。而被上訴 人永再昌公司、丁○○均未向法院呈報清算人（本院卷第 1 冊第40、143 頁之臺灣新北地方法院函），經上訴人於 同年12月11日具狀聲明承受訴訟（本院卷第1 冊第136 至 137 頁），原審於同年月13日裁定由被上訴人丁○○承受 訴訟（本院卷第1 冊第144 至145 頁）。
二、被上訴人永再昌公司、丁○○經合法送達，未於言詞辯論 期日到場，核無民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依 上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。
三、上訴聲明第5 項原就上訴聲明第1 、2 項聲請假執行（本 院卷第18頁），上訴人嗣更正為上訴聲明第2 、3 項，經 被上訴人表示無意見（本院卷第1 冊第111 頁），核屬聲 明項次之更正，非為訴之變更追加，自應允許。貳、兩造之聲明及陳述如下：
一、上訴人起訴主張：如附圖1 所示之「龍馬獸圖」（下稱系 爭著作），創作人於76年6 月1 日將著作財產權轉讓予高 士實業股份有限公司（下稱高士公司），並於同年12月31 日取得美術著作權註冊。其後高士公司於78年8 月1 日將 其著作財產權轉讓上訴人甲○○，被上訴人甲○○即授權 由上訴人大崴股份有限公司（下稱上訴人公司）向經濟部 智慧財產局（下稱智慧財產局）申請取得如附圖2 所示之 商標（下稱系爭二商標）。上訴人於網路上發現被上訴人 鼎鼎聯合行銷股份有限公司（下稱鼎鼎公司）所經營之Ha ppy Go快樂購卡友網站所刊載之被上訴人遠百企業股份有 限公司（下稱遠百公司）所屬之愛買amart 量販店「聖誕 狂歡嘉年華」網頁廣告文宣（如附圖7 所示，下稱系爭電 子文宣），有販售被上訴人永再昌公司所生產之「POLO PARTY 彩色刷毛半高領衫」產品（下稱「POLO PARTY半高 領衫」），竟擅以「龍馬獸圖」及「UNICORN 」字樣（如 附圖5 所示）作為產品標示，並以電子郵件方式寄發所有 網站會員，使消費者誤認該產品為UNICORN 品牌，侵害上 訴人甲○○之著作財產權及上訴人公司之商標權。爰依現 行商標法第68條第1 項第1 款、第71條第1 項第2 款、民 法第185 條、著作權法第88條、公司法第23條第2 項、公 平交易法第20條第1 項、第21條、第24條、第31條規定， 請求被上訴人連帶負損害賠償責任等語，並聲明：㈠被上 訴人應連帶給付上訴人甲○○新臺幣（下同）1,000,000



元，及自102 年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之 利息。㈡被上訴人應連帶給付上訴人公司1,000,000 元， 及自102 年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之利息 。㈢被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審判決書主 文欄，以長25公分、寬19公分之篇幅登載於聯合報第1 版 下半頁1 日。㈣願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人永再昌公司、丁○○未於原審審理時到場，亦未 提出書狀答辯。被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○ 於原審則以：被上訴人使用系爭二商標係通常使用，且其 所製作之廣告並未以「龍馬獸圖」及系爭二商標表彰POLO PARTY 品牌之商品，亦未造成消費者之誤認，並無侵害商 標權及著作權之情事，且被上訴人未違反公平交易法第20 條、第21條及第24條之情事等語，資為抗辯。 三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，於本院 主張：
㈠上訴人公司之商標權部分：
⒈依被證6 之商標授權合約書第1-1 條規定，上訴人公司 從未授權任何公司於商品上使用「龍馬獸圖UNICORN 」 商標，則被上訴人遠百公司任何使用「龍馬獸圖UNICOR N 」商標商品，以及任何非「皮革、皮帶及其仿製品」 之產品範圍內使用「龍馬獸圖」商標商品，當非上訴人 公司授權合法製造、使用「龍馬獸圖」商標及「龍馬獸 圖UNICORN 」商標之商品。故被上訴人遠百公司所販售 之UNICORN 品牌商品，係未經上訴人公司授權使用「龍 馬獸圖」商標及「龍馬獸圖UNICORN 」商標之商品。又 上訴人公司既限制商標授權範圍，不含產品包裝外之促 銷廣告，則被上訴人遠百公司不得使用「龍馬獸圖」商 標促銷任何商品或「POLO PARTY半高領衫」。 ⒉被上訴人永再昌公司、遠百公司、鼎鼎公司（下稱被上 訴人三公司）未經商標權人同意，使用系爭二商標於如 附圖6 所示之書面DM（下稱系爭書面DM）、系爭電子文 宣促銷被上訴人永再昌公司「POLO PARTY半高領衫」， 使相關消費者認識「龍馬獸圖」、「龍馬獸圖UNICORN 」為「POLO PARTY半高領衫」之商標，侵害上訴人公司 之商標權。又被上訴人遠百公司、鼎鼎公司為行銷被上 訴人永再昌公司之「POLO PARTY半高領衫」，故意或過 失使用系爭二商標引起消費者之興趣，消費者嗣後至實 體賣場縱得辨識實際促銷商品，因消費者為購買系爭二 商標促銷產品卻屈服現狀購買「POLO PARTY半高領衫」 ，亦有造成「最初興趣混淆」之商標侵害行為。



⒊受系爭書面DM、電子文宣使用系爭著作、系爭二商標而 混淆誤認之消費者，若無意前往實體商店消費，仍可自 「HAPPY GO快樂多一點」網頁中提供之「GOHAPPY 快樂 購物網」網址，連結至該購物網網頁以及其內之「愛買 線上購物」服務網頁，選購「POLO PARTY半高領衫」。 ⒋被上訴人遠百公司、鼎鼎公司於系爭書面DM、電子文宣 上使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標 ，在照片上方使用各品牌之商標圖案，目的係為表彰下 方之促銷商品之來源，非屬通常之使用，而係商標之使 用，符合修正前商標法第29條第2 項第1 款規定。 ⒌被上訴人永再昌公司經被上訴人遠百公司、鼎鼎公司連 絡後，知悉、同意使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖 UNICORN 」商標行銷「POLO PARTY半高領衫」，此證據 係被上訴人遠百公司、鼎鼎公司所持有。惟被上訴人遠 百公司、鼎鼎公司不為舉證，僅單純否認與被上訴人永 再昌公司間有聯絡，依法應認上訴人上開主張為真。 ⒍被上訴人三公司未經商標權人同意，使用「龍馬獸圖」 商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標於書面DM、電子文宣 ，促銷被上訴人永再昌公司之「POLO PARTY半高領衫」 ，且故意於實體賣場同一花車上以粗體鮮明顏色標示「 龍馬」字樣，同時就被上訴人永再昌公司屬於內衣之高 領衫產品，以細體不明顯顏色、無法令人注意之方式縮 小「POLO PARTY」字樣，被上訴人當係故意侵害商標權 。另被上訴人遠百公司、鼎鼎公司不否認於電子文宣上 使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標係 屬「誤植所致」，被上訴人至少有過失侵害商標權。 ⒎上訴人公司於97年6 月5 日即已受讓系爭二商標之相關 權利，被上訴人之侵權行為係於99年12月間發生，上訴 人自得請求損害賠償，被上訴人不得援引修正前商標法 第35條（現行商標法第42條）規定，主張系爭二商標因 未經辦理移轉登記而不得對抗被上訴人。
⒏被上訴人以A 商標標示B 品牌商品之方式，不符一般交 易慣例或合理使用之方式，且被上訴人在電子文宣仍保 留「POLO PARTY」字樣，可知被上訴人、前員工及一般 消費者誤認POLO PARTY商品屬於UNICORN 品牌商品系列 ，確已造成一般消費者誤認之結果，而有違反公平交易 法第20條第1 項第1 款之情。
⒐被上訴人之電子文宣將「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖 UNICORN 」商標與「POLO PARTY半高領衫」並列顯示， 目的是為促銷該商品，則被上訴人以較大字體顯示「龍



馬獸圖」、「龍馬獸圖UNICORN 」，已使消費者誤認「 POLO PARTY半高領衫」為UNICORN 品牌商品，是被上訴 人以不實促銷之方法致引人錯誤之欺罔手段，攀附UNIC ORN 品牌之商譽，藉此達到增加POLO PARTY商品銷售量 之目的，違反公平交易法第21條第1 項及第24條規定。 ㈡上訴人甲○○之著作權部分：
⒈依被證6 之商標授權合約書第1-1 條規定，被上訴人遠 百公司銷售UNICORN 商品，非屬「皮革、皮帶及其仿製 品」之產品，即非經上訴人甲○○授權使用系爭著作之 商品。此外，被上訴人三公司未得上訴人甲○○之同意 ，即於系爭書面DM、電子文宣上任意將系爭著作及「UN ICORN 」並列後塗上相同之藍色顏色（如附圖5 所示） ，除屬改作外，系爭書面DM、電子文宣使用系爭著作促 銷被上訴人永再昌公司之「POLO PARTY半高領衫」，係 屬授權範圍外之重製、公開傳輸、改作行為，侵害上訴 人甲○○之著作財產權。
⒉被上訴人永再昌公司經被上訴人遠百公司、鼎鼎公司連 絡後，知悉、同意使用系爭著作行銷「POLO PARTY半高 領衫」，此證據係被上訴人遠百公司、鼎鼎公司所持有 。惟被上訴人遠百公司、鼎鼎公司不為任何舉證，僅單 純否認與被上訴人永再昌公司間有聯絡，依法應認上訴 人上開主張為真。
⒊被上訴人非以合理使用或符合一般交易習慣之方式使用 相同圖案之商標，無從認為其在電子文宣上重製及公開 傳輸系爭著作之行為，符合著作權法合理使用之規定。 ⒋被上訴人三公司未經商標權人同意，使用系爭著作於書 面DM、電子文宣促銷被上訴人永再昌公司之「POLO PAR TY半高領衫」，當係故意侵害著作權。另被上訴人遠百 公司、鼎鼎公司主張本件係屬「誤植所致」云云，並不 否認至少構成過失。
並於本院聲明：
㈠原判決廢棄。
㈡被上訴人應連帶給付上訴人甲○○1,000,000 元，及自10 2 年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之利息。 ㈢被上訴人應連帶給付上訴人公司1,000,000 元，及自102 年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之利息。 ㈣被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審判決書主文欄 ，以長25公分、寬19公分之篇幅登載於聯合報第1 版下半 頁壹日。
㈤就聲明第2 、3 項，願供擔保請准予假執行之宣告。



四、被上訴人永再昌公司、丁○○未於本院審理時到場，亦未 提出書狀答辯。被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○ 於本院主張：
㈠上訴人公司之商標權部分：
⒈上訴人公司已授權唯多麗亞公司或定國公司製造、使用 系爭二商標，此有定國公司與唯多麗亞公司所簽訂之買 賣契約（被證2 ）可證，且依被證6 之商標授權合約， 上訴人公司迄今仍持續授權唯多麗亞公司產製、銷售、 販賣等使用「UNICORN 」商標（包含如附圖3 所示之「 雙麒圖」商標及附圖2-1 、4 所示之「龍馬獸圖」商標 ）商品，其中第1-1 條約定授權「龍馬獸圖」商標與「 雙麒圖」商標，使用於產品包裝、印刷品及內褲褲頭， 不限於內褲褲頭，而「雙麒圖」商標與「龍馬獸圖」商 標均是表彰「UNICORN 」，故被上訴人遠百公司所販售 之UNICORN 品牌商品，為經上訴人公司授權使用商標之 商品。且被上訴人遠百公司實體賣場亦有販售UNICORN 品牌之內衣褲商品（被證5 第2 頁左上方圖、原證20第 1 頁實體賣場照片），原證20有關「半高領衫」為內衣 褲產品，則被上訴人係屬指示性合理使用。
⒉被上訴人遠百公司之實體賣場有販售UNICORN 品牌之商 品，乃於系爭書面DM使用「龍馬獸圖」、「UNICORN 」 ，作為表彰販售UNICORN 品牌商品之用，有助於該品牌 商品銷售利潤之增加，合於現今市場之交易習慣，符合 著作權法之合理使用及商標法之指示性合理使用。 ⒊被上訴人遠百公司之實體賣場純係基於POLO PARTY與UN ICORN 商品均係同一供應商定國公司所提供，且因二品 牌同時在進行優惠活動，始將二者商品放置於同一花車 上展售，消費者從如附圖8 所示之商品掛牌得以清楚判 斷係不同商標品牌之商品。且「POLO PARTY半高領衫」 外包裝袋及吊牌多處清楚標示「POLO PARTY」字樣及商 標圖樣，並未標示任何UNICORN 之商標，消費者能清楚 辨識二品牌之不同，足證被上訴人並無以系爭二商標表 彰「POLO PARTY半高領衫」之主觀意圖及客觀行為。 ⒋消費者如要購買商品，仍需至被上訴人遠百公司之實體 賣場購買，僅得連結至特約商「愛買」之介紹頁面即止 （原證8 公證書之附件一及附件二），無法直接從系爭 電子文宣頁面連結至其他網站進行網路線上購物。而被 上訴人鼎鼎公司當時所經營之「GOHAPPY 快樂購物網」 與系爭電子文宣所刊載之「HAPPYGO 快樂多一點」係屬 二不同之網站，消費者縱令瀏覽系爭電子廣告文宣後，



亦無法直接連結「GOHAPPY 快樂購物網」線上購物。 ⒌被上訴人遠百公司係於101 年11月始於官方網站成立「 愛買線上購物商店」，而本件「聖誕狂歡嘉年華」促銷 活動期間為99年12月15至28日，當時尚無「愛買線上購 物」之功能，消費者於瀏覽系爭電子文宣，無法直接於 被上訴人遠百公司之官方網站購買商品。
⒍被上訴人並未使用「UNICORN 」之商標表彰Polo Party 商品，已如前述，上訴人亦未證明系爭電子文宣有引起 消費者考慮購買POLO PARTY商品的最初興趣，且消費者 實際至被上訴人遠百公司之實體賣場時，因同時販賣「 UNICORN 」之商標商品，2 種商標之區隔辨識度極大， 消費者自得依其自由意志選擇購買，不會因系爭電子文 宣誤將UNICORN 商品及「POLO PARTY半高領衫」並列顯 示，而影響其購買決定。
⒎被上訴人遠百公司於系爭電子文宣上將「龍馬獸圖UNIC ORN 」及「POLO PARTY半高領衫」並列顯示，是擷取實 體文宣圖檔過程不小心誤植所致，未有攀附上訴人商譽 之意圖，被上訴人三公司並無侵害商標權之故意或過失 。又被上訴人遠百公司所販售之POLO PARTY品牌商品雖 由供應商定國公司所提供，但被上訴人遠百公司並非向 被上訴人永再昌公司公司直接採購，未與該公司接觸。 ⒏被上訴人鼎鼎公司僅單純依被上訴人遠百公司提供之電 子文宣進行網路行銷，並無侵害商標權之行為。 ⒐上訴人公司於其主張被上訴人侵害商標之期間，並未受 讓取得系爭二商標權，況商標權之移轉未登記者，不得 對抗第三人，原商標權人美商優尼康赫斯國際公司（下 稱優尼康赫斯公司）並未將該侵權行為損害賠償請求權 讓與上訴人公司，並通知被上訴人。
⒑系爭電子文宣並未有以系爭二商標表彰POLO PARTY品牌 商品之意圖及行為，且消費者於被上訴人遠百公司實體 賣場可清楚辨明商品之品牌係為UNICORN 或POLO PARTY ，不致造成消費者錯誤之認知或決定，亦無攀附UNICOR N 品牌之情事，自無違反公平交易法第20條、第21條及 第24條規定。
㈡上訴人甲○○之著作權部分：
⒈被上訴人使用「龍馬獸圖UNICORN 」作為表彰被上訴人 遠百公司販售UNICORN 品牌商品之用，有助於該品牌商 品銷售利潤之增加，合於現今市場之交易習慣，符合著 作權法之合理使用。
⒉被上訴人鼎鼎公司單純依被上訴人遠百公司提供之電子



文宣檔案進行網路行銷，並無侵害著作財產權之行為。 並答辯聲明：
㈠上訴駁回。
㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。叁、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為 兩造所不爭執，自堪信為真實：
一、系爭著作（如附圖1 所示）為上訴人甲○○所創作，嗣於 76年6 月1 日上訴人甲○○將著作財產權轉讓高士公司， 高士公司於同年12月16日申請著作權註冊，並於同年12月 31日經內政部准許美術著作之著作權註冊（註冊號：台內 著字第55325 號）。其後高士公司於78年8 月1 日將系爭 著作之著作財產權轉讓上訴人甲○○（原審卷第13至22頁 之內政部函、收據、著作權註冊申請書、76年6 月1 日著 作權轉讓證明書、著作權執照底稿、78年8 月1 日著作權 轉讓證明書《原證1 、2 》，並有本院調閱之註冊號台內 著字第55325 號美術著作之著作權註冊案卷）。 二、訴外人吉甫國際股份有限公司（下稱吉甫公司，當時法定 代理人即上訴人甲○○）於86年10月17日，以附圖2-1 之 商標，向經濟部中央標準局（嗣於88年1 月26日正式改制 為智慧財產局）申請註冊，嗣於88年5 月11日變更申請人 為優尼康赫斯公司，經核准列為註冊第00912854號商標， 於89年11月1 日註冊，於同年12月1 日註冊公告；其後臺 灣臺北地方法院（下稱臺北地院）民事執行處於95年8 月 23日以北院錦95執助乙字第4007號函請智慧財產局禁止優 尼康赫斯公司就此商標移轉、授權、設質、讓與、信託或 為其他處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處 分」意旨，並於同年10月1 日公告；之後臺北地院民事執 行處於97年7 月4 日通知智慧財產局前開95年8 月23日執 行命令應予撤銷，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「撤 銷禁止處分」意旨，並於97年8 月16日公告；雖上訴人公 司於同年7 月17日檢附同年6 月5 日優尼康赫斯公司與上 訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉登記，惟臺北地院 民事執行處又於同年9 月8 日以北院錦97執助乙字第6246 號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司就此商標移轉、授 權、設質、讓與、信託或為其他處分，經智慧財產局於本 商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年10月16日公 告，且於同年9 月25日以本商標遭禁止處分為由，就前開 移轉登記申請為不予受理之處分；上訴人公司復於99年10 月26日再次申請移轉登記，智慧財產局於同年11月25日仍 以上開理由不予受理；其後臺北地院民事執行處於100 年



1 月10日以北院木99執助天字第3744號函請智慧財產局禁 止優尼康赫斯公司所有註冊之商標移轉、授權、設質登記 或其他一切處分，經智慧財產局於同年2 月18日函覆稱本 商標業經臺北地院「禁止處分」在案，不再重覆於其註冊 簿加註「禁止處分」意旨；嗣智慧財產局於同年10月14日 ，依臺北地院民事執行處同年7 月19日之通知，於本商標 註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於同年11月1 日公 告；上訴人公司即於101 年1 月20日檢附97年6 月5 日優 尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉 登記，於同年2 月29日獲准，並於同年3 月16日公告（本 院卷第1 冊第87至88頁之商標登記資料，並有本院調閱之 第00912854號商標審定卷）。
三、吉甫公司（當時法定代理人為上訴人甲○○）於81年2 月 8 日，以附圖2-2 之商標，向經濟部中央標準局申請註冊 ，於87年5 月16日註冊，嗣於88年1 月11日申請變更申請 人為優尼康赫斯公司，經核准列為註冊第00804187號商標 ，於88年11月1 日註冊公告；嗣優尼康赫斯公司於87年8 月31日申請變更登記，經中央標準局於88年1 月11日准許 ，並於同年2 月1 日公告在案；其後臺北地院民事執行處 於95年8 月23日以北院錦95執助乙字第4007號函請智慧財 產局禁止優尼康赫斯公司就此商標移轉、授權、設質、讓 與、信託或為其他處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加 註「禁止處分」意旨，並於同年10月1 日公告；之後臺北 地院民事執行處於97年7 月4 日通知智慧財產局前開95年 8 月23日執行命令應予撤銷，經智慧財產局於本商標註冊 簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於97年8 月16日公告； 其後臺北地院民事執行處於97年9 月8 日以北院隆97執助 乙字第6246號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司所有註 冊之商標移轉、授權、設質、讓與、信託或為其他一切處 分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨 ，並於同年10月16日公告；臺北地院民事執行處於100 年 1 月10日以北院木99執助天字第3744號函請智慧財產局禁 止優尼康赫斯公司所有註冊之商標移轉、授權、設質登記 或其他一切處分，經智慧財產局於同年2 月18日函覆稱本 商標業經臺北地院「禁止處分」在案，不再重覆於其註冊 簿加註「禁止處分」意旨；嗣智慧財產局於同年12月20日 ，依臺北地院民事執行處同年11月30日之通知，於本商標 註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於101 年1 月16日 公告；上訴人公司即於101 年1 月20日檢附97年6 月5 日 優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移



轉登記，於同年2 月29日獲准，並於同年3 月16日公告（ 本院卷第1 冊第87至88頁之商標登記資料，並有本院調閱 之第00804187號商標審定卷）。
四、訴外人天麥企業有限公司於71年3 月10日，以附圖3 之商 標，向中央標準局申請註冊，於72年4 月15日註冊，嗣陸 續移轉登記予訴外人高士實業股份有限公司（下稱高士公 司）、優尼康赫斯公司，其後上訴人公司於97年7 月17日 檢附同年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權 移轉契約書申請移轉登記，智慧財產局原於同年9 月18日 准許移轉登記，又於同年月26日以本商標業經臺北地院民 事執行處於同年9 月8 日以北院錦97執助乙字第6246號函 禁止處分在案為由，以（97）智商0793字第09780438920 號函撤銷同年月18日函准本商標移轉登記案，復為不予受 理之處分，上訴人公司不服提起訴願，經經濟部於98年2 月11日經訴字第09806106790 號決定駁回確定；嗣智慧財 產局於100 年10月14日，依臺北地院民事執行處同年7 月 19日之通知，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨 ，並於同年11月1 日公告；上訴人公司即於101 年1 月20 日檢附97年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標 權移轉契約書申請移轉登記，於101 年2 月29日獲准，並 於同年3 月16日公告（原審卷第196 至197 頁之商標登記 資料，並有本院調閱之第00193832號商標審定卷）。 五、高士公司（當時法定代理人為上訴人甲○○）於76年8 月 14日，以如附圖4 所示之商標，向經濟部中央標準局申請 註冊，經核准列為註冊第00393309號商標，於77年3 月1 日註冊，於同年4 月1 日註冊公告；嗣於78年12月30日申 請移轉登記予吉甫公司，於79年4 月12日獲准；復於88年 12月21日申請移轉登記予優尼康赫斯公司，於89年2 月23 日獲准；其後臺北地院民事執行處於97年9 月8 日以北院 隆97執助乙字第6246號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公 司所有註冊之商標移轉、授權、設質、讓與、信託或為其 他一切處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處 分」意旨，並於同年10月16日公告；嗣智慧財產局於100 年12月20日，依臺北地院民事執行處同年7 月19日之通知 ，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於年11 月1 日公告；其後智慧財產局又依臺北地院民事執行處 101 年3 月21日北院木99司執助天字第3744號執行命令， 於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年4 月16 日公告；之後智慧財產局依臺北地院民事執行處103 年4 月14日之通知，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意



旨，並於同年5 月16日公告（本院卷第1 冊第87至88頁之 商標登記資料，並有本院調閱之第00393309號商標審定卷 ）。
肆、按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原 則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或 事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、 102 年度台上字第1986號民事判決參照）。查上訴人主張被 上訴人侵權行為期間為99年12月15日起至同年月28日止（本 院卷第1 冊第112 頁之準備程序筆錄），是以系爭二商標權 、著作權是否受到侵害，應以當時有效之同年8 月25日修正 公布之商標法（下稱修正前商標法）、同年2 月10日修正公 布之著作權法（下稱修正前著作權法）為法規依據。因此， 兩造所爭執之處，經協議簡化如本院卷第1 冊第112 至114 、245 頁、本院卷第2 冊第33至35、166 頁之筆錄所示。伍、有關上訴人公司之請求：
一、商標權部分：
㈠按（第1 項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得 商標權，（第2 項）除修正前商標法第30條另有規定外， 於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，應 得商標權人之同意，同法第29條第1 項、第2 項第1 款定 有明文。又凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名 、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地 或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者不 受他人商標權之效力所拘束，同法第30條第1 項第1 款亦 有明文。又未經商標權人同意，而有同法第29條第2 項第 1 款規定情形之一者，為侵害商標權，此為同法第61條第 2 項所明定。
㈡上訴人公司並未授權唯多麗亞公司或定國公司製造、使用 系爭二商標：
⒈於99年12月15日至同年月28日之期間，上訴人公司係授 權唯多麗亞公司使用附圖3 之商標：
⑴查上訴人公司於97年6 月1 日出具授權證明書，證明 其授權唯多麗亞公司於我國（包含臺、澎、金、馬） 使用「雙麒及圖UNICORN 」商標於「男性、女性、兒 童內衣褲類（其他各種服裝產品除外）」之商品，合 約期限自是日起至101 年5 月31日止（原審卷第134 頁之被證3 ）。嗣於99年8 月31日上訴人公司與唯多 麗亞公司簽訂商標授權合約書，約定上訴人公司授權 唯多麗亞公司使用授權商標，以從事設計、製造、生 產與經銷授權商品，第1 條約定「授權範圍及限制」



，其中第1-1 條約定「授權商標」包含⑴附圖3 之商 標的「內衣褲」類，其他各種服裝產品除外，不含在 該合約內，⑵附圖4 之「龍馬圖」商標圖樣限於產品 包裝、印刷品及內褲褲頭上之織標，如唯多麗亞公司 未經上訴人公司書面同意，不得將「龍馬圖」商標直 接使用於產品；第2 條約定「授權商品」，其中第2- 1 條約定：「授權商品種類：【只限於『內衣褲』類 ，其中各種服裝產品除外】男性內衣褲。女性內衣褲 。男女童內衣褲。」第2-1 條約定：「本合約所稱之 使用，係指將『授權商標』使用於前項之商品、標籤 、包裝、容器、說明書、廣告或目錄上，用以銷售、 販賣前項商品者。」第3 條約定「合約期限」自100 年6 月1 日起至105 年5 月31日止（原審卷第190 至 199 頁之被證6 ）。
⑵因本件相關行為期間為99年12月15日起至同年月28日 止，則依被證3 之授權證明書，上訴人公司授權唯多 麗亞公司使用者乃「雙麒及圖UNICORN 」商標，雖未 記載商標註冊號數，惟已載「『雙麒及圖UNICORN 』 商標」，核與附圖3 之商標名稱相同（參第00193832 號商標審定卷第153 頁之商標註冊簿），堪認上訴人 公司當時係授權唯多麗亞公司使用附圖3 之商標於「 男性、女性、兒童內衣褲類（其他各種服裝產品除外 ）」之商品。至被證6 之商標授權合約書因其有效期 間在後，即與本件無涉，故被上訴人辯稱上訴人公司 授權唯多麗亞公司使用附圖3 、4 之商標，是「龍馬 獸圖」或「雙麒圖」均為UNICORN 品牌之表徵云云， 要無足取。
⒉被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○辯稱：被上訴 人遠百公司所販售UNICORN 品牌商品係經上訴人公司授 權唯多麗亞公司產製、販售，再由唯多麗亞公司授予被 上訴人遠百公司之供應商定國公司，而屬經上訴人公司 授權使用系爭二商標之商品云云。惟查定國公司與唯多 麗亞公司簽訂合約書，約定由唯多麗亞公司出售貨品予 定國公司，有效期間為99年1 月1 日起到100 年12月31 日止（原審卷第133 頁之被證2 ）；嗣被上訴人遠百公 司商品部採購人員○○○於99年2 月9 日與供應商定國 公司簽訂2010共同採購合約書（原審卷第107 至133 頁 之被證1 ）。而如前所述，於99年12月15日至同年月28 日之期間，上訴人公司係授權唯多麗亞公司使用附圖3 之商標於「男性、女性、兒童內衣褲類（其他各種服裝



產品除外）」之商品，並未包含系爭二商標、附圖4 之 商標。是以，被上訴人遠百公司所販售UNICORN 品牌商 品係未經上訴人公司授權使用系爭二商標者。
⒊綜上，上訴人公司並未授權唯多麗亞公司或定國公司製 造、使用系爭二商標，故被上訴人遠百公司所販售UNIC ORN 品牌之商品，即非經上訴人公司授權使用系爭二商 標之商品。被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○抗 辯業經合法授權使用系爭二商標云云，委無可採。 ㈢被上訴人永再昌公司生產「POLO PARTY半高領衫」無須經 上訴人公司授權：
查「POLO PARTY半高領衫」係由被上訴人永再昌公司所產 製，供貨予定國公司，再提供被上訴人遠百公司銷售，該 商品及包裝並無任何系爭二商標之圖樣、或「UNICORN 」 、「龍馬」字樣（原審卷第40至43頁之原證七照片），上 訴人公司亦稱其未曾授權被上訴人永再昌公司使用「龍馬 獸圖」商標及「UNICORN 」商標（本院卷第1 冊第47頁） ，是「POLO PARTY半高領衫」與上訴人公司無涉，其製造 、銷售自亦無須經上訴人公司之同意。
㈣系爭書面DM、電子文宣係於同一商品使用相同於附圖2-1 之商標：