智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第23號
上 訴 人 陳秋明
訴訟代理人 鄭勵堅律師
黃泓勝律師
被 上訴 人 台灣森本生物科技開發股份有限公司
法定代理人 李森彬
訴訟代理人 楊祺雄律師
廖嘉成律師
李維峻律師
上列當事人間專利權回復名譽事件，上訴人對於中華民國102 年
1 月25日本院101 年度民專訴字第52號第一審判決提起上訴，並
為訴之變更，本院於103 年11月6 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴及變更之訴均駁回。
第二審訴訟費用（含變更之訴部分）由上訴人負擔。 事實及理由
壹、程序方面：
一、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。 但請求之基礎事實同一者、因情事變更而以他項聲明代最初 之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書、第 255 條第1 項第2 款、第4 款定有明文。
二、本件上訴人原上訴聲明第2 項為：上開廢棄部分，被上訴人 應於中華民國發明專利「分離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生 物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物 COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN AND DERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME 」申請案（下稱系爭專利申請案，申 請號：000000000 ，公開號：000000000 ），表示上訴人為 共同發明人。嗣被上訴人於民國102 年7 月1 日依法請求分 割，並於103 年2 月11日修正申請專利範圍，經經濟部智慧 財產局（下稱智慧財產局）於103 年2 月19日以（103 ）智 專三㈣01018 字第10320206970 號再審查核准審定書准予第 I432191 號「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合 物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME 」發明專利（下稱系爭專利一，申請號：000000000 ，公開 號：000000000 ，見本院卷㈠第389 頁、卷㈡第11至12頁） ，專利權期間自103 年4 月1 日起至119 年6 月10日止。系 爭專利之分割子案，經智慧財產局於103 年6 月18日以（10
3 ）智專三㈣01018 字第10320819710 號號專利再審查核准 審定書准予第I446907 號「從藤黃樹脂所得到的分離部分以 及含有此等分離部分的藥學組成物」發明專利（下稱系爭專 利二，申請號：000000000 ，公開號：000000000 ，見本院 卷㈡第145 至146 頁），專利權期間自103 年8 月1 日起至 119 年6 月10日止。上訴人於103 年7 月2 日以民事變更上 訴聲明暨聲請調查證據狀變更上訴聲明第2 項為：上開廢棄 部分，被上訴人應於系爭專利一及系爭專利二，表示上訴人 為共同發明人（見本院卷㈡第126 項127 頁），核係因情事 變更而以他項聲明代最初之聲明者，且請求之基礎事實同一 ，依上開規定，不待被上訴人之同意，應予准許。貳、事實方面：
一、兩造聲明及陳述：
（一）上訴人於原審起訴主張：上訴人係國立清華大學化學系榮 譽退休教授，專長於有機化學及天然物化學，於91年間接 受被上訴人法定代理人丁○○邀請，由被上訴人出資，進 行生技製藥領域之研究開發。在被上訴人之藤黃樹脂研究 開發計畫中，上訴人與被上訴人法定代理人丁○○為發明 第I282280 號「分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤／癌細胞 生長活性的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」 （下稱前案專利）之發明人。前案專利與系爭專利一、二 所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及中、英文、 IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負責完成。系爭專 利一、二分析級、半製備級RP-HPLC 所使用之分析管柱亦 由上訴人決定，協助被上訴人解決TSB-14洗提、分離、純 化等實驗過程中之相關問題。系爭專利一、二之技術特徵 、實驗結果、說明書之編寫，或是前案專利在國外申請專 利時之答辯等均為上訴人報告或提供資料進行整理與委外 廠商溝通、討論。上訴人在99年3 月離職前，系爭專利一 、二之申請專利範圍已研發完畢，接近最後定稿階段，其 申請專利範圍主要可分為兩個部分，一為自TSB-14中揭示 18個新穎化合物，另一則為自TSB-14中揭示藥學組合物， 其所揭示藥學組合物的部分亦主要係建立在18個新穎化合 物上，可肯定其新穎性。上訴人固經列為前案專利共同發 明人，惟系爭專利一、二被上訴人否認上訴人為共同發明 人，爰提起本件訴訟。並聲明：被上訴人應於系爭專利申 請案，表示上訴人為共同發明人。
（二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴 聲明：１、原判決廢棄。２、上開廢棄部分，被上訴人應 於系爭專利一及系爭專利二，表示上訴人為共同發明人。
並主張：
１、被上訴人應於系爭專利一表示上訴人為共同發明人： （１）系爭專利一申請專利範圍第1項部分：
上訴人揭示系爭專利一之新穎化合物，產生構想並進而 提出具體而可達成該構想之技術手段。依據被上訴人及 聖島國際商標聯合事務所（下稱聖島事務所）往來資料 可知，說明書及實施例係由上訴人所編寫，可證明上訴 人為發明人。被上訴人雖主張系爭專利一之化合物結構 解析工作，係依據既有轉換規則、化學知識將圖譜數據 轉譯成化學結構式，而無任何創造行為；惟被上訴人未 提出轉換規則、化學知識以實其說，且依上證6 、7 、 8 、9 及上訴人之陳述可證，即使有儀器協助，化合物 仍需透過人的智力巧思進行精神創作以完成結構分析。 故系爭專利一申請專利範圍第1 項所揭示之新穎化合物 係由上訴人獨立完成其結構分析與決定得到化合物之結 構式，進而判斷其與已知化合物有所區隔而具新穎性， 上訴人對系爭專利一當有實質貢獻而為共同發明人。其 次，由原證23、證人○○○、上訴人之證述、原證11、 12 、13 以及被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之 陳報暨聲請限制閱覽暨答辯㈡狀附件1 可知，上訴人協 助被上訴人解決系爭專利一中TSB-14洗提、分離、純化 之實驗過程中之相關問題。系爭專利一分析級、半製備 級RP-HPLC 所使用之分析管柱亦係由上訴人所決定。且 由上訴人提供資料，以進行系爭專利一之專利說明書撰 寫、國外申請專利時之答辯。再者，由原證14、19及上 訴人之證述可知，系爭專利一中所揭示之新穎化合物， 其中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負 責完成。因此，被上訴人應於系爭專利一表示上訴人為 共同發明人。
（２）系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項部分： 系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項所揭示藥學組 合物可應用之特定腫瘤/ 癌症，其新穎化合物及包含一 或多種新穎化合物之藥學組合物，係由委外廠商汎球藥 理研究所股份有限公司（下稱汎球公司）做出酵素抑制 之藥理試驗。期間由上訴人協助更新文獻資料並與汎球 公司溝通、討論，以建立特定腫瘤/ 癌症與所試驗酵素 間之相關作用機制。由原證2 、3 、15、16及上訴人之 證述可知，系爭專利一之內容為前案專利之延伸，上訴 人在前案專利和系爭專利一所扮演之角色並無不同，應 列為系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之發明人
。
２、被上訴人應於系爭專利二表示上訴人為共同發明人： （１）系爭專利二申請專利範圍第1項部分：
系爭專利二申請專利範圍第1 項，係將前案專利中之TS B-14進一步分離成5 個分離部分之流程，為上訴人之構 想，並於專利說明書編寫時說明實驗流程。由原證1 、 8 、原證11之聖島事務所會議記錄第1 點、原證23、上 證5 、10、14及上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序、 上訴人陳述可證，系爭專利二之分離方法為上訴人所設 計並決定將TSB-14依其性質分離以委外進行藥理試驗。 （２）系爭專利二申請專利範圍第2至7項部分： 系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項係將第1 項所揭示 TSB-14之5 個分離部分再揭示藥學組合物，係由委外廠 商汎球公司所進行抗癌、止痛、抗發炎藥理試驗。由上 證1 、2 、原證1 、8 、9 、10、原證11之聖島事務所 會議記錄第1 點、原證12、13、20、22、上證11及上訴 人之陳述可證，係由上訴人提供資料予聖島事務所人員 編寫系爭專利二之說明書並與委外廠商溝通、討論而完 成。
（３）系爭專利二申請專利範圍第8、9項部分： 系爭專利二申請專利範圍第8、9項係進一步揭示前專利 中之TSB-14止痛、抗發炎之用途，由原證2 、15、上證 5 及上訴人之陳述可證，系爭專利二所使用之TSB-14為 上訴人之發明。其次，由原證1 、8 、9 、10、原證11 之聖島事務所會議記錄第2 點、原證12、13、20、22及 上訴人之陳述可證，系爭專利二之藥理試驗由上訴人與 委外廠商溝通、討論而完成。再者，由原證11、12、13 、21、24、25、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出 之陳報暨聲請限制閱覽暨答辯㈡狀附件1 、上訴人之陳 述及上證1 、2 可證，系爭專利二之說明書及實施例之 編寫，均係仰賴上訴人所提供之資料進行整理。因此， 被上訴人應於系爭專利二表示上訴人為共同發明人。（三）被上訴人答辯聲明：上訴駁回，並以：
１、系爭專利一部分：
（１）系爭專利一之申請專利範圍：
系爭專利一申請專利範圍第1 項：「純化自藤黃樹脂之 12種新穎化合物」；第2 項：「如第1 項之新穎化合物 用於製備抗癌藥物之用途」；第3 至4 項：「含有第1 項新穎化合物之抑制腫瘤／癌細胞之藥學組成物」，均 與純化自藤黃樹脂之12種新穎化合物及其抗癌效用有關
。
（２）系爭專利一所欲解決問題或達成功效之「構想」： 發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質 貢獻之人，而所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而 進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成 之功效產生「構想」（conception），並進而提出具體 而可達成該構想之技術手段。若僅是依他人設計規劃之 細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或 從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發 明人。系爭專利一申請專利範圍之專利特徵主要係與藤 黃樹脂之12種新穎化合物及其抗癌效用有關，故其構想 應為「從藤黃樹脂中尋找具有抗癌活性的新穎化合物」 。上訴人主張系爭專利一之構想為「新穎性之解決」； 惟「新穎性之解決」本是專利申請獲得核准之前提，而 與專利本身所欲解決之問題無涉。被上訴人修正系爭專 利一原始申請專利範圍第1 項，並排除「Gh-3272 」及 「Gh-2603-1 」2 個化合物於申請專利範圍之外，即是 自行判斷新穎性問題後之更正。其次，1 個化合物是否 為新，本係處於一浮動之狀態，需各方專業人員核對、 確認，以達「新穎性問題之解決」。因此，「新穎性問 題之解決」並非系爭專利一之構想，
（３）上訴人未能證明其為系爭專利一化合物解析之人： 上訴人援引原審證人○○○之證詞，證人○○○未指明 上訴人有進行系爭專利一之化合物解析，且原證18之化 合物結構式草稿文件，其形式及實質真實性均有疑義。 其次，被上訴人法定代理人丁○○已於103 年6 月9 日 庭期中敘明，上訴人並非被上訴人公司唯一得以為化合 物解析之人，雖上訴人於103 年6 月9 日庭期中證稱其 為系爭專利一化合物解析之人，惟其所言本係基於其自 身利益，當非得為系爭專利一化合物解析之人的證據。 且上訴人於103 年6 月9 日庭期中就說明書中實施例產 物14（Gh-2607-1A）分析之說明內容，僅是基於其自身 專業對系爭專利一之理解，無法證明其係實際為系爭專 利一化合物解析者。
（４）縱上訴人為化合物解析之人，惟其對於系爭專利一無實 質貢獻：
化合物結構解析之流程是萃取、分離、純化、判斷為單 一化合物及送光譜分析等關鍵程序之後，由化合物結構 解析之人以貴重儀器中心（下稱貴儀中心）之光譜數據 為基礎，依據既有之轉換規則、化學知識將上開光譜數
據「轉換」或「轉譯」成化學結構式，將「質譜機器所 分析出之圖譜」解析而無創造性行為於內之工作，對於 系爭專利一非有實質貢獻。縱系爭專利一化合物解析之 工作有一定專業性與困難處，不因此而使其成為對所欲 解決之問題或達成之功效提出構想之人。其次，依被上 證9 系爭專利一說明書第64至67頁之內容可知，其中產 物Gh-2603-2 所測得的性質之內容，僅係被上訴人委託 貴儀中心所為之光譜數據的完整呈現，說明書所述之「 產物Gh-2603-2 的EIMS數據顯示」、「從產物Gh-2603- 2 的NOESY 光譜數據亦發現」等說明文句可證，結構解 析之人僅是依據被上訴人所提供之光譜數據為分析，並 無任何創意性於其中，僅係依他人設計規劃之細節為確 認之工作。故無法將化合物解析認作與系爭專利一之構 想提出有所關聯。再者，依證人○○○於原審程序101 年11月2 日庭期之證詞可知，僅依據既有之規則與化學 分析知識，綜合各光譜或圖譜資訊為解讀或解釋（ explain ），以「忠實反映」內含於圖譜上之各類資訊 ，故化合物解析並非具有創造性之發明行為。且上訴人 於103 年6 月9 日準備程序陳述可知，化合物結構解析 僅是反映該化合物圖譜上所蘊含之內容，任何擁有結構 解析知識之人，就同一化合物之圖譜進行結構解析，客 觀上均會得到同一結論。
（５）上訴人受被上訴人指示與專利事務所聯繫並協助整理資 料，均與系爭專利一之構想無涉：
上訴人曾經協助彙整系爭專利一申請之相關資料，此等 行政庶務性之工作，實屬非主導性、輔助性、無創造性 之工作，對於系爭專利一之構想毫無關聯。且依據一般 邏輯、論理法則，亦無法反面推論發明人所派遣彙整、 提供書面資料之人，即係發明人。其次，上訴人於99年 3 月18日離職前，即由被上訴人法定代理人丁○○、○ ○○、○○○聯繫並整理相關資料予專利事務所（被證 9 、12、17），上訴人離職後亦由被上訴人法定代理人 丁○○指定陳振裕負責資料之整理與聯繫（被證13號） 。丁○○時任被上訴人公司董事一職，公司經營事務繁 忙，不可能就系爭專利一申請之後端聯繫等事務事必躬 親，於聯繫或資料提供、整理的流程中，當會指定特定 幾位員工為相關工作，惟彙整並提供資料予專利事務所 之員工，均仍受丁○○之監督控管，以避免提供或整理 錯誤之資訊予專利事務所。再者，被證18、21、22證明 上訴人不甚瞭解系爭專利一之萃取實驗過程，提出錯誤
之說明書實施例予專利事務所，其所提供給專利事務所 之萃取實驗內容係從35個波峰分成「5 段」取得18種新 穎化合物，明顯與系爭專利一之最初萃取實驗流程牟不 相當，致使丁○○必須發函要求專利事務所更正系爭專 利一說明書實施例。從而，上訴人受被上訴人指示與專 利事務所聯繫並協助整理資料，均與系爭專利一之構想 無涉。
（６）上訴人所提證據均無法證明其為系爭專利一之共同發明 人：
①上訴人所引用之原審證據無法證明其為系爭專利一之共 同發明人：
上訴人主張原證23、證人○○○證詞得證明上訴人協助 解決系爭專利一中TSB-14洗提、分離、純化的萃取實驗 過程中所遭遇之問題；惟原證23之化合物分離／純化作 業標準書僅係針對一般化合物之操作流程，並未特定為 系爭專利一之化合物。而證人○○○之證詞亦僅係說明 上訴人曾於被上訴人公司88年設立時參與會議，會議時 間與系爭專利一之實驗時間相距甚遠，且未能明白會議 所討論之為何，或是否與系爭專利一相關。且上訴人主 張原證25係由其與委外廠商溝通；惟上訴人所提證據， 均無法證實藥理實驗是由其所委託且指示，僅能證明上 訴人曾經從事與汎球公司聯繫之庶務工作，而原證25有 關篩選癌症相關標的之蛋白質及其特性，僅屬習用之知 識，且其上並未有任何上訴人之署名，本非可採之證據 。其次，上訴人依聖島事務所會議及確認實施例等證據 （原證11、12、13）主張聖島事務所人員就實施例仰賴 發明人作為整理云云；惟資料彙整及聯繫之工作均屬非 主導性、輔助性、無創造性之工作，且各項專利申請事 宜皆彙整予被上訴人法定代理人丁○○，以為最後定奪 ，非上訴人所能主導。上訴人主張系爭專利一所揭示之 新穎化合物的中、英文、IUPAC 命名，係由其完成；惟 其所援引之原證14僅係與泰國教授之聯繫信件，無法證 實上訴人有命名之事實，且原證19亦未有任何簽名、姓 名於上，日期亦不詳，形式真實性非無疑問。縱證明係 上訴人命名，亦非能當然認定上訴人對於系爭專利一有 實質貢獻。再者，上訴人主張若無前案專利作為基礎， 無法研發出系爭專利一，且上訴人在前案專利與系爭專 利一所扮演之角色並無不同；惟系爭專利一與前案專利 相較，本有其新穎性、進步性之處，否則何以經智慧財 產局核准專利。系爭專利一與前案專利雖有關連，仍分
別有其不同專利範圍，是其構想及具體可達成該構想之 技術手段均非相類，從而，上訴人當無法徒以其為前案 專利之共同發明人，片面主張其為系爭專利一之共同發 明人。
②上訴人於上訴審所提出之證據無法證明其為系爭專利一 之共同發明人：
上訴人所提出之聖島事務所台北所專利申請報價函影本 （上證2 ），實非針對系爭專利一申請事宜所製作，而 係針對系爭專利一之前案專利所為。被上訴人所提TSB- 9 HPLC System Manager Report影本觀之（被證30）， 可確認系爭專利一之萃取純化是於94年始為進行，晚於 上訴人所提上證2 中所述發信時間，上證2 並非針對系 爭專利一所為。其次，被上訴人主張上訴人提供錯誤資 料給聖島事務所，其誤載從RP-HPLC 洗提圖形中，將35 個波○區○○○○ ○○區段，即A 至E 部分，再依據特 定操作條件去分段萃取，從中純化出35種化合物（被證 18），與被上訴人係將洗提圖形之35個波峰分成「3 個 」區段，再依據特定方法萃取，從中純化出35種產物之 實際實驗過程（被證21），顯不相同。惟上證14之內容 亦為將35個波○區○○○○ ○○區段之錯誤資料，與系 爭專利一說明書所載之實際實驗過程不符，亦徵上訴人 未曾參與系爭專利一之萃取、純化及濃縮實驗，導致提 出錯誤之實驗說明。再者，系爭專利一之化合物係於桃 園實驗室將丙酮萃取產物TSB-14經由半製備級（ semipreparative ）RP-HPLC 來進行成分的萃取及分離 ，再送至被上訴人公司關西實驗室進行濃縮和純化之工 作，嗣後再送回桃園實驗室進行分析級（analytical ）逆相高效能液相層析（reversed phase high performance liquid chromatography ，RP-HPLC ）， 此有證人○○○證言及被上訴人法定代理人丁○○證稱 可佐。惟上訴人於103 年6 月9 日庭期中稱系爭專利一 之萃取、分離工作是由關西實驗室之○○○小姐進行， 其所述地點顯然並非系爭專利一實際進行萃取實驗之桃 園實驗室，所述人名亦非實際進行萃取實驗之○○○及 ○○○，故上訴人顯然並不清楚系爭專利一之萃取實驗 情形，且上訴人更自承系爭專利一之萃取、分離及純化 實驗並非由其所實際進行。
（７）被上訴人所提證據已足以證明系爭專利一之發明人為被 上訴人法定代理人丁○○而非上訴人：
將系爭專利一申請專利範圍第1 項對應原審101 年11月
2 日證人○○○證言、原審101 年11月2 日證人○○○ 證言、原審101 年11月2 日證人○○○證言、原審被證 3 、9 、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、 21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、 33、被上證1 、被上證9 、被上證11、系爭專利一申請 專利範圍第2 至4 項對應原審101 年11月2 日證人○○ ○證言、原審被證6 、11、被上證2 得證明系爭專利一 之發明人為被上訴人法定代理人丁○○而非上訴人。 ２、系爭專利二部分：
（１）系爭專利二之申請專利範圍：
系爭專利二申請專利範圍第1 項：「藤黃樹脂由5 段萃 取之方法所得選自TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TS B-14D 及TSB-14E 群組之分離部分」、第2 項：「含有 請求項1 之抑制腫瘤／癌症細胞生長的藥學組成物」、 第3 項：「請求項2 之附屬項，特定該腫瘤／癌症細胞 是選自特定群組」、第4 項：「含有請求項1 之治療腫 瘤／癌症細胞生長的藥學組成物」、第5 項：「請求項 4 之附屬項，特定該腫瘤／癌症是選自特定群組」、第 6 項：「請求項5 之附屬項，特定該血癌之類型」、第 7 項：「請求項5 之附屬項，特定該肺癌之類型」、第 8 項：「丙酮萃取產物和／或請求項1 之分離部分供用 於製備具有止痛活性的藥學組成物之用途」、第9 項： 「丙酮萃取產物和／或請求項1 之分離部分供用於製備 具有抗發炎活性的藥學組成物之用途」，係與藤黃樹脂 之分離部份及其藥學效用相關。
（２）系爭專利二所欲解決問題或達成功效之「構想」： 系爭專利二各請求項所欲解決問題之「構想」應為「從 藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的萃取 物（分離部分）」，實現該構想之技術手段則係「自藤 黃樹脂的丙酮萃取產物中分離出萃取物（分離部分）」 。
（３）上訴人所提證據無法證明其為系爭專利二之共同發明人 ：
上證10第3 頁、上證13並無任何日期或簽名於上，無法 看出該文件之製作日期以及製作人為何；上證11亦無任 何簽名於上，無法看出該文件之製作人為何，且字跡潦 草難以辨識。依被上訴人前所提出之TSB-14A 至TSB-14 E 實驗紀錄及HPLC System Manager Report（被證10、 23及24），均顯示TSB-14A 至TSB-14E 之5 段萃取、分 離係於98年始為進行，惟上訴人所提出之上證11卻係記
載97年，明顯於時序上相異於事實，益徵上證11形式真 實容有疑義，應非可得斟酌之證據。其次，原證1 為國 立清華大學教授之介紹、原證8 為上訴人過往研究豐富 之文獻；原證9 為99年7 月30日被上訴人寄予上訴人之 存證信函，敬告上訴人其並非發明人；原證10係汎球公 司給被上訴人法定代理人丁○○之傳真函，其上明確載 明汎球公司是依被上訴人法定代理人丁○○之要求為實 驗設計；原證11是97年12月18日上訴人以被上訴人公司 員工之身分，偕同被上訴人法定代理人丁○○前往聖島 事務所就系爭專利二會議之紀錄。該紀錄第1 點僅是上 訴人依被上訴人法定代理人丁○○指示，於會議場合向 聖島事務所簡略說明TSB-14A 至TSB-14E 之分離與藥理 實驗之結果及欲申請專利之方向，無法據此認定上訴人 為當初提出系爭專利二所欲解決問題之構想者；原證12 、13、20、21、22、24、上證12之部分，暫不論原審原 證12、20、21、22無任何署名於上且來源不明，該等文 件均係被上訴人委託聖島事務所申請專利之過程中，公 司員工針對被上訴人法定代理人丁○○就藤黃樹脂萃取 業已取得之化合物及分離物，在被上訴人法定代理人丁 ○○之指示及核示下，協助公司就系爭專利二說明書之 撰寫事宜與聖島事務所為溝通，均係系爭專利二業已發 明完成後、專利撰寫時之資料；原證25無日期或撰寫人 顯示於上，已非屬可採之證據，且該列出篩選藥物之癌 症相關標的蛋白質及其特性，僅係整理習知之知識，毫 無創意性於內；上證5 僅係被上訴人約於97年至98年間 ，為實驗室ISO 認證時所編製之形式上組織表，亦無得 證實上訴人為系爭專利二所欲解決問題之構想者；上證 10、上證13非適格之證據，已如上述；上證14係有關於 系爭專利一萃取「化合物」之部分與系爭專利二無涉， 無法證明上訴人為系爭專利二發明人。因此，上訴人所 提證據均無法證明其係系爭專利二所欲解決問題之構想 者。再者，系爭專利二與前案專利係不同專利，系爭專 利二申請專利範圍第8 項及第9 項為「止痛、抗發炎之 用途」專利，相較於前案專利係針對「物」不相同，當 有其新穎性及進步性，否則即無可能經智慧財產局再審 查而獲准專利。縱上訴人為前案專利之名義上發明人， 亦無當然為系爭專利二發明人之理。
（４）上訴人所提證據已足證明系爭專利二之發明人為被上訴 人法定代理人丁○○而非上訴人：
系爭專利二申請專利範圍第1 項對應原審被證9 、10、
23、24、被上證2 ；系爭專利二申請專利範圍第2 至7 項對應原審101 年11月2 日證人○○○之證言、103 年 6 月9 日被上訴人法定代理人丁○○之陳述、原審被證 6 、9 、10、11、23、24、被上證2 ；系爭專利二申請 專利範圍第8 至9 項對應原審101 年11月2 日證人○○ ○之證言、103 年6 月9 日被上訴人法定代理人丁○○ 之陳述、原審被證6 、9 、10、11、23、24、被上證2 得證明系爭專利二之發明人為被上訴人法定代理人丁○ ○而非上訴人等語，資為抗辯。
二、兩造不爭執事項：（見本院卷㈡第19 0至191 頁）（一）上訴人與被上訴人公司法定代理人丁○○係前案專利之發 明人（原證2 發明專利公報）。
（二）系爭專利一於103 年2 月19日經智慧財產局審定准予專利 ，專利權期間自103 年4 月1 日起至119 年6 月10日止， 所列之發明人為丁○○。
（三）系爭專利二於103 年6 月18日經智慧財產局審定准予專利 ，專利權期間自103 年8 月1 日起至119 年6 月10日止， 所列之發明人為丁○○。
（四）上訴人於99年7 月21日寄發存證信函予被上訴人，要求被 上訴人更正系爭專利之發明人，被上訴人於99年7 月30日 以存證信函回覆上訴人，上訴人又分別於101 年2 月9 日 及同年3 月26日委請宏鑑法律事務所寄發律師函予聖島事 務所，101 年2 月9 日並同時副本函知智慧財產局，要求 被上訴人應將上訴人列名為系爭專利之發明人，被上訴人 委請聖島事務所於101 年2 月20日及同年4 月19日函覆。 （原證4 存證信函、原證5 、原證6 律師函、原證9 存證 信函）
三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第 3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷㈡ 第191 至192 頁）
（一）上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？ １、原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、18、19、23 、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時之證述、被上 訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽 暨答辯（二) 狀附件1 、上證1 、2 、6 、7 、8 、9 及 上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利一 申請專利範圍第1 項之共同發明人？
２、原證1 、2 、3 、7 、8 、9 、10、15、16、20、21、22 、24、25及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為 系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之共同發明人？
（二）上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？ １、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24 、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人 101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答 辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序 及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利 二申請專利範圍第1 項之共同發明人？
２、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24 、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人 101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答 辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序 及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利 二申請專利範圍第2 至7 項之共同發明人？
３、原證1 、2 、8 、9 、10、11、12、13、15、20、21、22 、23、24、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、 被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制 閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈 處理程序及上訴人於本院之陳述、是否足以證明上訴人為 系爭專利二申請專利範圍第8、9 項之共同發明人？四、得心證之理由：
（一）系爭專利一及系爭專利二之申請專利範圍分析： １、系爭專利一：
系爭專利一之申請專利範圍共計4 項，其中，其中第1 至 3 項為獨立項，第4 項為第3 項之附屬項。第1 項以擇一 形式記載包含12種純化自藤黃樹脂的新穎化合物。第2 項 為一種如申請專利範圍第1 項之化合物，用於製備抗癌藥 物的用途。第3 項為一種用於抑制腫瘤/ 癌細胞的生長的 藥學組成物，包含申請專利範圍第1 項之化合物。第4 項 為如申請專利範圍第3 項的藥學組成物，其中該腫瘤／癌 細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、人類 結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細胞癌 細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞。 ２、系爭專利二：
系爭專利二之申請專利範圍共計9 項，其中，其中第1 、 2 、4 、8 及9 項為獨立項，其餘項次為附屬項，第1 項 為一種藤黃樹脂的分離部分，包含TSB-14A、TSB-14B、 TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E 的5 個分離部分。第2 項 為一種用於抑制腫瘤/ 癌細胞的生長的藥學組成物，包含 申請專利範圍第1 項之分離部分。第3 項為第2 項之附屬 項，為如申請專利範圍第2 項的藥學組成物，其中該腫瘤
/ 癌細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、 人類結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細 胞癌細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞 。第4 項為一種用於治療一腫瘤/ 癌症的藥學組成物，其 含有至少一如申請專利範圍第1 項所界定的藤黃樹脂的分 離部分。第5 項為如申請專利範圍第4 項的藥學組成物， 其中該腫瘤/ 癌症是選自於下列所構成的群組：結腸直腸 癌、胃癌、肺癌、腦癌、甲狀腺癌、鼻咽癌、血癌、卵巢 癌、腎臟癌、胰臟癌以及子宮內膜癌。第6 項為如申請專 利範圍第5 項的藥學組成物，其中該血癌是慢性骨髓性白 血病或T-細胞急性淋巴胚細胞白血病。第7 項為如申請專 利範圍第5 項的藥學組成物，其中該肺癌是非小細胞肺癌 。第8 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙 酮來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產 物和/ 或一如申請專利範圍第1 項所界定的藤黃樹脂的分 離部分供用於製備一具有止痛活性的藥學組成物的用途。 第9 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮 來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產物 和/ 或一如申請專利範圍第1 項所界定的藤黃樹脂的分離 部分供用於製備一具有抗發炎活性的藥學組成物的用途。
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