最高法院民事判決 九十年度台上字第六一二號
上 訴 人 大安化學製藥股份有限公司
法定代理人 李妙容
上 訴 人 甲○○
共 同
訴訟代理人 羅美隆律師
被 上訴 人 德商拜耳廠股份有限公司
法定代理人 史奈德
摩漢斯
訴訟代理人 李宗德律師
沈士喨律師
右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十八年九月二十一日台灣高等
法院台南分院更審判決（八十七年度重訴更㈢字第四號），提起上訴，本院判決如左
：
主 文
原判決關於命上訴人給付及該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院台南分院。 理 由
本件被上訴人主張：上訴人甲○○為上訴人大安化學製藥股份有限公司（下稱大安公司）及原審共同被告德潤股份有限公司（下稱德潤公司，嗣經合併於大安公司而消滅）之原負責人，明知大安公司產製之㈠「Asuntal 害蟲倒」藥品使用類似伊之「As-untol」及「Bayer corss」商標；㈡「倍高生」、「除蝨靈」、「壯速特」產品使用類似伊之「BAYER pet Care Device Dog 」商標，另「壯速特」使用「 DRONCET」圖樣與伊之「重生特 DRONCIT」類似；及㈢「牛豬安」、「保福」等產品使用伊之「BAYER CROSS 」商標，並交由德潤公司總經銷。而伊之上開動物藥品，已在中華民國申請商標註冊，取得商標專用權。乃上訴人之產品除使用「 BAYER CROSS」商標者外，餘均係將伊之商標略加變更，顯意圖造成消費者之混淆誤認，以便大量對外銷售牟利，自有違反商標法之犯行等情。爰提起刑事附帶民事訴訟，依民法第二十八條、第一百八十八條、商標法第六十一條及第六十四條（現行第六十六條）規定，求為命上訴人不得陳列、散佈或銷售非伊或伊所授權製造，標有如原審八十五年度重訴更㈡字第一號判決附表所示商標圖樣之有關藥品殺蟲劑、殺菌劑類商品（此部分經更審前原法院為被上訴人勝訴判決，上訴人未聲明不服），及連帶給付（賠償）新臺幣（除另有特別註明外，以下同）六百十九萬二千元及自訴狀繕本送達翌日（民國八十一年十二月二十四日）起加付法定遲延利息之判決（超過三百六十五萬元本息部分，經原審駁回被上訴人之訴後，被上訴人未聲明不服）。
上訴人則以：本件侵權責任與違約責任競合，被上訴人既已依違約責任取得仲裁判斷，即不得再為侵權行為損害賠償之請求。再者，伊分裝販賣之商品，係由德潤公司自被上訴人進口大包裝成品，依其指示委由上訴人大安公司分裝後，再交回德潤公司總經銷。被上訴人因此已取得販賣大包裝商品之利益及將來以德潤公司股東分配之股利，應無任何損害可言。且本件涉案商品符合商標法第二十三條第三項規定，其中卡通狗商標係上訴人大安公司於被上訴人商標註冊登記前，已開始使用，亦未違反商標法
，均不生侵害商標之損害問題等語。資為抗辯。原審判命上訴人連帶給付被上訴人三百六十五萬元本息，無非以：被上訴人主張上訴人侵害伊已註冊之上開商標專用權之事實，前經更審前原法院審認無訛，以八十五年度重訴更㈡字第一號判決命上訴人不得陳列、散佈或銷售非伊或伊所授權製造標有上述商標圖樣之有關藥品殺蟲劑、殺菌劑類商品確定在案，就此訴訟標的之法律關係，既經該終局判決裁判確定，上訴人自應受其既判力之拘束，不得以該確定判決言詞辯論終結前，所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法為與該確定判決意旨相反之主張。是上訴人再抗辯，本件涉案商品符合商標法第二十三條第三項規定，卡通狗商標亦未違反商標法云云，為無足取。堪信被上訴人之主張為真實。按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，商標法第六十一條第一項前段定有明文。又法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任，民法第二十八條亦定有明文。上訴人甲○○原為上訴人大安公司之負責人，販賣商品乃為其對於公司業務之執行，竟為前揭侵害商標專用權之犯行，經原法院以八十一年度上訴字第一五二一號刑事判決判處罪刑確定，則被上訴人依民法第二十八條、商標法第六十一條之規定，請求上訴人連帶賠償損害，即無不合。上訴人抗辯：被上訴人前以上訴人侵害其商標為由，依雙方簽立之終止合約協議書之約定，向中華民國商務仲裁協會（下稱仲裁協會）請求仲裁，經該會仲裁判斷上訴人應賠償美金十八萬元，伊已依該判斷清償完畢等情，雖據更審前原法院調閱該仲裁案卷無訛，並為被上訴人所不爭。惟查上訴人原為被上訴人經銷產品及與渠合作在台設廠生產動物用藥品，兩造曾於民國七十六年間簽訂一基本合約，嗣因故終止合作關係，雙方再於七十九年三月二十二日簽立終止合約協議書，依該終止合約協議書第六條、第八條、第十條及第十二條約定，上訴人應將原經銷之成品全部交予被上訴人，不得再為經銷，雙方同意終止契約後六個月內，上訴人得於使用被上訴人提供之原料所製造之產品上附加「西德拜耳大藥廠提供原料及技術」字樣，但在產品包裝上不得使用「拜耳公司之商標」；終止契約六個月後，所有產品包裝、或其他部分有提及拜耳公司或隸屬拜耳集團公司之名稱者或出現拜耳集團擁有之任一註冊商標或拜耳十字商標者，上訴人均不得銷售轉讓；自該協議書生效之日起，凡上訴人所有之名片、信紙、產品包裝上，如有提及拜耳公司或隸屬拜耳集團之任一公司之名稱者，或使用拜耳集團所有或使用之任一註冊商標及＼或拜耳十字商標（ Bayer Cross）者，均應由上訴人自行負擔費用予以銷毀或除去，倘有違反上開協議所應履行之義務時，應共同連帶賠償被上訴人二十萬美元以觀，該終止合約協議均僅就上訴人原得使用被上訴人商標部分於終止合約後應如何限制或處理而為規範，並不包括其他非關使用相同於被上訴人商標部分之侵權行為在內。而被上訴人前係以上訴人違反上開終止合約協議第六條、第八條及第十條之約定，聲請仲裁，該仲裁協會亦以上訴人違反該協議書第八條、第十條之約定，作成其應賠償被上訴人十八萬美元本息之判斷。是該仲裁判斷之範圍應以上訴人違反前開終止合約協議之內容為限，即除終止合約協議書限制上訴人原得使用相同於被上訴人名稱及商標部分，業經仲裁判斷外，其餘該終止合約協議規範以外之使用近似被上訴人商標之行為，應非該仲裁判斷效力所及。上訴人以本件侵權責任與違約責任競合，所得抗辯被上訴人已依違約責任取得仲裁判斷，不得再為侵權行為損害賠償之請求者，應以上訴人使用相同於被上訴人商標之事實部分為限，非終止合
約協議規範內之使用近似於被上訴人商標（即仿造）部分，被上訴人自得另依侵權行為之法律關係請求上訴人賠償，不生重覆請求之問題。茲上訴人產製經銷之⑴「Asu-ntal害蟲倒」藥品使用類似被上訴人之「Asuntol」及「BAYER CROSS」商標；⑵「倍高生」、「除蝨靈」及「壯速特」產品使用類似被上訴人之「BAYER Pet Care Devi-ce Dog 」商標，另「壯速特」使用「DRONCET」圖樣與被上訴人之「重生特 DRONCIT」類似；及⑶「牛豬安」、「保福」等產品使用被上訴人之「 BAYER CROSS」商標，經被上訴人會警於八十年六月七日在大安公司及德潤公司搜索並扣押計牛豬安一公斤裝二十箱、一磅裝一箱，倍高生五箱、害蟲倒二打及一袋、除蝨靈十六箱、保福十一罐、牛豬安四○○包及銷售文件屬實，有前揭刑事判決書及該刑事卷可稽，其中除使用「 BAYER CROSS」商標之「牛豬安」、「保福」係使用相同商標，為雙方終止合約協議所規範，業經仲裁判斷外，其餘「 Asuntal害蟲倒」、「倍高生」、「除蝨靈」及「壯速特」等商品均係將被上訴人之商標略加變更，使用「近似」於被上訴人之商標混淆消費者，而侵害被上訴人商標專用權，非屬終止合約協議所規範，與仲裁判斷無關，被上訴人就此部分依商標法第六十一條侵害商標專用權之規定，請求上訴人賠償損害，要無不合。而被上訴人主張前開被查獲商品之零售單價計「倍高生」每罐一百五十元，「害蟲倒」每罐一千五百元，壯速特每盒一千八百五十元，除蝨靈每罐一百五十元，業據提出上訴人所不爭執之零售請款單、估價單、送貨單、明細單等為證，堪信為真實。審酌被上訴人就其餘商品已依仲裁判斷取得美金十八萬元違約賠償，復未能再說明其損害，且各商品種類多、零售單價非低，應求衡平等情，依商標法第六十六條第一項第三款規定，認以各個商品零售單價一千倍計算其損害為當。準此核計，上訴人應連帶賠償被上訴人三百六十五萬元，被上訴人於此本息範圍內之請求為有理由，應予准許等詞。為其判斷之基礎。
按住居法院所在地之複代理人，倘經有民事訴訟法第七十條第一項但書所稱，得為「選任代理人」事項之特別代理權限之訴訟代理人所合法選任，並受有上訴之特別委任者，亦為當事人本人之代理人，雖當事人不在法院所在地住居，其提起上訴時，關於上訴期間之計算，即不得扣除在途期間，此觀民事訴訟法第一百六十二條第一項但書規定意旨自明。查原審法院八十五年度重訴更㈡字第一號判決正本，係於八十六年七月九日送達於被上訴人之訴訟代理人沈士喨律師委任之複代理人蘇文奕律師收受，有送達證書足憑（見原審重訴更㈡字卷一四三頁），被上訴人遲至同年月三十一日始提起上訴，有原審法院收狀戳可稽（見本院八十七年度台上字第二三三六號卷一三頁）。依被上訴人即原告於原審法院重訴更㈡事件審理時委任李宗德及沈士喨律師（二人之事務所均設於台北市）為其訴訟代理人，出具之委任書所稱授與民事訴訟法第七十條第一項及第二項之權利，或另記明得代為對被告即上訴人提起侵害其商標之民刑訴訟，聲請強制執行，提存（領）担保金，及提起上訴之權利，如係包括授有民事訴訟法第七十條第一項「但書」所列各該事項行為特別代理權或該但書所稱得為「選任代理人」事項之特別代理權者（見原審重訴更㈡卷五三頁中譯本），該對複代理人蘇文奕律師所為之送達，即發生送達之效力。則被上訴人於逾越法定不變期間後提起之上訴是否合法﹖縱或沈士喨律師無「選任代理人」之特別代理權，致蘇文奕律師之代收送達為不合法，然於其轉交沈士喨律師或被上訴人本人時起，仍應視為合法送達（見本院十九年抗字第四六號判例）。究竟蘇文奕律師之受任是否合法﹖其以該「複代理
人」身分收受前揭判決正本對於被上訴人已否發生合法送達之效力﹖被上訴人之上訴應否扣除在途期間﹖上訴有否逾期﹖均待澄清。次按解釋契約應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準。查兩造於七十九年三月二十二日簽立終止合約協議書，依該終止合約協議書第六條、第八條、第十條及第十二條約定，上訴人應將原經銷之成品全部交予被上訴人，不得再為經銷，雙方同意終止契約後六個月內，上訴人得於使用被上訴人提供之原料所製造之產品上附加「西德拜耳大藥廠提供原料及技術」字樣，但在產品包裝上不得使用拜耳集團登記擁有之商標；終止契約六個月後，所有產品包裝、或其他部分有提及拜耳公司或隸屬拜耳集團公司之名稱者或出現拜耳集團擁有之任一註冊商標或拜耳十字商標者，上訴人均不得銷售轉讓；自該協議書生效之日起，凡上訴人所有之名片、信紙、產品包裝上，如有提及拜耳公司或隸屬拜耳集團之任一公司之名稱者，或使用拜耳集團所有或使用之任一註冊商標及＼或拜耳十字商標（ Bayer Cross）者，均應由上訴人自行負擔費用予以銷毀或除去，倘有違反上開協議所應履行之義務時，應共同連帶賠償被上訴人二十萬美元。被上訴人嗣以上訴人違反上述約定，聲請仲裁，經仲裁協會以上訴人違反該協議書第八條、第十條之約定，作成其應賠償被上訴人十八萬美元本息之判斷，及上訴人已依該判斷清償完畢等情，既為原審所認定，徵諸卷附仲裁判斷書亦認約定之違約事項，依當事人締約本意，旨在防止上訴人侵害被上訴人商標。而上訴人上開商標侵害態樣，一為終止合約協議書後所為不得使用「類似商標」之侵害，另為其使用被上訴人「BAYER Pet Care Device Dog 」狗像註冊商標之侵害，應均為該協議所定之重大違約行為（見原審重訴更㈠卷五五頁背面、五七頁背面）。暨被上訴人於事實審迭再主張，伊並未授權上訴人使用伊公司註冊之商標，終止協議前上訴人即違法使用伊商標，伊早已注意及此，深恐上訴人繼續侵害伊商標，故於終止協議中特再強調不得侵害商標之旨；及七十六年間僅曾簽訂基本合作合約，由其代理經銷而已，伊未曾出具任何文件同意上訴人使用、分裝云云（見原審重訴更㈡卷八六頁背面，重訴更㈢卷三八頁、一三九頁；重訴卷三一九頁、重訴更㈠卷一九頁）。似見兩造對於訂立協議前，上訴人得否使用被上訴人之商標，原即互有爭執。果被上訴人締訂終止合約協議之目的，確在防止上訴人侵害被上訴人商標，而關於商標專用權保護之範圍，不特禁止他人在同一商品或類似商品暨其廣告或其他相關文書上使用與商標專用權人已註冊相同之商標圖樣之侵害行為，其在前述物件上使用近似與商標專用權人已註冊相同之商標圖樣者，性質亦同屬商標之侵害，與前者應無軒輊，當然併在處罰禁止之列，此觀商標法第六十一條第一、二項之規定甚明。乃原審未詳斟酌研求兩造訂立上開終止合約協議當時之真意，遽以終止合約協議書僅限制上訴人不得使用「相同」於被上訴人之商標部分，其餘使用「近似」被上訴人註冊商標之行為，則不在該終止合約協議規範之範圍，應非該仲裁判斷效力所及等由，即為上訴人不利之判決，殊嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決對其不利部分為不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 四 月 十二 日
最高法院民事第七庭
審判長法官 蘇 茂 秋
法官 朱 建 男
法官 曾 煌 圳
法官 李 慧 兒
法官 鄭 玉 山
右正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十 年 五 月 三 日
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