臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第九五二號
原 告 美商．肯尼士柯爾產品公司
Kenneth
代 表 人 甲○○○○○○○（執行副總裁）
訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦（局長）
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 吸引力綜合百貨股份有限公司
代 表 人 乙○○
送達代收人 丙○○律師
右當事人間因服務標章事件，原告不服行政院中華民國八十九年六月三十日台八十九
訴字第一九五四八號再訴願決定，提起行政訴訟；並經本院裁定命參加人參加被告之
訴訟。本院判決如左︰
主 文
再訴願決定、訴願決定及原處分，均撤銷。
被告應撤銷第九九○一四號服務標章之審定。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要︰緣參加人於民國（下同）八十六年一月二十九日以 「 ATT Kenneth Cole」服務標章，指定使用於商品及服務分類表第四十二類之超級市場、百貨公 司服務申請註冊，作為其申請案號第00000000號（嗣列為註冊第九八八 七二號）「ATTNEXT」服務標章之聯合服務標章，經被告前身經濟部中央標準局 審查核准，列為審定第九九○一四號服務標章，並於八十六年十二月一日公告於 第二十四卷第二十三期商標公報。嗣原告以系爭服務標章有違商標法第七十七條 準用同法第三十七條第七款及第十四款之規定（按原僅主張同法第三十七條第七 款之規定，嗣因法律修正公佈，原告主張為同法第三十七條第七款及第十四款規 定），於八十七年二月二十七日提出異議。案經被告為異議不成立之審定，發給 中台異字第八八○七○三號服務標章異議審定書。原告不服，循序提起訴願、再 訴願，均遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：求為判決如主文所示
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
㈢參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為何聲明或陳述。三、兩造之爭點：
㈠原告之商標是否屬於商標法第三十七條第七款之著名商標？ ㈡參加人是否屬商標法第三十七條第十四款因地緣或契約等關係而知悉原告之商標 ？且原告商標與參加人之服務標章所表彰者是否為該款之同一或類似商品？
甲、原告之主張：
㈠原告提出本件異議案後，因商標法經修正並於八十七年十一月一日開始施行，依 現行商標法施行細則第四十條「商標異議案件適用異議審定時之規定」之規定， 本件應依現行商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款「相同或近似於他人 著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，及第十四款「相同或近似於他 人先使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之商標，而申請人因與該他人 間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標（或標章）存在者，不 得申請註冊」之規定審理，合先敍明。
㈡關於是否違反商標法第七十七條準用第三十七條第七款部分： ⑴按相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，為商標法第 七十七條準用第三十七條第七款所列異議之事由。被告對於「 Kenneth Cole」 為原告所創用，且參加人申請的「 ATT Kenneth Cole 」服務標章與「 Kenneth Cole」構成近似有致公眾混淆誤認之虞乙節，並不爭執，則本案爭點在於原告之 「Kenneth Cole」商標是否為著名商標。 ⑵原告係於西元一九八二年由美國人肯尼士柯爾（Kenneth Cole）所創立，並以該 創立人之姓名為商標，使用迄今逾十五年，至今已有三十餘種男女用品及飾品問 世。原告為打響其商標知名度，促銷其產品，每年將產品型錄寄給超過三百萬客 戶，同時，尚有在美國印行的各大報章雜誌競相報導原告之「Kenneth Cole」商 標產品。其中「 New York Times（紐約時報）」、「News Week（時代週刊）」 、「USA Today（今日美國）」、「Daily News（每日新聞）」、「Los Angeles Times （洛杉磯時報）」等均在我國有流通；所報導之日期亦早於本案之聲請日 。此外，原告商品的銷售點分布在世界各地，包括我國、香港、阿姆斯特丹、新 加坡等地，而在美國本土有廿五家零售店及十一家代銷店。甚且原告之產品自西 元一九八五年起，在美國境內履獲各大小獎項，且經富比士雜誌（Forbes Maga- zines ）評選為一九九五年美國二百家最好的小型公司中第十二名及一九九六年 的第二十一名。
⑶原告為周全保護「Kenneth Cole」商標，早已自西元一九八三年起陸續於世界四 十餘國取得接近一百項之註冊，其中在澳大利亞、奧地利、比利時、荷蘭、盧森 堡、巴西、加拿大、中國大陸、丹麥、歐盟、法國、德國、希臘、香港、匈牙利 、印度、印尼、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、葡萄牙、新加坡、南 韓、西班牙、瑞士、美國等國之申請日均早於系爭標章之申請日。且除中國大陸 、歐盟及印度外，原告之「Kenneth Cole」商標在其他國家之註冊日亦早於系爭 標章之申請日。又原告在我國亦擁有第七九八○二五號「Kenneth Cole」、第八 一三二八四號「Kenneth COLE NEW YORK」、第七八一○八三號「KENNETH COLE REACTION 」、第七九三二○○號「Kenneth COLE REACTION」等註冊商標，其申 請日均早於系爭標章之申請日，註冊第七八一○八三號商標之註冊日更早於系爭 標章之申請日。
⑷原告之商標註冊資料不僅為原告取得商標專用權之證明，也為商標使用之證明， 蓋該等註冊證雖為靜態之權利取得證據，然眾所周知，美國商標註冊證之核發必 奠基於事實上之實際使用，故原告取得之美國商標註冊證上明白揭示原告自一九
八二年十二月一日起已於商業上使用據以異議之商標，可知原告商標產品已經廣 泛使用而為一般商品購買人所知悉。原處分及一再訴願決定均認為原告所檢送之 產品廣告、報章雜誌報導及銷售發票多無使用日期之記載或較系爭標章申請日期 為晚，或無實際使用於我國之廣告行銷相關事證，徒以流行資訊傳遞迅速及個人 旅遊便利為由，作為原告商標已於我國境內使用相當廣泛已為相關公眾所共知之 論據，尚不足採云云，實屬違誤。
⑸綜上所陳，原告商標確已具有世界性之知名度，而成為眾所周知之著名商標。 ㈢關於是否違反商標法第七十七條準用第三十七條第十四款部分： ⑴按「相同或近似於他人先使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之商標（ 標章），而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他 人商標（標章）存在者，不得申請註冊」，為商標法第七十七條準用同法第三十 七條第十四款所明定。經查，參加人於一九九六年（民國八十五年）間因有意代 理原告商標產品進口台灣市場販售，而與原告洽商，雖嗣後因故並未完成洽商致 未能取得原告之代理權，然自雙方往來信件亦足證明參加人早已知悉原告「Kenn eth Cole」商標存在之事實，其卻以公司標章「ATT」擅自加上原告 「 Kenneth Cole」商標申請註冊，自有違商標法第三十七條第十四款之規定。 ⑵按服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定 使用之商品相同或類似者，即應認屬同一或類似，不能以其一為表彰服務之營業 ，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題，此有改制前行政法院七十三 年度判字第七九四號判例、被告中台評字第八七○三四一號服務標章評定書可稽 。而百貨公司業務通常包括服飾及各類商品，參加人的「 ATT」廣場亦以服飾為 主，與原告據以異議之著名商標「Kenneth Cole」所指定使用之衣服、靴鞋等商 品，應屬相類似。尤其原告的「Kenneth Cole」商品專櫃亦設於參加人的營業處 所。如參加人獲准「ATT Kenneth Cole」標章申請，勢將造成消費者混淆誤認。 被告主張即使參加人之廣場以出售服飾為主，亦為事實上使用之問題，非屬其審 酌範圍等語；惟依類似商品及類似服務審查基準規定，審查時須注意銷售管道及 場所，不可以實際使用情形反推審查時已盡義務；且百貨公司會提供服飾乃一般 社會通念，故須注意其銷售管道及場所是否會讓消費者誤認商品來自相同或相關 之來源，被告所稱實無足取。
⑶綜上所陳，參加人早已知悉原告的「Kenneth Cole」商標，且參加人服務標章申 請指定之服務相同或近似於原告先使用於同一商品（服務）或類似商品（服務） 之商標，有違商標法第七十七條準用第三十七條第十四款規定。 ㈣基於上述理由，足證原處分及一再訴願決定，無論認事用法均有嚴重違誤，爰併 請撤銷，並判命被告另為「審定第九九○一四號服務標章應予撤銷」之處分。乙、被告之主張：
㈠按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞 者」，不得申請註冊，固為本件商標異議審定時商標法第七十七條準用第三十七 條第七款所明定。惟所稱「著名商標或標章」，係指商標或標章有客觀證據堪認 已於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言；所稱「有致公眾混淆 誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般商品購買人對其所表彰之服務來源或營
業主體發生混淆誤信之虞而言。本件原告主張其係由Kenneth Cole於西元一九八 二年所創立，且以其姓名為商標，使用迄今已有十五年，至今已有二十餘種男女 用品及飾品問世；又其「Kenneth Cole」商標除於其本國、奧地利、丹麥、法國 ．．．等世界各國獲准註冊外，於我國亦取得註冊第七八一○八三號、第七九三 二○○號、第七九八○二五號商標專用權；原告為促銷產品，並印製型錄寄送客 戶，其本國各大報亦有採訪報導，其銷售點分布世界各地，且於西元一九九五、 九六年為富比士雜誌評選為美國二百家最好的小型公司中第十二、二十一名，足 以證明「Kenneth Cole」商標已具世界性之知名度云云。惟查，原告異議時所檢 送之資料，其中商標註冊資料僅為原告取得商標專用權之證明，與據以異議商標 、商品是否為一般商品購買人所知悉，無必然之關係；又公司之簡介為其內部之 私文書，二者均尚需佐以其他商標實際使用資料，始得綜合判斷。雖原告另檢送 有產品廣告、報章雜誌報導、銷售發票等證據資料，惟其廣告多無使用日期之記 載，其中標示有「 spring 1997」者，較本件系爭服務標章申請註冊日（即八十 六年一月二十九日）為晚；又原告於香港之銷售發票日期雖早於系爭服務標章之 申請註冊日，然僅有一份；再，報章雜誌報導亦僅有少數五份，其中有二份之日 期復晚於本件系爭服務標章申請註冊日，從而於本件服務標章申請註冊之前，原 告據以異議之商標並未廣為一般消費者所熟知，要無疑義。況依原告前開資料， 原告固於我國有商標註冊之事實，然並無實際於我國廣告、行銷之相關事證。另 於本件訴訟進行中雖原告又補正數份報章雜誌資料，惟皆屬國外之使用證據，其 得否為我國相關事業或消費者所知悉，亦乏相關佐證，自難認屬著名商標；亦不 足為系爭服務標章之申請註冊有使我國一般商品購買人對其所表彰之服務來源或 營業主體與據以異議商標發生混淆誤信之虞之論據。 ㈡次按，服務標章圖樣相同或近似於他人先使用於同一或類似服務之服務標章，而 申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人標章存在 者，不得申請註冊，固為本件商標異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條 第十四款所明定。惟其適用，應以服務標章圖樣相同或近似於他人先使用於同一 服務或類似服務之標章為前提要件。查本件系爭服務標章係指定使用於超級市場 、百貨公司之服務，而據以異議商標則指定使用於衣服、靴鞋等男女用品、飾品 商品，二者經營之方式、提供之內容有明顯不同，依一般社會通念應非屬類似， 自亦無本款規定之適用；且即使參加人之廣場以出售服飾為主，亦為事實上使用 之問題，非屬被告審酌範圍。事實上參加人之廣場除服飾外，尚有鞋子等其他物 品，且廣場實際使用的商標只有「 ATT」，與原告註冊商標不同。復以，商標法 第三十七條第十四款之規定並無須考慮是否有混淆誤認之虞，參加人並無將廣場 設限於只出售服飾類，故仍應以一般社會通念審查超級市場及百貨公司服務之對 象。從而原告陳稱參加人曾有意代理原告商標產品進口台灣市場販售云云，主張 參加人知悉據以異議商標存在一節，尚難執為系爭服務標章應有本款適用之論據 。另，原告所提中台評字第八七○三四一號服務標章評定書，其服務標章所提供 之服務與表彰商品性質類似，而本案參加人僅係提供場地，與原告商標性質仍有 差異，兩案不能比附援引。
㈢綜上論述，被告所為之原處分，洵無違誤，原告之訴實屬無理由。
理 由
一、原告原依修正前商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款規定於八十七年二 月二十七日提出本件異議，嗣商標法經修正並於八十七年十一月一日開始施行， 依商標法施行細則第四十條之規定，商標異議案件應適用異議審定時之規定，原 告乃修正其異議之依據為現行商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款及第 十四款之規定，被告據以審理，並無不合，先予敍明。二、原告主張：參加人申請審定之「ATT Kenneth Cole」服務標章，與原告之著名商 標「 Kenneth Cole」係屬近似，有致公眾混淆誤認之虞；另參加人曾因有意代 理原告商標產品進口台灣市場販售，而與原告洽商致知悉原告「Kenneth Cole」 商標存在之事實，卻以其公司標章「ATT」擅自加上原告「 Kenneth Cole」商標 而申請註冊之審定，有違商標法第三十七條第七款及第十四款之規定而異議。被 告則以：原告之「 Kenneth Cole」商標縱已註冊成為世界上之著名商標，然依 其所提之資料尚亦無足證明在國內亦廣為一般消費者所熟知，故「Kenneth Cole 」商標應非著名商標；另參加人之系爭服務標章係指定使用於超級市場、百貨公 司服務，與原告據以異議之商標指定使用於衣服、靴鞋等男女用品、飾品商品， 於經營方式、提供內容有明顯不同，依一般社會通念，應非屬同一或類似服務， 系爭服務標章無商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款及第十四款規定之 適用，而為異議不成立之審定。
三、經查，兩造對於雙方所為事實之主張並無爭議，且雙方就本件爭點僅為事實欄所 載之部分，亦達成共識（見本院九十年四月十三日之準備程序筆錄），則本件僅 就上該爭點為判定，爰論述於下：
㈠ 關於商標法第三十七條第七款部分：
⑴ 原告主張其所有之商標係著名商標，無非以：其商標係由公司創立人以本身姓名 為商標，使用迄今逾十五年，並有三十餘種男女用品及飾品問世；原告每年將產 品型錄寄給超過三百萬客戶以為打響其商標知名度，促銷其產品，美國印行的各 大報章雜誌競相報導原告之「Kenneth Cole」商標產品。其中「New York Times （紐約時報）」、「News Week（時代週刊）」、「USA Today（今日美國）」、 「Daily News（每日新聞）」、「Los Angeles Times（洛杉磯時報）」等均在 我國有流通；所報導之日期亦早於本案之聲請日。此外，原告商品的銷售點分布 在世界各地，包括我國、香港、阿姆斯特丹、新加坡等地，而在美國本土有廿五 家零售店及十一家代銷店。且原告之產品經富比士雜誌（Forbes Magazines）評 選為一九九五年美國二百家最好的小型公司中第十二名及一九九六年的第二十一 名。此外，原告自西元一九八三年起陸續於世界四十餘國取得接近一百項之Kenn eth Cole」商標之註冊，其中在澳大利亞、奧地利、比利時、荷蘭、盧森堡、巴 西、加拿大、中國大陸、丹麥、歐盟、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度 、印尼、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、葡萄牙、新加坡、南韓、西 班牙、瑞士、美國等國之申請日均早於系爭標章之申請日。且除中國大陸、歐盟 及印度外，原告之「Kenneth Cole」商標在其他國家之註冊日亦早於系爭標章之 申請日。又原告在我國亦擁有第七九八○二五號「Kenneth Cole」、第八一三二 八四號「Kenneth COLE NEW YORK」、第七八一○八三號「KENNETH COLE REAC-
TION」、第七九三二○○號「 Kenneth COLE REACTION」等註冊商標，其申請日 均早於系爭標章之申請日，註冊第七八一○八三號商標之註冊日更早於系爭標章 之申請日，故原告之「Kenneth Cole」商標已具世界性之知名度等語為據，並提 出有關證物為證（見本院卷附之證物一至證物五）。 ⑵ 惟按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之 虞者」，不得申請註冊，乃本件商標異議審定時商標法第七十七條準用第三十七 條第七款所明定。所稱「著名商標或標章」，係指商標或標章有客觀證據堪認已 於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言；所稱「有致公眾混淆誤 認之虞者」，係指商標或標章有使一般商品購買人對其所表彰之服務來源或營業 主體發生混淆誤信之虞而言。而依原告異議時所檢送之資料，其中商標註冊資料 僅為原告取得商標專用權之證明，與據以異議商標、商品是否為一般商品購買人 所知悉，無必然之關係；又公司之簡介為其內部之私文書，二者均尚需佐以其他 商標實際使用資料，始得綜合判斷。雖原告另檢送有產品廣告、報章雜誌報導、 銷售發票等證據資料，惟其廣告多無使用日期之記載，其中標示有「spring1997 」者，較本件系爭服務標章申請註冊日（即八十六年一月二十九日）為晚；又原 告於香港之銷售發票日期雖早於系爭服務標章之申請註冊日，然僅有一份；再， 報章雜誌報導亦僅有少數五份，其中有二份之日期復晚於本件系爭服務標章申請 註冊日，從而於本件服務標章申請註冊之前，原告據以異議之商標並未廣為一般 消費者所熟知，要無疑義。況依原告前開資料，原告亦自認於我國有商標註冊之 事實，然並無實際於我國廣告、行銷之相關事證。另於本件訴訟進行中雖原告又 補正數份報章雜誌資料，惟皆屬國外之使用證據，其得否為我國相關事業或消費 者所知悉，亦乏相關佐證，自難認屬著名商標；自不足為系爭服務標章之申請註 冊有使我國一般商品購買人對其所表彰之服務來源或營業主體與據以異議商標發 生混淆誤信之虞之論據。
⑶ 依上說明，被告認定原告所提之資料無足證明其「 Kenneth Cole」商標屬著名 商標，尚無不當。
㈡ 關於商標法第三十七條第十四款部分：
⑴按「相同或近似於他人先使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之商標（ 標章），而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他 人商標（標章）存在者，不得申請註冊」，為商標法第七十七條準用同法第三十 七條第十四款所明定。又服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而 該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，即應認屬同一或類似，不能以 其一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題，此有 改制前行政法院七十三年度判字第七九四號判例可稽，被告中台評字第八七○三 四一號服務標章評定書亦持同一見解（見本院卷附之證物八）。 ⑵經查，參加人申請審定之系爭「ATT Kenneth Cole」服務標章與原告據以評定之 「Kenneth Cole 」商標，其區別僅在於參加人之服務標章上有參加人之公司標 章「ATT 」而已，其餘則完全相同，故無論自外觀、觀念與讀音上觀之，系爭服 務標章與據以評定商標係屬近似。又參加人之服務標章雖指定使用於超級市場及 百貨公司之服務，然依一般社會通念，百貨公司業務固包括服飾及各類商品，一
般均以服飾為主（廣義的「服飾」概念包括衣服、鞋子及其相關配件如帽子、圍 巾、皮帶等），參加人的「ATT」廣場亦然，故與原告據以異議之商標「Kenneth Cole」所指定使用之衣服、靴鞋等商品，亦屬相類似。再依被告頒布之「類似商 品及類似服務審查基準」，所謂類似商品係指商品在用途、功能、行銷管道與場 所、買受人、原材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通 念及市場交易情形，易使一般商品購買者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯 之來源者；類似服務係指服務在性質、內容、行銷管道與場所、對象、服務提供 者或其他因素具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般 商品購買者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。易言之，認定 商品或服務是否類似，應將上開判斷基準列入考慮，以判斷將來可能使用商標或 標章時，行銷管道與場所是否會使消費者誤認商品或服務之來源相同或有關聯， 至該商標或標章是否有確實使用即非所論。況被告對於原告主張其於參加人的「 ATT 」廣場內設有出售系爭「Kenneth Cole」商標所指定使用之衣服、靴鞋等商 品之專櫃，亦無爭執，則就銷售管道及場所與消費者之消費習慣而言，參加人之 服務標章所表彰之營業與原告之商標指定使用之商品即應屬相同或類似，毋庸置 疑。
⑶原告主張參加人於一九九六年（民國八十五年）間有意代理其商標產品進口台灣 市場販售而與原告洽商之事實，有原告所提之雙方往來信件足稽（見本院卷附證 物六），被告對於上開書信之真正並不爭執，則原告主張參加人早已知悉其系爭 「Kenneth Cole」商標存在之事實，亦堪採信。從而參加人顯因其他關係而知悉 原告系爭「Kenneth Cole」商標之存在，所欲使用之服務標章又與原告之系爭商 標類似，依商標法第三十七條第十四款之規定，自不得申請註冊。被告徒以上開 條款之適用，應以服務標章圖樣相同或近似於他人先使用於同一服務或類似服務 之標章為前提要件，參加人之服務標章係指定使用於超級市場、百貨公司之服務 ，而原告據以異議之商標則指定使用於衣服、靴鞋等男女用品、飾品商品，二者 經營之方式、提供之內容有明顯不同，依一般社會通念應非屬類似；況事實上參 加人之廣場除服飾外，尚有鞋子等其他物品，且廣場實際使用的商標只有「 ATT 」，與原告註冊商標不同等為據，而認定本件無本款規定之適用，自有未洽。四、綜上所述，參加人既因其他關係而知悉原告據以異議之商標已存在之事實，其服 務標章申請指定之服務又近似於原告先使用於類似商品之商標，自有違商標法第 七十七條準用第三十七條第十四款規定，原告主張參加人之申請有違上開規定， 依法應不得申請註冊，而據以異議，並非無據。被告本應為異議成立且撤銷第九 九○一四號服務標章之審定之處分，竟察未及此而駁回原告之異議，有欠妥適， 一再訴願決定未予糾正，亦有違誤，原告訴請一併撤銷並求為命被告撤銷第九九 ○一四號服務標章之審定之判決，自屬正當，應予准許，爰改判如主文所示。又 本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法無礙本件判決結果，故不予一一論述，併 敍明之。
五、據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決 如主文。
中 華 民 國 九十 年 五 月 三十一 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 五 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟 法 官 帥嘉寶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 六 月 一 日 書記官 吳芳靜
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網