最高法院民事判決 一○三年度台上字第一四七九號
上 訴 人 台灣綠牆開發股份有限公司
法定代理人 鄧效仁
訴訟代理人 謝煒勇律師
被 上訴 人 馬克旦
上列當事人間請求專利權移轉登記（確認專利權共有）事件，上
訴人對於中華民國一○二年十一月十四日智慧財產法院第二審判
決（一○二年度民專上字第二○號），提起上訴，本院判決如下
：
主 文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
本件上訴人主張：伊係以植裁立體化形成綠色牆面為主要營業項目之環境景觀工程設計、施作公司，被上訴人曾將第M000000 號專利授權伊使用，並簽有協議書及專利授權書（下稱系爭協議書或系爭專利授權書），於系爭專利授權書約定倘被上訴人使用伊資源進行研發，研發成果由雙方共享。我國第M000000 號新型專利及大陸地區專利號000000000000.2實用新型專利（下稱系爭專利）係被上訴人於任職伊公司總經理期間就其職務上所完成之專利，縱非職務上創作，被上訴人利用伊公司之繪圖工程師繪製完成該專利圖示，且上開專利模型之完成、模具之開模、專利之聲請等費用，均由伊負擔，系爭專利亦係被上訴人利用伊之資源所完成。依上揭約定系爭專利應由兩造共享之，詎被上訴人竟私自申請取得系爭專利權等情，爰求為：確認系爭專利為上訴人及被上訴人共有之判決（未繫屬本院部分，不予贅述）。被上訴人則以：系爭協議書、專利授權書非伊所簽，專利授權書僅為協議書之附件，非獨立契約，欠缺契約成立要件。伊任職總經理僅負責經營管理公司事務並不包含研發工作，所領取固定薪水亦無針對研發專利技術約定之報酬，且任職上訴人前，已具獨立研發專利之能力，並未利用亦無需要利用上訴人資源，系爭專利自非職務上完成之新型。上訴人負責人鄧效仁並未提供具體研發內容之意見，證人郭柏亨負責專利說明書之繪圖，僅為專利申請行政程序所需之文件，並非研發過程。製作模型及生產模具，係為實施系爭專利所為之生產準備工作，屬製造流程，與專利之研發創作無關，均非可謂為伊研發系爭專利過程中使用上訴人之資源。縱認係使用上訴人之資源，依專利法第八條第一項規定，系爭專利之專利申請權及專利權亦均歸屬伊，上訴人僅於支付報酬後得在其事業上實施專利，對系爭專利並無共有之權利。另系爭專利授權書標的為第M000000 號新型專利，與系爭專利無關，且所載「共享」不明確，難認兩造已達成共有系爭專利權之合意
等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴，無非以：被上訴人為系爭專利之專利權人，及曾任職上訴人總經理，為兩造不爭執之事實。系爭協議書及專利授權書依送請刑事警察局鑑定結果及將該協議書及專利授權書與被上訴人所簽訂之合作協議書及組合式立體綠牆－專案合作開發協議書上之印文比對結果，固可認為真正。且依證人林維祥之證言，足認該契約已合法生效。惟有關職務上與非職務上之新型專利權之歸屬，修正前專利法第七條第一項、第二項、第八條分別定有明文，大陸地區專利法第六條與第七條亦分別定有相類規定。查上訴人主張系爭專利為被上訴人任職總經理期間就其職務上所完成，雖引證人郭柏亨證述：上訴人董事長鄧效仁前往二○一○上海世界博覽會（下稱上海世博）參觀，於民國一○○年初將上海世博所拍攝造型花牆之照片交予伊，表示想開發新物件，嗣被上訴人亦提出一花槽表示想開發新產品，請伊畫圖，期間伊有向被上訴人及鄧效仁作一個繪圖之瞭解及口頭溝通，伊完成繪圖後與生元模型企業有限公司聯絡製作模型，再由伊與上訴人之協理楊宸欣及被上訴人共赴年勝塑膠工業有限公司洽商生產與開模事宜等語為證，但郭柏亨所參與專利說明書之繪圖，僅為專利申請行政程序所需之文件，如同專利事務所代理客戶申請專利，為其繪圖之角色，並非研發過程。至製作模型及生產模具，則係為實施系爭專利所為之生產準備工作，屬製造流程，亦與專利之研發無關。又證人林維祥為上訴人業務部經理，並非研發設計部門；而被上訴人任總經理為綜合管理公司事務與業務之主管，亦非研發設計單位之主事者，林維祥所證被上訴人除管理公司外，尚負責研發業務一節，顯與總經理所掌事務與業務事項有異而非可採。另其陳證上訴人成立過程，有約定被上訴人應將現有專利授權予上訴人，始成立上訴人等語，僅能說明兩造有商談專利授權事宜，無法證明被上訴人於任職上訴人期間，研發所取得之專利應與上訴人共有。至林維祥參與模具取樣行為，與系爭專利技術研發無涉，亦非提供專利研發之必要資訊。準此，上訴人無法證明系爭專利為被上訴人職務上所完成之新型或實用新型專利。次查系爭協議書第一條固載有：被上訴人授權上訴人使用申請在案之第00000000號專利所指之系統、衍生產品及相關工程承攬等，授權書詳如附件，該附件即為系爭專利授權書。然該協議書及專利授權書並未記載其標的為系爭專利，且上開專利授權書第四條僅記載：倘甲方（被上訴人）使用乙方（上訴人）資源進行研發，研發成果由雙方共享等旨。既未指明所包含研發產品範圍為何？所謂研發成果由雙方共享，應如何共享，共享方式、比例、時間及權利內容等，均未明確記載，難認當事人對所謂共享研發成果已達共識之合意。故研發成
果共享，是否為系爭專利權之授與，即有疑義，更遑論所謂共有系爭專利權之合意。倘兩造約定共享系爭專利係指由兩造共享專利申請權及專利權，揆諸專利法第十二條第一項及大陸地區專利法第八條規定，自應由兩造共同提出專利申請，豈容上訴人負擔專利申請之相關費用，而由被上訴人單獨申請系爭專利，獨有系爭專利之理。且系爭專利自繪圖、申請、領證及繳年費等事項，均在上訴人現任董事長鄧效仁任期內為之，系爭專利申請之專利審查費、領證及第一年年費、委任長江國際專利商標法律事務所之手續費等乃由上訴人支付，足見上訴人知悉被上訴人申請系爭專利權之事。乃其任由系爭專利為被上訴人單獨申請，而非由兩造共同提出申請，不僅證明系爭協議書及專利授權書，無上訴人取得系爭專利之被授權關係或共有系爭專利之約定；益徵上訴人同意被上訴人為系爭專利之專利權人。上訴人嗣後主張系爭專利應為兩造共有，即非正當，其請求確認系爭專利權為兩造共有，不應准許等詞，為其判斷基礎。
查系爭協議書之附件即系爭專利授權書第四條載明：倘甲方（被上訴人）使用乙方（上訴人）資源進行研發，研發成果由雙方共享等旨，而該協議書之前言亦載：就乙方（被上訴人）授權甲方（上訴人）使用，甲方在乙方專利獲核前提下，協議如下等文字，似難謂兩造對研發結果將取得專利權無所預見，原審逕認該約定研發成果共享之文句並非有系爭專利權共有之合意，其解釋契約有違常情，已有可議。次按專利申請權及專利權之原始取得，本非不得由發明人、新型創作人或設計人與他人為約定，契約倘未有無效之事由如專利法第九條規定者，當事人自應受其拘束。查系爭協議書及專利授權書為兩造合法有效成立之契約，為原審所確定，而該專利授權書第四條既就甲方（被上訴人）使用乙方（上訴人）資源進行研發之成果為約定，且上訴人主張系爭專利係利用其公司資源所完成一情，由原審認定該專利申請時之專利審查費、領證及第一年年費、委任專利商標法律事務所代辦之手續費等均由上訴人支付；職司產品開發之繪圖工程師即證人郭柏亨證述：上訴人董事長參觀上海世博後，於一○○年三月間將上海世博所拍攝造型花牆之照片交予伊，表示想開發新物件，過一段時間後，被上訴人始提出一花槽表示想開發新產品，請伊畫圖，期間伊有向被上訴人及鄧效仁作繪圖之瞭解及口頭溝通，畫圖完成後，並參與洽商生產與開模事宜等語（一審卷第一○六頁），倘亦可採，則上訴人本於上揭約定，請求確認系爭專利為兩造共有，是否全屬無據，即非無研求餘地。原審未詳予調查審認，遽以前揭理由，而為不利上訴人之判斷，亦屬可議。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第
一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 一○三 年 七 月 十七 日
最高法院民事第六庭
審判長法官 吳 麗 女
法官 王 仁 貴
法官 盧 彥 如
法官 謝 碧 莉
法官 吳 謀 焰
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 一○三 年 七 月 二十八 日
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