臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第七一六號
原 告 虹光精密工業股份有限公司
代 表 人 甲○（董事長）
訴訟代理人 乙○○
戊○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦（局長）
訴訟代理人 辛○○
參 加 人 財團法人工業技術研究院
代 表 人 丙○○（院長）
訴訟代理人 己○○
庚○○
壬○○
右 一 人
複 代理人 丁○○兼送達代
右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國八十九年六月二十日訴願
決定，提起行政訴訟訴；並經本院裁定命參加人參加被告之訴訟。本院判決如左︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告於民國（下同）八十五年十二月五日以「數位影印裝置之配接 器追加一」向被告前身中央標準局申請發明專利，經編為第00000000號 審查，准予專利。公告期間參加人以原告之專利有違專利法第二十條第一項第一 款至第三款及第二項之規定而提出異議。經被告於八十七年七月十五日為「異議 成立」之處分並發給（八七）台專（判）○四○二四字第一二三四二八號專利異 議審定書。原告不服，提起訴願，經經濟部將原處分撤銷，責由被告另為適法之 處分。被告乃重為審查，並於八十八年五月十三日函請原告修正專利範圍，將系 爭案申請專利範圍第二項之內容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第 二十三項，原告於八十八年六月十四日申復不同意修正，被告乃以八十八年十月 十四日以（八八）智專（八）○四○二○字第一三六三一二號專利異議審定書為 「異議成立」之處分。原告仍表不服，提起訴願，亦遭駁回，乃提起本件行政訴 訟。
二、兩造聲明：
甲、原告聲明求為判決：㈠訴願決定、原處分均撤銷。㈡判命被告「准予原告修正申 請專利範圍，將系爭案申請專利範圍第二項之內容，分別併入第一項、第十三項 、第十八項、及第二十三項中後，為『本案異議不成立，應予專利』之處分」。乙、被告及參加人聲明均求為判決如主文所示。三、兩造之爭點：
㈠ 原告訴之變更是否合法？有無行政訴訟法第一百十一條規定之適用？ ㈡ 原告依據行政訴訟法第五條第二項之規定而請求被告為「本案異議不成立，應予 專利」處分之請求是否有理（按原告真意為准予原告修正申請專利範圍，將系爭 案申請專利範圍第二項之內容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二 十三項中後，為「本案異議不成立，應予專利」之處分）？ ㈢ 原告之發明是否具有進步性？
甲、原告主張之理由：系爭案在反覆審查及訴願過程中，原告一再請求面詢，被告均 未予置理並聲稱無面詢之必要，卻又將系爭案申請專利範圍之標的誤以為是掃描 機，於要求原告限縮申請專利範圍時僅以「與證據二不同者、主要在於其申請專 利範圍第二項之內容」之短短二十四個字述說，卻不適當行使其闡明權，讓原告 有為說明與了解審查委員真意之機會，致引發本件訴訟。爰就本案之爭點分述於 下：
㈠ 關於原告訴之變更是否合法？有無行政訴訟法第一百十一條規定之適用方面： ⑴ 原告原請求之專利範圍並未將申請專利範圍第二項之內容，分別併入第一項、第 十三項、第十八項、及第二十三項之中，而單獨成立項，故申請專利之範圍較廣 ；若為訴之變更而將申請專利範圍第二項之內容，分別併入第一項、第十三項、 第十八項、及第二十三項之中，則申請專利之範圍較原來請求之範圍為小，然所 有之基礎事實均未曾變更，故應屬行政訴訟法第一百十一條第三項第二款（原告 誤為行政訴訟法第一百十一條第四項第二款，下同）規定「訴訟標的之請求雖有 變更，但其請求之基礎不變者」之情形。乃所謂「應受判決事項之聲明」的變更 ，並未變動任何請求之基礎，依司法院大法官陳計男、吳庚及學者陳清秀等人之 見解，應非法之所不許。參諸民事訴訟法第二百五十五條第一項第三款「擴張或 減縮應受判決事項之聲明者」之規定，不在不得變更原訴之列，且行政訴訟法相 關各節多準用民事訴訟法，於不妨礙被告之攻擊防禦與訴訟經濟之立法意旨下， 莫不允許當事人為訴之變更，改制前之行政法院八十四年度判字第一七五七號判 決亦持相同見解，是原告所為訴之變更，應屬合法。 ⑵ 本件若依行政訴訟法第一百十一條第三項第三款之規定：「因情事變更而以他項 聲明代最初之聲明。」亦應予准許變更。蓋由於①被告未於系爭案件之異議審定 前適當行使闡明權，僅以了了數語要求原告修改申請專利範圍，直到本案準備程 序中才述明，當時要求原告修改申請專利範圍意思就是認為當中部分可以准予專 利，甚至還當庭具體而明確的表示系爭案申請專利範圍除三個獨立項外，其餘所 有附屬項都可以獲准專利．．．等，均為原告起訴當時無從得知的，故實非起訴 時所能掌控。②系爭專利案自申請至今已約四年半，自被異議至今也超過三年半 ，這此間許多外國品牌廠商不斷製造相同功能之產品，如該類產品原告於今年一 至三月銷往美國的總台數低於一千台，而已介入該類產品的外國廠商多為國際級 之知名公司，如日商之 Panasonic、Minolta、OKI，美商之Lexmark（IBM子公司 ）、Textronics、Lumina，歐商之QMS(歐洲第二大影印設備製造商）等等，另外 美商HP公司（世界最大列印設備公司）亦有相類似之產品正準備推出，在這種市 場尚未發展起來，而國際級大廠已經部署完成的情狀，原告無法以專利為武器與 他們競爭，對原告權利之損害甚鉅，因專利權最有效的實施時間係在於市場競爭
者進入之初級階段，本案纏訟至今，國際級競爭者已紛紛介入市場，如原告無法 儘速取得專利權，將錯失實施專利權的最佳階段，原訴之聲明已無法達成訴之目 的，故應認為情事已有變更，依上開說明並參之司法院大法官陳計男及最高法院 四十三年台抗字第二十三號判例之見解，應准予原告修訂系爭案之申請專利範圍 ，並變更本訴訟案之訴之聲明。
⑶ 原告為訴之變更並無礙被告之攻擊防禦及訴訟經濟：行政訴訟法第一百十一條各 項、各款之規定之主要目的是在防止妨礙被告之攻擊防禦、以及基於訴訟經濟之 理由。而原告所提之訴之變更，已就被告於第一次準備程序中所述系爭案件可以 獲准專利之範圍加以限縮，並經被告確認變更後原告訴之聲明限縮後之聲請專利 範圍與被告認為可以取得專利之範圍相同；而被告對該訴之聲明中請求鈞院命其 為特定內容之行政處分確有處分權、且專利權之限縮當然不違反公益，本案原告 相當於已退讓到被告機關之最基本主張，全接受被告之要求，對被告之攻擊防禦 當然無任何妨礙，對訴訟經濟而言，更有促進之效果。 ⑷ 被告應受禁反言原則之限制，蓋被告既於第一次準備程序中一再以各種方式表達 系爭案件之所有附屬項都可以取得專利，原告信任被告之當庭陳述，對於被告所 述認為可以取得專利之範圍，提出限縮申請專利範圍之變更訴之聲明狀，被告竟 於未審究該申請專利範圍是否為其認為可以給予專利之範圍之前，隨即表示不同 意原告變更訴之聲明，其所言似有立場前後不一、互相矛盾之處，應受禁反言（ estoppel）原則之限制。且依行政訴訟法第一百十一條第二項之規定，法院可依 實際情況認為適當時依職權准予變更，況原告聲請變更訴之聲明既與被告之主張 相同，自無妨礙其攻擊防禦之處，於訴訟經濟更有促進之效果，依上說明，原告 所為之訴之變更應屬合法。
㈡ 關於原告依據行政訴訟法第五條第二項之規定而請求被告為「本案異議不成立， 應予專利」處分之請求是否有理部分：
⑴ 行政訴訟法第五條第二項訂有：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件， 予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等 行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」， 學說上稱為「請求應為行政處分之訴訟」或「課予義務訴訟」，性質上應為同法 第三條所訂給付訴訟之類型。故鈞院如依該項規定命被告為特定行為之行政處分 時，被告應以該判決之意旨直接為該特定行為之行政處分，不必經由重新審查。 參加人卻主張該項係為「形成之訴」，並質疑鈞院依法命被告為特定行為之行政 處分之合法性，見解顯屬有誤。
⑵ 傳統行政訴訟之設計，係以撤銷訴訟謀求救濟，但不僅違反訴訟經濟原則，且縱 然經過一再撤銷重為處分後，峰迴路轉原告仍然不獲救濟；為發揮救濟功能，乃 修正法制，行政法院如認為原告之訴有理，不得一仍舊貫，單純撤銷拒絕原告申 請之處分，必須同時依其訴之聲明為命原處分機關為行政處分或為一定內容之行 政處分的判決，或適當行使「闡明權」，曉諭原告使其轉換符合其訴訟目的之訴 訟類型。參加人仍引用舊行政訴訟法之判決意旨，指稱：「原告所提申請專利範 圍修正本非屬行政訴訟審究範圍」，顯然係錯用修法前之見解詮釋修正後之條文 。況本案係因被告於審查過程中未了解本案之精神，誤以為系爭案之申請標的為
一完整的掃描器（實則僅為掃描器之主機板），加以審查委員主觀認定無面詢之 必要，又未適當行使「專利審查基準彙編」第九章第三節第三項第三目所規定的 「闡明權」所致；原告原可不限縮系爭案之申請專利範圍（換言之，即較大的申 請專利範圍）而聲請鈞院為一定內容之行政處分的判決，今原告本於被告認為可 以獲得專利的陳述限縮系爭案之聲請專利範圍（即較小的申請專利範圍），並依 法聲請變更訴之聲明，於法並無不合。
㈢ 原告之發明是否具有進步性部分：
⑴ 依被告所為之異議審定書所述，被告已將異議證據侷限於「異議證據二」，因此 ，系爭案件僅需要與異議證據二之 IPU互相比對其間之差別是否具有可專利性已 足，先予敍明。
⑵ 異議證據二之IPU內部CANON IPU-30D／IPU-48AM SYSTEM中，其IPU部分，由其附 圖2-7（FLOW OF IMAGE DATA）可見為以 SCSI或GPIB為規格，為一不能單獨使用 之連接器，故不可以獨立運作，必須受制於主電腦（ host computer）的命令行 事。而系爭案件具使用者操作界面之可獨立作業系統，故可選擇不連接個人電腦 ，即可以單獨運作（乃指系爭案件技藝所表現之結果，不必是系爭案件之申請專 利範圍獨立項之限制條件）。而依原告申請專利範圍「第一項為：一種影像處理 系統，接收並處理掃描裝置傳送過來的掃描影像，包含：中央處理單元，控制前 述掃描裝置之掃描與影像之傳送；影像處理單元，連接於前述之中央處理單元以 及前述之掃描裝置，依據使用者選擇之模式，接受前述之中央處理單元之控制而 處理前述掃描裝置傳送過來的掃描影像；影像記憶體，連接於前述之影像處理單 元，用以儲存影像處理前以及影像處理後之資料；前述影像處理前或是影像處理 後之資料，可以選擇傳送至電腦中儲存備用，或是選擇傳送至列印裝置列印輸出 。前述申請專利範圍第一項所包含之主要元件有三：中央處理單元、影像處理單 元、以及影像記憶體。其中的「中央處理單元」比對於異議證據二 IPU而言，前 者乃係主動元件具有「獨立作業」的能力，後者則是被動元件，不具有獨立作業 的能力。系爭案件之「獨立運作」功能非源自於系爭案件具備有「操作面板」， 乃是源自於系爭案件具備有專用的「中央處理單元」，而異議證據二不具備有專 用的「中央處理單元」。雖實際產品製作時，確實需要一個「操作面板」或是均 等的有線或是無線控制的「人機介面」，但是實際產品的需求並不表示申請專利 範圍的獨立項必須包含此「人機介面」一元件，此一元件可以是在附屬項表示之 ，猶如本案即是在附屬項表示之。被告及訴願機關認為系爭案件必須將第二項之 「操作面板」限制條件，分別合併於第一項、第十三項、第十八項、第二十三項 ，乃係對於系爭案件之申請專利範圍與系爭案件之固有功能混淆所致。前述申請 專利範圍已經具備可專利性，即是如申請專利範圍之主體中所述之三要件、該三 要件之間的連接關係，以及所構成之整體功能，這是異議證據二所未曾揭露者， 因此，申請專利範圍第一項、第十三項、第十八項、第二十三項之具有可專利性 ，並非因為其必須具有「操作面板」才具有可專利性。而異議證據二以「掃描機 」連接至「外部之 IPU」之「影像處理系統」，兩者分別整體觀之以及產品之存 在型態、銷售型態，均有很大的不同，這種不同也就是系爭案件之可專利性所產 生的結果。因此，系爭案件申請專利範圍第一項、第十三項、第十八項、第二十
三項針對此一「影像處理系統」之不同所為之權利限制，本身已經具備完整的可 專利性，並非需要合併「操作面板」才具有可專利性。 ⑶ 系爭案件爭論的申請專利範圍為第一項、第十三項、第十八項、第二十三項，其 餘依附屬權利請求項之可專利性應不受影響，仍具有可專利性。惟，被告及訴願 機關均未審究及此，做出至少部分同意之審定、以及決定，不應該全盤否定其他 非系爭之申請專利範圍。
⑷ 異議證據二並未揭露「中央處理單元」使用於影像處理系統之中，因此，系爭案 件使用了引證案未曾揭露的元件，顯然系爭案件並非「運用申請前既有之技術或 知識」，既非「運用申請前既有之技術或知識」當然系爭案件更非「熟習該項技 術者所能輕易完成」，被告引用專利法第二十條第二項為本案之核駁依據是不能 合法成立的。
⑸ 系爭案件之申請專利範圍第一項、第十三項、第十八項及第二十三項之描述，均 具體有別於異議證據二，且系爭案件之專利說明書、以及申請專利範圍各獨立項 ，並未包含「可獨立作業系統」之措詞，被告及訴願機關要求原告將第二項之「 操作面板」分別合併於第一項、第十三項、第十八項及第二十三項項中以符合「 可獨立作業系統」，殊有不當。
⑹ 原告申請專利之標的為「掃描機之主機板」，被告則誤以為係一「掃描機」，蓋 ：①「掃描機」才需要被告要求之「操作面板」，但「操作面板」對「主機板」 而言並非必須，如同很多「電腦主機板」的專利申請案都會有選擇性的功能，但 並不會在申請專利範圍第一項中就限定必須要有「鍵盤」（「電腦主機板」的「 操作面板」）一樣，被告要求原告一定要在「掃描器主機板」的申請專利範圍中 加入「操作面板」並不合理。②被告雖辯稱並未將原告申請專利範圍之標的誤為 「掃描機」，然若其確未誤認何以無法解釋「為何一個主機板非得要有操作面板 不可」；又無視原告於系爭案申請專利範圍第一項前言部分即把「掃描裝置」排 除在申請專利範圍之標的（即「影像處理系統」）之外之事實，一個不包含「掃 描裝置」的「影像處理系統」自無法稱之為「掃描機」。③被告在歷次的審定書 中直接或間接的一再指稱並認定系爭案申請專利範圍之標的為「掃描機」或是將 「掃描」功能整合進來的裝置，如八十八年十月十四日異議審定書理由㈣第四行 ：「．．．與系爭案比較，系爭案係對掃描器提出改良，與該引證案一提供整合 傳真、掃描、複印、列印及資料通信等功能於一體並不相同，二者整體構造亦不 相同．．．」、理由㈤第三行：「．．與系爭案整合掃描及影像處理系統並不相 同．．．」、理由㈥第三行：「．．與系爭案為一掃描機之改良．．故．．引證 案三不具證據力」；八十七年七月十五日異議審定書理由五第四行：「．．本案 係對掃描器提出改良與引證案一提供整合傳真、掃描、複印、列印及資料通信等 功能於一體並不相同，，二者整體構造亦不相同．．」、理由六第三行：「．． 與本案整合掃描及影像處理系統並不相同．．」、理由七第三行：「．．與本案 為一掃描機之改良．．，故．．引證案三不具證據力。」。足證被告確將系爭案 申請專利範圍之標的誤認為「掃描機」或是將「掃描」功能整合進來的裝置，故 所為之審定亦屬不正確。
⑺ 對母案不具證據力之引證資料當然對追加案也不具證據力：系爭案為一追加案，
為「母案」之「再發明」，且追加案本身亦具獨立性，自亦應具備所謂「新穎性 」、「進步性」、「實用性」等專利要件，要與包含母案在內的所有可能前案資 料去比較「新穎性」、「進步性」、「實用性」，但追加案既為母案之再發明， 追加案和母案之間就存有「再發明」的相互關係，而具有「再發明」關係之案件 間，我國專利法又對兩者明訂有清楚的「權利範圍關係」，基於這樣的「權利範 圍關係」就足以建立起追加案與其母案間在「新穎性」與「進步性」之關聯性， 故對母案不具證據力之引證資料對追加案自亦不具證據力，被告卻以一個已經舉 發審查確定認為系爭案之母案較其更具有新穎性與進步性之前案技術「 IPU」， 用以作為審定系爭案異議成立之唯一具有證據力之引證案，顯然有違「專利法之 基本法理」。至所謂「再發明」係指原專利之再發明（依專利法第二十八條第一 項前段之規定）或利用他人之發明或新型再發明者（依專利法第二十九條第一項 之規定）而言。再依專利法第八十條第一項關於「再發明」與「原發明」間之權 利範圍關係之規定即知再發明專利之專利範圍應完全落在原發明專利之專利範圍 內，毋庸贅言。
⑻ 被告用以攻擊系爭案之唯一引證資料為習知技藝「IPU」，而IPU在系爭案之母案 經參加人舉發時已經被認為不具有證據力且已確定在案，此有被告八十九年九月 二十七日專利舉發審定書足稽，在上述審定書中，被告表示：「．．IPU以 SCSI 或GPIB為規格，乃一不能單獨使用必須與電腦相連之被動連接器，而系爭專利（ 即所謂「母案」）則為可獨立作業之配接器，因此兩案屬不同之技術，．．故不 具證據力」，可知被告不僅僅認定母案較 IPU更具有進步性而已，同時也更具有 新穎性。故存在於母案專利範圍內的所有技術手段都不會被 IPU攻擊而無效或應 撤銷，反過來說，如果母案專利範圍內還存有任何一種技術手段是可以被 IPU打 掉的，那麼包含有此技術之母案專利範圍，被告即不應該任令該技術存在於母案 的專利範圍中不管，還審定說「因此兩案屬不同之技術」、IPU 不具證據力。此 時，母案專利範圍內一旦再成立有再發明專利（追加案），因其範圍完全落在母 案之專利範圍內，是屬於與母案具有相同主要技術內容，仍然與 IPU分屬不同之 技術，自然也就不是 IPU所能有效攻擊的。是故，對母案不具證據力的引證資料 IPU ，當然也對追加案不具證據力。
⑼ 追加案之進步性當然比母案高：發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作 ，而追加案為母案之再發明，即係原發明的改良、改進、技術的提昇。換言之， 一個新技術必須好到足以稱為一個較早專利技術之再發明時，始有可能稱為其追 加專利，而再發明既然也是一個發明就必須具備足夠的「創作高度」、並且既然 稱為「原案」之「再發明」就要相較於「原案」更具有足夠的「創作高度」，故 追加案當然比原案更具有進步性，此為實務界與理論界所具共識者，甚至自立法 意旨亦能窺其端倪。從而追加案比母案更具進步性，無容置疑。被告以一個系爭 案之母案對其而言都具有足夠的進步性的習知技術IPU作為唯一的據證據力的引 證資料，來認定比該母案還更具進步性的追加案應被異議成立，其審定顯有違法 與不當。
乙、被告主張之理由：
㈠ 系爭「數位影印裝置之配接器追加一」與其異議證據二相較，其各獨立項並未具
進步性，已於原異議審定書理由七中詳細比較說明，且亦曾因系爭案申請專利範 圍附屬項之第二項中所包含之操作面板，可達到獨立作業之功能，該部分有與證 據二不同之處，而通知原告（被異議人）修正其申請專利範圍，將其可予專利之 附屬項第二項併入各該獨立項，惟遭原告拒絕，以致該附屬項（及其他附屬項） 在獨立項不具進步性應不予專利後，巳失去附屬之標的，在原告拒絕修正後，僅 能皆不予專利。
㈡ 系爭案使用「中央處理單元（ CPU）」並不代表即具有獨立作業能力，況該「中 央處理單元」為一極普通之習知構件，系爭案用以取代證據二中之 IPU，且皆係 用以控制掃描裝置之掃描與影像之傳送，確為熟習該項技術者所能輕易完成而不 具進步性。況該證據二在影像處理單元及影像記憶體部分與系爭案完全相同。 ㈢ 原審定書中所載之法條確純為筆誤，而本件事證明確並無面詢之必要。另本異議 案於審查過程中要求原告修正其申請專利範圍，即係認為其部分可予專利，然遭 原告拒絕，故原告遲於訴訟階段所提「可以退一步接受部分同意之專利權」，已 非被告所得審究之範疇。
丙、參加人主張之理由：
㈠ 原告訴之變更是否合法，有無行政訴訟法第一百十一條規定之適用部分：行政訴 訟法第一百十一條第一項規定：「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴 。但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。」，原告於八十九年八月 二十一日起訴並經送達，九十年二月十五日提出準備程序狀並經送達，竟於九十 年三月二十六日聲請變更訴之聲明。原告此舉不僅客觀上已嚴重妨礙被告及參加 人之攻擊防禦，且變更之聲明亦有侵害行政機關裁量之餘地。職是，被告與參加 人不同意原告訴之變更。又原告係以「系爭專利自被異議以來已逾三年半，這三 年半以來許多外國品牌廠商不斷製造相同功能之產品，對原告權利之損害甚鉅， 情勢已有變更為由，主張其訴之變更合於行政訴訟法第一百十一條第三項第三款 之規定。惟查，所謂情事變更係指外在因素發生劇烈變化，為當事人事先所無法 預見，且此一劇烈變化不可歸責於當事人者而言。原告自八十九年八月二十一日 起訴迄今未滿一年，起訴時對於外在因素與訴訟所需時間勞費，自應有所預見。 且被告曾於八十八年五月十三日函請原告修正系爭案申請專利範圍，惟原告於八 十八年六月十四日申復不同意修正，被告乃依專利法施行細則第三十條規定依據 現有資料審定「異議成立」，對於原告所謂「這三年半以來許多外國品牌廠商不 斷製造相同功能之產品」應可歸責於原告。故原告訴之變更並無「情事變更」之 適用餘地。
㈡ 原告依據行政訴訟法第五條第二項之規定而請求被告為「本案異議不成立，應予 專利」處分之請求是否有理部分：
⑴ 按人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間內應作為而不作 為，或予以駁回，認其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得依行政 訴訟法第五條規定向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容 之行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，上開條文均以「經訴願程序」為 要件。經查，系爭案肇因於原告不服被告所為異議成立之處分，而異議案之聲請 人係參加人而非原告，遍查卷證又無被告應於法定期間內為作為而不作為或予以
駁回之行為；原告於訴願程序中僅向被告為撤銷原行政處分之聲請，遲至提起行 政訴訟程序後始請求為特定內容之處分，顯然該項變更聲明未事先踐行訴願前置 程序，是原告變更聲明主張被告為特定內容之處分，與行政訴訟法第五條規定未 合。
⑵ 被告所為異議之審定結果無論成立或不成立乃具有第三人效力之行政處分，對利 害關係人既有拘束力，自不得因行政訴訟中訴之變更而損及利害關係人之權益。 本件若被告係為「異議不成立」之處分，則異議人即參加人尚有訴願與行政訴訟 程序可供救濟。但若鈞院命被告為「異議不成立」之處分，參加人僅能向最高行 政法院提起上訴，依行政訴訟法第二百四十二條規定，上訴理由又以違背法令為 限而不及於認定事實部分，則參加人於行政救濟之權益將受損害。 ⑶ 審查專利是否具有「產業上利用性」、「新穎性」、「進步性」等要件，性質上 屬不確定之概念，具有高度技術性與專業性，依我國學說及實務見解（改制前行 政法院五十年判字第一二五號判例參照），均認應保留一定判斷餘地予行政機關 ，即原則上對於行政機關之技術專家意見應予尊重，而不納入司法審查範圍，故 於行政機關之判斷餘地，僅能就其違法之處予以撤銷，並無要求行政機關為特定 內容行政處分之權利。
⑷ 從而，原告依行政訴訟法第五條第二項之規定而為命被告為「本案異議不成立， 應予專利」處分之請求，並非有理。
㈢ 原告之發明是否具進步性方面：
⑴ 按「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所輕易完成時， 雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」，乃專利法第二十條第 二項所明定，此即發明專利之「進步性」要件。經查，系爭案之申請專利範圍第 一項、第十三項、第十八項所載影像處理系統之組成元件為中央處理單元、影像 處理單元、影像記憶體，第二十三項所載影印裝置之組成元件為掃描裝置、中央 處理單元、影像處理單元、影像記憶體、列印介面。異議證據二在圖1-3及2-7揭 示影像處理之系統架構及技術內容，包括列印裝置、掃描器、影像記憶體、主電 腦、影像處理裝置等元件，具有修正、放大校正、邊緣加強、色彩校正、影像資 料儲存等功能。因此除組成元件「中央處理單元」之外，異議證據二已揭露系爭 案之申請專利範圍第一項、第十三項、第十八項、第二十三項之技術內容。而異 議證據二具有IPU元件，亦用於控制掃描裝置之掃描與影像之傳送，僅係採用 GP IB/SCSI規格，與系爭案所採用「中央處理單元」（CPU）略有不同，熟習該項技 術者當可輕易完成其置換，因此系爭案不具進步性，被告依專利法第二十條第二 項規定審定異議成立，洵屬正確。
⑵ 進步性之判斷係採「綜合比對」方式，「判斷發明是否能輕易完成時，准予將二 件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不 同部分內容相互組合，准予將先前技術 (prior art)之各片斷部分相互組合，以 判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。惟其組合，以熟習 該項技術者於申請當時（若有主張優先權者，則指有效優先權日），所能輕易完 成者為限。」（「專利審查基準」1-2-20頁參照）。異議證據三中彩色圖文傳輸 以及複製裝置具有控制掃描及影像傳送之時序及系統控制器60，與系爭案之中央
處理單元相同。熟習該項技術者當可組合異議證據二與異議證據三而輕易完成系 爭案之技術內容。系爭案僅係將異議證據二之影像處理架構與既有之中央處理單 元加以組合，並無效果之增進，乃熟習該項技術者所能輕易完成，因此不具進步 性，按「所謂『組合發明』，乃係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而 言，此種組合必須在整體上要旨『相乘』的效果增進才算是創作，若僅有『相加 』之效果，則與發明要件不符。」（改制前行政法院八十四年判字第一九三三號 判例參照）。
⑶ 原告於申請專利範圍第一項指稱影像處理系統包含：中央處理單元、影像處理單 元、影像記憶體等元件，其中影像處理單元「依據使用者選擇之模式」，接受前 述之中央處理單元之控制而處理前述掃描裝置傳送過來的掃描影像。原告之申請 專利範圍既載明「依據使用者選擇之模式」，須由使用者經由一「操作面板」選 擇模式，命令影像處理單元接受中央處理單元之控制而處理影像。因此，「操作 面板」對於系爭案乃不可或缺，自應納入申請專利範圍第一項之必要元件。至原 告所稱「最少元件數原則」係指撰寫申請專利範圍應避免將不必要元件納入獨立 項，以避免專利權範圍受不必要之限制。但「最少元件數」仍應符合「可供操作 」（ operative）以及「與先前技術可區隔」之要件，否則即不具可專利性。就 「可供操作」而言，原告於起訴狀已自認「實際產品製作時，確實需要一個『操 作面板』或是均等的有線或是無線的『人機介面』」。因此，未加上「操作面板 」之申請專利範圍第一、十三、十八及二十三項難符「可供操作」要件，不具可 專利性。另系爭案之申請專利範圍第一項、第十三項、第十八項、第二十三項之 要件均已為證據二所揭露，與先前技術無法區隔，亦不具可專利性。 ㈣ 操作面板既屬系爭案實施之必要內容，且系爭案之申請專利範圍第一項、第十三 項、第十八項、第二十三項未加上「操作面板」不具可專利性，被告於八十八年 五月十三日函請原告修正系爭案申請專利範圍，指明「本案與證據二不同者，主 要在於其申請專利範圍第二項之內容，應將該第二項之內容分別併入申請專利範 圍第一、十三、十八及二十三項中」，但原告於八十八年六月十四日申復不同意 修正，拒絕將「操作面板」納入申請專利範圍，顯係不顧公益，強求過廣保護， 有違專利法第二十二條第四項、專利法施行細則第十六條第二項之規定，被告之 通知修正函之主文已明確教示「逾期或不同意修正，即依原內容逕予審定其異議 案」，原告既申復不同意修正，被告依該現有資料予以審定，乃依法行政，依專 利法施行細則第三十條之規定，並無不合。
㈤ 原告主張被告應行使闡明權，但「闡明權」係基於「我給汝事實，汝給我權利」 之法理，於當事人雖已主張但內容不足或難以明瞭時，向當事人發問或曉諭，令 其為事實上及法律上陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述。「闡明權」於 專利審查之應用係異議、舉發案之爭議理由之記載不夠明確時，給予當事人補充 或敍明意見之機會，例如：異議人提出進步性之證據而引用新穎性之法條（「專 利審查基準」1-9-22頁參照），本案之情形並不相符，故無闡明之餘地與必要。 ㈥ 行政訴訟法第二百零一條：「行政機關依裁量權所為之行政處分，以其作為或不 作為逾越權限或濫用權力者為限，行政法院得予撤銷。」，其規定之本旨首在揭 櫫行政機關之裁量處分僅在瑕疵重大已影響合法性時方能予以撤銷。被告為專利
專責機關，是否准予專利以及是否依原內容逕予審定均屬其行政裁量之範圍，被 告於系爭案所為裁量處分並未逾越權限或濫用權力，自屬合法。 ㈦ 原告雖於九十年三月二十六日聲請變更訴之聲明狀陳明願依被告指示修正申請專 利範圍，惟此係於被告異議成立審定之後始行提出，該修正申請專利範圍即未經 被告審查，依改制前行政法院八十七年判字第三二號判決意旨，並非訴願或行政 訴訟所審究範圍。否則若許原告於審查階段執其一詞拒不修正，於行政訴訟階段 再行限縮範圍，無異於允許原告任意反覆，視訴願、行政訴訟等行政救濟程序為 無物，並使鈞院、訴願主管機關、被告、參加人之所有時間勞費俱成徒然。因此 ，原告所提申請專利範圍修正本非屬行政訴訟審究範圍。 ㈧ 追加案之可專利性與母案無關，其與母案之間有其附屬性（專利法第二十八條參 照），亦有其獨立性（專利法第七十五條參照）。其專利權之得喪變更係彼此獨 立，不相影響。原告主張「因追加案比母案更具有進步性，而系爭案之母案對於 異議證據具有進步性，所以系爭案對於異議證據具有進步性」，實將母案與追加 案之可專利性混為一談，已違反前述追加案之獨立性，而專利法第七十二條第二 項：「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同 一證據，再為舉發。」為舉發之「一事不再理」規定，係以「舉發」「同一案件 」為要件。而系爭案乃「異議」「追加案」，與該條項情形有別，自無適用餘地 。否則，依原告所主張反面論之，因追加案比母案更具有進步性，而追加案對於 異議證據不具進步性，所以母案對於異議證據不具進步性。若本案經判決確定異 議成立，即系爭案對於異議證據不具進步性，系爭案之母案豈須因不具進步性應 撤銷專利。由以上說明，足見原告所為主張不足採。 理 由
一、原告主張其於八十五年十二月五日以「數位影印裝置之配接器追加一」申請發明 專利，該申請案為較母案具有進步性之追加案，申請專利對象為「主機板」，並 非掃描機，因不知被告八十八年五月十三日所為「請原告將系爭案申請專利範圍 第二項之內容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二十三項中」之函 文係俟原告修正上開專利範圍後即給予專利之意思，認為系爭案毋庸加上「操作 面板」，即具有專利性，故不同意修正。嗣因本案自異議後迄今已逾三年餘，外 在經濟環境變遷甚大致情事變更，且於本件訴訟進行期間，原告始因被告之陳述 而知悉上情，乃同意接受修正申請專利範圍，將系爭案申請專利範圍第二項之內 容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二十三項中而為訴之變更，該 變更性質上屬聲明之減縮，復有情勢變更之情形且不影響被告之防禦，於法並無 不合；另被告於審查時既已獲致「原告將系爭案申請專利範圍第二項之內容，分 別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二十三項中後，即給予專利之結論」 ，則原告一旦依其建議而為訴之變更，即無庸再為審查等語，求為判決如訴之聲 明。
二、被告及參加人則以：原告之發明並不具有進步性，不合專利之要件，被告據以為 「異議成立，撤銷專利」之處分並無不當；另原告既不接受被告之建議修正專利 範圍，且本案又無面詢、行使闡明權之必要，被告依據現有資料為審查，於法並 無不合；原告應知系爭案自異議後至訴訟結束必須一段時日，期間因科技之進步
，新產品必不斷研發，此乃為其所預見，故無情事變更原則之適用；再，是否給 予專利乃專責之行政機關即被告之職權，故任何申請案件均需被告審查，不得逾 越其審查而於訴訟中逕行申請，是原告為訴之變更請求判命被告「准予原告修正 申請專利範圍，將系爭案申請專利範圍第二項之內容，分別併入第一項、第十三 項、第十八項、及第二十三項中後，為「本案異議不成立，應予專利」之處分， 於法無據等語置辯。
三、經查，本案兩造對於原告申請發明專利、參加人據以提出異議、被告初為「異議 成立，不予專利」之處分後，經訴願決定予以撤銷，責由被告另為處分，被告乃 重為審查，並於八十八年五月十三日函請原告將系爭案申請專利範圍第二項之內 容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二十三項中，原告於八十八年 六月十四日申復不同意修正，被告乃於八十八年十月十四日以（八八）智專（八 ）○四○二○字第一三六三一二號專利異議審定書為「異議成立，不予專利」之 處分等事實經過，均無爭議，應堪信為真實。而兩造復於本院審理中獲致共識， 認本件之爭點有三即㈠原告訴之變更是否合法？有無行政訴訟法第一百十一條規 定之適用？㈡原告依據行政訴訟法第五條第二項之規定而請求被告為「本案異議 不成立，應予專利」處分之請求是否有理？㈢原告之發明是否具有進步性？（見 本院九十年三月三十日準備程序筆錄）。爰分述於下： ㈠ 原告訴之變更是否合法，有無行政訴訟法第一百十一條規定之適用部分： ⑴ 原告申請發明專利權，於公告期間，參加人提起異議，被告乃依法為審定，被告 審定後，原告於本院審理中請求判命被告應於「原告將系爭案申請專利範圍第二 項之內容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二十三項中後」，即為 「異議不成立，應予專利」之處分，就原告專利權之請求範圍而言，雖屬請求之 減縮，然此類減縮與民事訴訟給付訴訟請求之減縮性質上並不相同，蓋民事訴訟 訴之聲明之減縮，並未改變請求權之基礎事實，僅是請求範圍減少，且因無礙對 造之防禦，故法律規定無需徵得他造之同意，於事實審法院言詞辯論終結前均得 為之。而行政訴訟中課予義務之訴，行政主管機關對於原告之請求是否許可，均 有審查及裁量權，而每個不同之請求，對於行政主管機關所需斟酌之相關因素與 外在條件即告不同，而需由行政主管機關進行全面之審查，再決定其行政處分之 內容（拒絕或許可），因此課予義務訴訟，原告之請求一旦減縮，其請求之基礎 亦隨即然變更，茍於行政機關為處分之後再行減縮，勢必導致行政程序之再開， 為免造成司法權對於行政權之侵犯，不應由法院逕予剝奪行政機關之裁量權，故 應由行政機關本於職權為審查、決定始為適法。原告主張所為訴之變更屬行政訴 訟法第一百十一條第三項第二款規定「訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基 礎不變者」之情形，並引學者見解及民事訴訟法第二百五十五條第一項第三款之 規定，與改制前行政法院八十四年度判字第一七五七號判決見解，作為其所為訴 之變更應屬合法之論據，自屬誤會。
⑵ 查，專利權之取得，有其必須遵循之法定程序，如審查、公告、異議審定甚至行 政救濟等，所需時間之勞費，乃眾所週知之事實，並非無法預見；至科技之研發 日新月異與產品樣式、功能之創新，乃社會經濟之發展與進步之必然結果，亦屬 人人所得想見。而所謂「情事變更」係指外在因素發生劇烈變化，為當事人事先
所無法預見，且此一劇烈變化不可歸責於當事人者而言。因之，凡因科技技術之 進步致產品創新日新月異而增加業者彼此間競爭之困難度，應屬社會進步使然， 並非「情事變更」，無庸置疑。原告以「系爭專利自被異議以來已逾三年半，這 三年半以來許多外國品牌廠商不斷製造相同功能之產品，對原告權利之損害甚鉅 ，情事已有變更」為由，主張其訴之變更合於行政訴訟法第一百十一條第三項第 三款之規定，亦非有據。
⑶ 綜上所述，原告所為訴之變更並無行政訴訟法第一百十一條規定之適用，於法不 合。
㈡ 原告依據行政訴訟法第五條第二項之規定而請求被告為「本案異議不成立，應予 專利」處分之請求是否有理部分：
⑴ 人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利 益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政 處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，固為行政訴訟法第五條第二項所明定， 該條規定亦係為補救傳統行政訴訟僅以撤銷訴訟為設計，人民權利救濟不及且為 促使行政機關依法行政起見而設。然該規定亦以①須人民因中央或地方機關對其 依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者。②經依訴 願程序等為前提要件。而如前所述，行政主管機關對於人民之請求是否許可，若 有審查及裁量權者，每個不同之請求，對於行政主管機關所需斟酌之相關因素即 告不同，而需由行政主管機關進行全面之審查，再決定其行政處分之內容（拒絕 或許可），因此即使人民之請求僅作些許之變動，主管機關所需斟酌之相關因素 亦因而變更。
⑵ 本件原告向被告申請發明專利，其專利範圍原依申請書所載為準，嗣因參加人之 異議而進入審定階段，被告已就審定時之全部資料為審酌，原告不服審定結果而 提起訴願，進而提起本件訴訟，訴請撤銷原處分及訴願決定，其真意乃主張「參 加人之異議無理由，應予駁回」，本非法之所不許。然原告嗣於本院審理中變更 請求為：判命被告「准予原告修正申請專利範圍，將系爭案申請專利範圍第二項 之內容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二十三項中後，為「本案 異議不成立，應予專利」之處分。亦即其請求之專利範圍修正為「將系爭案申請 專利範圍第二項之內容，分別併入第一項、第十三項、第十八項、及第二十三項 中」，此部份專利範圍之變更請求，依前所述，係屬未經被告斟酌之新請求，非 但被告未為審酌、決定，亦未經訴願程序，顯然此項變更聲明未事先踐行訴願前 置程序，與行政訴訟法第五條第二項之規定，亦有未合。 ㈢ 原告之發明是否具有進步性方面：
⑴ 本件參加人所提出之異議證據一為典通科技股份有限公司所生產 「 HUE COPY 1000」及「HUE FAX 1000」產品目錄，及該項產品於八十五年四月參加德國一九 九六年 CEBIT之展覽會之資料；異議證據三之引證一為八十五年六月二十九日申 請，八十六年四月二十一日公告之第00000000「彩色圖文傳輸以及複製 裝置」專利案；異議證據三之引證二為八十五年三月十九日申請，八十五年七月 二十一日公告之第00000000號「傳輸介面裝置」專利案；異議證據三之 引證案三為八十四年六月八日申請，八十五年一月一日公告之第0000000
0號「傳真機之彩色圖文輸入、傳翰及輸出裝置」專利案；異議證據二為佳能公 司生產之 IPU－30D＼IPU－48AM的服務手冊，日期為一九八九年四月。因上開異 議證據一、異議證據三之引證一、異議證據三之引證二、異議證據三之引證三均 不具證據力，而遭被告予以排除，僅就「異議證據二」與系爭案比較，參加人對 此並無爭議，故本件僅需要將系爭案與異議證據二互相比對其間之差別是否具有 可專利性即已足，先予敍明。
⑵ 按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，且可供產業上利用者，自得依專利法 第十九條、第二十條第一項之規定，申請取得發明專利。惟發明如係運用申請前 既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依法申請取得 發明專利，復為同法第二十條第二項所明定。再，任何人對公告中之發明，認其 有前述專利法第二十條第二項之情事者，得備具異議書附具證明文件，向專利專 責機構提起異議，而有無違反專利法之規定，應依異議證據認定之。本件系爭第 00000000號「數位影印裝置之配接器追加一」發明專利案，係一影像處 理系統，接收並處理掃描裝置傳送過來的掃描影像；包括：中央處理單元，控制 前述掃描裝置之掃描與影像之傳送；影像處理單元，連接於前述之中央處理單元 以及前述掃描裝置，依據使用者選擇之模式，接受前述之中央處理單元之控制而 處理前述掃描裝置傳送過來的掃描影像；影像記憶體，連接於前述之之影像處理 單元，用以儲存影像處理前以及影像處理後之資料；前述影像處理前或是影像處 理後之資料，可以選擇傳送至電腦中儲存備用，或是選擇傳送至列印裝置列印輸 出（參照申請書上之申請專利範圍）。而參加人所舉之「異議證據二」為一九八
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