最 高 行 政 法 院 判 決 九十年度判字第一○○八號
原 告 甲○○
訴訟代理人 陳啟舜律師
被 告 經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）
代 表 人 陳明邦
右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十七年九月四日台八七
訴字第四三六○九號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
緣原告於民國（以下同）八十五年七月十七日以其「手杖頭之浸鍍裝置」係由擱架設數柱桿供手杖頭插置，擱架被運送件定時、定量移送，手杖頭經上升漆液桶沈浸油漆，多餘之油漆滴落於回收板，回收板成傾斜狀，低端設集收桶回收油漆，擱架底部與主架接觸傾斜，使手杖頭傾斜等情，向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，張茂寅以本案不具創新性且未能增進功效，有違專利法第九十七條、第九十八條第二項及第一百零五條準用第二十七條等規定云云，檢具第00000000號專利案專利說明書影本（下稱引證案）等，對之提起異議。案經被告審查，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定，發給八十六年七月二十五日（八六）台專（判）○五○一七字第一二八八六四號專利異議審定書。原告不服，依法提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂循序提起本件行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」為專利法第九十七條所明定。又公告中之新型任何人認為有違反第九十七條至九十九條之規定者，依同法第一百零二條之規定，得自公告起三個月內，備具異議書，附具證據向專利專責機關異議之。二、就本系爭案而論，經濟部訴願決定書之理由已明確指出本系爭案與引證案二者並非「同一發明」，故不宜引用專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，本系爭案應以專利法第九十七條作為異議審定法條較為正確。再就專利法第九十七條而論，其明文規定「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」，又專利法第九十八條復對新型專利之「新穎性」及「進步性」之專利要件加以明文規定，其中專利法第九十八條第一項第一款及第三款有關「新穎性」及第二項有關「進步性」所稱之先前技術（引證案）係指「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已陳列於展覽會者」及「運用申請前既有之技術或知識」。因此，唯有引證案係為本案申請日前，已為公知，始有該等條文適用之餘地。但關係人（異議人）所引證之引證案（即第00000000號改請第00000000號新型專利申請案）其公告日為八十七年一月一日，其明顯晚於本案之申請日八十五年七月十七日。是以，引證案於本案申請前非為公開之技術或知識，故無專利法第九十八條第一項第一款、第三款及第二項適用情事。三、就引證案之情事觀之，關係人僅可主張專利法第九十八條第一項第二款「有相同之發明或新型申請在先經核准專利者」，唯經濟部於其訴願決定已明確指出「本系爭案與引證案二者並非『同
一發明』。是以，雖引證案係屬申請在先並經核准專利者，但其與本案創作之實質技術內容完全不同，而非相同之發明或新型者，故本案亦無違反專利法第九十八條第一項第二款之情事。然而，行政院再訴願決定理由未針對本系爭案未違反專利法第九十七條及第九十八條情事加以詳查，並據以經濟部訴願決定已明確指出「本系爭案與引證案二者並非『同一發明』之引證案，稱該引證案並無變造情事而決定再訴願駁回，顯然，行政院再訴願決定規避經濟部訴願決定已明確指出「本系爭案與引證案二者並非『同一發明』」之事實。四、茲再補充理由如后：㈠引證案本身具下列瑕疵：１、關係人意圖變造引證案申請內容，混淆視聽：查關係人於八十六年二月二十七日對本案提出異議時，其所提引證案專利說明書，較當初（八十五年六月二十六日）專利申請時所提說明書（即引證案原本說明書）多出了第四圖；第六頁第六行至第十九行；申請專利範圍第五、六項，亦即該瀝漆架5 及其回收漆筒54、導流板55等設備，雖嗣後經被告於八十六年四月十五日另行檢送「附件二更正本」，惟就關係人企圖混淆視聽之行為觀之，足證此二者說明書前後差異部分，係本案有無違反專利法規定之主要爭點之一。２、引證案更正本不具證據能力：次查關係人就引證案於八十六年七月二十八日接獲核駁通知後，旋即於八十六年八月七日提出新型專利之改請（即引證案更正本），雖此改請案已於八十六年十二月三日獲准公告，並核發專利審定書在案，然究其更正本說明書內容，係將本案原所核准公告揭示之「回收板」及「主架」等技術特徵載入，此更正行為已變更實質內容，除申請日期應以改請日為準外，其更正部分亦違反第九十八條規定，原告就此部分已對之另行提出異議，故該引證案更正本所揭示內容不具證據能力，不應據為本案不予專利之處分依據。３、本案是否違反專利法第九十七條、第九十八條及第一日零五條準用第二十七條規定，應就引證案所揭示之引證案原本說明書內容相較：引證案更正本（即改請新型專利案）係遲在本案核准公告（即八十六年一月十一日）後，始行提出，其不具證據能力已如前述，則對引證案所揭示內容，應以八十五年六月二十四日所提引證案原本說明書為審查依據。４、引證案原本說明書所揭示引證案不全，未符專利法規定，不具產業上利用性：⑴被告於八十五年十二月十六日作核駁處分之理由乃因本案之杖頭4 由漆筒24提出後，往下站前進時，杖頭4 上所沾的油漆會滴落到地面，污染環境；油漆滴落地面也是浪費，難達降低成本的預期目的，不具產業上的利用性。⑵被告於八十六年七月二十八日作核駁處分之理由：係因由漆筒24浮出的杖頭4 留有會滴落的油漆，移離此筒，進入下一筒之前，杖頭4 殘留的油漆會滴落地面，污染環境；未能回收，也是資源的浪費。一個完整的發明專利案，應該把所有的技術完整表達，尤其不該遺漏重要的環保技術。顯示創作未竟全功，不符發明專利要件。５、另引證案由於引證案更正本之提出始准予專利：引證案原本說明書由於缺乏完整之油漆回收技術，所以被告以前述處分理由為不予專利處分，而關係人其後所提引證案更正本因增加引證案原本說明書所無之第六頁第六行至第十九行、申請專利範圍第五、六項，亦即該瀝漆架5 及其回收漆筒54、導流板55等設備，至始被核准改請新型專利。由此可知，引證案原本說明書因缺乏油漆回收設備，即不具產業上利用性，故該更正之內容應與引證案是否能核准專利具有極大關連性。㈡本案與引證案為不同之新型：１、本案技術特徵構成要件為：⑴輸送系統1供手杖頭插置；⑵運送件2將擱架成定時、定量移送、停止；⑶漆液桶3可上、下升降，使置在擱架之手杖頭可沈浸；⑷回收板4成傾斜，回收滴落油漆；⑸
主架5使手杖頭傾斜。２、引證案原本說明書揭示技術特徵構成為：⑴輸送系統1設被驅動之吊夾12；⑵油壓控制機構2由油壓缸23推動油漆筒24升降；⑶感制控制機構3由感應開關令油壓缸23動作。３、由上述比較可以明顯發現引證案原本說明書缺乏本案之回收板4及主架5之技術特徵構成，而該回收板4（即引證案更正本所稱導流板55）及主架5（即引證案更正本所稱瀝漆架5），即為引證案更正本所增漆之內容，且更為被告指稱屬重要的環保技術，因此，本案與引證案不同。另本案具有油漆回收板4，可以使多餘之油漆回收；以及設有主架5 使手杖頭形成傾斜，使油漆朝低位流動，使手杖頭所附著之油漆更為均勻，此二功效均為引證案所無，係具有功效之增進，故與引證案比較，非屬同一新型。㈢被告等指稱本案雖另設有回收板4、主架5等構件，惟此乃可簡易附加之油漆回收裝置，對於達成本手杖頭頭機械快速化浸鍍裝置之主要標的、功效並無實質影響，此處分理由誠屬違誤，蓋：１、本案之回收板4 具有可回收油漆功能，而主架5 之目的則在使手杖頭形成傾斜，使附著在手杖頭之油漆會朝低位流動，方便經由人工以刷勻刷，使手杖頭所附著之油漆更為均勻，該項功效係被告等所未能認清，且此項技術特徵亦未曾被揭示，則本案具有增進之功效，被告稱與達成本案手杖頭機械快速浸鍍裝置之主要標的、功效並無實質影響係屬違誤。２、本案設置之回收板4、主板5之技術特徵具有如前所述功效，且與本案是否具產業上利用性有極大關連，否則，被告為何對引證案原本說明書所揭示之內容加以核駁，而在引證案更正本增加該二技術特徵後即准予專利？由該事實可茲證明被告對本案所作之異議處分理由，顯有矛盾與違誤。㈣本案並未違反專利法第一百零五條準用第二十七條之規定：１、本案與引證案非屬同一之「新型」或「發明」：訴願決定書已明確指出本案為新型專利，引證案為發明專利，二者並非「同一之發明」，故不宜引用專利法第一百零五條準用第二十七條之規定。又，本案如前所述具有回收板4及主架5之技術特徵，此乃引證案所無，故本案與引證案並非屬「同一」。２、引證案雖於八十六年八月七日改請為新型專利申請案，且獲被告於八十六年十二月三日審查准予新型專利，惟，該改請及核准日期均在關係人對本案提出異議日（即八十六年二月二十七日）之後，尤其是，更晚於被告對本系爭案所作處分日期（即八十六年七月二十五日），因此，被告自不得據引該法條作為對本件系爭案之處分依據。３、被告處分理由書稱：「參酌附件三之油漆回收裝置相片，其拍攝時間八十六年一月六日雖較晚，但該等裝置已是老舊，且已具有集收桶、回收板、斜滑枱等構件，當知本案回收板、主架乃習用裝置之簡易附加，自難視為具新穎性部分。」，其理由顯屬違誤：查專利法第二十七條之處分依據，僅能依關係人所提供引證案原本說明書內容加以審核，如與引證案原本說明書揭示之裝置不同，即非屬同一，匪可添加附件三之油漆回收裝置相片作為處分依據。然關係人所提供附件三之油漆回收裝置相片，其拍攝日期既晚於本案申請日，則其即不具有證據能力，被告究竟如何判斷該等裝置係在本案申請日前，且已屬老舊？其得心證之理由何在？誠屬有疑！且更可因此而稱本案不具新穎性，因為專利法第二十七條所指，僅有同一性申請專利在先問題，與是否具新穎性無涉，該項處分理由顯屬違誤。㈤本案並未違反專利法第九十七條規定：本案技術特徵係由欄架、運送件、溶液桶、回收板及主架等形式手杖頭之浸鍍裝置，本件被告等未曾指稱本案非屬創作或改良，且由關係人所附證據亦無法證明本案之裝置非屬創作性或改良，嗣本案並未違反該法條規定。㈥本案並未違反專利法第九十八條第一項第二款規定：１、引
證案並非相同之發明或新型。引證案原本說明書所揭示裝置已如前述與本案並不相同，而引證案在八十六年二月二十七日對本案提出異議後，雖復於八十六年八月七日提出引證案更正本並改請新型，惟此係屬變更實質，應為法所不許，故無法認為本案專利被異議時，已有「相同」之「發明」或「新型」申請在先。２、引證案非申請在先並經核准專利。關係人在八十六年二月二十七日對本案提出異議當時，引證案尚未被核准專利，故引證案並無法認定本案被異議當時已申請在先並經「核准專利」者。㈦本件系爭案與引證案之糾葛關係先後順序如下：引證案係於八十五年六月二十四日提出申請發明專利。本案係於八十五年七月十七日提出申請新型專利。本案經審查核准專利並公告於八十六年一月十一日出版專利公報。關係人見到本案專利核准公告後，於八十六年二月二十七日對之提出異議。另被告於八十六年七月二十五日對本案為異議成立，應不予專利之處分。被告遂於八十六年七月二十八日以引證案遺漏重要環保技術，不具產業上利用性，核駁引證案之申請。又關係人於八十六年八月七日提引證案更正本說明書並改請新型，惟該引證案更正本係將本案所揭示之回收板及主架技術特徵予以載入引證案更正本說明書內，始得符專利法規定而獲准新型專利權。由上述事實可明顯發現，關係人係在本案核准公告後，始將公告內之「回收板」及「主架」技術特徵載入於引證案更正本，並因此使引證案可以獲准專利外，而被告等不查，先准其變更引證案之實質內容，又將引證案更正據為本案異議成立之理由，其顯屬違法且不當；而被告對本件系爭案所為異議不成立，應不予專利之處分，係指稱本案有違反專利法第一百零五條準用第二十七條規定，惟訴願決定理由書則推翻被告所持見解，認應以同法第九十七條作為異議審定法條始為正確，現被告又指稱引證案可適用專利法第九十八條第一項第二款及第一百零五條準用第二十七條主張，足證行政機關對本案所應適用之法條亦迭有爭議。五、綜上所述，本件系爭案未違反專利法第九十七條及第九十八條規定之情事，經濟部訴願決定書亦已決定引證案不適用專利法第一百零五條準用同法第二十七條之規定。又關係人無法提供具有證據力之其他引證案之情況下，行政院及經濟部竟以不具證據力之引證案認定本案不具新穎性，而維持異議成立之原處分，該再訴願決定及訴願決定顯有違誤。為此，請求判決撤銷原處分及一再訴願決定等語。 被告答辯意旨補充理由略謂：一、原告訴稱：經濟部訴願決定書指出本案與引證案二者並非同一發明，不宜引用專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，而引證案公告日晚於本案申請日，引證案無專利法第九十八條第一項第一款、第三款及第二項適用情事；而本案與引證案實質技術內容完全不同，本案亦無違反專利法第九十八條第一項第二款情事；行政院再訴願決定理由規避上述事實，未針對相關情事詳查；本案之處分、決定顯有違誤云云。惟引證案雖屬發明申請案，然專利法第二十七條規定，「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」，旨在避免專利之重複核准，並符合先申請主義之原則，對於最先申請獲准之相同技術內容專利利者，自當給予保護，是以專利法第一百零五條準用第二十七條縱係歸諸於新型內容，但對於相同技術內容之專利申請案，當皆一體適用，以符合專利立法之旨意與精神。況引證案由原先之發明申請案，已在不變更實質技術內容下改請為新型申請案（即00000000號專利案），故引證案不論在發明或新型申請案，均為實質技術相同之專利申請案，而引證案在改請後，亦以原申請案之申請日為申請日，並於八十六年十二月三日准予新型專利；所以實質上，引證案也符合專利法
第九十八條第一項第二款「有相同之發明或新型申請申請在先經核准專利」之規定（本案原處分審定時，改請新型案尚未准予專利）。故引證案雖不適用專利法第九十八條第一項第一款、第三款之主張，但引證案當可適用於專利法第九十八條第一項第二款及第一百零五條準用第二十七條之主張，原告片面偏頗之辭，顯不足採信。二、茲再補充理由如后：原告於補充理由訴稱：異議人異議時之附件二較原本多出圖式、說明及申請專利範圍第五、六項，引證案改請後之更正本已變更實質內容，且引證案更正本係在系爭案公告後始提出，而引證案在更正後始准予專利；引證案缺乏系爭案之回收板、主架，系爭案具有功效增進；且引證案在更正後即准予專利，系爭案之回收板、主板當具有重大關連；引證案為發明，系爭案為新型案，二者並非「同一之發明」，本案異議處分對附件三照片之認定心證有疑；系爭案無違專利法第九十七條、第九十八條第一項第二款規定，而處分之相關機關對本案適用法條亦有爭議，系爭案並未違專利法相關規定云云。惟專利案之改請必須是未變更原案實質，故引證案雖曾於八十六年八月七日改請為新型專利申請案，然引證案與改請案實質上仍為同一專利案，況本案審定乃是依據引證案，是以引證案之改請及審定過程自與本案審定無涉；至於原告指稱引證案改請係因更正了圖式、構件內容後始准予專利云云，惟此乃原告之個人認定，當不足為憑，亦不必受其混淆。另系爭案之回收板、主架，此等係一般塗裝業習用之附屬裝置，縱令未有異議附件三（即油漆相關回收裝置照片），亦不足以影響本案判定，況附件三只是作為輔助說明證據，而附件三照片中之裝置老舊，此為經驗法則上之外觀，事實判定，並無關心證問題。而有關法條之適用，此在前訴訟答辯書中已具體載明，尚不須再予贅述，且異議理由並未主張專利法第九十八條第一項第二款，故本案審定書中未列出上述條款。綜上所述，原告補充理由仍了無新意，且被告在本案審定及各項答辯書中均已作具體指明，原告補充理由，殊非足採。綜上所述，被告所為本案異議成立，應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回等語。
理 由
按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定。若非創作或改良者，自不得稱為新型而申請取得專利，非謂物品之空間形態一有不同，即得稱為新型申請取得專利。本件原告以「手杖頭之浸鍍裝置」申請第00000000號新型專利案，於審定公告中關係人張茂寅以本案不具創新性且未能增進功效，有違專利法第九十七條、第九十八條第二項及第一百零五條準用第二十七條等規定云云，對之提起異議。被告則以引證案主要包含輸送系統，具有一輸送帶，下方設有多數吊夾，一側設驅動馬達；油壓控制機構，位於輸送帶下端，設有架體、油壓缸、平檯及漆筒等構件；感應控制機構，具有一組感應開關以偵測每一吊夾，並控制驅動馬達及油壓缸，另有上、下感應開關偵測漆桶之動作位置。引證案與本案主要皆於擱架（插置座）設有多數柱桿（插端）供手杖頭插置，並以運送件（輸送帶）連續循環移動、停止擱架，以及漆液桶（漆筒）藉由動力元件（油壓缸）控制上升、下降，使擱架上之手杖頭沈浸油漆。本案主要構造及標的功效與引證案相同；至本案所設回收板、主架等構件，係可簡易附加之裝置，於本案手杖頭機械化快速浸鍍之功效，並無影響，乃為「本案異議成立，應不予專利。」之審定，與首揭規定尚無不合。原告不服，循序提起行政爭訟，起訴意旨詳如事實欄所載，要點略稱：㈠、經濟部訴願
決定書指出本案與引證案二者並非同一發明，不宜引用專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，而引證案公告日晚於本案申請日，引證案無專利法第九十八條第一項第一、三款及第二項適用情事；而本案與引證案實質技術內容完全不同，本案亦無違反專利法第九十八條第一項第二款情事；行政院再訴願決定理由規避上述事實，未針對相關情事詳查。㈡、異議人異議時之附件二較原本多出圖式、說明及申請專利範圍第五、六項，引證案改請後之更正本已變更實質內容，且引證案更正本係在系爭案公告後始提出，而引證案在更正後始准予專利；引證案缺乏系爭案之回收板、主架，系爭案具有功效增進；且引證案在更正後即准予專利，系爭案之回收板、主板當具有重大關連；引證案為發明，系爭案為新型案，二者並非「同一之發明」，本案異議處分對附件三照片之認定心證有疑；系爭案無違專利法第九十七條、第九十八條第一項第二款規定，而處分之相關機關對本案適用法條亦有爭議，系爭案並未違專利法相關規定云云。然查：㈠引證案（即第00000000號「杖頭、傘頭表面處理裝置」專利案）原屬發明申請案，申請日期為八十五年六月二十四日，系爭本案申請日期為八十五年七月十七日，有中華民國專利公報可證。引證案由原先之發明申請案，已在不變更實質技術內容下，於八十六年八月七日改請為新型申請案（即第00000000號專利案），故引證案不論在發明或新型申請案，均為實質技術相同之專利申請案，而引證案在改請後，亦以原申請案之申請日為申請日，並於八十六年十二月三日准予新型專利。㈡專利法第二十七條規定，「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」，旨在避免專利之重複核准，並符合先申請主義之原則，對於最先申請獲准之相同技術內容專利者，自當給予保護，是以專利法第一百零五條準用第二十七條縱係歸諸於新型內容，但對於相同技術內容之專利申請案，當皆一體適用，以符合專利立法之旨意與精神。引證案符合專利法第九十八條第一項第二款「有相同之發明或新型申請申請在先經核准專利」之規定（本案原處分審定時，改請新型案尚未准予專利）。故引證案雖不適用專利法第九十八條第一項第一、三款之主張，但引證案當可適用於專利法第九十八條第一項第二款及第一百零五條準用第二十七條之主張。㈢本案審定乃是依據引證案，是以引證案之改請及審定過程自與本案審定無涉；原告雖稱引證案改請係因更正了圖式、構件內容後始准予專利云云，因係屬引證案審定之問題，尚與本案審定無直接關係。㈣系爭本案之回收板、主架，此等係一般塗裝業習用之附屬裝置，縱令未有異議附件（即油漆相關回收裝置照片），亦不足以影響本案判定，況附件三只是作為輔助說明證據，而附件三照片中之裝置老舊，此為經驗法則上之外觀，事實判定。㈤本案經經濟部送請財團法人工業技術研究院機械工業研究所鑑定結果認系爭本案不具新穎性，不符合新型專利要件，有該所八十六年十二月二十三日（八六）工研機審字第一二九二號函暨新型專利異議案訴願審查意見書乙份附於訴願㮀內可資佐證，事證明確，原告所稱系爭本案具有新穎性，符合專利要件之詞，核與事實不符，尚不足採信。綜上所述，被告所為，本案異議成立，應予專利之審定，於法尚無不合，訴願決定及再訴願決定遞予維持原處分並無違誤，原告起訴意旨經查無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 六 月 七 日
最 高 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 陳 石 獅
法 官 鄭 淑 貞 法 官 彭 鳳 至 法 官 高 啟 燦 法 官 黃 合 文右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 蘇 金 全中 華 民 國 九十 年 六 月 十三 日