假處分
智慧財產法院(民事),民專抗字,102年度,18號
IPCV,102,民專抗,18,20140210,1

智慧財產法院民事裁定
102年度民專抗字第18號
抗　告　人　宋健民
代　理　人　張澤平 律師
林曉晴 律師
吳明蒼 律師
蘇妍旭 律師
相　對　人　中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人　白陽亮
代　理　人　盧柏岑 律師
李彥群 律師
黃麗蓉 律師
上 一 人
複 代理人　馮達發 律師
上列抗告人因與相對人間假處分事件，對於本院中華民國102 年
8 月30日102 年度民全字第13號第一審裁定提起抗告，本院裁定
如下：
主 文
抗告駁回。
抗告費用由抗告人負擔。
理 由
一、本院有管轄權：
(一)第一審法院有管轄權：
依專利權法保護之專利權益所生之第一審與第二審民事訴訟 事件，應由智慧財產法院管轄，該管轄規定為民事訴訟法之 特別規定，自應優先適用之，是智慧財產法院為管轄法院， 智慧財產法院組織法第3 條第1 款定有明文。因第一審與第 二審民事訴訟事件包含民事訴訟法第7 編之保全程序，是侵 害專利權之假扣押或假處分聲請，債權人應向智慧財產法院 聲請假扣押或假處分。職是，本院第一審法院自有本件聲請 假處分之管轄權。
(二)第二審法院有管轄權：
按假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向 應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。對於 智慧財產事件之第一審裁判，得上訴或抗告於智慧財產法院 ，其審判以合議行之。智慧財產案件審理法第22條第1 項及 第19條第2 項分別定有明文。本件假處分事件，係涉及相對 人是否侵害抗告人專利財產權之民事紛爭，依智慧財產法院 組織法第3 條第1 款及智慧財產案件審理法第7 條之規定， 本院為本件民事紛爭所應繫屬之法院。準此，本件假處分之



聲請經原審法院為准予假處分之裁定，抗告人不服，向本院 提起抗告，揆諸上開規定，本院依法自有管轄權。二、相對人原聲請意旨略以：
(一)相對人（原審聲請人）係世界鑽石工具之領導廠商，因抗告 人（原審相對人）自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，當 事人前於民國85年10月28日簽訂英文版Joint Venture Agre -ement（下稱英文版JVA ），由相對人委任抗告人研發製造 鑽石工具之相關技術（下稱兩造間合作案），相對人並與抗 告人簽訂工作契約、聘任合約書，以執行兩造間合作案，當 事人間合作案期限為102 年10月28日。而雙方就上開合作案 除簽署英文版JVA 外，亦於91年8 月21日簽訂中文版Joint Venture Agreement （下稱中文版JVA ），嗣於97年10月15 日簽訂JV增補條款，當事人間合作案期限至102 年10月28日 。
(二)為維持鑽石工具技術在全球之領導地位，相對人持續進行產 學合作，資助或委託學界開發新技術。96年起至98年間，相 對人委託中華大學○○○教授開發相關鑽石工具新技術，包 括96年簽訂化學機械拋光(CMP) 延伸技術之研究案，經費新 臺幣（下同）74萬元；97年度簽訂次世代鑽石修整器研製及 技術開發之研究案，經費76萬元；98年度簽訂鑽石碟新產品 開發之研究案，經費76萬元。上開委託研究產生之技術成果 合稱組合式鑽石碟（Brazed Organic Diamond Disk ，下稱 BODD）專利，計取得7 件專利，除附表所示之5 件專利（下 稱系爭專利）外，其餘2 件已被放棄或遭抗告人不法轉讓予 第三人。因上開委託研究案屬鑽石工具製造技術，相對人委 由抗告人代表相對人聯繫監督委託研究案。依相對人與中華 大學間所訂之合約規定，委託研究案所生之智慧財產歸屬於 相對人。
(三)抗告人見相對人委託研究案產生之成果具有高度商業價值， 竟利用其時任相對人鑽石科技中心總經理身分及主管委託研 究案之職權，一方面隱匿委託研究案之成果，向相對人謊稱 該等研究成果為其個人研發之專屬技術，使相對人誤以為如 附表所示專利屬於兩造間合作案之專利。另一方面抗告人巧 言勸誘○○○教授與抗告人共同具名申請委託研究案之專利 成果，使抗告人單獨或共同取得專利權，致侵害相對人就該 等專利之申請權及所有權。相對人為如附表所示專利之申請 權人及所有權人，故相對人就附表之專利有禁止抗告人處分 、設定負擔、授權或為任何變更之不作為請求權，並有聲請 本件假處分保全上開請求權強制執行之必要性。(四)抗告人見兩造間合作期間即將期滿，相對人無意延續，抗告



人為謀己利，詎將委託研究案所得之BODD技術，提供予其投 資之中國深圳嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋公司）， 竟擅自向美國應材公司(Applied Materials Inc.)推銷BODD 產品，著手準備將如附表所示專利授權或讓與予該等公司或 其他第三人，抗告人亦擅自向經濟部智慧財產局（下稱智慧 局）謊稱專利證書遺失，並將屬委託研究案成果「超硬材料 刀具及其製法」專利，其申請號碼000000000 與證書號碼I3 42248 ，不法移轉予其擔任負責人之錸鑽科技股份有限公司 （下稱錸鑽公司）。甚者，抗告人除偽稱如附表所示專利為 兩造間合作案之專利外，並持續擅自變更屬於兩造間合作案 之多件專利之現狀。其包括其於101 年2 月10日以電子郵件 向相對人經營階層恫稱：其可能依兩造間合作案之美國專利 ，在美國法院將相對人列專利侵權被告；並擅自將27件國內 外專利轉讓予第三人，並向智慧局謊稱兩造間合作案之其中 6 件專利之專利證書遺失，以遂其不法轉讓之行為；暨擅自 停止支付專利年費，即停止維護合作案之專利計22件，致專 利權喪失。職是，罔顧相對人就合作案之專利所應享有之權 利。
(五)綜上所述，抗告人就附表所示之5 件專利作為兩造間合作案 專利，因兩造合作案關係於102 年10月間屆滿，抗告人為不 當迴避對相對人之轉讓及付款義務，已著手進行變更委託研 究案、合作案之成果之行為。且本件請求標的現狀如有變更 ，日後將不能或甚難執行之虞，故有以假處分保全之必要。 相對人願供擔保，依民事訴訟法第532 條規定，聲請假處分 。準此，爰依民事訴訟法第532 條第1 項規定聲請假處分， 並聲明禁止抗告人於兩造間就附表專利為處分、設定負擔、 授權或為任何變更之訴訟判決確定前，禁止抗告人處分、設 定負擔、授權或為任何變更附表專利之行為；暨相對人願提 供現金或等值之第一商業銀行總行營業部無記名可轉讓定期 存單或銀行保證書為擔保。
三、原審法院裁定意旨略以：
相對人（原審聲請人）主張其與中華大學自96年起至98年間 ，先後簽訂之研究案，依合約書之約定，委託研究案所生之 智慧財產歸屬於相對人，除附表所示之5 件專利外，其中「 超硬材料刀具及其製法」專利，已移轉登記予抗告人（原審 相對人）擔任負責人之錸鑽公司，而「拋光墊修整器」專利 遭抗告人放棄不予維護等事實。業據提出96年至98年之委託 合約書及研究費轉帳傳票、○○○教授、○○○教授訪談記 錄、抗告人移轉專利及拋棄專利之證明文件等資料為證，相 對人已盡相當釋明之責。參諸相對人主張如附表所示專利權



所涉及之BODD產品，尚未量產，兩造間合作案以抗告人支付 研發、維護費用作為清算專利之意旨以觀，當事人間為執行 合作案成立「鑽石科技中心」，就相關專利支出之總研發費 用為3 億3,218 萬1485元，除取得專利權件數153 件外，每 件專利平均研發費用為217 萬1,121 元，加上如附表所示專 利所支出之申請、維護費用19萬7,900 元，如附表所示專利 權之價值為1,105 萬3,505 元等事實，業據相對人提出年報 組織表、93年至101 年財報節本、研發費用計算表等資料為 憑。職是，原審認為相對人已為相當之釋明，並提供合理之 計算依據，堪為採信。爰酌定本件假處分擔保金額1,150 萬 元，准予相對人本件假處分之聲請等語。
四、本件抗告意旨略以：
(一)相對人雖辯稱其已於本案訴訟擴張訴之聲明，請求抗告人將 附表所示專利之專利申請權及專利權移轉登記予相對人云云 。然相對人所稱擴張訴之聲明者，僅係針對原起訴之聲明第 1 項確認專利申請權及專利權屬相對人所有部分為之，未擴 張訴之聲明第2 項之禁止抗告人就附表專利為處分、設定負 擔、授權或為任何變更。相對人未變更本案訴訟之第2 項訴 之聲明，而該項聲明與本件假處分請求內容相同。故本件假 處分所欲保全之內容與日後該本案判決所欲實現之權利係同 一，無異使本件假處分程序達到確定本案判決所欲實現之利 益，逾越假處分僅為保全強制執行之目的，應不予准許。(二)相對人所提事證不足釋明其為系爭專利之申請權人及專利權 人，難認其確有移轉系爭專利請求權。而相對人併同主張民 法第184 條第1 項前段及後段2 項不同之請求權基礎，並未 說明其分別受損之權益為何，亦未予釋明之。系爭專利權涉 及鑽石碟之設計與研發，屬合資事業之範疇，而就合資事業 而言，依兩造合資契約相關約定，由抗告人以技術授權出資 方式，相對人提供其他必要資源，共同成立合資事業，以發 展鑽石產品與技術等。是兩造雙方屬平行之股東關係，並非 相對人所稱委任關係。觀諸聘任合約書末端均有註明，其僅 適用於雙方合資契約未規範事項，益徵僅就非合資事業之範 圍，始受聘任合約書之拘束。
(三)相對人主張本件假處分之法律關係為不作為請求權，因本件 假處分係請求禁止抗告人於兩造間就附表專利為處分、設定 負擔、授權或為任何變更之訴訟判決確定前，禁止抗告人處 分、設定負擔、授權或為任何變更附表專利之行為。本件假 處分之聲請，非以保全日後本案請求強制執行之實現為目的 ，實難謂合於民事訴訟法第532 條之要件。原裁定理由前後 自相矛盾，且未詳予說明本件假處分之聲請與本案判決所欲



實現之權利同一，何以認定僅為保持現狀而無法達本案判決 實現之利益，理由顯有不備。相對人為掩飾雙方就合資事業 專利權之歸屬有特別約定，僅提出由抗告人代表其與中華大 學簽署之委託研究案合約書，逕行主張其就附表所示專利有 專利申請權及所有權，並以不真實之情事，偽稱抗告人已著 手侵害相對人之上開權利，故其對附表專利有禁止抗告人處 分、授權或為任何變更之不作為請求權。相對人不僅未說明 本案訴訟之請求權基礎為何，亦未提出可即時調查之證據， 以釋明抗告人確有不法侵害相對人上開權利之事實，難謂相 對人就本件假處分請求已盡釋明之責，原裁定未詳予審認， 即認相對人已為相當之釋明，其理由不備。
(四)附表專利是否確為該等委外研究案而生，並未釋明，此觀相 相對人雖稱附表專利均為委託研究產生之技術成果合稱BODD 專利，然綜觀研究案委託合約書及計畫書，均無此概念之敘 及。縱依相對人所提出之○○○教授訪談紀錄所示，從未提 及其中附表編號1 至3 所示專利為BODD專利，況實際上均與 BODD無關。而附表編號4 、5 所示專利，○○○教授僅稱與 先前計畫有關聯性，非謂該等專利為計畫成果。是僅就附表 專利與該等委外研究案之關係，相對人未提出法院得即時調 查之證據，以為釋明。且所提之研究案委託合約書，如97年 度簽訂之次世代鑽石修整器研製及技術開發研究案，並無專 利權歸屬之約定，故合約無明文規定，不得以○○○教授之 個人推測，作為專利權應屬於相對人之依據，進而認定相對 人已盡釋明之責。退步言，縱認附表專利確為該等委外研究 案而生，惟兩造之合作關係，由抗告人提供技術授權，相對 人提供其他必要資源，合作開發、生產及銷售鑽石產品。而 相對人依約應提供之資源之一，即為抗告人研究計畫之支持 ，包含委外研究案在內。此觀諸合資契約97增補第5 條第1 項及備忘錄（三）第2 條約定，至為明確。再者，本件中華 大學之三項研究案，屬抗告人為兩造合資事業之技術發展， 由其洽商外部研究機構，並提供技術指導，依上開合資契約 規定所執行之鑽石科技中心委外研究案，此由該等委託研究 案之合約書以觀，抗告人均以鑽石科技中心總經理之身分代 表相對人簽署，即可證明之。職是，該等委託研究案屬兩造 合資事業之技術研發，由其衍生之專利權歸屬，應以雙方合 資契約之相關約定為準據。
(五)兩造合資契約之附註約定，相對人使用抗告人國內外專利權 利為非專屬授權，嗣後雙方於合資契約97增補亦有約定。故 由兩造合資契約規定可知，雙方合作關係所生之智慧財產權 ，包括委外研究案成果所衍生之專利權，明定為抗告人所有



，且由抗告人申請並應登記抗告人為專利權人，相對人充其 量係依雙方之合作關係僅有使用權，抗告人得自由處分該等 專利之權利。況抗告人授權相對人之使用，並非專屬授權， 抗告人得授權他人使用，相對人不得干涉之，更遑論有何禁 止抗告人處分或變更之權源。相對人明知兩造合資契約就委 外研究案所衍生之專利權已明確規定歸屬於抗告人，竟刻意 未提相關約定，企圖擷取研究案合約若干條文誤導事實。自 兩造合作關係整體觀之，鑽石科技中心之委外研究案僅係執 行合資事業之一環，縱研究案合約規定計畫所衍生之專利權 為相對人所有，惟依兩造合資契約之特別約定，抗告人始為 附表專利之真正申請權及所有權人。準此，相對人不僅未具 體敘明禁止抗告人處分附表所示專利之不作為請求權之法律 基礎外，其亦非附表專利之專利權人，僅為非專屬之被授權 人，自無權利禁止抗告人就該等專利為處分、設定負擔或任 何變更之行為。
(六)相對人雖稱附表所示專利以外之2 件專利，分別由抗告人轉 讓予錸鑽公司或遭抗告人放棄不予維護。惟其與本案訴訟之 附表所示專利無涉，相對人不得以該等情事，作為請求禁止 抗告人處分或變更附表專利之依據。況相對人未提供證據顯 示該2 件專利為委外研究案或兩造合作案所生之專利，縱屬 研究或合作案之專利，依兩造合資契約約定，均屬抗告人所 有，相對人為契約當事人，自應受該等約定之拘束，無禁止 抗告人處分該等專利之權利。相對人所稱因抗告人放棄不予 維護，致失效「拋光墊修整器」專利，經審查中駁回之，未 取得予以專利之審定，自無放棄不予維護之情事，此有公開 之專利檢索資訊可供查核。BODD技術是否為委託研究案所得 ，已有可疑，且相對人未提出證據，證明抗告人有提供BODD 技術給嵩洋公司，○○○教授訪談紀錄亦未有此陳述。況嵩 洋公司之投資案，係相對人指示與同意之對外合作案，此有 抗告人行文予相對人之簽呈所載、兩造簽署之備忘錄（一） 前言可證。相對人指稱抗告人欲將附表所示專利轉讓予美國 應材公司，亦未證明之，且美國應材公司為相對人產品之銷 售商，非競爭對手，營業項目與相對人不同，何有轉讓技術 使其製造產品侵害相對人權益之可能。相對人竟將其指示與 同意之合作案，臨訟改稱其不知情，均由抗告人擅自所為， 復將長期業務往來合作夥伴，虛構為抗告人欲私自轉讓技術 之競爭對手，無端指控抗告人著手侵害其利益，亦未舉證釋 明之，洵屬無理。
(七)相對人雖稱抗告人近期持續擅自變更屬於兩造合作案多件專 利之現狀，惟相對人所稱之專利，其與委外研究案無關，自



與附表專利無涉。況相對人就該等情事已有另案請求，並聲 請假處分，並經法院裁定駁回在案。係與本件無關事件，故 他案事由不得作為本案請求之釋明。而該等事由於他案，已 遭本院以未足釋明為由，駁回假處分之聲請，當無法作為本 案釋明之依據。相對人未提供得信其主張為真實，並可即時 調查之證據，況均與附表專利無關，故認本件請求全未予釋 明。而原裁定就其所偽稱之諸多不實主張，僅謂該等情事， 已為相當之釋明，而未就相對人各項主張敘明，何以認定其 已為釋明，係未附理由而概括認定相對人業盡釋明之責，且 疏未審究相對人所指情事，均與附表專利無涉，實有不當。(八)本件擔保金應就抗告人遭禁止處分系爭專利後，所無法授權 他人而收取之權利金計算。系爭專利可製作之產品，為次世 代之鑽石碟產品，可因應次世代之晶圓代工產業，成為未來 鑽石碟之關鍵技術，取代現今之鑽石碟產品。以過去相對人 鑽石碟營收之資料，89年約為2,501 萬元、90年約為1 億3, 812 萬元、91年約為4 億2,825 萬元、92年約為5 億7,215 萬元、101 年約為7 億7,114 萬元。前4 年之平均銷售額約 為2 億9,08 8萬元，佔101 年銷售額7 億7,114 萬之比例為 37.72%。以相對人先前使用抗告人鑽石碟專利所支付之鑽石 碟產品權利金為計算基礎，以其所自行估算之101 年度7 月 至12月應實付權利金2,629 萬9,931 元為準據，概算相對人 每年因授權所得收取之權利金為5,259 萬9,862 元。故抗告 人因假處分不得對外授權因而受有損害之期間，應以本案請 求之訴訟所需時間為憑。兩造間本案訴訟至第三審確定止， 兩造間訴訟之審理期限約需4 年4 個月，作為抗告人因本件 禁止處分系爭專利而受有損害之期間。職是，系爭專利於未 來初上市4 年之每年平均權利金，為現今鑽石碟權利金37. 72% ，抗告人於本案訴訟期間不得授權系爭專利所損失之權 利金為8,596 萬108 元。倘本院仍認為應准予相對人之聲請 ，擔保金之金額應依上述標準計算。
五、相對人答辯意旨略以：
(一)本件為保全系爭專利將來強制執行之一般假處分，而非定暫 時狀態處分。相對人就系爭專利對抗告人有返還專利之請求 權，並於本案訴訟即本院102 年度民專訴字第112 號事件請 求之。相對人原於本案起訴請求確認專利權及專利申請權， 嗣依司法院102 年度智慧財產法律座談會研討結果所採之甲 說，相對人得依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提 起給付之訴，請求抗告人返還系爭專利，擴張為給付之訴。 申言之，相對人自96年起至98年期間與中華大學訂立產業學 術合作委託合約書，委託○○○教授開發相關鑽石工具新技



術，該契約第7 條約定：本計畫所生之智慧財產權及專利為 甲方所有，專利權得由甲方及乙方主持人、共同主持人共同 具名申請之。故其研發成果包含附表所示5 件專利在內之專 利申請權及所有權，均歸相對人所有。依專利法第7 條第3 項之規定及該契約規定，相對人為系爭專利之專利申請權人 及專利權人，抗告人無任何權利。而抗告人明知上情，竟利 用職權勸誘○○○教授，將系爭產學合作契約研發成果不法 據為己有，侵害相對人就附表編號1 所示專利之專利申請權 及附表編號2 至5 所示專利之專利權，致相對人受有無法取 得該等權利之損害。抗告人所為顯已構成故意不法侵害相對 人權利及故意以背於善良風俗之方法加損害於相對人等侵權 行為，應依民法第18 4條第1 項前段及後段對相對人負損害 賠償責任。
(二)抗告人受相對人委任，兩造訂有工作契約及聘任合約書，抗 告人對相對人所委任之事務，負有善良管理人之注意義務與 忠實義務。抗告人明知相對人為系爭專利之專利申請權人及 專利權人，竟將系爭產學合作契約研發成果登記於抗告人名 下，顯已逾越其委任權限，且為不完全給付，致相對人受有 損害，抗告人依民法第544 條、第227 條等規定，應對相對 人負損害賠償責任。抗告人未向相對人檢送產學合作契約產 生之成果報告，反利用職權勸誘○○○教授，將其研發成果 不法據為己有，而受有附表編號1 所示專利之專利申請權及 附表編號2 至5 所示專利之專利權之利益。抗告人受領上開 利益，自無法律上原因，致相對人喪失該等利益而受損害， 故抗告人依民法第179 條之規定，應返還上開利益予相對人 。職是，相對人於本案訴訟之102 年10月17日開庭時，依法 擴張訴之聲明，並以上開請求權基礎請求抗告人將附表編號 1 所示專利之專利申請權，暨附表編號2 至5 所示專利之專 利權移轉登記予相對人，抗告人就此擴張並無異議。職是， 本案請求與本件假處分之內容不同。
(三)相對人公司是我國上市公司，亦為世界鑽石工具之領導廠商 。因抗告人自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於 85年10月28日簽訂英文版JVA ，委任抗告人為相對人研發製 造鑽石工具之相關技術，抗告人並與相對人簽訂工作契約、 聘任合約書，而於相對人公司內任職與執行兩造間合作案。 雙方就兩造間合作案嗣於91年8 月21日簽訂中文版JVA 、97 年10月15日簽訂JV增補條款，兩造間合作案於102 年10月28 日屆滿。兩造間合作案約定所產生之專利，以抗告人名義登 記，因相對人出資及維護成果，故相對人就他案合作案之專 利享有專利實施權、3 分之2 所有權、專利移轉請求權及專



利費用返還請求權。相對人於93年間委任抗告人擔任鑽石科 技中心(DTC) 總經理，負責執行兩造間合作案。抗告人於99 年5 月1 日起，抗告人轉任技術顧問，仍負責執行兩造間合 作案。兩造合作16年期間，相對人支付抗告人薪資逾5, 500 萬元與權利金逾5 億4,000 萬元，計投入兩造間合作案之費 用逾10億元。詎抗告人違反兩造間合約規定，未經相對人同 意，擅自將兩造間合作案至少26件專利轉讓予相對人之競爭 對手，並向智慧局謊稱專利證書遺失，以遂其不法轉讓之行 為，並擅自停止維護他案合作案至少22件專利。並於101 年 2 月10日以電子郵件向相對人經營階層恫稱，抗告人可能在 美國法院控告相對人侵害他案合作案所生10件美國專利，嚴 重損害相對人依兩造間合作案相關合約享有之權利。相對人 就此已於另案起訴向抗告人求償，現於本院102 年度民專訴 字第104 號民事事件審理中。
(四)相對人之鑽石事業部為其固有之獨立部門，並不屬抗告人執 掌之他案合作案範圍。該部門之前身為BD二廠，自88年成立 後為獨立編制，特別是關於鑽石碟量產製程之改良、良率之 提昇及客戶資訊。BD二廠所屬之BD部門早自74年起，陸續負 責鑽石、氮化硼(CBN) 、聚晶鑽石(PCD) 等磨料之新應用製 品設計、生產、銷售及製程改善事宜。鑽石科技中心與鑽石 事業部為相互獨立之平行部門，前者著重在前瞻性應用及產 品之研發，並以撰寫專利為其成果；後者則著重在量產產品 所須之機器設備調整、生產流程及參數設定之研發與改良。 故產品開發與產品量產製程開發，分屬不同技術內容。相對 人自96年至98年間，委託中華大學○○○教授開發相關鑽石 工具新技術，包括96年簽訂化學機械拋光(CMP) 延伸技術之 研究案，經費為74萬元；97年度簽訂次世代鑽石修整器研製 及技術開發之研究案，經費為76萬元；98年度簽訂鑽石碟新 產品開發之研究案，經費76為萬元。委外研究案產生之技術 成果合稱BODD專利，共產生7 件專利。因委外研究案屬鑽石 工具製造技術，相對人委由時任相對人鑽石科技中心總經理 之抗告人，代表相對人聯繫監督委託研究案。委外研究案合 約載明：委外研究案所生之智慧財產歸屬於相對人所有。(五)抗告人見委外研究案產生之成果具有高度商業價值，即利用 其時任相對人鑽石科技中心總經理身分及主管委外研究案之 職權，除隱匿系爭委外研究案之成果，向相對人謊稱該等研 究成果為其個人研發之專屬技術，使相對人誤以為系爭專利 屬於兩造他案合作案外，抗告人亦巧言勸誘○○○教授與抗 告人共同具名申請系爭委外研究案之專利成果，使抗告人單 獨或與○○○教授共同登記為專利權人，致侵害相對人就該



等專利之申請權及所有權。依兩造間合作案JV增補條款第2 條約定，系爭專利為○○○教授研發所得，自非抗告人之專 屬技術，即不得認為是他案合作案之技術。系爭專利雖非基 於他案合作案所產出，然因系爭專利經抗告人擅自登記於其 名下，而極有可能如他案合作案專利，遭抗告人以相同手法 擅自轉讓、拋棄或以其他方式處分。且抗告人已將委外研究 案之成果BODD技術提供予嵩洋公司，並利用相對人資助之另 一產學合作計畫，為嵩洋公司之BODD產品進行測試。而抗告 人未經相對人同意，亦向美國應材公司推銷BODD產品，美國 應材公司已向抗告人索求BODD樣品，俾於進行測試。(六)系爭專利為委外研究案之研發成果，依雙方合約約定，其專 利權歸屬於相對人所有，故相對人為系爭專利之真正申請權 人及所有權人。相對人已提出委外研究案96年度至98年度委 託合約書及研究費轉帳傳票、○○○教授簡報及訪談記錄等 可供即時調查之證據釋明之。兩造間合作案僅為相對人整體 鑽石工具技術研發之一環，屬於兩造間合作案合約定義之產 品或技術，始受他案合作案合約所拘束，其餘相對人所自行 研發或委外研發之成果，並非兩造間合作案所產出之技術， 抗告人並非專利申請權人。抗告人主張系爭專利屬他案合作 案所定義之產品或技術，並無依據。委外研究案與他案合作 案無關，為不同之法律關係，得由委外研究案合約就專利權 歸屬約定為歸屬相對人所有，其與兩造間合作案約定相對人 與抗告人各擁有3 分之2 、3 分之1 所有權，兩者相異，且 委外研究案合約並無隻字片語提及兩造間合作案可證。縱委 外研究案合約由抗告人代表相對人簽訂，亦不能遽認與兩造 間合作案相關。因抗告人任職相對人公司逾10年，受相對人 委任辦理不屬兩造間合作案之事項，所在多有，故其代表相 對人辦理之事項，並非均與兩造間合作案相關。(七)依JV增補條款第2 條JV產品或技術定義之約定，系爭專利非 抗告人所研發，且依委外研究案合約之約定，亦歸相對人所 有而不屬於抗告人，自非抗告人之專屬技術，不屬於兩造間 合作案之範疇，亦不受兩造間合作案合約相關約定之拘束。 抗告人執兩造間合作案合約之約定，否認相對人就系爭專利 之申請權及所有權，顯無可採。抗告人另以兩造間合作案備 忘錄（三）第2 條主張委外研究案屬兩造間合作案範疇，亦 無可採。蓋備忘錄（三）於100 年1 月21日簽訂，其第10條 亦約定不追溯既往之原則，自與96年至98年間進行之委外研 究案無關。備忘錄（三）第2 條雖約定抗告人代表相對人進 行委外研究案之金額動支上限，然未約定委外研究成果取代 JV增補條款第2 條之JV產品或技術約定。抗告人明知依委外



研究案合約之約定，相關專利權歸屬於相對人所有，竟以共 享權利金為誘餌，勸誘○○○教授將專利登記於抗告人名下 ，以便抗告人向相對人謊稱該等專利屬於兩造間合作案，進 而向相對人收取權利金。○○○教授在抗告人之勸誘下，乃 於97年12月1 日與抗告人簽訂鑽石碟專利分享合約書，就第 2 條第2 項以觀，顯見抗告人明知其就委外研究案無專利申 請權及所有權，且他案合作案定義之產品或技術須為抗告人 之專屬技術，抗告人勸誘○○○教授簽訂該合約之目的，在 於將非屬其專屬技術之委外研究案專利偽裝為兩造間合作案 定義之產品或技術，俾利其向相對人詐領權利金。再者，抗 告人從未支付權利金予○○○教授，甚至以不支付權利金為 要脅，強逼○○○教授於98年6 月17日後之不詳日期簽訂研 發合約書，將4 件委外研究案專利申請權讓與抗告人，俾利 抗告人於兩造間合作案屆期終止後，執以與相對人進行訴訟 。上情均經○○○教授於101 年8 月31日訪談記錄中清楚敘 明。
(八)抗告人將委外研究案之成果BODD技術提供給嵩洋公司，並利 用相對人資助、○○○教授主持之另一產學合作計畫，為嵩 洋公司之BODD產品進行測試等情，此有○○○教授訪談記錄 可證。抗告人提出其於98年12月29日之簽呈，雖稱該投資案 經相對人同意，然此為不實陳述。因該文件所提及之投資案 ，均先斬後奏，即抗告人私自以兩造間合作案專利作價入股 後，始報告予相對人經營階層知悉，且未揭露詳細範圍，此 由該文件之內容，即可知悉該文件僅為抗告人於事後單方面 之說明，相對人均未同意此越權行為。抗告人未經相對人同 意，意圖向美國應材公司販賣BODD產品，美國應材公司已向 抗告人索求BODD樣品以便進行測試等情，此有102 年2 月26 日至2 月27日間之抗告人與美國應材公司之電子郵件可證。 抗告人擅自將26件之兩造間合作案專利轉讓予第三人，甚至 向智慧局謊稱其中5 件專利之專利證書遺失，以遂其不法轉 讓之行為。抗告人並擅自停止維護兩造間合作案之專利計22 件，致其中15件之專利權喪失。相對人已舉證釋明抗告人之 行為，已變更委外研究案專利及兩造間合作案專利之現狀， 同為抗告人所冒名登記之系爭專利，亦有遭其以相同手法變 更現狀之高度危險。職是，相對人聲請本件假處分，洵屬正 當。
六、本院判斷：
(一)假處分之要件：
債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請 假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強



制執行，或甚難執行之虞者，不得為之，民事訴訟法第532 條定有明文。抗告人雖主張相對人假處分聲請禁止抗告人於 兩造間就附表所示專利為本案訴訟判決確定前，禁止抗告人 處分、設定負擔、授權或為任何變更附表所示專利之行為， 故非以保全日後本案請求強制執行之實現為目的，逾越假處 分保全之功能云云。惟相對人抗辯稱：本件為保全系爭專利 將來強制執行之一般假處分，而非定暫時狀態處分，相對人 並依法擴張訴之聲明，請求抗告人將附表編號1 所示專利之 專利申請權，暨附表編號2 至5 所示專利之專利權移轉登記 予相對人等語。職是，本院自應審究相對人之請求標的是否 為非金錢之請求權，暨是否為保全系爭專利之未來強制執行 。經查：
1.假處分可保全特定物或權利之未來執行：
假處分所欲保全者，為非金錢給付之請求標的物之現狀保持 ，以備未來強制執行假處分。故假處分可防止債務人就其應 為給付之特定物為處分，致債務人於將來無法滿足請求標的 物之給付，而採取之保全措施（參照最高法院87年度臺抗字 第271 號民事裁定）。相對人請求就如附表所示專利不得為 處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為（見原審卷第3 頁；本院卷一第5 頁）。其請求標的為金錢請求以外之請求 ，欲保全未來之強制執行。本院就形式上觀之，相對人請求 符合聲請民事訴訟法第532 條第1 項規定假處分要件之一。 2.本件假處分保全標的未逾本案訴訟請求標的： ⑴本案訴訟之請求標的：
參諸相對人本案訴訟之訴之聲明與法律關係有三：①訴之聲 明第1 項為抗告人（即被告）應將如附表編號1 所示之專利 申請權及附表編號2 至5 所示專利權移轉登記予相對人（即 原告），法律關係為民法第179 條、第184 條、第213 條第 1 項、第277 條及第544 條等規定，主張回復原狀。此為相 對人依民事訴訟法第255 條第2 款、第3 款規定，嗣於102 年10月17日增加之訴之聲明。②訴之聲明第2 項為禁止抗告 人處分、設定負擔、授權或為任何變更附表所示專利之行為 ，法律關係為專利法第96條第1 項之規定，主張其為真正專 利權人，請求防止有侵害之虞之行為。③抗告人應給付相對 人1, 068萬3,966 元及法定遲延利息，法律關係為聘任合約 書、營業秘密法第12條及民法第544 條等規定，請求損害賠 償（見本院卷第375 至376 頁）。
⑵本件假處分標的符合保全之標的：
本件假處分聲請禁止抗告人就附表所示專利為處分、設定負 擔、授權或為任何變更附表所示專利之行為。經本院比對本



案訴之聲明與假處分之聲請內容可知，假處分之聲請內容與 本案訴之聲明第2 項相同，未逾越本案訴之聲明與請求，且 僅禁止如附表所示專利為現狀變更，其目的為保全未來本案 之強制執行。職是，本件假處分保全標的未逾越本案請求標 的，故抗告人雖主張相對人假處分聲請非以保全日後本案請 求強制執行之實現為目的，逾越假處分保全之功能云云，不 足為憑。
(二)債權人應釋明假處分請求及原因：
假處分請求及其原因，債權人應釋明之。倘前開釋明有不足 者，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相 當之擔保，命供擔保後為假處分。假處分請求及假處分之原 因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為假扣押。而釋明 事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據 。但依證據之性質不能即時調查者，不在此限，民事訴訟法 第533 條前段、第526 條第1 項、第2 項及第284 條分別定 有明文。抗告人雖主張相對人除未釋明本件假處分之請求權 基礎為何外，亦未提出可即時調查之證據，以釋明抗告人確 有不法侵害相對人上開權利之事實，難謂相對人就本件假處 分請求已盡釋明之責云云。惟相對人抗辯稱相對人已舉證釋 明抗告人之行為，已變更委外研究案專利及兩造間合作案專