臺灣臺中地方法院民事判決 102年度訴字第1935號
原 告 嘉義食品工業股份有限公司
法定代理人 李東原
訴訟代理人 方雍仁律師
被 告 梁宜琪
訴訟代理人 湯其瑋律師
上列當事人間請求撤銷贈與行為等事件，本院於民國103年1月10
日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應將經濟部智慧財產局註冊號數第○○七四二三二七號、第○○○九二○三一號之「吃七」商標權移轉登記予原告。訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
㈠原告自民國75年起，即陸續以「呷七碗」、「呷七碗及圖」 及「吃七」等多只商標向智慧財產局申請註冊登記取得商標 權，於業界享有盛名。而被告係原告公司法定代理人李東原 之弟媳，李東原與其胞弟分家後因心存寬厚而未即對其弟李 垂欣經營之小吃店使用其商標主張侵權。詎該小吃店遭被告 取得經營權後，被告竟大肆利用原告公司之「呷七碗」商標 對外招攬生意，造成消費者之混淆、誤認。斯時原告所戮力 經營「呷七碗」、「呷七碗及圖」及「吃七」等品牌已廣為 消費者所喜愛，原告為避免努力建立之品牌形象遭消費者混 淆、誤認，乃與李垂欣、被告梁宜琪於98年間約定將經濟部 智慧財產局註冊第00000000號、00000000號之「吃七」商標 權（下稱系爭商標）無償贈與被告，並同意被告另行申請「 吃七碗」字樣，取得智慧財產局註冊號數：00000000、0000 0000、00000000、00000000號「吃七碗」商標，同時並約定 被告及其所經營小吃店應立即停用原告之「呷七碗」、「呷 七碗商標及圖」，並取下「呷七碗」等招牌，禁止被告繼續 使用「呷七碗」字樣之條件。然被告在向智慧財產局申請移 轉系爭商標並經原告公司之同意取得「吃七碗」商標註冊後 ，竟仍繼續將「呷七碗」商標懸掛於其所營店鋪招牌，藉以 攀附牟利，誤導消費者誤信其係「呷七碗」油飯之經營者而 購買產品以牟取利益，顯已違反雙方約定，原告公司負責人 李東原因顧及家人情誼，初期僅一再以口頭告知要求被告應 拆除「呷七碗」招牌，不得再使用「呷七碗」商標及字樣。 然被告依舊故我，原告又多次寄發存證信函要求被告履行其 應負之義務，被告仍拒不履約，致消費者混淆、誤認而造成 原告嚴重之商業損失。
㈡本件原告於贈與被告系爭商標時，即已約定被告不得繼續使 用原告之「呷七碗」商標，渠料，原告將系爭商標辦理移轉 登記予被告後，被告竟拒不履行相對義務，原告業已依法撤 銷系爭商標之贈與，並撤銷同意被告申請註冊取得「吃七碗 」商標權之意思表示。為此，爰依不當得利之法律關係提起 本件訴訟等語，並聲明：被告應將系爭商標移轉登記予原告 。
㈢對被告答辯之陳述：
由系爭商標之註冊資料，可知本件附負擔贈與之系爭商標原 均為原告所有，原告公司若非為避免消費者混淆、誤認，於 贈與系爭商標時即附有被告不得繼續使用「呷七碗」商標之 負擔，使「吃七」與「呷七碗」商標得以明確區隔，又豈會 毫無理由即將系爭商標無償贈與被告，而未為相對之負擔要 求？如此豈不造成被告取得系爭商標，又可使用「呷七碗」 商標，而原本享有兩只商標權之原告反而只能使用「呷七碗 」商標之違情悖理情形？且原告於移轉系爭商標後，發現被 告未履行負擔時，即多次要求被告不得再使用「呷七碗」商 標及字樣於店名混淆消費者，被告乃遲至99年間始辦理更名 ，然仍未取下招牌，則由被告於99年12月間將「呷七碗滿月 油飯店」改為「吃七碗滿月油飯店」乙節，可知兩造間確有 負擔之約定，否則被告又何須大費周章辦理「呷七碗」商號 更名？是原告雖考量雙方親戚關係而未書立書面契約，然附 負擔贈與契約並不以書面為成立要件，自無礙本件附負擔贈 與契約之本質，更無礙被告同意取得系爭商標權後不再使用 「呷七碗」商標及招牌之事實。至被告所稱之業務合作應係 業務轉換，且於99年即已停止，該段期間僅為互相轉單，業 務期間是台北接單後，原告請被告送貨時，被告送的產品上 是用「吃七」的商標，而非「呷七碗」商標，如有「呷七碗 」商標的包裝紙，則為之前未用完的包裝紙，且原告當時亦 有一直要求被告把看板拿下來。
二、被告則以：
㈠原告之法定代理人李東原與被告之配偶李垂欣為親兄弟，查 李垂欣於83年5月27日設立「呷七碗滿月油飯店」（址設「 台中市○區○○路000○0號」，嗣更名為「吃七碗滿月油飯 店」）時，業經原告同意授權而得使用「呷七碗」之商標及 招牌，且無約定授權期間，原告並與被告之「呷七碗滿月油 飯店」合作經營油飯事業。原告於起訴狀中所稱「李東原心 存寬厚未即對其弟李垂欣所營小吃店使用其商標主張侵權， 並經被告取得經營權後大肆以『呷七碗』商標對外招攬生意 ，造成消費者混淆、誤認」云云，顯非事實。
㈡原告既已授權李垂欣使用系爭「呷七碗」商標及招牌經營「 呷七碗滿月油飯店」，且係不定期授權，而李垂欣於97年7 月1日又將「呷七碗滿月油飯店」之不動產及經營權（包括 權利或義務）轉讓予被告概括承受，依民法第348條第1項、 第2項之規定，李垂欣不但需將「呷七碗滿月油飯店」所在 之土地及建物移轉予被告，對於「呷七碗滿月油飯店」之經 營權（包括經原告不定期授權使用系爭「呷七碗」商標及招 牌之權利）亦應依約一併移轉與被告取得。據此，被告在繼 受取得證人李垂欣之「呷七碗滿月油飯店」之不動產以及經 營權後，應得繼續使用原告所不定期授權之系爭「呷七碗」 商標及招牌之權利。
㈢自被告取得系爭商標及「吃七碗」商標權後，直至99年8月 以降，兩造間仍繼續有業務合作，即有將原告之「呷七碗」 訂單讓被告出貨，或由被告之「呷七碗」訂單讓原告出貨， 並均使用「呷七碗」商標及招牌，原告均未提出任何異議， 顯與證人李垂欣之證詞不符；又證人李垂欽其證詞中有關原 告在系爭贈與契約訂立時有要求被告不能使用系爭「呷七碗 」商標及招牌等情，顯與嗣後雙方間仍有業務合作關係，以 及被告繼續使用「呷七碗」商標與招牌等情相違，其證詞與 實情不符，應不可採；另證人李垂欣對於「呷七碗滿月油飯 店」經營權狀況之證詞前後矛盾，更與被證3已明文將「呷 七碗滿月油飯店」所在之不動產及經營權一併買賣轉讓予被 告之情不符，足證其證詞顛倒反覆，不足採信，顯係臨訟為 維護原告所杜撰之詞，況渠又為原告公司負責人之親兄弟， 其證詞不但與實情不符，亦難謂公正，應不足採。 ㈣退步言之，若原告於被告在97年7月1日取得「呷七碗滿月油 飯店」之不動產產權經營權後，欲有意切割「吃七」、「吃 七碗」與「呷七碗」商標，而協議由原告讓與系爭商標給被 告，並同意被告申請註冊「吃七碗」，但附帶之條件是被告 不得繼續使用「呷七碗」商標之文字及圖，及需取下「呷七 碗」招牌，避免消費者有誤認混淆之虞，以維原告之權益， 然如此重要影響權益之事，衡情應有書面約定以昭慎重，然 卻付之闕如，已與常情不符，故原告稱兩造間定有一附負擔 之贈與契約，僅為渠片面之詞，不足採信。且被告係於97年 7月1日取得「呷七碗滿月油飯店」之經營權，並於98年6月1 日受讓取得系爭商標，於98年10月28日經原告同意申請「吃 七碗」商標註冊，而雙方間皆繼續經營其各自油飯事業，「 呷七碗滿月油飯店」也繼續維持懸掛「呷七碗」招牌，惟原 告卻突然於102年2月27日、102年4月18日始發存證信函主張 雙方間有訂立「附負擔之贈與契約」，以被告遲未履行負擔
為理由，催告被告履行並嗣後通知撤銷贈與，期間間隔達3 年8個月之久，與一般商業行為在處於直接競爭狀態皆會儘 速積極主張己身商標權，避免瞬息萬變的消費市場及消費者 產生誤認混淆，以減少損失並維護商業利益之常情及經驗法 則不符，更突顯原告主張兩造間存有「附負擔之贈與」僅係 原告之事後片面之詞，並未經雙方之合意。是縱使原告主張 其於被告無償受讓系爭商標權以及同意被告申請註冊「吃七 碗」商標之後有要求被告停用系爭「呷七碗」之商標與圖、 取下「呷七碗」招牌，及禁止繼續使用「呷七碗」字樣等情 ，惟此部分既未經被告在贈與契約訂立時即合意將無負擔之 贈與變更為附有負擔之贈與，仍與民法第412條第1項所定之 「附負擔之贈與」有別，則原告主張依據民法第412條第1項 撤銷系爭「吃七」商標之贈與，於法不合。
㈤原告既授權被告使用「呷七晚」商標及招牌，且該授權因無 約定期限而屬於「不定期授權契約」，是被告係有權使用「 呷七碗」商標及招牌，該不定期商標授權契約既係繼續性契 約，即須有法定或意定契約終止事由，方能終止授權契約， 如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授 權合約，即應類推適用民法第254條規定，定相當期限催告 被授權人履行，被授權人於期限內不履行時，商標權人始得 終止契約。是在被告並無債務不履行且無有其他法定或意定 終止事由之情況下，原告不得片面終止系爭「不定期授權契 約」，並禁止被告繼續使用系爭「呷七碗」商標及招牌等語 資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。
三、本件經整理爭點結果如下：
㈠不爭執事項（本院採為判決之基礎）：
⒈原告於85年1月12日申請「吃七」（文字與圖）商標，註冊 號為00000000號及00000000號。並於98年6月1日將上開「吃 七」商標權贈與移轉與被告。被告並經原告同意於98年10月 28日申請註冊「吃七碗」（文字及圖）商標，註冊號為0000 0000號、00000000號、00000000號及00000000號。 ⒉原告之法定代理人李東原與被告之配偶李垂欣為兄弟。 ⒊原告於102年4月18日有寄發存證信函撤銷前開系爭商標之贈 與，並撤銷同意被告申請「吃七碗」商標之意思表示，存證 信函內容即如原證四所示。
㈡爭執事項：
⒈原告於98年6月1日將上開「吃七」商標贈與被告時，是否附 有『被告應立即停用「呷七碗」商標，並取下「呷七碗」招 牌，且禁止繼續使用「呷七碗」字樣之負擔？』 ⒉若該贈與附有上開負擔，被告有無違反該負擔情事？原告主
張撤銷贈與，並請求被告返還上開「吃七」商標有無理由？四、法院之判斷：
㈠原告於98年6月1日將上開「吃七」商標贈與被告時，確附有 「被告應立即停用『呷七碗』商標，並取下『呷七碗』招牌 ，且禁止繼續使用『呷七碗』字樣」之負擔：
⒈原告於85年1月12日申請「吃七」（文字與圖）商標，註冊 號為00000000號及00000000號。並於98年6月1日將上開「吃 七」商標權贈與移轉與被告等情，為兩造所不爭執。而原告 移轉系爭商標之原因，係因被告登報說證人即原告法定代理 人李東原之弟李垂欣與「呷七碗」無關，故原告法定代理人 即表示既然無關就不得使用「呷七碗」，後來約定把「吃七 碗」給被告用，但登記時候要把「呷七碗」招牌都取下來， 業據證人李垂欣於本院審理中到庭具結證述甚詳（見本院卷 第118頁反面至第119頁），堪認原告於移轉系爭商標時，確 有要求被告不得使用「呷七碗」商標情事，核其性質即應屬 贈與之負擔。
⒉被告雖抗辯李垂欣之證詞前後反覆，且為原告之弟，其證詞 應不足採，縱有負擔亦係事後所增加之負擔，並無撤銷贈與 之適用云云。然查，原告本為「呷七碗」及系爭商標之商標 權人，可自行使用該等商標，於移轉系爭商標與被告後，即 僅得使用「呷七碗」商標，原告之權利自因而受限，衡諸常 情，若非如原告主張係為明確切割「呷七碗」與「吃七碗」 之經營，於雙方具有同業競爭關係之情形下，應無損己利人 之理。而若欲達明確切割之目的，自必須附有要求被告不得 再行使用「呷七碗」商標之負擔，否則仍無從達成切割之目 的。況被告經營之呷七碗滿月油飯店於嗣後亦更名為吃七碗 滿月油飯店，若非於取得系爭商標時即有約定不得再行使用 「呷七碗」商標，被告既仍得使用「呷七碗」商標，自無變 更店名之必要，更足認該負擔確係於贈與系爭商標當時即已 附加。而李垂欣就贈與當時是否附有負擔此部分證述前後一 致，復與上開經驗法則相符，自堪採信。且李垂欣雖屬原告 法定代理人之弟，然業經具結擔保其證述之憑信性，而被告 則未能提出任何證據證明其證述有何不實，自難逕行推論其 證詞有何不實，其抗辯應不足採。
⒊被告又抗辯贈與之負擔並未定有書面，且兩造於移轉系爭商 標後仍有業務往來，原告均未主張撤銷，反於事隔已久後才 主張撤銷贈與，顯與常情有違云云。然被告既為原告法定代 理人之配偶，本有相當之親誼關係，未以書面約定負擔，亦 與常情無違，此觀兩造間之贈與亦未以書面為之自明，尚不 得以兩造間未以書面約定贈與之負擔，即推論負擔並不存在
。況原告法定代理人既與被告具有上述親誼關係，縱使被告 未即時履行贈與之負擔，衡諸常情，亦會先以口頭規勸方式 促其履行，以避免以存證信函或訴訟方式為之有害於親誼， 亦難以兩造間仍有相互轉單之業務往來，或原告未立即主張 撤銷贈與，即推論兩造間無贈與負擔之約定。
⒋被告另抗辯其係由李垂欣取得呷七碗滿月油飯店之經營權， 自亦同時受讓使用「呷七碗」商標之不定期授權云云。然查 ，被告受讓之呷七碗滿月油飯店為獨資商號，有被告提出之 營利事業登記證可證（見本院卷第64頁），於民事實體法上 即不具有獨立之法人格，亦非屬非法人團體，無從取得任何 權利，原告亦無從授權呷七碗滿月油飯店使用「呷七碗」之 商標權，應認原告授權使用「呷七碗」商標權之對象並非呷 七碗滿月油飯店，而係授權李垂欣個人使用。而按非專屬被 授權人非經商標權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人 使用，為商標法第40條第2項所明定。本件就「呷七碗」之 商標權，既無證據證明係專屬授權李垂欣使用，李垂欣亦無 從再授權被告使用，被告自無從因取得呷七碗滿月油飯店之 經營權，即當然取得對「呷七碗」商標權之使用授權，被告 此一抗辯，並無足採。
㈡被告確有違反贈與之負擔情形，原告主張撤銷贈與，並請求 被告返還系爭商標應有理由：
兩造間確有就系爭商標之贈與附有不得再行使用「呷七碗」 商標之負擔已如前述，而被告於取得系爭商標之商標權後， 於102年7月、8月前仍繼續使用「呷七碗」商標，業據原告 提出被告經營之油飯店招牌為證，且為證人李垂欣證述明確 （見本院卷第118頁反面），應堪信為真實。顯見被告確有 違反兩造間贈與系爭商標之負擔情事，原告依民法第412條 規定撤銷贈與，即屬有據。兩造間就系爭商標之贈與既經原 告撤銷，被告持有系爭商標商標權之法律上原因即不存在， 而屬無法律上原因受有登記系爭商標商標權之利益，並致原 告受有損害，原告依不當得利之法律關係，請求被告返還系 爭商標之商標權，自有理由。
五、綜上所述，兩造間既確有約定於贈與系爭商標後，被告不得 再行使用「呷七碗」商標之負擔，而被告則未履行該負擔， 經原告撤銷系爭商標之贈與，被告即屬無法律上原因受有登 記系爭商標商標權之利益，致原告受有損害，從而，原告依 不當得利之法律關係，請求被告移轉系爭商標之登記，即有 理由，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果 不生影響，爰不逐一論述。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 103 年 1 月 24 日
民事第四庭 審判長法 官 陳學德
法 官 吳蕙玟
法 官 蕭承信
正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。中 華 民 國 103 年 1 月 24 日
書記官 賴玉真
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