最高法院民事判決 一○三年度台上字第九八號
上 訴 人 法商安萬特醫藥公司（AVENTIS PHARMA S.A.）
法定代理人 Robert DeBerardine
訴訟代理人 李貴敏律師
范纈齡律師
馮達發律師
焦子奇律師
參 加 人 經濟部智慧財產局
法定代理人 王美花
被 上訴 人 台灣東洋藥品工業股份有限公司
法定代理人 林榮錦
訴訟代理人 范曉玲律師
呂紹凡律師
沈宗原律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中
華民國一○一年十二月二十七日智慧財產法院第二審判決（一○
○年度民專上字第四三號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
第三審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
本件上訴人主張：伊為我國證書字號發明第七六七四二號「含有在○○活性劑中之紫杉烷衍生物及預防稀釋時膠凝之添加劑之二組份注射用組合物」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國八十五年三月一日起至一○二年十一月二十九日止。被上訴人自九十五年三月十四日起製造販賣之衛署藥製字第○四七八八二號汰杉注射劑（下稱系爭汰杉注射劑）落入系爭專利之申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項，而侵害伊之專利權。爰依修正前專利法第五十六條第一項、第八十四條第一項、第八十五條規定，求為命被上訴人不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭汰杉注射劑；被上訴人應給付新台幣（下同）一千萬元及加計法定遲延利息之判決。
被上訴人則以：伊於第一審所提被證六（下稱被證六）可證明系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項不具新穎性及進步性，另被證六與伊於第一審所提被證八至十一（下稱被證八至十一）之任一組合可證明系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項不具進步性。系爭專利具有應撤銷原因，上訴人不得為本件請求等語，資為抗辯。
原審以：系爭專利於八十二年十一月三十日申請專利，八十五年
三月一日經參加人審定准予專利。其申請專利範圍第一項為「一種二組份注射用組合物，其含有⑴含可達二○○毫克／毫升在聚山梨醇酯，○○化物酯－醚或脂肪酸甘油酯等○○活性劑中之紫杉烷衍生物之混合物，及⑵分子量低於二○○之有機化合物或氯化納等添加劑之水溶液，其較該界面活性劑重量大六％之濃度可抑制或破壞組份⑴及⑵與水性灌注基質混合時膠凝層之形成。」、第二項為「根據申請專利範圍第一項之組合物，其中該添加劑係含羥基或胺基之有機化合物。」、第三項為「根據申請專利範圍第一項之組合物，其中該添加劑係葡萄糖，○○，山梨糖醇，甘露糖醇，○○酸，聚乙二醇，丙二醇，芐醇或乙醇。」、第四項為「根據申請專利範圍第一項之組合物，其中該紫杉烷衍生物具下式：其中R 代表氫或○○基，而R1代表第○○氧羰胺基或芐醯胺基。」、第六項為「根據申請專利範圍第四項之組合物，其中R 代表氫，而R1代表第○○氧羰胺基。」、第七項為「根據申請專利範圍第一至六項中任一項之組合物，其中該添加劑之重量較該○○○○劑之重量大十五％。」。而被證六為美國專利第四八一四四七○號「 Taxol Derivatives,Their Preparation andPharmaceutical Composition Containing Them」（紫杉醇衍生物、其製備及包含等之醫藥組合物）專利案，公開日為西元一九八九年三月二十一日，早於系爭專利之申請日，為系爭專利之先前技術。被證六揭示一種如化學通式I 所示之紫杉醇衍生物，其申請專利範圍第二、三項係化學式I之R選為氫、R1選為羥基（hydroxy），且R2選為第三丁氧羰胺基（tertbut oxycarbonylamino ）之紫杉醇化合物，該化合物即為系爭專利申請專利範圍第一、四項中之紫杉烷衍生物之下位化合物且與系爭專利申請專利範圍第六項之紫杉烷衍生物為相同化合物。又被證六實施例揭示之組合物，係由四十毫克化學式I之紫杉醇衍生物溶於Emulphor EL620 （一毫升）與○○（一毫升）中，再以生理食鹽水（十八毫升）稀釋所製得，該組合物可被導入用於○○注射之水性灌注液中。亦即，被證六組合物包含成分⑴紫杉醇（於含○○○○劑Emulphor EL 620 之溶液中）及成分⑵生理食鹽水中之氯化鈉（於水溶液中），且由該氯化鈉與Emulphor EL 620 之重量百分比為十五．六％，可知被證六之組合物中添加劑（氯化鈉）與○○○○劑之重量百分比大於六％（或十五％）。是以系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項所請組合物之組成內容已見於被證六。至系爭專利申請專利範圍第一項界定之「可抑制或破壞組份⑴及⑵與水性灌注基質混合時膠凝層之形成」係該組份⑴及⑵混合所生之功效，被證六既已揭示與系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項相同之組成內容，必然可產生與系爭專利相同之功效。故被證六可證明系爭專利申請專利範圍第一
、二、三、四、六、七項不具新穎性。次查，依系爭專利申請專利範圍第一項之文義記載，所謂二組份係指「⑴含可達二○○毫克／毫升在聚山梨醇酯，○○化物酯－醚或脂肪酸○○酯等○○○○劑中之紫杉烷衍生物之混合物」及「⑵分子量低於二○○之有機化合物或氯化納等添加劑之水溶液，其較該○○○○劑重量大六％之濃度」二種成分。而由系爭專利說明書第六頁第七行以下記載：「本發明因此提供一種介於紫杉烷衍生物在○○○○劑中之溶液之中間體溶液，其係呈水溶液態，其亦含有可接著，利於該中間體溶液溶於灌注溶液中之添加劑……」以觀，系爭專利發明目的在提供一種中間體溶液，該中間體溶液含有「於○○○○劑中之紫杉烷衍生物」及「添加劑水溶液」，且呈水溶液狀態，當○○灌注液與該中間體溶液混合時，因該「添加劑」之存在，可避免界面活性劑與水產生膠凝層，是系爭專利申請專利範圍第一項之二組份注射用組合物即為形成該中間體溶液。易言之，該「二組份」係指構成該組合物之二種成分，依系爭專利之內部證據，並未限制須分開儲存，亦未定義「二組份」之目的係使紫杉烷衍生物與水分別儲置。且系爭專利發明目的在於「終止或抑制界面活性劑與水產生膠凝層」，此觀系爭專利說明書之記載甚明，非上訴人所稱之「避免紫杉烷衍生物與水產生沈澱」。上訴人主張因紫杉烷衍生物溶液與水性灌注液混合後會生成沈澱物，故系爭專利申請專利範圍第一項之「二組份」目的與功效在於紫杉烷衍生物須與水分別儲置，直至擬注射人體後，方可進行混合云云，尚無可採。又系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項均未限定乙醇含量相對○○○○劑須低於五○％，而○○為系爭專利申請專利範圍第三項所列之添加劑，參照系爭專利範圍第一項係界定「添加劑與○○○○之重量百分比，大於六％」，則若以乙醇為添加劑，其含量僅須符合上開重量比即可，並無須低於五○％之限制。上訴人主張被證六之乙醇含量高達五○％屬於系爭專利之先前技術云云，亦無足取。系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項既不具新穎性，顯具有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定，上訴人不得於本件訴訟對被上訴人主張專利權。從而，上訴人依修正前專利法第五十六條第一項、第八十四條第一項、第八十五條規定，請求被上訴人賠償一千萬元本息及不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭汰杉注射劑，洵屬無據，不應准許。因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無違背。
系爭專利申請專利範圍第二項為「根據申請專利範圍第一項之組合物，其中該添加劑係含羥基或胺基之有機化合物。」、第三項為「根據申請專利範圍第一項之組合物，其中該添加劑係葡萄糖
，○○，山梨糖醇，甘露糖醇，○○酸，聚乙二醇，丙二醇，芐醇或乙醇。」。查被證六第十欄第六至七行實施例中，已揭示紫杉醇衍生物溶於一毫升之乙醇溶劑（見一審卷二第二八○頁），而乙醇溶劑即是含有羥基之有機化合物；另被證六第九欄第二十九至三十二行所列舉的溶劑包括有丙二醇（見一審卷二第二八○頁），是原審認系爭專利申請專利範圍第二、三項所請組合物之內容已見於被證六，自無不合。又觀諸系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六、七項之記載，均未界定其第一項之「二組份」須分開儲存。參以系爭專利說明書之發明說明⑸僅謂「類紫杉在界面活性劑中之溶液及稀釋添加劑之水性溶液較佳者係裝於安碚，瓶及雙隔容器中」（見一審卷一第二四頁），其實施例亦僅敘述取紫杉烷衍生物溶液與含有添加劑之○○溶液混合，並無須分開儲存之相關記載（見一審卷一第二四至二七頁）。原審因認系爭專利並未限定其申請專利範圍第一項之「二組份」於使用前須分開儲置，亦無違誤。上訴論旨，復就原審取捨證據、認定事實之職權行使，暨其贅述而與判決結果不生影響者，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。
據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 一○三 年 一 月 十六 日
最高法院民事第七庭
審判長法官 吳 麗 女
法官 王 仁 貴
法官 吳 謀 焰
法官 謝 碧 莉
法官 盧 彥 如
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 一○三 年 一 月 二十七 日
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