智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第39號
上訴人伯鑫工具股份有限公司
法定代理人趙秀月
訴訟代理人練家雄律師
複代理人賴靜瑜律師
輔佐人周皇志
被上訴人光榮工業股份有限公司
兼上
法定代理人林武郎
共同
訴訟代理人蔣文正律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中
華民國102年4月19日本院101年度民專訴字第116號第一審判
決提起上訴，本院於102年12月12日言詞辯論終結，判決如下
：
主文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張
(一)上訴人係中華民國新型第187979號「扳手蝸桿之改良」專利之專利權人，專利權期間自民國（下同）91年3月1日至102年7月31日止。被上訴人光榮工業股份有限公司（下稱光榮公司）未經其同意或授權，竟利用系爭專利生產、製造品
1名型號為NAW、NAWA、HAWA、AW等四種型號之可調式扳手產品共六項產品（下稱系爭產品），且系爭產品及其包裝上皆印製被上訴人光榮公司之「LION」、「ESPACEWRENCH」商標，並同時印製型錄及利用其網站、手工具等刊物對國、內外銷售，經比對後認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1項（下稱系爭專利），被上訴人光榮公司自已侵害上訴人所有系爭專利之專利權。
(二)系爭專利具備有效性
1.系爭專利及其揭露之先前技術之蝸桿結構及製造加工過程，與被證1、2、3所揭露之內容之專利有實質上差異。而依照專利侵害鑑定要點，解釋申請專利範圍之原則，應以請求項所載之「整體」內容為依據。則判斷系爭專利申請專利範圍第1
項是否具進步性，實不得僅以系爭專利之「圓角」作為判斷標的，又系爭專利所揭露之先前技術，係上訴人主動在申請書中所揭露，顯不符合「申請日之前」已見於國內外刊物或「已公開」使用之技術、知識，反而應屬「申請當日之後」方公開或公告於刊物之技術、知識，故在判斷新型之進步性時，不應列入考慮，故系爭專利所揭露之先前技術不可作為判斷系爭專利進步性之引證資料。
2.縱系爭專利所揭露之先前技術可作為引證資料之前提下，該先前技術分別結合被證1、2、3之說明書及其圖式並未教示系爭申請專利範圍：
1之文字內容及圖示，對系爭申請專利範圍無任何教示，因被證1所揭露之先前技術僅揭露有外凸平滑弧線，對於系爭專利內凹導弧及圓角之特徵，並無任何教示。又被證1結構之齒牙兩側端面，各有切割後螺旋面自然延伸之外凸弧線，與系爭專利先前技術之該齒牙之二側端面各具有一概向內凹之
2導弧，顯有不同。系爭專利與被證1實係分別代表業界兩種不同之製造方法，故造成被證1之齒牙兩端之末端與蝸桿的接觸點係呈現平滑弧線，既被證1加工後已呈現平滑弧線，被證1即無需於製成後再加工圓角，既被證1無加工圓角，即無系爭專利所需要解決「導弧其頂端與該齒牙頂端之交接處呈現尖銳端角」之問題。上開兩種不同之加工模式，導致兩者蝸桿構造上明顯之不同，則二者加工結果所產生待解決之問題本不相同。基於先前技術與被證1「解決問題之技術手段不同」、及「所欲解決之問題不同」，故所屬技術領域中具有通常之知識者，不可能有合理之組合動機存在。縱認系爭專利之先前技術得與被證1結合，因被證1加工後，被證1之齒牙兩端的末端與蝸桿的接觸點係已呈現平滑弧線，致被證1製成後即不需再加工出圓角之特徵，故系爭專利先前技術結合被證1亦無法對於系爭專利解決問題之技術手段有所教示。2之說明書及圖式對系爭專利之內凹導弧結構加上圓角特徵無任何之教示。而系爭專利所揭露先前技術結合被證2不得證明系爭專利申請範圍第1項不具進步性，因被證2之專利說明書中，完全未提及「加工形成弧線時，與弧線與齒牙頂端交接處會形成類似毛邊之結構，而須進一步將角落出磨成弧形」之加工模式。且被證2與前述被證1相同，與系爭專利及系爭專利之先前技術，加工及製造方式本不相同，被證2與被證1類似呈現者乃外凸之平滑弧線，而與系爭專利先前技術向內凹之導弧截然不同，則同前被證1所述，所屬技術領域中具有通常之知識者，自不會有合理之組合動機存在。縱
認系爭專利之先前技術得與被證2結合，因被證2齒牙兩端之末端與蝸桿接觸點係已呈現平滑弧線，致被證2製成後即不需再加工出圓角之特徵，故系爭專利先前技術結合被證2亦
3無法對於系爭專利解決問題之技術手段有所教示。亦即被證2及被證1本就無系爭專利所需要解決「導弧其頂端與該齒牙頂端之交接處呈現尖銳端角」之問題。況被證2所教示技術所欲解決之問題，本非避免使用者手指不適之問題，與系爭專利所欲解決之問題根本上不同。
3之文字內容及圖示，對系爭申請專利範圍亦無任何教示，因被證3所揭露之先前技術僅揭露有平滑弧線，並未揭露系爭專利導弧及圓角之特徵，且被證3之專利說明書中，完全未提及「加工形成弧線時，與弧線與齒牙頂端交接處會形成類似毛邊之結構，而須進一步將角落出磨成工模式，且被證3與前述被證1、2相同，與系爭專利及系爭專利之先前技術，加工及製造方式本不相同，而與系爭專利先前技術向內凹之導弧截然不同，則同前被證1所述，所屬技術領域中具有通常之知識者，自不會有合理之組合動機存在。縱認系爭專利之先前技術得與被證3結合，因被證3齒牙兩端之末端與蝸桿接觸點係已呈現平滑弧線，致被證3製成後即不需再加工出圓角之特徵，故系爭專利先前技術結合被證3亦無法對於系爭專利解決問題之技術手段有所教示。亦即被證1至3本即無系爭專利所需要解決「導弧其頂端與該齒牙頂端之交接處呈現尖銳端角」之問題。況被證3所教示技術所欲解決之問題，本非避免使用者手指不適之問題，與系爭專利所欲解決之問題根本上不同。
3.系爭專利之內凹導弧及圓角之特徵組合，使系爭專利申請專利範圍第1項所界定之請求專利標的較之習知技術更具有功效上的增進。因於論及功效時，應整體考量系爭專利申請專利範圍第1項之所有要件，不應僅侷限於圓角之功效。系爭專利申請專利範圍第1項所界定之請求專利標的除具有當使用者
4以手指轉動該蝸桿時，不會造成人員手指之不適的功效之外，當扳手使用者轉動蝸桿將活動顎打開到最大時，被證1、2、3之平滑弧線因概呈楔形，會漸進地插入活動顎的齒桿下緣，而形成相互卡緊狀態，當欲反轉蝸桿以收合活動顎時非常費力或甚至無法轉動，另亦造成活動顎打開到最大時之定位不夠準確。然系爭專利因具有呈內凹形之導弧，當轉動蝸桿使活動顎打開到最大時，該導弧會靠抵於活動顎的齒桿側緣，亦即蝸桿之齒牙不會進入活動顎之齒桿下緣而發生卡緊之情形，不但提
供準確之定位使活動顎打開到最大位置穩定之外，因系爭專利更具有圓角之結構，使該導弧頂端與活動顎之齒桿側緣間距離形成漸開狀，而不易夾到手指、手套或其他物件，故系爭專利之導弧與圓角組合構成功效上的增進。
(三)被上訴人等應負損害賠償之責
因「LION」、「ESPACEWRENCH」商標之商標專用權人既為被上訴人光榮公司，而被上訴人林武郎為被上訴人光榮公司之法定代理人，因執行業務之侵權行為，應負連帶賠償之責。又上訴人取得系爭專利，其相關技術內容已揭示於中華民國專利公報，被上訴人光榮公司與上訴人屬同一業界之製造商，對於上訴人就前揭技術已獲有專利，自難諉為不知，被上訴人仍加以製造，被上訴人主觀上顯有侵害系爭專利之故意。爰依修正前專利法第106條、第108條準用第57條第1項第3款、第108條準用第84條第1項、第85條第1項2款、第3項、民法第185條、第28條、公司法第23條第2項等規定，起訴請求：1.被上訴人公司就其型號為NAW型、NAWA型、HAW型、HAWA型、AW型、BAW型等可調式扳手產品，或其他一切侵害系爭專利之產品，不得自行或使第三人為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口、或其他相關之侵
5權行為。2.被上訴人等應連帶給付上訴人新臺幣（下同）3,000,000元，及自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.上訴人願以現金供擔保，請准予宣告假執行。
二、被上訴人則以：
(一)系爭專利不具進步性：
1.參照系爭專利於說明書所記載之先前技術、新型內容，以及系爭專利申請專利範圍第1項所界定之技術特徵，明確顯示系爭專利「所欲解決之問題」為「人員以手指轉動該蝸桿(90)時，該尖端角(931)會造成人員的手指不適」之問題；系爭專利「解決問題之技術手段」為「該二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一圓角」而使齒牙二端之頂端角呈平滑狀；系爭專利「對照先前技術之功效」為「令人員在轉動該蝸桿時不會造成人體手指不適者」。系爭專利有別於先前技術之構造特徵在於：「該二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一圓角」，藉以達到使用者以手指轉動該蝸桿時，不會造成人員手指不適之功效。惟在導弧頂端與齒牙頂端的交接處設置倒圓角，使其不鋒利而增加其可接觸性，顯為系爭專利申請前之既有技術及知識，廣泛見於扳手之握柄及蝸桿之齒牙頂端兩側等各個需要與手部接觸操作之部位，藉以避免造成使用者手指之不適
，系爭專利顯不具進步性而有得撤銷之事由。
2.系爭專利所揭露先前技術結合被證1，可證明系爭專利不具進步性：
1於說明書及圖一所揭示之蝸桿(11)之管狀軸心之兩端凸出於螺旋狀齒牙之兩端，並且齒牙之兩端之連續狀平滑弧線之長度環繞角度達90度以上之結構設計，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，均可明確知悉被證1設置於齒牙
6兩側端呈平滑連接之平滑弧線為刻意加工研磨成弧形，並且將平滑弧線與齒牙頂端交接處研磨成平滑形態。被證1揭露之蝸桿之連續狀平滑弧線係刻意研磨加工所形成，絕非各有切割後螺旋面自然延伸之凸弧線。
1於圖一揭示之活動扳手之蝸桿(11)，其採取在齒牙之兩側端面沿一個平滑弧線與管狀軸心之外徑相接之技術手段，被證1在齒牙兩側端加工形成平滑弧線時，同時將平滑弧線與齒牙頂端交接處研磨形成滑順無尖角的弧形，已經具體揭露系爭專利於導弧頂端與齒牙頂端之交接處形成平滑狀即圓角之技術特徵，且被證1之蝸桿結構在操作使用時，不會造成人員手指之不適，具備相同於系爭專利對照先前技術之功效，故系爭專利並不具備無法預期之功效。
1，已經充分揭露系爭專
利所界定之技術特徵，以及系爭專利所訴求讓使用者在轉動蝸桿時不會因為手指壓住齒牙而產生不適的技術效果，系爭專利，確為熟習該項技術者運用被證1與系爭專利所揭露先前技術等既有的技術及知識所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。
3.系爭專利所揭露先前技術結合被證2，可證明系爭專利申請專利不具進步性：
2於第3圖所揭示之活動扳手之蝸桿，該蝸桿於呈螺旋狀延伸之齒牙(9)之兩側端均形成與齒牙(9)頂端連續平滑連接之導弧面，從蝸桿之管狀軸心之兩端凸出於螺旋狀齒牙(9)之兩端之結構設計，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，均可明確知悉被證2設置於齒牙(9)兩側端呈平滑連接之平滑弧線為刻意加工研磨成弧形，並且將平滑弧線與齒牙(9)頂端交接處研磨成平滑形態。
72於第3圖揭示活動扳手之蝸桿，其採取在齒牙(9)之兩側端面沿一個平滑弧線與管狀軸心之外徑相接之技術手段，被證2在齒牙(9)兩側端加工形成平滑弧線時，同時將平滑弧線與齒牙頂端交接處研磨形成滑順無尖角之弧形，已具體揭露系
爭專利於導弧頂端與齒牙頂端之交接處形成平滑狀即圓角之技術特徵，且被證2之蝸桿結構在操作使用時，不會造成人員手指之不適，具備相同於系爭專利對照先前技術之功效，系爭專利不具備無法預期之功效。
2，已充分揭露系爭專利
所界定之技術特徵，以及系爭專利所訴求讓使用者在轉動蝸桿時不會因為手指壓住齒牙而產生不適之技術效果，系爭專利確為熟習該項技術者運用被證2與系爭專利所揭露先前技術等既有之技術及知識所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。
4.系爭專利所揭露先前技術結合被證3，可證明系爭專利不具進步性：
3於第8圖所揭示活動扳手之蝸桿，該蝸桿於呈螺旋狀延伸之齒牙之兩側端，均形成與齒牙頂端連續平滑連接之導弧面，從齒牙兩側端之寬度沒有變薄，並且平滑弧線的表面研磨形成平滑狀之結構設計，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，均能明確知悉被證3設置於齒牙兩側端呈平滑連接之平滑弧線為刻意加工研磨成弧形，並且將平滑弧線與齒牙頂端交接處研磨成平滑形態。
3於第8圖揭示活動扳手之蝸桿，其採取在齒牙之兩側端面，沿一個平滑弧線與管狀軸心外徑相接之技術手段，被證3在齒牙兩側端加工形成平滑弧線時，同時將平滑弧線與齒牙頂端交接處研磨形成滑順無尖角的弧形，已具體揭露系爭專利
8於導弧頂端與齒牙頂端之交接處，形成平滑狀即圓角之技術特徵，且被證3之蝸桿結構在操作使用時，不會造成人員手指之不適，具備相同於系爭專利對照先前技術之功效，系爭專利不具備無法預期之功效。
3，已充分揭露系爭專利
所界定之技術特徵，以及系爭專利所訴求讓使用者在轉動蝸桿時不會因為手指壓住齒牙而產生不適的技術效果，系爭專利，確為熟習該項技術者運用被證3與系爭專利所揭露先前技術等既有之技術及知識，所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。
(二)系爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍：1.關於系爭專利所界定之「導弧」及「圓角」之解釋：系爭專利於附屬項即系爭專利申請專利範圍第2項，係進一步界定導弧之半徑(R)與圓角之半徑(r)之比值範圍，以及導弧之曲率半徑(R)與圓角之曲率半徑(r)的範圍，而非進一步界定導弧及圓角設有半徑(R/r)，故系爭專利申請專利範圍第1項所界定之
「導弧」及「圓角」均為具有半徑（曲率半徑）(R/r)，否則系爭專利於附屬項所記載之半徑將缺乏前置基礎而違反專利法第26條第4項授權專利法施行細則規定之揭露要求。另參照系爭專利在說明書第第4頁末段、第5頁第3至4行，以及說明書第5至6頁關於導弧半徑(R)與圓角半徑(r)之具體描述及尺寸規格表，基於同一技術用語應為相同解釋之原則，系爭專利於申請專利範圍第1項所界定之「導弧」及「圓角」均為具有半徑（曲率半徑）(R/r)。則系爭專利在申請專利範圍第1項所界定之「導弧」及「圓角」應解釋為具有圓半徑(R)的導弧及具有圓半徑(r)的圓角。又各件系爭產品均係在完成導弧之加工後，以人工徒手利用砂輪，直接將導弧頂端與齒牙
9頂端之交接處之尖角磨除，並任意地形成斜面、斜弧面或弧角。故各件系爭產品均不符合系爭專利申請專利範圍第1項所界定「該二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一圓角」之文義讀取，並且各件系爭產品雖同可達成去除銳角之功能，以及產生不會造成人員手指不適感之結果，但系爭產品所採用之技術手段即以人工研磨加工而形成規格形狀不一的斜面或斜弧面，明顯與系爭專利所採用的技術手段即利用CNC銑床控制銑刀加工出規格形狀一致的圓角存在實質上之差異，不適用「均等論」。
2.系爭產品一型號AW（A-sample）並未落入系爭專利：系爭產品一型號AW編號1e要件之「斜弧面」係以人工手持研磨所隨意成型而不具特定（曲率）半徑，系爭產品一型號AW編號1e要件不符合系爭專利編號E要件「該二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一圓角，該圓角係以機械加工修圓形成整段表面具同一（曲率）半徑的圓角」之「文義讀取」。系爭專利編號E要件界定的「圓角」係採用以機械加工修圓形成具同一（曲率）半徑的設置方式，達成去除銳角的功能，產生「當使用者以手指轉動該蝸桿時，不會造成人員手指之不適者」的結果；系爭產品一之「斜弧面」雖然同樣可以達成去除銳角的功能及產生避免使用人員手指不適的結果，惟系爭產品一的「斜弧面」係採用以人工手持研磨而隨意成型的設置方式，不同於系爭專利以機械加工修圓成型的設置方式，系爭產品一之「斜弧面」採用的設置方式與系爭專利編號E要件不同，不適用「均等論」。系爭產品一不符合系爭專利申請專利範圍第1項的「文義讀取」且不適用「均等論」。縱不論究系爭產品一編號1e要件採用之設置方式與系爭專利編號E要件不同之事實，系爭產品一編號1e要件關於「二導弧之頂端
10與該齒牙頂端之交接處各具有一斜弧面」之技術內容，顯然實質相同於被證21、被證1、被證2或被證3等先前技術所揭露的技術內容，系爭產品一顯為被證21或被證1、被證2、被證3等先前技術與所屬技術領域中之通常知識之簡單組合，適用「先前技術阻卻」。
3.系爭產品二型號AW（B-sample）、系爭產品三型號NAW（C-sample）、系爭產品四型號NAW（D-sample）、系爭產品五型號NAWA（E-sample）、系爭產品六型號HAWA並未落入系爭專利之申請專利範圍：
2e要件及系爭產品六編號6e要件之「斜弧面」均係以人工手持研磨所隨意成型而不具特定（曲率）半徑，均不符合系爭專利編號E要件「該二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一圓角，該圓角係以機械加工修圓形成整段表面具同一（曲率）半徑的圓角」之「文義讀取」。3e要件、系爭產品四編號4e要件及系爭產品五編號5e要件之「斜面」及「斜弧面」均係以人工手持研磨所隨意成型而不具特定（曲率）半徑，均不符合系爭專利編號E要件「該二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一圓角，該圓角係以機械加工修圓形成整段表面具同一（曲率）半徑的圓角」之「文義讀取」。
E要件界定的「圓角」係採用以機械加工修圓
形成具同一（曲率）半徑的設置方式，達成去除銳角之功能，產生「當使用者以手指轉動該蝸桿時，不會造成人員手指之不適者」之結果；系爭產品二至六編號2e至6e要件之「斜弧面」或「斜面」雖同可達成去除銳角之功能及產生避免使用人員手指不適之結果，惟系爭產品二至六之「斜弧面」或「斜面」係採用以人工手持研磨而隨意成型的設置方式，不同於系爭專
11利以機械加工修圓成型的設置方式，系爭產品二至六編號2e至6e要件之「斜弧面」或「斜面」採用的設置方式與系爭專利編號E要件不同，不適用「均等論」。系爭產品二至六不符合系爭專利申請專利範圍第1項之「文義讀取」，且不適用「均等論」。
2e至6e要件採用之設置方式與
系爭專利編號E要件不同之事實，系爭產品二至六編號2e至6e要件關於「二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一斜弧面或一斜面」之技術內容，顯係機械金屬加工之通常知識，亦實質相同於被證21、被證1、被證2或被證3等先前技術所揭露的技術內容，系爭產品顯為被證21或被證1、被證2、被證3等先前技術與所屬技術領域中之通常知識之簡單組
合，適用「先前技術阻卻」。
(三)系爭專利之效力不及於被上訴人所生產之系爭產品：1.有關藉由倒角或斜孤面，而達到「當使用者以手指轉動該蝸桿時，不會造成人員手指之不適者」之設計，早為業者所共知而使用，參諸我國公告專利案，如：71年11月16日公告之47719號專利即被證6、88年6月21日公告之362553號專利即被證7、88年8月11日公告之366866號專利為原告所申請即被證8，均可看到國內業者所生產之扳手蝸桿即斜孤面，被上訴人於80年間所生產之「活動扳手」，其蝸桿亦是斜弧角之設計。被上訴人製造系爭扳手之蝸桿，於導弧加工後尖銳之端角，再以砂輪加工將銳角磨除形成斜弧面，上訴人若謂圓角與斜弧面實質上並不相同，則系爭產品之蝸桿係呈斜弧面，而與系爭專利實質不同；又上訴人若謂圓角與斜弧面是屬實質相同者，系爭產品之蝸桿係呈斜弧面，則系爭產品在上訴人申請系爭專利之前，即已普遍存在於國內之物品。
122.被上訴人從80年起製造之產品即有部分有磨成弧面，有些未磨，並於86年1月間購入蝸桿加工設備，開始自行量產蝸桿，並依日本知名手工具製造廠東邦公司技術移轉圖面之標準，對加工產生的銳角作手工研磨處理即被證12。因而從86年左右被上訴人即將活動扳手中「蝸桿」加工磨成弧面，全面性納入標準作業流程。86年開始銷售活動扳手產品予尚卓貿易公司，依被上訴人公司標準作業流程，活動扳手中「蝸桿」均係加工磨成弧面。
3.88年起被上訴人公司與美商WalMart、Stanley公司與特力公司間協議，由被上訴人公司代工Stanley品牌之活動扳手，再經由特力公司銷售予美商WalMart公司，而Stanley品牌之活動扳手就「c2000」之標示係表示該吊牌2000年之copyright，如該吊牌係2002年之copyright即會標示c2002，依被上訴人公司標準作業流程，活動扳手中「蝸桿」均是加工磨成弧面。被上訴人開發新型複合材料，並將之運用於活動扳手NAW系列，自89年年初至91年6月間，銷售該NAW系列活動扳手予美國WalMart公司，依被上訴人公司標準作業流程，活動扳手中「蝸桿」均是加工磨成弧面。另參照原證5之雜誌亦可證明，系爭產品在系爭專利申請日之前，即已存在。則上訴人知悉業者將活動扳手中「蝸桿」加工磨成弧面，乃業者習知習用之加工法。
4.依據英商Draper公司2000年之型錄第48頁所示，其上有手握活動扳手之圖片，可看到該活動扳手中「蝸桿」係經加工磨成弧面即被證21。被上訴人有出6、8、10、12、15、18、24
等整系列活動扳手予英商Draper公司，活動扳手中「蝸桿」均係經加工磨成弧面，綜上所述，系爭專利之效力應不及於被上訴人所生產之系爭產品。
13(四)承前所述，被上訴人所製造、銷售之系爭產品均不落入系爭專利申請專利範圍第1項之專利權範圍，而且系爭專利之效力不及於被上訴人所生產之系爭產品，又系爭專利亦不具進步性，是以上訴人即不可對被上訴人請求損害賠償。而上訴人對被上訴人主張專利侵害之排除，亦屬無理。又系爭專利期間至102年7月31日屆止，而現系爭專利期間已屆滿，上訴人請求判決被上訴人不得製造、販賣系爭產品等，亦無實益。
三、原審以被證1、2、3分別與系爭專利所載先前技術之組合，均可證明系爭專利不具進步性，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，主張上開證據組合並不能證明系爭專利不具進步性，且系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍，被上訴人應負連帶賠償責任等語，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人光榮公司就其型號為NAW型、NAWA型、HAW型、HAWA型、AW型、BAW型等可調式扳手產品，或其他一切侵害系爭專利之產品，不得自行或使第三人為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口、或其他相關之侵權行為。3.被上訴人等應連帶給付上訴人300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依年息百分之5計算之利息。4.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則執前詞抗辯，答辯聲明：1.上訴駁回。2.如為不利於被上訴人判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。四、本院之判斷
(一)上訴人為「扳手蝸桿之改良」專利之專利權人，專利權期間自91年3月1日起至102年7月31日止，被上訴人亦有製造、販賣系爭4種型號即NAW、NAWA、HAWA、AW等6項產品之事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利之專利證書影本
14、系爭專利之專利公報影本、被上訴人利用網站登載系爭產品之公證書、手工具等刊物影本、上訴人購得系爭產品之實物照片及發票收據影本（見原審卷第12至52、111至115頁）、兩造關於型號及產品之確認（見本院卷第135、136、144頁）等件在卷可憑，應信為真實。惟上訴人主張被上訴人之產品侵害系爭專利，應負連帶損害賠償責任等情，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。本件經本院整理且兩造合意之爭點為：1.被證1、2、3與先前技術（即系爭專利第一
圖及說明書所載內容）之組合，是否可證明系爭專利不具進步性；2.被控4種型號之產品所顯示之蝸桿外型斜、弧面均不相同，是否侵害系爭專利；3.如有侵害，是否應負損害賠償責任（見本院卷第142頁）。惟按主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。而專利是否具有應撤銷、廢止之原因，應依核准審定時之專利法為斷。查系爭專利之申請日為90年8月1日，核准審定日為91年3月1日，故系爭專利有無應撤銷之原因，自應依核准審定時即90年10月24日修正公布之專利法為斷。又本件被上訴人於原審即抗辯系爭專利有應撤銷之原因，原審並以系爭專利所揭露之先前技術分別結合被證1、2、3，認系爭專利有不具專利要件之應撤銷理由，而系爭產品是否侵權，被上訴人是否應負損害賠償責任之前提要件，均為系爭專利權是否有效存在，故本件宜先就系爭專利是否有被上訴人所抗辯之應撤銷理由加以判斷。
(二)上訴人所有之「扳手蝸桿之改良」專利有10項申請專利範圍
15，其中第1項為獨立項，第2至10項為直接或間接依附於第1項之附屬項，其主要技術內容為一種扳手蝸桿之改良，該蝸桿具有一呈管狀之軸心，其中央具有一軸孔。該軸心之外圍具有一呈螺旋狀延伸之齒牙，該齒牙之二端概向內凹各形成一導弧，該齒牙之二端與頂端之交接處各具有一圓角，使該齒牙之二頂端呈平滑之狀態。其主要目的在於俾使使用者在轉動該蝸桿時，不會因為尖銳之端角而感到不適（參見系爭專利之創作摘要及創作說明）。而上訴人係主張被上訴人侵害其第1項即系爭專利之內容為：1.一種扳手蝸桿之改良，該蝸桿具有一呈管狀之軸心，其中央具有一軸孔；該軸心之外圍具有一呈螺旋狀延伸之齒牙；該齒牙之二側端面各具有一概向內凹之導弧；該二導弧之頂端與該齒牙頂端之交接處各具有一圓角。系爭專利主要圖式如下(第二圖為系爭專利較佳實施例之立體圖，第三圖為系爭專利較佳實施例之側視圖)：
被上訴人所提被證1為78年10月1日公告之我國第78202888號「一種活動扳手之結構改良」專利，由被證1第1圖之結
16構分解圖，可見其蝸桿(11)具有一呈管狀之軸心，其中央具有一軸孔；該軸心之外圍具有一呈螺旋狀延伸之齒牙；該齒牙之二側端面沿一平滑弧線與軸心之外徑相接。被證1主要圖式如下(被證1第1圖之渦桿結構)：
被上訴人所提被證2為西元1953年7月1日公告之美國第2709387號「SlidableSideJawWrench」專利，由其第3圖之結構分解圖，可見其蝸桿具有一呈管狀之軸心，其中央具有一軸孔(10)；該軸心之外圍具有一呈螺旋狀延伸之齒牙(9)；該齒牙(9)之二側端面沿一平滑弧線與軸心之外徑相接。被證2主要圖式如下(被證2第3圖之渦桿結構)：
被上訴人所提被證3為西元1915年10月5日公告之美國第1155397號「Wrench」專利，由其第8圖之蝸桿結構立體圖，可見其蝸桿具有一呈管狀之軸心，其中央具有一軸孔；該軸心
17之外圍具有一呈螺旋狀延伸之齒牙；該齒牙之二側端面沿一平滑弧線與軸心之外徑相接。被證3主要圖式如下(被證3圖八之渦桿結構立體圖)：
被證1、2、3之公告日均早於系爭專利90年8月1日之申請日，且與系爭專利為同一扳手結構之技術領域，故可作為判斷系爭專利是否具有進步性之先前技術。
(三)專利說明書，應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。此為系爭專利核准時適用之90年10月24日修正公布之專利法第22條第3項所明定，而所謂先前技術之範疇係指涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊，不限於任何地方、語言或形式者，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用
等。另能為公眾得知，係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。而系爭專利說明書所載之先前技術，為發明人自承於其申請前為公眾得知之資訊，為申請專利所必要揭露之事項，專利專責機關亦據上開專利法對專利說明書揭露內容之規定，以該先前技術作為前案檢索及專利要件判斷之基礎，是以專利說明書所載之先前技術自屬發明人、專利專責機關乃至於公眾皆認知屬申請日前已處於公眾得知之技術，故系爭專利說明書所載之先前技術自可
18作為判斷系爭專利是否具備進步性之引證資料，上訴人主張此為發明人所自行揭露，非屬可作為判斷系爭專利是否具備進步性之先前技術，並不可採，合先敘明。
(四)依據系爭專利說明書第3頁第2段之記載：「一般製造應用於活動扳手或管扳手之蝸桿的程序，首先預製一長蝸桿，接著依預定長度切割該長蝸桿，以形成複數個蝸桿，請參閱第一圖，每一蝸桿(90)具有一管狀之軸心(91)，中央具有一軸孔(92)，該軸心(91)之外側具有一呈螺旋狀延伸之齒牙(93)。該齒牙(93)之二端在切割後係呈尖銳狀，必須利用銑床將該齒牙(93)之二端銑去一部份，以形成最終裝設於扳手上之蝸桿。當銑刀離開蝸桿(90)後，齒牙(93)兩端之頂緣會留下一尖銳之端角(
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