智慧財產法院行政判決
102年度行商訴字第63號
民國102年11月6日辯論終結
原 告 美商布萊卡德有限公司（BLACK CARD, LLC）
代 表 人 凱莉．亞金（Kelly Akin）
訴訟代理人 陳慧玲律師
郭建中律師
劉佳渝律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 王德博
林淑如
參 加 人 新加坡商星展銀行股份有限公司（DBS BANK LTD）
代 表 人 李良帆
訴訟代理人 楊祺雄律師
劉法正律師
複代理人 潘玟欣律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國102 年
4 月8 日經訴字第10206094610 號訴願決定，提起行政訴訟，本
院依職權裁定參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
原告之代表人於起訴時具狀為史考特．布魯，其於訴願期間 已變更為凱莉．亞金，業經上開合法代表人於民國102 年11 月4 日具狀聲明承受訴訟在卷（見本院卷第107 頁），經核 並無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、事實概要：
參加人新加坡商星展銀行股份有限公司於民國97年10月7 日 以「BLACK 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條 所定商品及服務分類表第36類之「信用卡、簽帳卡、金融卡 、現金卡及記帳卡服務；信用卡、簽帳卡、金融卡、現金卡 及記帳卡之管理服務及諮詢顧問；信用卡、簽帳卡、金融卡 、現金卡及記帳卡交易之自動化銀行服務；發行信用卡、簽 帳卡、金融卡、現金卡及記帳卡服務；信用卡、簽帳卡、金 融卡、現金卡及記帳卡之付款處理服務；提供有關信用卡、 簽帳卡、金融卡、現金卡及記帳卡交易之資訊服務；提供有
關使用信用卡、簽帳卡、金融卡、現金卡及記帳卡之金融資 訊服務；為信用卡、簽帳卡、金融卡、現金卡、預付卡及記 帳卡之持卡人提供金融諮詢服務；為信用卡、簽帳卡、金融 卡、現金卡、預付卡及記帳卡之持有人提供融資及信貸服務 」等服務，向被告申請註冊，經其核准列為註冊第 1406292 號商標（商標權期間自99年4 月16日至109 年4 月15日止， 下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣原告以系爭商標之註冊 有違註冊時商標法第23條第1 項第14款規定，對之申請評定 。適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第10 6 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評 定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限， 始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原評定主 張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第12款規定。 經被告審查，認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用 ，而以101 年12月28日中台評字第H01000138 號商標評定書 為「評定不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 102 年4 月8 日經訴字第10206094610 號決定駁回，遂向本 院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定 及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害， 乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨 立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠原處分及訴願決定均撤銷。㈡命被告 就系爭商標評定案為系爭商標應予撤銷之處分。並主張： ㈠參加人即系爭商標權人申請「BLACK 」商標非屬善意： ⒈「BLACK CARD」商標（下稱據以評定商標1 ，如附圖2 所 示）係由原告即名為「BLACK CARD LLC」之美商公司所創 立之品牌，專為消費金字塔頂端之消費族群提供最頂級之 信用卡等金融相關服務，並於業界享有及高之知名度，該 「BLACK CARD」不僅係原告之商標，同時亦為原告「公司 名稱」之特取部份。
⒉原告最早自西元2005年即94年起，即將該商標分別於美國 、歐盟、日本、瑞士、墨西哥等世界各國註冊登記於各類 服務及商品，且原告之上開註冊時間超出並早於星展公司 之系爭商標申請日達3 年之久。又原告於98年10月26日向 被告提出「BLACKCARD 」及「BLACK 」商標（下稱據以評 定商標2 ，如附圖3 所示）之申請（即申請第98047247、 98047248號）。係原告於西元2006年3 月20日起，即透過 美商「DNStination Inc.」註冊blackcard.cn等多件網域 名稱，其註冊之時間亦早於系爭商標之申請日。 ⒊原告於2008年10月22日設置台灣專屬之網頁blackcard.tw
。原告並自西元2006開始陸續於亞太地區大量設置網頁， 各網頁明顯使用據以評定商標1 ，並放置亞太地區各國國 旗，其中包含中華民國國旗，具體顯現並證明原告欲深耕 台灣並在此擴展營業之計畫及具體行動。
⒋參加人於信用卡相關金融業界，具有長期經營之經驗，相 信對於同業及其競爭商品之品牌應非常熟悉，絕無可能不 知悉原告及其商標品牌之存在，明顯係在知悉原告據以評 定商標1 存在之情況下，申請近似之系爭商標。 ⒌參加人所提供皆屬香港使用之證據，且所實際使用者，並 非系爭商標，而係「THE DBS BLACK CARD」，其中多數未 顯示日期，無法證明其使用期間。
⒍由原告提出之相關使用證據資料，顯示原告之商標係一般 公眾及業界所知悉之商標，參加人申請並使用與原告高度 近似之商標，參加人顯然惡意搶註他人之商標。 ㈡原告之據以評定商標，在原告多年經營之下，已於業界建立 了一定之知名度。參加人以系爭商標申請註冊，將使消費者 誤認其商品係來自原告，或經原告授權認可、贊助、背書或 有其他之關聯，因而具備優良之品質保證，將使消費者對於 相關產品產生誤信誤認。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴，並抗辯： ㈠系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行第30條第 1 項第12款規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊 他人創用之商標申請註冊，應就具體個案之客觀事證以為斷 ：
⒈本件系爭商標與原告據以評定商標1 、2 相較，二者均有 相同之外文「BLACK 」，外觀、讀音及觀念均相彷彿，應 屬構成近似之商標，且近似之程度極高。
⒉觀諸原告所檢送之證據資料綜合以觀：
⑴原告自西元2005年起於世界各國申准註冊之商標註冊資 料，固可知其早於2005年9 月20日即在美國以「BLACKC ARD 」商標指定使用於第036 類信用卡、簽帳卡等服務 申請註冊，惟該商標註冊資料所顯示首次使用日期則為 西元2009年2 月5 日，明顯晚於系爭商標申請註冊日。 ⑵原告提出其使用「blackcard 」商標之網頁資料，與一 般信用卡發卡日早於有效使用期限之標示方式不符，尚 難作為原告於系爭商標申請前已使用據以評定商標1 之 證據。
⑶原告所提出信用卡照片僅顯示「CARDMEMBER SINCE 20 08」，是否確係於系爭商標申請日前已實際發卡，亦有 疑義。
⑷原告指出於西元2008年10月22日設置台灣專屬網頁blac kcard.tw，其設置時間已晚於系爭商標，西元2008年10 月7 日申請註冊日；另原告並主張自西元2006年開始陸 續於亞太地區大量設置網頁，其包含blackcard.cn（ March20, 2006 ）等網頁，惟原告並未提出我國消費者 透過網路或文件造訪該等網頁之事實，進而申請該等信 用卡之事實，自不得作為原告先使用據以評定商標1 、 2 於信用卡、簽帳卡等金融商品或服務之證據。 ⒊且參加人提出於香港報章雜誌刊登之廣告宣傳資料，可知 至遲於2005年12月底前，參加人已有先使用「The DBS Black Card」等文字於信用卡、簽帳卡等相關服務之情事 ，復衡酌系爭商標之外文「BLACK 」有「黑色的」之意， 屬有特定字義之單字，以其作為商標一部分，指定使用於 信用卡、簽帳卡、金融卡等相關服務，有隱含暗示該等金 融卡顏色或並代表其為頂級信用卡之意（此有被告搜尋網 路相關資料附卷可稽），其識別性並不高。
㈡故衡酌系爭及據以評定商標固屬高度近似，惟依原告所檢送 證據資料，不足以認定據以評定商標於系爭商標申請日前有 先使用之事實，再據參加人檢送相關事證，堪認至遲於2005 年12月底前，參加人已有先使用「The DBS Black Card」等 文字於信用卡、簽帳卡等相關服務之情事，且以外文「BLAC K 」作為商標一部分，指定使用於信用卡、簽帳卡、金融卡 等相關服務，其識別性並不高，且原告復未能就參加人如何 因與其間有何契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他 人商標存在之事實檢證釋明。是依現有資料，難謂參加人有 以不正競爭行為意圖仿襲而申請註冊之情形。
四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴，並主張： ㈠原告並非「BLACK」商標之先使用人：
⒈參加人所屬之「DBS 集團」早於民國94年10月起，即於香 港、新加坡等地，將系爭商標使用於信用卡、簽帳卡、金 融卡、現金卡及記帳卡等相關服務，並花費巨額資金宣傳 推廣，標示系爭商標之信用卡、簽帳卡等商品／服務；且 因台港兩地之地理位置鄰近，國人極易獲知各該地區之最 新商業訊息，因此參加人所提出於香港、新加坡等地之廣 告資料，應得做為系爭商標之使用證據。
⒉原告雖於民國94年9 月20日於美國申請註冊據以評定商標 1 ；然依美國專利商標局網站資料所示，原告遲於98年2 月5 日始為第1 次商業使用，故該局於98年4 月28日始核 准據以評定商標1 之註冊，已晚於參加人之首次使用時間 （民國94年10月）及系爭商標申請註冊日（民國97年10月
7 日）；至原告提出其他各國申請註冊據以評定二商標之 資料，僅係靜態公示資料，無法由此獲悉據爭商標之實際 使用態樣，更遑論該等資料顯示之商標註冊日期，均晚於 參加人首度使用系爭商標之時間。
⒊原告所提出之信用卡網頁頁面與信用卡照片上均未載明刊 登日期，且無法由網頁獲知首度刊登據以評定二商標之時 間與內容，況且註冊網域名稱與商標使用仍屬有別，原告 無法提出相關消費者因持續使用該網域名稱而認知到其係 作為商標使用之證據。
㈡參加人係基於善意申請系爭商標，並無惡意仿襲意圖： ⒈兩造商標近似係屬偶然：系爭商標與據爭商標雖均含有大 寫外文「BLACK 」，然「BLACK 」係習見之外文，且因寓 有高貴、神秘、頂級之意，而普為業者所愛用，縱有雷同 ，亦不得作為參加人意圖仿襲之證據。
⒉參加人之首次商業使用時間遠早於原告，又原告於美國申 請商標註冊日雖略早於參加人之首度使用時間，惟二時間 點間隔尚不足1 個月，況該等尚未完成註冊程序之資料依 常理難以立即為一般公眾所獲悉，縱參加人係競爭同業， 亦無法於如此短促之時間內由美國專利商標局網站獲悉資 料、作成仿襲使用與立即決定相關廣告內容之決策。 ㈢考量「BLACK 」為字典習見之字彙，原告復無法提出先於參 加人首次使用或於系爭商標申請日前業已使用據爭商標，或 該等商標於前述時間點前已臻著名之證據，自無從主張參加 人係惡意搶註系爭商標。
五、查系爭商標係於民國97年10月7 日申請註冊，於99年4 月16 日准許註冊公告，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以92 年5 月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）為斷。 故本件爭點為系爭商標之註冊是否違反修正前商標法第23條 第1 項第14款規定（即現行商標法第30條第1 項第12款規定 ）。按（第1 項）商標有下列情形之一者，不得註冊：商標 有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標 ，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他 關係，知悉他人商標存在者之情形者，不得註冊，但得該他 人同意申請註冊者，不在此限，（第2 項）前項第14款規定 之情形，以申請時為準，修正前商標法第23條第1 項第14款 、第2 項定有明文。本款之規定旨在避免剽竊他人創用之商 標而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者 混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他 人不法搶註其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度 判字第938 、1012號判決參照）。除包含巴黎公約第6 條之
7 第1 項規定，禁止其代理人或代表人註冊商標外，並擴大 適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他 人商標存在而仿襲申請註冊等情形。商標法除以保障商標權 人及消費者利益為目的外，亦寓有維護巿場公平競爭秩序及 促進工商企業正常發展之功能。修正前商標法第23條第1 項 第14款之規定，於本法86年5 月7 日修正，即本此意旨，將 與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊 者，有違商場秩序，列為不得註冊之事由。而申請人是否基 於仿襲意圖所為，得斟酌契約、地緣、業務往來或其他關係 等客觀存在之事實及證據加以判斷。是先使用人應舉證證明 申請人具「契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用 商標之存在」的事實，解釋「其他關係」，應指申請人與他 人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人 商標，並搶先註冊而言。且本款所稱「先使用」之商標，主 要係用以確認據以評定商標在系爭商標申請註冊之前已有持 續使用之事實，並不限於在國內先使用，亦包括已在國外先 用之商標，係指相對於系爭商標為先使用之商標，重在作為 商標使用之事實，不以於國內或國外先為註冊之商標為限， 不限於絕對先使用之商標，縱有其他商標早於據以評定商標 併存註冊或使用，據以評定商標並非原告所「創用」或最先 使用，在所不問，僅須於系爭商標申請註冊前，於國內或國 外先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有本條 款之適用（最高行政法院96年度判字第105 號、98年度判字 第321 號判決，及86年5 月7 日修正公布之商標法增訂第37 條第1 項第14款之立法理由參照）。
六、系爭商標於97年10月7 日之申請註冊時，並無不得註冊之事 由：
㈠系爭商標圖樣與據以評定二商標圖樣近似程度極高： 本件系爭註冊第01406292號「BLACK 」商標（如附圖1 ）與 原告據以評定「BLACKCARD 」、「BLACK 」等商標（如附圖 2 、3 ）相較，二者均有相同之外文「BLACK 」，外觀、讀 音及觀念均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買 時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相 同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似之程度極 高。
㈡據以評定二商標並無先於系爭商標使用之證據： ⒈又原告訴稱參加人與其同屬金融業者，理應知悉其先使用 據以評定諸商標於信用卡、簽帳卡等金融商品或服務云云 。惟按系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行 商標法第30條第1 項第12款規定之適用，係以據以評定商
標有作為商標先使用之事實為前提要件，且主張據以評定 商標遭他人搶註者，原告對該據以評定商標有先使用之事 實，應負舉證責任。
⒉經查原告所檢送自西元2005年起於世界各國申准註冊之商 標註冊資料（參原告評定理由書附件1 ，見評定卷第24頁 至第28頁），可知原告於西元2005年9 月20日即在美國以 「BLACKCARD 」商標指定使用於第036 類信用卡、簽帳卡 等服務申請註冊，惟查該商標註冊資料所顯示首次使用日 期則為西元2009年2 月5 日（參參加人所提答辯理由書附 件5 ，見評定卷第70頁至第71頁），明顯晚於系爭商標申 請註冊日即民國97年10月7 日。且商標註冊僅為靜態公示 資料，據以評定諸商標何時使用於信用卡、簽帳卡等金融 商品或服務，仍應依實際使用證據為斷。而前揭註冊資料 僅有美國第3613898 號「BLACK CARD」商標（指定使用於 第36類服務），況如前所述於美國專利商標局網站登載資 料有西元2009年2 月5 日首次使用該商標（First Use Date ：0000-00-00 ；First Use inCommerce Date ： 0000-00- 00 ）之記載，已晚於系爭商標申請日。 ⒊又據原告於亞洲地區及其他地區架設之網頁畫面（參評定 理由書附件2 ，見評定卷第29頁至第30頁）等證據資料觀 之，或可見該等網頁畫面中標示有外文「BLACK CARD」、 或刊登載有「BLACK CARD」字樣之信用卡實物圖片一幀等 情，惟查該網頁列印日期為西元2011年2 月11日晚於系爭 商標申請日；其中之「Ⓒ0000- 0000」等字，僅係作者自 行標註之著作權日期，尚難認定其公開或實際使用之日期 確實早於系爭商標申請日即民國97年10月7 日）；其上所 載信用卡照片左下角標示為「CARDMEMBER SINCE 2002 」 、「GOOD THRU 00/00 」，與一般信用卡發卡日早於有效 使用期限之標示方式並不相符，及其100 年6 月10日評定 理由書第2 頁及訴願理由書第3 頁所載之信用卡照片僅顯 示「CARDMEMBER SINCE 2008 」，是否確係於系爭商標申 請日（97年10月7 日）前已實際發卡，亦有疑義，均難作 為原告於系爭商標申請前已使用據以評定「BLACKCARD 」 商標之證據。且查該等資料均無明確之刊載日期可稽，且 缺乏實際廣告行銷事證可資勾稽；再者網域名稱亦與商標 使用有別，核與商標法第5 條所定「商標使用」之態樣不 符，雖原告主張於西元2008年10月22日在台灣設置專屬網 頁云云（見評定卷第77頁反面），惟查其使用「BLACK CARD 」 、「BLACK 」的時間仍較系爭商標97年10月7 日 之申請註冊日為晚，是不足以認定於系爭商標申請註冊前
，據以評定商標有先使用之事實。
⒋再查參加人所提於香港報章雜誌刊登之廣告宣傳資料（評 定答辯附件2 ，見評定卷第47頁至第54頁），可知至遲於 2005年12月底前，參加人已有先使用「The DBS Black Ca rd」等文字於信用卡、簽帳卡等相關服務之情事，復衡酌 系爭商標之外文「BLACK 」有「黑色的」之意，屬有特定 字義之單字，以其作為商標一部分，指定使用於信用卡、 簽帳卡、金融卡等相關服務，有隱含暗示該等金融卡顏色 或並代表其為頂級信用卡之意（此有被告搜尋網路相關資 料附卷可稽），其識別性並不高。
⒌查依原告所提之現有證據資料尚無法證明原告有先使用「 BLACK CARD」或「BLACK 」商標之事實，系爭商標之註冊 即無前揭商標法規定之適用，已如前述，縱使參加人與原 告同為金融業者且實際知悉據以評定諸商標之存在，系爭 商標亦無系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第14款及現 行商標法第30條第1 項第12款規定之適用。 ㈢本件衡酌系爭商標與據以評定商標固屬高度近似，惟考量依 原告所檢送證據資料，不足以認定據以評定商標於系爭商標 申請日前有先使用之事實外，復據參加人檢送相關事證，堪 認至遲於2005年12月底前，參加人已有先使用「The DBS Black Card」等文字於信用卡、簽帳卡等相關服務之情事， 且以外文「BLACK 」作為商標一部分，指定使用於信用卡、 簽帳卡、金融卡等相關服務，且「Black 」一字識別性並不 高，原告復未能就參加人如何因與其間有何契約、地緣、業 務往來或其他關係，而知悉他人商標存在之事實提出證據證 明。是依原告所提資料，難謂商標權人有以不正競爭行為意 圖仿襲而申請註冊之情形，系爭商標之註冊，自無註冊時商 標法第23條第1 項第14款暨商標法第30條第1 項第12款規定 之適用。
七、綜上所述，系爭商標並無修正前商標法第23條第1 項第14款 所定不得註冊之情形。從而，原處分所為「評定不成立」之 處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告徒執 前詞，訴請撤銷，並請求作成撤銷系爭商標註冊之處分，均 無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果 不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
九、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理 法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 102 年 11 月 28 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶 法 官 歐陽漢菁 法 官 林靜雯以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ 訟代理人 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 院認為適當者│ 。 │
│ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例│
│外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。 │
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中 華 民 國 102 年 11 月 28 日
書記官 陳彥君
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