智慧財產法院行政判決
102年度行商訴字第75號
民國102年9月18日辯論終結
原 告 瑞士商．諾華公司（Novartis AG）
代 表 人 大衛．羅希格諾（David Lossignol）
瑪莉娜．維茲曲（Marian Witschi）
訴訟代理人 桂齊恆律師
林美宏律師
複代理人 江郁仁律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 倪麗萍
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國102 年
5 月2 日經訴字第10206100960 號訴願決定，提起行政訴訟，本
院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國101 年1 月17日以「治敏」商標（如附圖1 所 示，下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第13 條所定商品及服務分類表第5 類之「眼睛照護與眼科領域用 藥劑」商品，向被告申請註冊。經其審查，認系爭商標圖樣 上之「治敏」，為所指定使用前揭商品用途或相關特性之說 明，應不得註冊，以102 年2 月1 日商標核駁第0344698 號 審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部102 年5 月2 日經訴字第10206100960 號決定駁回，遂向本院提 起行政訴訟。
二、原告聲明：㈠原訴願決定及原處分均予撤銷。㈡被告應就本 件申請第101002620 號「治敏」商標為准予註冊之處分。並 主張：
㈠系爭商標早在70年原告即以相同之「治敏」二字申請註冊， 獲被告列為註冊第00171363號商標（如附圖2 所示），足徵 「治敏」二字早已經被告肯認在藥品商品具有可註冊性，是 依相同之標準，系爭商標實無不得註冊之理。然被告竟逕為 核駁之處分，卻未舉出任何資料說明「治敏」二字如何因十 年之經過而成為商品本身之說明。是被告謂系爭商標不准註 冊顯欠缺具體及正當理由，亦有違平等原則，且審查標準有 所矛盾，前後不一。
㈡系爭商標為原告自創之文字組合，並非固有語詞，其與所指 定使用之「眼睛照護與眼科領域用藥劑」商品並無任何直接 、具體之說明關聯，而系爭商標並無描述上述特性涵義，自 非屬說明性文字，以之作為商標確足使消費者知悉其為原告 表彰商品來源之標識。
㈢且被告已核准註冊之商標資料亦可發現，在同一或類似類商 品中，以「治」、「止」與「敏」結合，作為商標文字，並 獲准註冊者，非少數，如註冊第01559812號治敏健商標、註 冊第01373949號廣欣舒治敏商標、註冊第01391621號治敏爵 商標、註冊第01418778號杏止敏商標、註冊第01456482號脫 敏商標、註冊第01484046號鼻敏治商標。上述文字若直接以 組成文字之文義解釋，或可能有治療過敏、停止過敏、脫離 過敏等意，惟不但獲准註冊，且均未就其中任一文字聲明不 專用，顯見依被告通常之審查標準，以類似文字作為商標者 ，確非藥品商品之說明文字，系爭商標理應准予註冊。 ㈣標示系爭商標之眼藥水早在70年即獲行政院衛生署核發許可 證，故原告早已透過關係企業─台灣諾華股份有限公司在台 灣販售系爭商標之商品，除亞東醫院、光田綜合醫院、羅東 博愛醫院等醫院之官方網頁均有關於系爭商標之眼藥水商品 之介紹外，在Yahoo 、Google網頁搜尋「治敏眼藥水」或「 治敏眼藥」所得之結果亦均與原告之商品有關，足徵系爭商 標經長期廣泛之銷售及使用，已使相關業者及消費者所熟知 ，即使原告商品包裝另有外文「Spersallerg 」，但對於習 用中文之台灣消費者仍會以「治敏」作為原告商品之中文品 牌名稱為唱呼，是「治敏」顯然已具有表彰商品來源之功能 ，惟被告完全忽略系爭商標經原告30多年之使用已建立相當 識別性之事實，主觀認定系爭商標為商品說明而拒絕註冊， 顯漠視原告長期使用系爭商標所建立之商譽及系爭商標應受 保護之利益。
三、被告聲明：駁回原告之訴。並抗辯：
㈠系爭商標圖樣係僅由「治敏」所構成，以之作為商標指定使 用於「眼睛照護與眼科領域用藥劑」等商品，予消費者印象 為治療過敏藥物，為所指定商品之用途或相關特性之說明， 並由GOOGLE網路搜尋「SPERSALLER治敏滅菌眼藥水」其主要 識別標示為「SPERSALLER」，而「治敏滅菌眼藥水」為相關 說明文字，用以治過敏，主要適應症為：過敏性結膜炎、眼 瞼緣炎、角膜炎之治療，消費者容易將之視為商品或服務的 說明，而非識別來源的標識，不足以使商品或服務之相關消 費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商 品相區別，自有前揭法條規定之適用。
㈡原告稱於70年間即向行政院衛生署申請獲准核發「治敏滅菌 眼藥水」之藥品許可證一節，惟商標識別性之審查與是否獲 得衛生署藥品名稱之許可無涉。又稱「治敏」早在70年獲得 核准列為註冊第171363號，本件係原告重新提出申請，原治 敏商標專用權於91年2 月15日到期未展延而消滅，而商標識 別性的有無、強弱，是否為其指定商品之說明，尚非一成不 變，會隨著社會環境、消費者之認知及市場實際使用情形等 時空背景之變遷而產生變化，依現行商標識別性審查基準， 系爭商標圖樣僅由「治敏」所構成，依一般社會通念，如為 商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切 關連者，從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程需要 使用此等標識的可能性也相當高，為了業界之公平競爭，不 宜由一人獨占使用，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公 平競爭。又原告舉出多件其他商標核准案例一節，如：「治 敏健」、「廣欣舒治敏」、「治敏爵」、「杏止敏」、「脫 敏」、「鼻敏治」等等，其商標案情與本案不盡相同，尚難 比附援引，自不得執為本案亦應核准註冊之論據。四、兩造不爭執事實及本件爭點：
㈠不爭執事項（本院卷第54頁）：
⒈原告前於101 年1 月17日向被告申請「治敏」商標（即系爭 商標，如附圖1 所示）註冊，指定使用於當時商標法施行細 則第13條所定商品及服務分類表第5 類之「眼睛照護與眼科 領域用藥劑」商品。
⒉台灣諾華股份有限公司於70年間獲行政院衛生署核發「治敏 滅菌眼藥水」之藥品許可證，並在亞東醫院、光田綜合醫院 、羅東博愛醫院等醫院之官方網站有關商品之介紹，於YAHO O 、GOOGLE等網頁亦得搜尋到「治敏眼藥水」或「治敏眼藥 」商品名稱。
⒊註冊第171363號商標（如附圖2 所示）於71年間核准註冊， 並於91年間因商標權期間屆滿未延展註冊而消滅。 ㈡本件爭點：（本院卷第54至55頁）
⒈系爭商標是否僅屬描述所指定使用商品用途或相關特性直接 明顯之說明，而依（101 年3 月26日公布，同年7 月1 日施 行，下同）商標法第29條第1 項第1 款規定不得註冊？五、本院得心證之理由：
㈠查系爭商標係於101年1 月17 日申請註冊，經被告審查後於 102 年2 月1 日為「不得註冊，應予核駁」之審定，原告起 訴除請求撤銷原處分及訴願決定外，並請求命被告為准予系 爭商標註冊之處分，核其性質係屬課予義務之訴訟。關於課 予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求
權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，作成法律上判 斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實及法律狀 態為準，事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態的變更 ，法律審法院裁判前之法律狀態的變更，均應加以考量（最 高行政法院100 年度判字第1924號判決參照）。準此，課予 義務訴訟之判斷基準時，應以事實審法院言詞辯論程序終結 前之事實及法律狀態為準。查本件於102 年9 月18日辯論終 結，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以100 年6 月29日 修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法為斷（下稱現行商 標法）。本件原告申請商標註冊，被告以系爭商標有現行商 標法第29條第1 項第1 款情形而為不得註冊之審定，是本件 爭點即為：系爭商標是否有現行商標法第29條第1 項第1 款 所定不得註冊之情事？
㈡按（第1 項）商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途 、原料、產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性情 形者，不得註冊，現行商標法第29條第1 項第1 款定有明文 。而有同法第29條第1 項第1 款規定之情形，如經申請人使 用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適 用之，同法第29條第2 項復有明文。另商標註冊申請人主張 有同法第29條第2 項規定，在交易上已成為申請人商品或服 務之識別標識者，應提出相關事證證明之（101 年6 月29日 修正發布、101 年7 月1 日施行之商標法施行細則第29條規 定參照）。又商標法所稱識別性，指足以使商品或服務之相 關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或 服務相區別者，同法第18條第2 項亦有明文。是依前揭規定 明定僅由描述性標識所構成者，不得註冊，係因若該標識僅 說明所指定商品或服務的品質、用途、原料、產地等特性， 並以文字、圖形、記號等標識作直接、明顯之描述，消費者 即容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。 從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用此等 標識來說明商品或服務之需要，若賦予一人排他專屬權，將 影響巿場公平競爭，顯失公允，自不得核准註冊，而商標是 否為說明性，應依社會一般通念，如為商品本身之說明或與 商品本身之說明有密切關連者，即屬之，並不以一般提供該 商品或服務者所共同使用為必要。準此，商標重在足以使商 品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與 他人之商品或服務相區別，而具有識別性。若一標識無法指 示及區別商品或服務的來源，即不具商標功能，自不得核准 註冊。商標是否具備識別性，應考量個案的事實及證據，就 商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申
請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之 。
㈢系爭商標不具先天識別性：
經查，原告申請註冊之系爭「治敏」商標之圖樣（如附圖1 所示），係由單純印刷字體橫書之中文「治敏」所構成。依 一般社會通念，「治敏」依其字面文義有「治療過敏」之意 ，「治」、「敏」兩中文字之結合，即為治療過敏之意並未 產生新意義，整體予人寓目印象，仍屬原有治療過敏之意， 非如原告所稱為自創之文字組合。因此，原告將系爭商標「 治敏」作為商標圖樣，指定使用於「眼睛照護與眼科領域用 藥劑」商品，予相關消費者之寓目印象，僅會產生一般說明 其商品係用以治療過敏者眼睛不適之意，認其為治療過敏藥 物，係屬描述所指定使用商品用途或相關特性直接明顯之說 明，實不足以使上開商品之相關消費者認識「治敏」為表彰 商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，故系爭 商標不具識別性，而有現行商標法第29條第1 項第1 款所定 不准註冊之情事。
㈣系爭商標不具後天識別性：
原告固提出諸多證據資料，據以主張系爭商標已因原告廣泛 使用具有後天識別性云云。然查：
⒈原告主張標示系爭商標之眼藥水早在70年即獲行政院衛生署 核發許可證，故原告早已透過關係企業─台灣諾華股份有限 公司在台灣販售系爭商標之商品，認系爭商標已具後天識別 性，並提出本件商標之眼藥水商品在70年獲我國行政院衛生 署核發許可證，嗣後因許可證之申請商名稱變更，而於81年 重新提出許可申請，並獲核准（即原證4 ，見本院卷第14頁 ）及亞東醫院、光田綜合醫院、羅東博愛醫院等醫院之官方 網頁關於本件商標之眼藥水商品之介紹（即原證5 ，見本院 卷第16至19頁）及在Yahoo 、Google網頁搜尋「治敏眼藥水 」之結果（即原證6 ，見本院卷第20至27頁) 等為證，惟查 系爭商標商品之介紹「SPERSALLER治敏滅菌眼藥水」，無論 經由GOOGLE網路搜尋「SPERSALLER治敏滅菌眼藥水」及原告 提出之亞東醫院、光田綜合醫院、羅東博愛醫院等醫院之官 方網頁關於本件商標之眼藥水商品之介紹，其主要識別標示 為均「SPERSALLER」，而「治敏滅菌眼藥水」僅為相關說明 文字，用以治過敏，主要適應症為：過敏性結膜炎、眼瞼緣 炎、角膜炎之治療，客觀上此「治敏滅菌眼藥水」之文字仍 予相關消費者係說明治療眼睛過敏藥水之印象，無足使相關 消費者認識其為表彰商品來源之標識（本院卷第56至60頁） ，而並得藉以與他人之商品相區別，即予消費者寓目印象為
治療過敏藥物，為所指定商品之用途或相關特性之說明。且 依原告所提出藥品仿單、行政院衛生署許可證資料、各醫院 處方藥品查詢網頁及GOOGLE搜尋引擎資料等相關證據資料（ 見本院卷第16至27頁），固可知台灣諾華股份有限公司於70 年間即向行政院衛生署申准「治敏滅菌眼藥水」之藥品許可 證，且該「治敏滅菌眼藥水」商品亦經實際於市場上行銷， 惟其於藥品仿單或包裝上同時亦使用「SPERSALLER」等文字 ，整體使用方式予人認知，「SPERSALLER」等文字始為其註 冊或使用之商標，「治敏」或「滅菌」等則僅為商品用途等 相關特性之說明，消費者要難認識其為指示商品來源之識別 標識，並得藉以與他人之商品相區別。況原告所提資料亦屬 有限，且缺乏相關實際行銷數量、時間、金額或地區等證據 資料佐證，故無從證明系爭商標業經原告於我國長期廣泛使 用於所指定之商品，且在交易上已成為原告商品於我國之識 別標識，自無現行商標法第29條第2 項規定之適用。 ⒉又原告訴稱其曾以「治敏」作為商標圖樣，指定於藥品等商 品，申准註冊第171363號前商標，現被告認系爭商標欠缺識 別性而不准註冊，此一認定顯有違平等原則云云。按商標是 否為其指定商品之說明，尚非一成不變，會隨著社會環境、 消費者之認知及市場實際使用情形等時空背景之變遷而產生 變化。經查原告所主張之註冊第171363號商標係於71年間核 准註冊，並於91年間因商標權期間屆滿未延展註冊而消滅， 其於31年前獲准註冊，當時之時空背景與本案申請時已有相 當之差距。而系爭商標圖樣之「治敏」，在現今社會存在多 種治療過敏藥物，依現今相關消費者之認知，即為所指定商 品之說明，理由已詳如前述，消費者容易將系爭商標視為商 品或服務的說明，而非識別來源的標識。且從競爭的角度觀 之，其他競爭同業於交易過程亦有使用治療過敏來說明商品 或服務之需要，若賦予原告排他專屬權，將影響巿場公平競 爭，顯失公允，自不得核准註冊。是縱原告曾於71年間以相 同文字申准商標註冊，仍難執以作為系爭商標應准註冊之論 據。
㈤又原告所舉另案註冊第01559812號治敏健商標、註冊第0137 3949號廣欣舒治敏商標、註冊第01391621號治敏爵商標、註 冊第01418778號杏止敏商標、註冊第01456482號脫敏商標、 註冊第01484046號鼻敏治商標等以「治」、「敏」等作為商 標圖樣一部分申准註冊之諸案例（商標核駁卷第18至19頁之 申復附件3 ，訴願卷第10至11頁之訴願附件3 ，本院卷第12 至13頁之原證3 ）。經核其商標圖樣個別意義不同與系爭商 標圖樣「治敏」之說明性文字所構成者仍有差別，且非單純
「治敏」中文2 字，而有出現「治敏」者如註冊第01559812 號「治敏」健商標、註冊第01373949號廣欣舒「治敏」商標 、註冊第01391621號「治敏」爵商標等，其商標皆有加入其 他中文用語加以區別一般性「治敏」，與系爭商標顯有不同 ，整體觀察其商標圖樣，足供相關消費者認識其為表彰商品 或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。而其 餘不同之商標案情各異，且屬另案及其妥適之問題，是以個 案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程 度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素， 因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然 有所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於 商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為系爭商標亦應 准予註冊之論據，即與行政自我拘束原則及平等原則無違。六、綜上所述，系爭商標有不具識別性而應不准註冊之情形，被 告前於101 年7 月31日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標 有違商標法第29條第1 項第1 款規定，通知原告提出意見書 （商標核駁卷第13頁），經原告於同年9 月21日提出商標申 覆意見書並檢附相關證據（商標核駁卷第14至35頁）後，被 告以原處分依商標法第18條第2 項及第29條第1 項第1 款規 定，就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，並無違法，訴 願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，並命被告就系 爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 102 年 10 月 9 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶 法 官 歐陽漢菁 法 官 林靜雯以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ 訟代理人 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 院認為適當者│ 。 │
│ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例│
│外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 102 年 10 月 9 日 書記官 陳彥君
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網