商標權其他契約爭議事件
智慧財產法院(民事),民商上字,102年度,7號
IPCV,102,民商上,7,20131017,1

智慧財產法院民事判決
102年度民商上字第7號
上 訴 人
即被上訴人　日盛證券投資信託股份有限公司
法定代理人　劉0000　　　
訴訟代理人　楊祺雄律師（兼送達代收人）
　　　　　　劉法正律師
複代理人　　廖嘉成律師
　　　　　　柳瑜珊律師
上　訴　人　日盛金融控股股份有限公司
法定代理人　黃錦瑭　　　
被上訴人　　日盛國際商業銀行股份有限公司
法定代理人　黃錦瑭　　　
被上訴人　　日盛期貨股份有限公司
法定代理人　楊智光　　　
被上訴人　　日盛證券股份有限公司
法定代理人　唐承健　　　
上四人共同
訴訟代理人　尤英夫律師
　　　　　　胡智忠律師
　　　　　　潘怡學律師
　　　　　　蔡銘書律師
複代理人　　周念暉律師
上列當事人間商標權其他契約爭議事件，兩造對於中華民國101年
11月23日臺灣臺北地方院100 年度智字第37號第一審判決提起上
訴，本院於102 年9 月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
日盛證券投資信託股份有限公司上訴及假執行之聲請均駁回。日盛金融控股股份有限公司上訴駁回。
第二審訴訟費用由日盛證券投資信託股份有限公司、日盛金融控股股份有限公司各自負擔。
事實及理由
一、本院就本件第二審上訴民事事件有管轄權：　　按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 　 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織 法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別 定有明文。本件係商標法所生之第二審民事事件，符合智慧



　財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。二、上訴人即被上訴人日盛證券投資信託股份有限公司（下稱日 盛投信公司）主張：
㈠日盛投信公司成立於民國85年12月，乃上訴人日盛金融控股 股份有限公司（下稱日盛金控公司）之轉投資事業，係以發 行受益憑證募集證券投資信託基金，運用證券投資信託基金 從事證券及相關商品之投資為主要營業項目之專業基金經理 公司，在86年取得證券投資信託事業營業執照後，即開始使 用「日盛」及「盛圖」等商標於各項服務。日盛投信公司於 投資信託領域外，亦與日盛金控公司及其旗下子公司保持密 切互動與良好關係，被上訴人日盛證券股份有限公司（下稱 日盛證券公司）乃日盛金控公司百分之百持股之子公司，其 亦持有日盛投信公司20% 之股份，多年來皆為日盛投信公司 首要交易之券商，日盛投信公司與被上訴人等日盛集團多年 來互相配合，使「日盛」之品牌形象與地位於臺灣與國際市 場蒸蒸日上，日盛集團之各項金融商品操作績效，堪居業界 之冠。
㈡為統一管理日盛及盛圖等商標商譽及共同提升「日盛」形象 ，日盛投信公司與日盛金控公司先於96年7 月6 日簽署商標 授權備忘錄，其中日盛投信公司同意由日盛金控公司為日盛 投信公司申請含有「日盛」及「盛圖」之商標（註冊號0000 000 ），以日盛金控公司之名義辦理註冊登記，並授權日盛 投信公司合法使用，日盛投信公司則不提出異議。惟因業務 屬性不同之考量，且為保障日盛投信公司股東權益及便利商 標之管理與使用，日盛投信公司於97年4 月1 日發函日盛金 控公司，請求其將日盛投信公司申請之註冊號0000000 號商 標回復登記予日盛投信公司，以區別雙方事業與品牌，經雙 方再三協調，日盛投信公司與日盛金控公司於97年5 月達成 最後共識，雙方於97年5 月20日簽訂協議書（下稱系爭協議 書），日盛投信公司同意日盛金控公司不移轉該註冊號0000 000 之商標，日盛投信公司負擔該第36類商標申請費用之半 數，但由日盛金控公司同意且代表其子公司同意日盛投信公 司日後另以「日盛投信及盛圖」申請商標登記，且日盛金控 公司應協調其銀行子公司及證券子公司出具「日盛及盛圖」 等商標使用同意書，協助日盛投信公司取得商標登記。基此 系爭協議書，在日盛金控公司同意下，日盛投信公司旋於97 年6 、7 月間陸續提出註冊號第01354670號、第01354671號 、第01363071號商標（下稱系爭商標）之申請，主管機關並 於98年3 月、5 月間准予註冊，日盛金控公司等並未提出任 何異議，日盛投信公司繼續使用系爭商標迄今。



㈢詎料，日盛投信公司於100 年1 、2 月間接連收受主管機關 來函，以系爭商標與被上訴人日盛國際商業銀行股份有限公 司（下稱日盛商銀）所有之註冊號第01193051號商標、被上 訴人日盛期貨股份有限公司（下稱日盛期貨公司）所有之註 冊號第01327219號商標及被上訴人日盛證券公司所有之註冊 號第00036936號、第00029775號、第00101987號、第001039 57號商標相同或近似，有造成相關消費者混淆誤認之虞，請 求日盛投信公司提出說明，日盛投信公司雖已主張該商標依 照日盛投信公司與日盛金控公司之備忘錄與系爭協議書之約 定，係經日盛金控公司等4 人依商標法第23條第1 項第13款 但書同意後而申請註冊者，然仍未為主管機關所接受，日盛 投信公司雖於100 年3 月14日委託律師發函予日盛金控公司 ，請其依系爭協議書約定出面協調其他被上訴人提出同意書 以釐清原委，然迄今亦置之不理，日盛投信公司之系爭商標 遂於同年7 月間遭評定應予撤銷。觀諸日盛金控公司等等前 開行為，無疑使得日盛投信公司是否取得日盛金控公司等依 商標法第23條第1 項第13款但書同意系爭商標之申請註冊陷 於不明確之狀態，且該不明確之狀態有使日盛投信公司於私 法上地位受到損害之危險，因系爭商標已遭評定撤銷，是以 ，日盛投信公司自有訴之利益，得提起本件確認訴訟。 ㈣日盛投信公司申請註冊系爭商標，日盛金控公司等與日盛投 信公司於97年間確實已取得共識，同意日盛投信公司得以「 日盛投信及盛圖」申請商標註冊，日盛金控公司之法務再三 函詢日盛投信公司確認日盛投信公司欲申請之商標與營業項 目，日盛金控公司於97年7 月更將日盛投信公司擬申請之「 日盛投信」商標納入日盛集團之標誌識別使用規範並統一使 用色彩，顯然針對日盛投信公司系爭商標之申請，已取得日 盛集團內部之共識，系爭商標自86年持續使用於日盛投信公 司所營服務以來，復於98年申請獲准後，日盛金控公司等4 人亦從無任何異議，由此可知，日盛金控公司等就日盛投信 公司系爭商標之申請，確已依商標法第23條第1 項第13款但 書表示同意。依系爭協議書第1 條約定，日盛金控公司有與 其子公司出具同意書以協助日盛投信公司取得商標登記之義 務，惟日盛金控公司就其前開契約義務不僅未為履行，甚至 於系爭商標遭評定時，日盛投信公司促其履約之請求，迄今 置之不理，爰依商標授權備忘錄及系爭協議書請求日盛金控 公司等4 人應交付同意日盛投信公司申請註冊系爭商標之同 意書等語。
㈤並於本院審理時補陳略以：對於原證三授權備忘錄及原證五 協議書簽署本身，依照日盛金控公司於原審所提出之職掌劃



分表，由總經理的層級就可以直接決行，不需要召開董事會 ，故不論是原證三或原證五都有拘束日盛金控公司，而等同 默示同意的法理，其他三家子公司當然要受拘束。三、上訴人日盛金控公司、被上訴人日盛商銀、日盛期貨公司、 日盛證券公司（以下合稱「日盛金控公司等4 人」）主張則 以：
㈠「日盛投信公司是否取得…被告同意」並不是一個法律關係 ，係一種事實，日盛投信公司於原審訴之聲明第1 項請求確 認事實還是法律關係，顯有疑義。又日盛投信公司的複代理 人於101 年3 月7 日言詞辯論期日表示「我們起訴是請求確 認被告有同意按照協議書內容，但被告已經否認，聲請證人 的待證事實就是被告有同意日盛投信公司做商標登記的事實 」，性質上都還是事實，日盛投信公司主張事實存否不明確 ，卻起訴請求確認法律關係存在，應屬聲明錯誤，倘日盛投 信公司請求確認「日盛投信公司是否取得…被告同意」的事 實，並不符合民法第247 條中3 種得為確認之訴標的之一， 因此，日盛投信公司不得提起原審訴之聲明第1 項確認之訴 。況日盛投信公司是要拿民事判決用於商標爭議程序，亦即 使用於日盛投信公司和商標主管行政機關間關於商標註冊申 請、評定的法律關係當中，惟「商標申請、爭議程序」應該 是屬於公法上的法律關係，跟日盛投信公司私法上的地位無 關，日盛投信公司原審訴之聲明第1 項並不能為日盛投信公 司除去何種私法上地位的不確定性。此外，日盛投信公司已 在原審訴之聲明第2 項請求日盛金控公司等4 人應交付同意 書予日盛投信公司，核其性質應為給付之訴，日盛投信公司 既已提起應交付同意書的給付之訴，又提起訴之聲明第1 項 之確認之訴，給付之訴可包含確認之訴，日盛投信公司此2 項聲明乃係重複請求。是以，日盛投信公司不得提起原審訴 之聲明第1 項確認之訴。
㈡依系爭協議書內容可知日盛金控公司的義務僅係去協調子公 司而已，日盛金控公司並沒有約定「已經同意了」或是「應 該要同意」，是日盛金控公司應沒有以本身名義出具同意書 給日盛投信公司之義務，日盛投信公司請求日盛金控公司交 付此同意書無理由。又原證三商標授權備忘錄及系爭協議書 簽署的當事人都只有日盛金控公司，並不包括日盛商銀、日 盛期貨公司、日盛證券公司，而日盛商銀、日盛期貨公司、 日盛證券公司與日盛投信公司間又無其他任何有關於商標註 冊、授權、分配、使用的備忘錄、協議、契約，因此，日盛 商銀、日盛期貨公司、日盛證券公司對於日盛投信公司並不 負擔任何關於商標議題之契約上之義務，日盛投信公司請求



確認與日盛商銀、日盛期貨公司、日盛證券公司間「同意日 盛證券投資信託公司申請註冊之法律關係」，並無根據，更 無義務交付「同意日盛投信公司申請商標註冊之同意書」予 日盛投信公司，日盛投信公司請求日盛商銀、日盛期貨公司 、日盛證券公司交付此種同意書，並無理由。
㈢商標授權移轉或同意使用等相關事項非屬公司法所定應由股 東會決議之事項，故依公司法第202 條規定應由董事會決議 行之，又依日盛金控公司之公司章程、內部權責劃分表等規 定，金控董事會並未將該等事項授權由董事長或其他主管核 決，準此，本件商標授權同意使用等事宜應由董事會決議後 行之，可知證人陳0000關於其擔任日盛金控公司董事長期間 公司決策方式的說法皆不實在。依據證人陳0000證述，當時 並沒有求得個別子公司的同意，只是陳0000自以為的「共識 」而推測「其他公司是當然會同意」，而自己一人決策，交 代法務執行。另依證人陳0000及高0000的說法，無法從系爭 協議書上看出日盛商銀、日盛期貨公司、日盛證券公司等有 出具同意書的義務，且當時因為日盛金控公司於談判時不想 被系爭協議書綁死，「協調」2 字為日盛金控公司有意使用 ，所謂協調即是協力調和，使意見一致，在協調之前，意見 尚未一致，協調之後，也未必就能達成一致。綜上，依系爭 協議書的約定，日盛金控公司僅協調子公司出具同意書而已 ，日盛金控公司不能擔保子公司一定會出具同意書，更遑論 依系爭協議書就導出子公司有出具同意書的義務，縱認系爭 協議書解釋為日盛金控公司有義務要求子公司出具同意書， 惟系爭協議書並不能拘束各子公司，各子公司並無義務出具 同意書予日盛投信公司，子公司是否同意出具仍應依各該子 公司內部核決辦法，經長官簽核同意後始得出具，而非僅依 母公司之要求即得出具，否則子公司之董事會簽核流程形同 虛設。
㈣日盛金控公司與旗下子公司法人格個別，不得逕代子公司為 同意日盛投信公司申請系爭商標之意思表示，且亦無從原證 二十八推論出「各自申請、共同行銷」之共識存在。又原證 三、原證五、原證二十四第1 、2 頁協議書、第4 頁同意書 、第6 頁商標授權備忘錄、第10頁協議書等之日盛金控公司 之法定代理人均為陳0000，原證二十八第6 頁同意書雖是日 盛商銀出具，但當時其代表人就是陳0000，由上可知陳0000 擔任日盛金控公司董事長之便，將日盛商標無償提供予其個 人具有控制能力但是非屬日盛集團之第三者即日盛租賃公司 、日盛保全公司及日盛投信公司，並不是集團母公司與所有 子公司間有何共識。此外，依98年10月廢止之金融控股公司



之子公司進行共同行銷相關規範亦或現行之金融控股公司子 公司間共同行銷管理辦法之規定，皆明文要求所謂共同行銷 為僅存在同一金融控股公司之子公司間，準此，日盛投信公 司非屬日盛金控公司之子公司，依法即無從與日盛金控公司 等為共同行銷之行為，更遑論有基於共同行銷之意思而同意 其使用商標之情事。退萬步言，縱日盛投信公司所說「大家 要來一起推廣日盛這個品牌，所以日盛金控公司等對於日盛 投信公司申請系爭商標都同意也有與其配合之共識」屬實， 則這種同意和共識的目的既是為了共同合作推廣日盛品牌， 今日盛金控公司等既已更新商標圖案，日盛投信公司應該也 要配合更新才是，怎還一直要求註冊日盛金控公司等已擱置 的商標圖案呢？顯示日盛投信公司並未與日盛金控公司等有 共同合作推廣日盛品牌的意思，故日盛投信公司主張「因為 要共同合作推廣品牌，所以有同意、有共識」之論述根本就 不成立等語，資為抗辯。
㈤並於本院審理時補陳略以：關於日盛金控公司的職掌劃分表 ，於原審101 年7 月13日答辯理由二狀被證三之各單位權責 劃分事項，其中歸法務處的，第三點即記載涉及公司商標、 專利、著作權等智慧財產權之登記與保障事項而言，並不包 含本件日盛投信公司所提出之商標同意註冊事項，故日盛投 信公司以此主張陳0000可未經董事會決議即自行簽署系爭協 議書及備忘錄，顯然有誤。
四、原審判決：㈠確認日盛金控公司與日盛投信公司間就日盛投 信公司註冊之第01354670號、第01352671號、第01363071號 商標日盛金控公司有同意日盛投信公司申請註冊之法律關係 存在。㈡日盛金控公司應交付同意日盛投信公司申請註冊第 01354670號、第01354671號、第01363071號商標之同意書予 日盛投信公司。㈢日盛投信公司其餘之訴駁回。㈣訴訟費用 由日盛金控公司負擔。日盛投信公司不服，提起上訴，上訴 聲明：㈠原判決不利日盛投信公司部分廢棄。㈡確認日盛商 銀、日盛期貨公司、日盛證券公司就日盛投信公司註冊之第 01354670號、第01354671號、第01363071號商標有同意日盛 投信公司申請註冊之法律關係存在。㈢日盛商銀、日盛期貨 公司、日盛證券公司應交付同意日盛投信公司申請註冊第01 354670號、第01354671號、第01363071號商標之同意書予日 盛投信公司。㈣日盛投信公司願供擔保就上訴聲明第3 項准 予宣告假執行。㈤第一、二審訴訟費用由日盛金控公司等4 人連帶負擔。並就日盛金控公司上訴部分答辯聲明：㈠上訴 駁回。㈡第一審及上訴費用由日盛金控公司負擔。日盛金控 公司亦對原審判決不服提起上訴，上訴聲明：㈠原判決確認



日盛金控公司與日盛投信公司間就日盛投信公司註冊之第01 354670號、第01354671號、第01363071號商標日盛金控公司 有同意日盛投信公司申請註冊之法律關係存在暨命日盛金控 公司應交付同意日盛投信公司申請註冊第01354670號、第01 354671號、第01363071號商標之同意書予日盛投信公司部份 均廢棄。㈡上廢棄部份，日盛投信公司之訴駁回。㈢第一、 二審訴訟費用由日盛投信公司負擔。日盛商銀、日盛期貨公 司、日盛證券公司之答辯聲明為：上訴駁回，訴訟費用由日 盛投信公司負擔。
五、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第203 至204 頁、第223 頁）：
㈠日盛投信公司與日盛金控公司於96年7 月6 日簽署商標授權 備忘錄，其中日盛投信公司同意由日盛金控公司為日盛投信 公司申請含有「日盛」及「盛圖」之商標（註冊號0000000 ），以日盛金控公司之名義辦理註冊登記，並授權日盛投信 公司合法使用，日盛投信公司則不提出異議（見原審卷一第 20頁、第21頁）。
㈡日盛投信公司與日盛金控公司於97年5 月20日簽訂系爭協議 書，日盛投信公司同意日盛金控公司不移轉該註冊號000000 0 之商標，日盛投信公司負擔該第36類商標申請費用之半數 ，日盛投信公司日後另以「日盛投信及盛圖」申請商標登記 時，日盛金控公司應協調其銀行子公司及證券子公司出具「 日盛及盛圖」等商標使用同意書，協助日盛投信公司取得商 標登記（見原審卷一第24頁、第25頁）。
㈢日盛投信公司於97年6 、7 月間陸續提出系爭商標之申請， 主管機關並於98年3 月、5 月間准予註冊（見原審卷一第29 頁至第31頁）。
㈣經濟部智慧財產局（下稱智慧局）分別於100 年1 月20日以 100 智商40054 字第10080018950 號函、2 月1 日以100 智 商40054 字第10080021620 號函、100 智商40054 字第1008 0021610 號函予日盛投信公司，以系爭商標與日盛商銀申請 註冊號第01193051號商標、日盛期貨公司申請註冊號第0132 7219號商標及日盛證券公司申請註冊號第00036936號、第00 029775號、第00101987號、第00103957號商標相同或近似， 有造成相關消費者混淆誤認之虞，請求日盛投信公司提出說 明（見原審卷一第32頁至第37頁）。
㈤日盛投信公司於100 年3 月14日委託律師發函予日盛金控公 司請其依系爭協議書約定出面協調日盛金控公司等4 人提出 同意書（見原審卷一第38頁至第40頁）。
㈥系爭商標於100 年7 月28日遭智慧局以100 智商40189 字第



10080322260 號商標評定書、100 智商40025 字第10080321 240 號商標評定書及100 智商00438 字第10080321260 號商 標評定書評定予以撤銷（見原審卷一第41至65頁），並遭本 院分別以101 年度行商訴字第5 號、第6 號、第7 號判決駁 回日盛投信公司之行政訴訟，其中本院101 年度行商訴字第 6 號、第7 號判決並經最高行政法院以102 年度判字第224 號、第225 號判決駁回日盛投信公司之上訴（見本院卷一第 203 頁），本院101 年度行商訴字第5 號經最高行政法院於 102 年7 月12日以102 年度判字第435 號判決駁回日盛投信 公司之上訴，至此日盛投信公司的3 件行政訴訟均經最高行 政法院駁回確定（見本院卷第223 頁）。
六、本件兩造之爭點則為（見本院卷第204 頁）: ㈠日盛投信公司原審訴之聲明第1項有無確認利益？ ㈡日盛投信公司原審訴之聲明第1 項有無與訴之聲明第2 項重 複而不得提起？
㈢日盛投信公司請求確認日盛金控公司等4 人就日盛投信公司 註冊之系爭商標有同意日盛投信公司申請註冊之法律關係存 在，有無理由？
㈣日盛投信公司請求日盛金控公司等4 人應交付同意日盛投信 公司申請註冊系爭商標之同意書予日盛投信公司，有無理由 ？
㈤日盛投信公司於原審起訴時之根據係原證5 號之協議書與原 證3 號之商標授權備忘錄，但於102 年3 月22日民事上訴理 由狀卻改為主張默示同意，是否為訴之變更追加？七、本院得心證之理由：
　 日盛投信公司主張日盛金控公司等4 人未依系爭協議書提出 同意書，導致系爭商標於100 年7 月間遭評定應予撤銷，爰 依商標授權備忘錄及系爭協議書請求確認日盛金控公司等4 人就日盛投信公司之系爭商標有同意日盛投信公司申請系爭 商標並交付同意書予日盛投信公司等情，均為日盛金控公司 等4 人所否認，並以前揭情詞置辯，是本院應審究者為：日 盛投信公司就原審訴之聲明第1 項有無確認利益？日盛投信 公司原審訴之聲明第1 項有無與訴之聲明第2 項重複而不得 提起？日盛投信公司請求確認日盛金控公司等4 人就日盛投 信公司註冊之系爭商標有同意日盛投信公司申請註冊之法律 關係存在，有無理由？日盛投信公司請求日盛金控公司等4 人應交付同意日盛投信公司申請註冊系爭商標之同意書予日 盛投信公司，有無理由？日盛投信公司主張日盛金控公司等 4 人默示同意日盛投信公司申請系爭商標註冊，應交付同意 日盛投信公司申請註冊系爭商標之同意書予日盛投信公司，



有無理由？茲分述如下：
㈠日盛投信公司就原審訴之聲明第1項有確認利益： ⒈按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益 者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。又 所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明 確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且 此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院 52年度台上字第1240號判例意旨參照）。次按，所謂即受確 認判決之法律上利益，係指法律關係之存在與否不明確，原 告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且此種不 妥狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年度台 上字第1237號判例意旨參照）。準此，確認利益之有無除審 視客觀上之法律關係外，尚應綜合主觀層面予以判斷，若當 事人主觀上認為其法律地位有不安定之狀態而可藉由確認判 決將之除去者，立於紛爭解決一次性的立場，法院應予寬認 而給予追求確認判決之機會。
⒉經查，日盛投信公司主張日盛金控公司等4 人已同意就日盛 投信公司申請註冊系爭商標，惟已為日盛金控公司等4 人所 否認，則兩造間是否有日盛金控公司等4 人同意日盛投信公 司申請註冊系爭商標之法律關係存在並不明確，日盛投信公 司在法律上之地位將有不安之狀態存在，且此種不安之狀態 ，得以確認判決加以除去於法有據，則日盛投信公司提起本 件確認之訴，當認有確認利益，應予准許。
⒊日盛金控公司等4 人雖辯稱日盛投信公司係確認事實存在， 且日盛投信公司原審訴之聲明第1 項不能為日盛投信公司除 去何種私法上地位的不確定性云云。惟查，日盛投信公司得 否申請註冊系爭商標，涉及日盛投信公司私法上商標權存否 爭執，日盛投信公司原審訴之聲明第1 項自得將此不安之狀 態除去而有確認利益。又日盛投信公司係確認兩造間是否有 日盛金控公司等4 人同意日盛投信公司申請註冊系爭商標之 法律關係存在，並非單純確認事實，日盛金控公司等4 人辯 稱日盛投信公司原審訴之聲明第1 項僅確認事實云云，亦非 可採。
⒋又日盛金控公司固辯稱本院101 年度行商訴字第5 號、第6 號、第7 號判決，已分別經最高行政法院以102 年判字第22 4 號、第225 號、第435 號判決駁回確定，故本件所涉日盛 投信公司申請註冊之0000000 、0000000 、0000000 等號商 標已經智慧局撤銷註冊確定，日盛投信公司提起本件確認之 訴的部分確定沒有確認利益等語。但查，「商標註冊」與「 商標使用」係屬二事，而日盛投信公司於原審提出確認之訴



，即係日盛投信公司因為日盛金控公司等4 人否認有同意日 盛投信公司申請系爭商標而導致可否使用系爭商標之私法上 地位不明確之狀態，則日盛金控公司上開辯解僅係以客觀上 系爭商標已遭評定撤銷為依據，並未審視本件確認之訴對於 日盛投信公司可否繼續使用系爭商標之私法上地位有除去其 不安定之作用，尚非可採。
㈡日盛投信公司原審訴之聲明第1 項並未與訴之聲明第2 項重 複而不得提起：
　本件日盛金控公司等4 人雖辯稱日盛投信公司原審訴之聲明 第1 項為確認之訴，第2 項為給付之訴，第2 項聲明已包含 第1 項聲明，故日盛投信公司不得提起原審訴之聲明第1 項 確認之訴云云。然查，日盛投信公司原審訴之聲明第1 項係 請求確認兩造間有同意日盛投信公司申請註冊之法律關係存 在，而原審訴之聲明第2 項係請求日盛金控公司等4 人交付 同意日盛投信公司申請註冊之同意書予日盛投信公司，即原 審訴之聲明第2 項起訴範圍為法律關係中特定物之交付，其 起訴範圍顯較原審訴之聲明第1 項確認法律關係存否為小， 日盛投信公司原審訴之聲明第2 項給付之訴尚無法包含原審 訴之聲明第1 項確認之訴。又日盛投信公司原審訴之聲明第 2 項請求包含日盛金控公司等4 人出具同意書之給付之訴， 係為要求日盛金控公司履行其依據協議書所載之契約義務（ 協調其他子公司並出具同意書），與日盛投信公司原審訴之 聲明第1 項之目的（確認修正前商標法第23條第1 項第13款 但書同意之法律關係存在）、功能（除去系爭商標效力懸而 未決之不確定性）皆不相同，日盛金控公司等4 人自無由逕 以原審訴之聲明第2 項之存在推論日盛投信公司原審訴之聲 明第1 項不能除去「法律地位的不安狀態」。再者，「訴訟 標的係原告以訴之方式所主張或否認之法律關係。必須前後 二訴之訴訟標的及聲明相同，後訴為前訴確定判決效力所及 ，始屬同一事件」，日盛投信公司原審訴之聲明第1 項係消 極請求確認「同意」之法律關係存否，而訴之聲明第2 項則 係積極請求「履行契約義務」，亦即原審訴之聲明第1 項係 請求確認「日盛金控公司等4 人同意之法律關係之存否」， 訴之聲明第2 項則係請求交付同意書，二者訴訟標的及聲明 顯不相同，後者之效力亦無法及於前者，自非同一事件。是 以，日盛金控公司等4 人認為「給付之訴可包含確認之訴」 ，而辯稱日盛投信公司原審訴之聲明第2 項可包含訴之聲明 第1 項，係屬重覆云云，洵非足取。
㈢日盛投信公司請求確認日盛金控公司等4 人就日盛投信公司 註冊之系爭商標有同意日盛投信公司申請註冊之法律關係存



在，有無理由？
⒈查日盛投信公司本件訴訟係依商標授權備忘錄及系爭協議書 請求，此據日盛投信公司陳明在卷（見原審卷二第235 頁） ，而觀之商標授權備忘錄及系爭協議書（即原證3 、原證5 ，分別見原審卷一第20至21頁、第24至25頁）簽立之當事人 均為日盛投信公司及日盛金控公司，而日盛商銀、日盛期貨 公司、日盛證券公司並非商標授權備忘錄及系爭協議書之當 事人，則日盛投信公司依上開二文件主張日盛商銀、日盛期 貨公司、日盛證券公司有同意其申請註冊系爭商標云云，已 誠屬有疑。
⒉又日盛投信公司雖主張日盛金控公司代表其子公司同意日盛 投信公司申請註冊系爭商標並出具同意書云云。然查日盛商 銀雖為日盛金控公司百分之百持股子公司，日盛期貨公司為 日盛金控公司透過日盛證券公司百分之百持股之孫公司，日 盛證券公司為日盛金控公司百分之百持股之子公司，有日盛 投信公司提出之日盛金控公司99年及98年9 月30日合併財務 季報表可參（見原審卷一第10頁至第19頁），惟日盛金控公 司、日盛商銀、日盛期貨、日盛證券公司均各自具有獨立之 法人格，其對外為法律行為仍須以各自名義為之，若有為他 人為法律行為必要，仍須依循民法代理等規定為之，而綜觀 商標授權備忘錄及系爭協議書均無日盛金控公司代理日盛商 銀、日盛期貨公司、日盛證券公司簽署上開文件之文字記載 ，實難認日盛商銀、日盛期貨公司、日盛證券公司均有委任 或授權日盛金控公司簽立商標授權備忘錄及系爭協議書，或 日盛金控公司有代理上開三公司簽署該二文件之意思，且日 盛商銀、日盛期貨公司、日盛證券公司與日盛投信公司亦無 任何關於系爭商標註冊、授權、分配、使用之備忘錄、協議 或契約。
⒊再者，原審傳喚證人即日盛金控公司前董事長陳0000及證人 即日盛金控公司前法務協理高0000到庭作證，證言如下： ⑴證人陳0000證稱：伊有與日盛投信公司法定代理人談過商 標授權的事情，他也有同意，之後才由法務執行，協議書 內容都是法務擬的，當時並沒有任何的子公司有先去註冊 ，大家都同意由日盛金控公司統籌去做商標，申請下來再 轉由各子公司使用；後來日盛投信公司使用系爭商標時， 日盛期貨公司或日盛證券公司就伊所知沒有反對的意見， 直到現在為止，日盛金控公司等4 人就日盛投信公司使用 3 個商標都沒有意見，在簽訂協議書時，依照伊的理解， 日盛金控公司及其他日盛證券公司、日盛商銀、日盛期貨 公司算是有同意日盛投信公司申請及使用日盛這個商標，



因為當初決策這件事情的時候，所有子公司都知道要一起 去註冊，也都知道使用同一個商標，也沒有任何一家公司 有反對的意思，決策的內容就是要將商標統一由金控的法 務申請，是為了業務行銷的方便性、廣告性，決策透過開 會，不需要經過董事會的同意，應該是金控的一般主管會 議，因為伊兼銀行的董事長，金控的主管也有兼子公司的 主管，所以子公司的主管也都知情，決議之後由法務執行 ，所以原證3 、5 是法務擬出的執行內容，決策的內容是 大家同意的，通常找的是幾個子公司董事長、總經理，還 有法務主管也有與會，是日盛金控公司的會議，但因為主 管都有兼子公司的主管職務，所以子公司也知情；伊當時 擔任日盛金控公司的董事長，會想將日盛投信公司納入一 起去申請商標是因為日盛證券公司有百分之二十的投資， 且業務上有很密切的關係，日盛證券公司很多的所得有包 含基金的手續費；金控的子公司當時應該都有同意日盛投 信公司使用盛圖的商標，法務才會去執行；協調的意思是 大家都會碰到面，所以就是請法務去執行，大家都必須配 合，其他公司是當然會同意，因為這是共識，所以不需要 一一求得個別子公司的同意；協議書是法務擬的，當初在 看得時候，沒有覺得有什麼問題，因為同意是當然的事情 ，會說是共識是因為當時每家子公司都是協助在做行銷， 都清楚要做這件事情，且不是只有日盛一家金控公司這樣 做，其他的金控公司也是使用同一個商標跟名稱，子公司 確定沒有反對的意思，大家都同意由一個統一的商標來行 銷，若有反對的話，早就會有反應了，因為大家都使用同 一個商標，有各自的業務考量等語（見原審卷一第135 至 142 頁）。
⑵證人高0000證稱：90幾年有商標法的修正，當時決策者就 是日盛金控公司的董事長、總經理有提醒法務部門，是否 應該對使用日盛商標的部分做整理、了解，後來就有決策 出來說應該統一由日盛金控公司註冊，再授權給他們，因 為日盛金控公司是當時規模最大的；決策是如何出來的伊 忘記了，只記得有這個決策，可能是伊的直屬主管行政處 呂副總或是董事長秘書告知伊，決策內容就是因為很多公 司都在使用這個商標，商標使用最好有規範，日盛金控公 司是否應跟所有公司商量由金控授權給他們使用；當時蠻 大部分沒有註冊，因為日盛金控公司也不能隨意註冊他人 的類別，當時日盛金控公司是否先註冊21頁的商標伊不確 定，當時是希望由一個公司去申請，伊記得當時有些證券 或銀行類別已經申請註冊該商標了，當時日盛金控公司認



為自己是上櫃公司，可以提升的價值可能是最多的，所以 希望已經註冊商標或使用商標的人都能與日盛金控公司有 協議，若協議成功，就由日盛金控公司申請；原證3 備忘 錄應該是法務部門的同仁擬的，伊有看過，這就是當初的 決策內容，因為日盛投信公司本身有在使用，且有登記類 似的商標，所以才會用授權的方式，因為有時候日盛金控 公司去申請的時候，需要拿到日盛投信公司的同意，所以 一開始才會記載日盛投信公司要同意日盛金控公司去申請 ，伊印象中不只日盛投信公司這家有簽這樣內容的備忘錄 ，但內容是否都一樣不清楚，目的是希望日盛金控公司可 以申請商標，原證5 也是法務部門的同仁擬的，97年3 、 4 月的時候金管會有來函或來電，要求各金控公司對於不 是屬於金控旗下的子公司，最好不要用集團稱之，同時也 希望在商標使用上權利義務關係應該更清楚，我們有打電 話問銀行局，銀行局說怕有些金控以外的公司用金控的集 團來做一些事情，我們認為若由日盛金控公司註冊商標再 做授權，怕將來金管會禁止這些事情，怕週邊的夥伴如日 盛投信公司會受到不利益，協議書的內容就是原來由日盛 金控公司跟日盛投信公司商量好要去由日盛金控公司做登 記，所以希望透過協議書由日盛投信公司自己去登記，已