臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第二一○八號
原 告 甲○○
訴訟代理人 戊○○
被 告 經濟部
代 表 人 林信義部長）
訴訟代理人 丁 ○
乙○○
參 加 人 丙○○
右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年九月十六日經（八九
）訴字第八九○八八五○二號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文
訴願決定撤銷。
訴訟費用用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告於民國（以下同）八十四年十一月七日以「鴨圖」商標，指定
使用於當時商標法施行細則第四十九條第二十九類之薑母鴨商品，向經濟部智慧
財產局（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請註冊，經該局
核准列為第七五四○五三號審定商標（下稱系爭商標，如附圖所示），嗣參加人
以該審定商標有違異議時商標法第三十七條第一項第十款之規定，對之提起異議
，經該局以八十七年一月十六日中台異字第八六一三六○號商標異議審定書而為
「異議不成立」之處分，參加人不服，提起訴願，經被告於八十七年五月六日以
經（八七）訴字第八七六三二○八八號訴願決定書為「原處分撤銷之決定」，原
告對該決定不服，逕行提起再訴願、行政訴訟，經行政院、行政法院就前揭之再
訴願、行政訴訟先後為再訴願駁回之決定及裁定駁回，後經原處分機關智慧財產
局重新審理，以八十九年四月七日中台異字第八九○○○四號商標異議審定書重
為「異議不成立」之處分，參加人不服提起訴願，經被告以八十九年九月十六日
經（八九）訴字第八九○八八五○二號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機
關另為適法之處分」之決定，原告對該訴願決定不服，提起本件行政訴訟。本案
並經參加人於九十年二月十六日準備程序期日聲請准予參加本件訴訟。
二、兩造聲明：
㈠、依原告起訴狀載原告聲明求為判決：訴願決定撤銷。
㈡、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：系爭商標是否屬薑母鴨商品之說明不具識別性，合於商標法第三十
七條第十款規定，而有該款不得申請註冊之適用？
㈠、原告未於言詞辯論及準備期日到庭，茲據其起訴狀載主張之理由：
１、查本件系爭商標圖樣之「鴨圖」，係原告精心設計極富創意之商標圖樣，其顯及
嘴巴及翅膀弧度部分均施以反白，而頸、身體及翅膀等部分則施以墨色，在尾巴
及腳則以綑墨條設計，又在前述極富創意之精心設計之鴨圖置於長方形框，並且
在四角設計有奇特造形圖案，就其整體結合，早已構成為確具商標型態，此完全
與單純寫實鴨圖完全不同，亦非屬通用名稱，應足以使一般商品購買人認識其為
表彰商品標識，並得藉以與他人之商品相區別。又依商標法第二條之規定，凡因
表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請，因此，原
告以極富創意之設計圖樣，確具使用意思，並用以表彰自己營業之商品，依法將
該「鴨圖」提出商標申請，於法並無不符。
２、次查就自然界的動物名種各樣，不令其數，如狗、雞、牛、羊、免、豬、虎、蛇
、馬．．．．，而國內以之加以設計或以卡通構圖作為商標，指定使用與薑母鴨
商品類似，諸如肉類及其製品者，經核准註冊者，更是不乏其數，原告謹列舉數
例作為代表，供貴院參考註冊第九二六五九○號、註冊第九二三四二八號註冊第
六一八○八九號、註冊第六一八○○九號、註冊第六一四八八八號、註冊第六○
二○一六號、註冊第八九九六四一號、註冊第八九一四○七號、註冊第八八二八
九○號、註冊第八六二三四六號、註冊第八八二八五八號、註冊第八五八一廿六
號、註冊第八五八一六七號、註冊第六○一○○八號、註冊第八三六八九五號。
前揭諸商標，在交易市場上併存，且消費者其寓目印象早已能明確分辨其與真實
動物，如狗、雞、牛、羊、虎、豬、蛇、馬．．．．等加以辨識區別，同理，經
遇精心設計且極富創意之本件系爭商標圖樣，自無否准註冊之理，否則必造成審
查前後不一貫之情事，因此，訴願決定未予以詳察經設計且富創意商標圖樣，指
稱「系爭「鴨圖」商標予人寓目印象既為一「鴨子」，以之指定使用於「薑母鴨
」商品，顯屬直接明顯表示該商品之說明」，顯屬違法。
３、復查，原告於參加訴願時除檢送吃在苗栗精選集、商務日誌資料篇、經濟日報報
導等，更檢送八十年二月六日之中華日報、七十八年十月中時晚報、第一三九期
獨家報導，八十四年十一月十六日之自立晚報十八十年一月二十五日工商時報、
翡翠雙週刊、八十五年一月六日聯合報、八十七年九月十二日聯合報、一九八八
年十月號之講義雜誌、著作權執照及一六六家門市資料．．．．等，足以證明原
告早在本件系爭商標申請前一直持續以該圖樣作為商標，並使用至今，更早在本
件商標申請註冊時，業已廣泛使用十多年而突顯，且在申請註冊後之持續使用至
今，又其統一化連鎖店特殊鴨圖招牌及口碑信譽，家喻戶曉，迄今於全省已逾一
百家連鎖店建立，交易上早已成為其營業之識別標識，確具特別顯著性，今被告
不僅未就本件原告檢送，從申請前至申請後之各項資料詳察，更未依訴願法第六
十七條應依職權或囑託有關機關或人員，對全省一六六家連鎖店其招牌或其他部
分資料，是否確實有於申請前至申請後持續使用本件系爭商標之事實調查，其顯
然違法。
４、被告並不否認原告所有之全省第一家店七十年在板橋開張，至今全省已有一六六
家連鎖店，更不否認原告有使用本件系爭商標圖樣之「鴨圖」，至於其所存疑有
標示著作權之標示，本件商標圖樣得否認係屬商標圖樣之使用二節，經查凡因表
彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊為商標法
第二條所明定，況申請有著作權之圖樣，依法當然可以再以之作為商標註冊之圖
樣，於法並無不符，因此，原告以精心設計且極富創意之鴨圖作為商標，應足以
使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，否
則原告何以能有全省高達百餘家之連鎖店及廣大消費群及愛護者，至於商標之使
用與著作權之使用，其本身之界線即沒有一定之標準，今原告以之系爭商標圖樣
作為招牌，及於傳播媒體促銷宣傳藉以使商品購買人認識其為表彰商品之標識，
縱使用著作權之標示，仍不失其作為商標之使用，且按商標法第三十一條第一項
第四款之規定，「商標註冊後有侵害他人著作權，新式樣專利權或其他權利，經
判決確定者，應撤銷商標專用權」，亦証明其間之競合，再者眾所皆知「櫻桃小
丸子」、「米老鼠」、「唐老鴨」、「TWINTY BIRD」．．．．等圖樣，均為典
型之著作權商標化，進而推出系列商品之使用方式即是，本件系爭商標圖樣使用
於連鎖店全省高達百餘家之店面招牌，足以使人區辨為表彰其營業標識，況且商
標法第五條但書規定，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識
別標識，即已符合第五條第一項之規定，並未規定必須有「廣泛使用」及「經長
期使用」之規定，因此，訴願決定於決定書中對本件商標之指稱，不僅違法且與
事實不符。況且關係人並未檢送任有利證據，足以証明本件系爭商標有違其所主
張之法條，訴願決定機關卻末就關係人檢送證據依法審查，反而針對原告之補充
証據大作文章，並作出對原告不利決定，此種主客不分之決定，亦屬違法。
㈡、被告主張之理由：
１、原告固訴稱，系爭「鴨圖」商標係其精心設計極富創意之商標圖樣，並檢送吃在
苗栗精選集、商務日誌資料篇、經濟日報、中華日報、中時晚報、獨家報導等報
章雜誌、全省一六六家門市資料及著作權執照影本等證據資料，佐證系爭商標圖
樣經其作為商標之使用，早為消費者所認識，在交易上早已成為其營業上之識別
標誌，確具特別顯著性云云。惟查，系爭審定第七五四○五三號「鴨圖」商標圖
樣上之鴨圖形，予人寓目印象確係為一隻「鴨子」，以之指定使用於「薑母鴨」
商品，顯屬直接明顯表示該商品之說明，故本件應審究者乃係：系爭商標於交易
上是否已成為原告營業上商品之識別標識，而有商標法第三十七條第十款但書規
定之適用？然就原告所檢送之證據資料觀之，其中「吃在苗栗精選集」（民國八
十五年十月三十一日）、「商務日誌資料篇」（民國八十六年）、經濟日報報導
（民國八十五年六月十九日）及多家帝王食補薑母鴨連鎖店之招牌照片（拍攝日
期民國八十六年、八十七年間）等，該等證據資料之發行、報導或拍攝日期均在
系爭商標八十四年十一月七日申請日之後，並無於系爭商標申請前已廣泛使用之
證據資料供參；而中華日報、中時晚報、獨家報導、聯合報及全省一六六家門市
資料等，多在強調「帝王食補薑母鴨」店與創辦人甲○○之事蹟，以及至今全省
已有一六六家連鎖店之事實；又，該等證據資料所揭示之鴨圖形，其上均為○之
著作權標示，得否認係屬系爭商標圖樣之使用亦有疑問？另著作權執照影本僅在
說明其領有鴨圖之美術著作；是以，原告既未提出系爭商標於申請前已廣泛使用
之證據資料，用以確切證明系爭商標圖樣經其長期使用，在交易上已成為其營業
上商品之識別標誌，原告所訴自不足採。
２、至於，原告所舉「米老鼠」、「唐老鴨」：：等案例，核與本件案情有別，況依
商標審查個案拘束原則，亦不得比附援引，執為本件有利原告主張之論據，併予
指明。
三、參加人陳述略以：引用被告之答辯理由。
理 由
甲、程序方面：
一、本件原告經本院合法通知，未於言詞辯論期日到場，依行政訴訟法第二百十八條
準用民事訴訟法第三百八十六條、第三百八十五條第一項前段規定，核無民事訴
訟法第三百八十六條所列各款情形，爰依到場被告之聲請，由其一造辯論而為判
決，合先敘明。
二、經查本件參加人係本件商標異議案之申請異議人，本件撤銷訴願決定訴訟之結果
，參加人之權利或法律上利益將受損害，玆經參加人於本院九十年二月十六日準
備程序中聲請為本件被告之獨立參加人，於法並無不合，應予准許。
三、按訴願人以外之利害關係人，認為第一項訴願決定，損害其權利或法律上利益者
，得向高等行政法院提起撤銷訴訟，行政訴訟法第四條第三項定有明文，蓋訴願
決定性質上亦屬行政處分之一種，效力所及不限於處分之相對人，如本件第三人
效力之處分對第三人之權利或法律上之利益影響尤然，故本條雖為新增，在實務
上一向如此，行政法院六十九年判字第二三四號著有判例，並未改變，此可再參
照最高行政法院（改制前為行政法院）八十六年四月十六日庭長評事聯度會議決
議。至於本件審理之對象僅止於訴願決定，原處分則非本件之審理對象，先此說
明。
乙、實體方面：
一、按凡商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊
商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊，
固為商標法第三十七條第十款所明定。而所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文
字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，為商品本身之說明或
與商品本身之說明有密切關聯者，始有該款不得申請註冊之適用（參照行政法院
八十四年度判字第一四四二號判決）。本件原告於八十四年十一月七日以「鴨圖
」（如附圖所示）商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條第二十九類
之薑母鴨商品，向經濟部智慧財產局（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中
央標準局）申請註冊，經該局核准列為系爭商標，嗣參加人以該審定商標有違異
議時商標法第三十七條第一項第十款之規定，對之提起異議，經該局為「異議不
成立」之處分，參加人不服，提起訴願，經被告為「原處分撤銷之決定」，原告
對該決定不服，逕行提起再訴願、行政訴訟，經行政院、行政法院就前揭之再訴
願、行政訴訟先後為再訴願駁回之決定及裁定駁回，後經原處分機關智慧財產局
重新審理，重為「異議不成立」之處分，參加人不服提起訴願，經被告為「原處
分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定等情，有系爭商標審定書、參加
人異議申請書、經濟部智慧財產局以八十七年一月十六日中台異字第八六一三六
○號商標異議審定書、被告於八十七年五月六日以經（八七）訴字第八七六三二
○八八號訴願決定書、經濟部智慧財產局以八十九年四月七日中台異字第八九○
○○四號商標異議審定書、被告以八十九年九月十六日經（八九）訴字第八九○
八八五○二號訴願決定書等件為證，並為兩造所不爭，堪認為實。被告為「原處
分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之訴願決定無非以：就原告所檢送之證
據資料觀之，其中「吃在苗栗精選集」、「商務日誌資料篇」、經濟日報報導等
與前揭證據資料相同，而中華日報、中時晚報、獨家報導及一六六家門市資料等
，亦多在強調「帝王食補薑母鴨」店名與創辦人甲○○之事蹟，以及至今全省已
有一六六家連鎖店之事實；另著作權執照影本僅在說明其領有鴨圖之美術著作，
是以，系爭「鴨圖」商標圖樣予人寓目印象既為一隻「鴨子」，以之指定使用於
「薑母鴨」商品，顯屬直接明顯表示該商品之說明，而原告迄未提出系爭商標於
申請前已廣泛使用之證據資料，用以確切證明系爭商標圖樣經其長期使用，在交
易上已成為其營業上商品之識別標誌云云為由，固非無見。惟查：
（一）、系爭商標之圖樣申請註冊，係指定使用於當時商標法施行細則第四十九條第
二十九類之薑母鴨商品，此有系爭商標註冊申請書可稽。而系爭商標圖樣上
之鴨圖形，因其頭嘴巴及翅膀弧度部分採反白設計，頸、身體及翅膀等部分
施以墨色，而尾巴及腳則為細黑線條呈現，予人寓目印象與自然界之寫實鴨
圖形尚屬有別：況系爭商標圖樣係由前述鴨圖形置於四角為藝術設計圖案之
長方形框內所組成，整體觀察難謂不具商標之型態，與單純之寫實鴨圖形予
人寓目意念明確，足以區分、辨識，系爭商標圖形與所指定之薑母鴨商品，
並不致產生直聯想，足見系爭商標並無與薑母鴨商品本身之說明有密切關聯
，自無商標法第三十七條第十款不得申請註冊之適用。此外，又無任何證據
足以證明，在系爭商標八十四年十一月七日申請註冊前，系爭商標圖樣，於
薑母鴨同業間已有反覆使用之事實，系爭商標並無淡化，仍具有識別性，自
無商標法第三十七條第十款不得申請註冊之適用。
（二）、且就自然界動物圖形加以變化設計或卡通外觀構圖後以之作為商標，獲准使
用於與薑母鴨商品性質類似之肉類及其製品等商品者，不在少數，如：註冊
第四七三九四九號之「兔圖」，指定使用於「兔肉」商品；註冊第五一○九
一四號之「雞圖」，指定使用於「肉食」商品；註冊第五九九三四四號之「
雞圖」，指定使用於「鹽酥雖」商品；註冊第五九一五三八號之「羊圖」，
指定使用於「羊肉」商品；註冊第五四六四六一號之「魚圖」，指定使用於
「魚漿」商品；註冊第五四六四三七號之「雞圖」，指定使用於「家禽肉」
商品；註冊第五四一六四二號之「牛圖」，指定使用於「牛肉乾」商品；註
冊第五三六二七九號之「鯊圖」，指定使用於「魚酥」商品；註冊第六六七
一三八號之「鴨頭」，指定使用於「鴨肉」商品；註冊第六六七○九一號之
「鴨頭」，指定使用於「烤鴨」商品；註冊第六六三六九九號之「雞圖」，
指定使用於「雞精」商品；註冊第六五五六七○號之「牛圖」，指定使用於
「家畜肉」商品；註冊第六五五五三○號之「雞圖」，指定使用於「炸雞」
商品；註冊第六四三五二一號之「鵝圖」，指定使用於「肉食」商品；有該
局商標註冊簿影本附卷可稽，該等商標並未因不具特別顯著性而遭核駁處分
，本件亦應按此基準而為審查。
（三）、至於商標法第三十七條第十款但書所規定第二層意義之認定，係以商標不符
合該款本文識別性之規定為前提。本件系爭商標既已認定為具有顯著性而非
不得申請註冊，則對於是否該當同條但書規定之第二層意義，即勿庸再予審
酌，附此敘明。
（四）、從而系爭商標之圖樣申請註冊，指定使用於薑母鴨商品，依社會一般通念，
尚非直接明顯表示該商品之說明，原處分以系爭商標之申請註冊，並無首揭
法條之適用，予以核准系爭商標之註冊，並無違誤，被告為撤銷原處分命原
處分機關另為處分之訴願決定，自非合法，原告聲明請求為撤銷訴願決定，
即無不合，應予准許。
據上論結，原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第二百十八條、第九十八條第三項前
段，民事訴訟法第三百八十五條第一項前段判決如主文。中 華 民 國 九十 年 八 月 二十四 日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 四 庭
審 判 長 法 官 張瓊文
法 官 黃清光 法 官 劉介中右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 八 月 二十七 日 書記官 黃明和