智慧財產法院民事判決
102年度民著訴字第18號
原 告 味島食品股份有限公司
法定代理人 楊茂盛
訴訟代理人 王至德律師
被 告 陳亮夫即上島食品工廠
上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，本院於102 年
6月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法 第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定 有明文。查本件係屬著作權法及商標法所保護智慧財產權益 所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權 ，合先敘明。
㈡次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張 或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的 ，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或 追加，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款、第256 條分別有 明文規定。原告原訴之聲明第2 項為「被告不得散布、重製 原告著作之相關商品，其已散布者應全部回收」、第3 項為 「被告應負擔費用將本件事實審民事判決書全部內容，包括 案號、當事人、主文、事實欄，以10公分X 5 公分版面，以 不小於20號字體登載於自由時報、中國時報及蘋果日報各1 日」（本院卷第5 頁），嗣於民國102 年6 月19日以民事陳 報㈡狀補充第2 項聲明為「被告不得散布、重製任何侵害中 華民國第01187074號商標（原證1 ）及第01187076號商標圖 樣（原證2 ）之依商標法施行細則第19條附表商品及服務分 類表中商品類別第29類（肉、魚肉、家禽肉及野味；濃縮肉 汁；經保存處理、冷凍、乾製及烹調之水果及蔬菜；果凍、 果醬、蜜餞；蛋；乳及乳製品；食用油及油脂）之產品，或 為任何其他侵害原告商標權之行為，其已散布者應全部回收 」，原第3 項聲明變更為「被告應負擔費用將本件最後事實
審民事判決書全部內容，包括案號、當事人、主文、事實欄 ，以不小於20號字體登載於自由時報、中國時報及蘋果日報 各1 日」，並追加「被告所持有原證1 及原證2 圖樣所載原 告之著作物，以及應用該等著作物所生產製造之產品包裝， 被告應予提出及銷毀，並不得再行重製或使用，亦不得再有 其他侵害原告著作權之行為」等聲明，就假執行聲請限縮於 對聲明第1 項為之（本院卷第132 至133 頁），核分別屬補 充或更正事實上或法律上之陳述及擴張或減縮應受判決事項 之聲明，揆諸上揭法條，均應准許。
二、原告起訴主張：
㈠原告公司法定代理人楊茂盛於64年間，自日本引進海苔醬到 臺灣，並委請日本人設計「女娃娃圖」及「小娃娃圖」兩個 娃娃的圖案（如附圖1 ，下稱系爭著作），故楊茂盛係系爭 著作的著作權人，嗣楊茂盛於以系爭著作申請註冊商標前， 即將系爭著作之著作財產權轉讓原告，原告並於94年取得商 標註冊號第01187074號「女娃娃圖」、第01187076號「小娃 娃圖」之商標權（如附圖2 ，下稱系爭商標）。被告明知系 爭著作及系爭商標為原告所有，竟未經原告同意及授權即重 製系爭著作，並執以作為商標印製於被告生產之海苔醬罐頭 外包裝，經原告比對，發現被告仿冒之二娃娃圖（如附圖3 ，下稱被控娃娃圖）均與原告之系爭著作實質近似，被控娃 娃圖的大小、服裝、神韻、動作等均與系爭著作相同，被告 侵害原告之著作權及商標權甚明，爰依商標法第36條第1 項 第3 款、第69條第1 項、第3 項、第71條第1 項第2 款、著 作權法第88條第1 項、第2 項第2 款、第3 項、第88條之1 、第89條之規定，提起本件訴訟。
㈡被告為海苔醬同業，不可能不知悉原告販售之海苔醬所印製 之娃娃圖圖案，且臺灣嘉義地方法院檢察署將被告所生產之 海苔醬送請經濟部智慧財產局（下稱智慧局）鑑定罐裝標籤 之圖樣是否相同或近似於原告註冊之商標，經智慧局認定二 者構圖意匠極為相仿，有使相關消費者發生混淆誤認之虞， 是被告所生產之海苔醬包裝之兩娃娃圖圖案確實相同或近似 於原告之兩娃娃圖圖案。雖證人蔡0000到庭證述被告於66年 向其購買海苔醬之設備、材料與沿用新0000工廠海苔醬之娃 娃圖，且該娃娃圖與系爭著作完全相同，惟其自身並未經營 此工廠，且該工廠並非設置於其住處進出必經之出入口，亦 即非經常性接觸，其卻能肯定40餘年前所見之圖示與系爭著 作完全一樣，且其於法庭上證述時，先係以所提示之圖案非 彩色為由表示看不出來，待提示彩色圖時，卻能一口咬定完 全一樣，顯與常理有違，且其於法庭陳述時，原不記得以多
少金額將材料等轉讓被告，卻因被告提示始表示為新臺幣（ 下同）6 萬元，其證詞顯係經被告指導，其所為之證詞不具 可信性，亦不足採之。
㈢被告就上島商標僅就文字註冊，未就娃娃圖註冊，被告辯稱 已於75年12月1 日申請商標註冊，卻僅就文字註冊，與系爭 商標根本無任何關連性，顯見其意在混洧視聽，藉以卸責。 若被告自66年即已使用被控娃娃圖，且瞭解商標註冊之重要 性而註冊「上島」之商標，又為何於商標註冊後直至原告註 冊娃娃圖為商標之前，均未就娃娃圖進行註冊？實與常理有 違，顯見其係臨訟卸責之詞，並不可採。
㈣原告所生產販售之海苔醬於市場上之市○○○○○○○○路 均可見原告所生產販售之海苔醬，被告直至原告以律師函通 知被告有侵權情事時，均未有任何行動，顯見其根本非自始 使用系爭商標，而係於知悉原告所販售之海苔醬具有相當高 之市占率，於消費者眼中具有一定程度之認同，遂以十分近 似之娃娃圖作為自家商品之圖案，實已侵害原告之商標權及 著作權殆無疑義。又被告於原證12之書函陳稱被告海苔醬之 「生產販售皆採小型方式經營」，於66年時印刷技術未如現 今進步，其印刷成本對於小型方式生產之廠商實為一大負擔 ，被告卻謂其66年間即已開始使用此娃娃圖，其所付出之印 刷成本可能更大於其所獲取之利益，顯見其所述前後矛盾， 實無足採。
㈤爰聲明：
⒈被告應給付原告侵害著作權及商標權之損害賠償100 萬元 ，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計 算之利息。
⒉被告不得散布、重製任何侵害中華民國第01187074號商標 （原證1 ）及第01187076號商標圖樣（原證2 ）之依商標 法施行細則第19條附表商品及服務分類表中商品類別第29 類（肉、魚肉、家禽肉及野味；濃縮肉汁；經保存處理、 冷凍、乾製及烹調之水果及蔬菜；果凍、果醬、蜜餞；蛋 ；乳及乳製品；食用油及油脂）之產品，或為任何其他侵 害原告商標權之行為，其已散布者應全部回收。 ⒊被告所持有原證1 及原證2 圖樣所載原告之著作物，以及 應用該等著作物所生產製造之產品包裝，被告應予提出及 銷毀，並不得再行重製或使用，亦不得再有其他侵害原告 著作權之行為。
⒋被告應負擔費用將本件最後事實審民事判決書全部內容， 包括案號、當事人、主文、事實欄，以不小於20號字體登 載於自由時報、中國時報及蘋果日報各1 日。
⒌第1項之請求，原告願供擔保請准宣告假執行。三、被告則抗辯以：
㈠證人蔡0000的父親於58至60年左右成立新0000食品廠販售海 苔醬，證人蔡0000的父親死亡後，被告於65年間向證人蔡00 00學習製作海苔醬的技術，66年間並向蔡0000購買製作海苔 醬的設備、材料與沿用新0000工廠海苔醬之娃娃圖，由於證 人蔡0000無法兼顧海苔醬生意，陸續將新0000工廠客戶介紹 給被告，被告於75年12月1 日將上島商標申請註冊。 ㈡被告自66年起，即沿用新0000工廠娃娃圖為包裝販售海苔醬 ，不可能模仿原告所述原創之圖案。依證人蔡0000所言，可 證明58至60年其父親成立新0000工廠時即使用被控娃娃圖， 被告66年起即委由0000肉舖食品行販售被告之海苔醬，當時 就是用娃娃圖作為被告海苔醬商品的圖案，而被告於75年向 國稅局申報之營利事業所得稅結算申報書與資產負債表、76 年委請0000公司印製娃娃圖標籤及80年間委託「自鵬紙器股 份有限公司」印刷包裝紙箱，於包裝之瓦楞紙箱上印製有娃 娃圖，皆可證被告於原告註冊前已經善意使用該商標，被告 應有商標法第30條規定之保護。
㈢被告不知原告公司於94年註冊與被告相近之商標圖，且原告 與被告商品之娃娃圖，有諸多差異，原告之女娃娃圖手掌張 開捧一碗飯、並留一條長辮子，被告則無；原告與被告小娃 娃圖臉部表情不同，可見原告與被告之娃娃圖案並不相同， 難謂被告以重製方法侵害原告之著作財產權。且原告公司於 100 年8 月23日來函告知被告所用之娃娃圖與其公司註冊之 商標相似，有侵害商標權之疑，被告即停止使用原有之商標 圖，並立刻委請他人設計，以避免發生爭議。
㈣爰聲明：駁回原告之訴及其假執行之聲請；如受不利之判決 ，願供擔保免予假執行。
四、兩造不爭執下列事實（參本院卷第113 頁之言詞辯論筆錄） ：
㈠原告於94年5 月26日申請註冊系爭商標，商標圖樣、註冊號 數及指定使用商品如附圖2 所示，專用期間自94年12月16日 起至104年12月15日止。
㈡被告有於其生產、販賣之海苔醬罐頭外包裝上使用如附圖3 所示之圖案。
五、得心證之理由：
㈠原告主張著作權受侵害部分：
⒈原告主張其為系爭著作之著作財產權人乙節，為被告所否 認，辯稱：伊於66年間向蔡0000學習製作海苔醬的技術， 並向蔡0000購買其先父遺留之新0000工廠設備、材料及沿
用該工廠之海苔醬娃娃圖迄接獲原告寄發之存證信函為止 ；該娃娃圖是蔡0000父親於58至60年成立新0000工廠時即 使用，不可能是仿冒原告自行設計之圖案，原告無法證明 系爭著作為64年間楊茂盛委託日本人設計等語。則原告自 應就其為系爭著作之著作財產權人此一有利於己之積極事 實負舉證責任。
⒉原告主張系爭著作乃其法定代理人楊茂盛於64年間引進日 本海苔醬到臺灣時，委請日本人代為設計以用於海苔醬瓶 標，故楊茂盛為著作權人，嗣楊茂盛將著作財產權轉讓予 原告等情，固據提出64年輸入許可證更改申請書（原證3 ，本院卷第14頁）、78年委託0000紙品印刷有限公司印製 之海苔醬瓶標（原證4 ，本院卷第15頁）、78年國稅局驗 證之記帳帳冊（原證5 ，本院卷第16至21頁）、84年包裝 標籤紙及出口報單（原證6 ，本院卷第22至26頁）、原稿 影本（本院卷第136 至137 頁）等件為證。惟查，原證3 輸入許可證更改申請書僅能證明64年間有輸入日本海苔製 品之事實，無從證明系爭著作彼時即已創作完成及著作人 為誰；原證4 及原證6 瓶標及照片並未記載日期及著作人 ；原證5 帳冊亦未載明瓶標圖樣及著作人；上揭原稿同未 有創作日期及著作人之記載，甚至其中女娃娃圖（本院卷 第166 頁）與系爭著作中之女娃娃圖（本院卷第12頁）並 不相同，顯然系爭著作中之女娃娃圖並非如原告主張係於 64年間由楊茂盛委託日本人所創作者，則其創作日期及著 作人亦有未明。況縱認系爭著作確係楊茂盛於64年間委請 日本人所創作，既然創作著作之著作人非楊茂盛，原告復 未能證明依法律規定或依契約約定由楊茂盛取得著作財產 權，是亦無從遽認楊茂盛確已取得系爭著作之著作財產權 。從而，原告既未能證明楊茂盛曾擁有系爭著作之著作財 產權，則其自無從由楊茂盛受讓該權利而成為系爭著作之 著作財產權人，因此，原告主張被告侵害其著作財產權云 云，即非可採。
㈡原告主張商標權受侵害部分：
⒈查商標法雖於100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日 施行，惟本件原告主張被告侵害系爭商標權之時間為新修 正商標法施行前，是以系爭商標權是否受到侵害，應以當 時有效之92年5 月28日修正公布之商標法（下稱修正前商 標法）為法規依據，合先敘明。
⒉按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標 於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所 拘束，修正前商標法第30條第1 項第3 款定有明文。查系
爭商標乃於94年5 月26日申請註冊，有經濟部智慧財產局 商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細在卷可稽（本院卷 第27至28頁）；而被告抗辯其於系爭商標申請註冊前即已 善意使用被控娃娃圖於海苔醬商品等語，業據提出0000公 司印刷證明資料等件為證（本院卷第74至75頁），顯示新 光公司確曾於92、93年間為被告印製與被控娃娃圖極為近 似之娃娃圖瓶標；原告提出之原證4 及原證6 之瓶標與照 片，均無從認定其印刷及使用日期，是難認原告於92、93 年以前已使用系爭商標，且同業對原告使用之系爭商標已 有相當認識，從而，要難謂被告非善意使用。綜上，被告 抗辯其於系爭商標申請註冊前即已善意使用被控娃娃圖於 海苔醬商品等語，應非子虛，揆諸前揭法條，被告於海苔 醬商品使用被控娃娃圖，不受原告商標權效力所拘束，是 原告亦不得主張被告侵害其商標權。
㈢綜上，原告未能證明其為系爭著作之著作財產權人，又被告 在系爭商標註冊申請日前，已善意使用被控娃娃圖於同一商 品，而不受原告商標權之效力所拘束，從而，原告主張被告 侵害其著作權及商標權，請求如其前揭聲明所示，為無理由 ，應予駁回。原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所附 麗，不應准許。至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經 本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳 予論述之必要，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴 訟法第78條。
中 華 民 國 102 年 7 月 19 日 智慧財產法院第一庭
法 官 歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 102 年 7 月 22 日 書記官 葉倩如
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