侵害專利權有關財產權爭議等
智慧財產法院(民事),民專上字,101年度,31號
IPCV,101,民專上,31,20130524,1

智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第31號
上 訴 人　天鈺科技股份有限公司
法定代理人　林永杰　　　
訴訟代理人　徐履冰律師
　范嘉倩律師
　陳威霖律師
被 上訴 人 美商茂力科技股份有限公司（Monolithic Power
法定代理人　王素雯　　　
訴訟代理人　范曉玲律師
　呂紹凡律師
　黃惠敏律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華
民國101 年6 月14日本院99年度民專訴字第59號第一審判決提起
上訴，本院於中華民國102 年4 月25日言詞辯論終結，判決如下
：
主 文
原判決廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權： ㈠按國際私法上關於國際管轄權之決定，係依各國司法實務之 發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原 則而定。本件被上訴人係依美國法律設立之外國法人，具有 涉外因素，為涉外民事事件。又中華民國涉外民事法律適用 法雖於民國100 年5 月26日修正施行，惟無論修正前後之涉 外民事法律適用法均無關於國際管轄權之規定，而依據修正 前第30條及修正後第1 條之規定：「涉外民事，本法未規定 者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理」。 次按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內 國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規 定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法 律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際 管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台 上字第2259號判決意旨參照）。故中華民國法院對本件有無 國際管轄權之認定，應類推適用中華民國民事訴訟法之規定 。
㈡復按涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實



為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法 上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依 涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第 22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」 法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法 院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179 號民事判決參照）。再者，管轄權之有無，固應依原告主張 之事實為據，然管轄權之有無，為受訴法院應依職權調查之 事項，與當事人之請求是否成立無涉（最高法院98年台抗字 第709 號判決意旨參照）。依法理，此於國際管轄權之認定 上，亦應類推適用。再按訴訟，由被告住所地之法院管轄； 被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄 ；訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法 院管轄；民事訴訟法第1 條第1 項定有明文。對於私法人或 其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業 所所在地之法院管轄，同法第2 條第2 項亦有明文。又因侵 權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為同法第15條第1 項所明定。本件被上訴人主張訴外人宣鈦科技股份有限公司 （下稱宣鈦公司）與上訴人合併前及合併後之上訴人均侵害 被上訴人之專利權，而原審被告高金榮於侵害當時為訴外人 宣鈦公司之負責人，且訴外人宣鈦公司及上訴人之主事務所 或住居所均在中華民國境內，揆諸前開說明及規定，中華民 國法院就本件涉外事件有國際管轄權。另依專利法所生之第 一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產 案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條復有 明文。是本院對本件涉外事件有管轄權。又關於由侵權行為 而生之債，依侵權行為地法，修正前涉外民事法律適用法第 9 條第1 項本文定有明文。而以智慧財產為標的之權利，依 該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1 項亦定有明文。準此，本件涉外事件之準據法，無論依修正 前後之涉外民事法律適用法之規定，均應依中華民國之法律 。
二、另按被上訴人於起訴時，原以訴外人宣鈦公司為被告，惟訴 外人宣鈦公司於原審99年5 月1 日訴訟程序進行中，與上訴 人合併，並以上訴人為存續公司，且變更法定代理人為曹治 中（見原院卷一第111 至115 頁），並經上訴人於99年6 月 7 日具狀聲明承受訴訟（見原審卷一第106 頁）。嗣上訴人 之法定代理人曹治中於100 年2 月21日變更為邱淑慧（見原 審卷三第95至98頁），經上訴人於100 年3 月1 日具狀聲明 承受訴訟（見原審卷一第93頁），原審經核亦無不合，爰予



准許，應屬洽當。
三、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求 之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者、不 甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第1 項第2 、3 、7 款分別定有明文。本件被上訴人 於起訴聲明：㈠上訴人等不得製造、為販賣之要約、販賣、 使用或為上述目的而進口「TA2154」之非同步降壓直流／直 流轉換器產品及其他侵害中華民國第I299935 號發明專利（ 下稱系爭專利）之產品。㈡上訴人等應將已製造、為販賣之 要約、販賣、使用或為上述目的而進口之「TA2154」之非同 步降壓直流／直流轉換器產品及其他侵害系爭專利之產品全 數回收並銷燬或為其他必要之處置。㈢上訴人等應連帶給付 原告新台幣（下同）180 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈣被上訴人願供擔保 ，請准宣告假執行。嗣被上訴人於100 年4 月8 日向原審具 狀擴張訴之聲明第1 、2 項為「TA2154」產品，並及於「FR 9758」、「FR9706」產品，復於100 年4 月19日再次向原審 具狀擴張訴之聲明第1 、2 項及於「FP6340」產品，經原審 核其均屬擴張應受判決事項之聲明，雖上訴人於原審不同意 被上訴人上開追加部分，然因不甚礙上訴人之防禦及訴訟之 終結，且請求之基礎事實亦屬同一，爰予以准許，亦屬允洽 。
貳、實體部分：
一、兩造之聲明及陳述如下：
㈠被上訴人於原審起訴主張：
⒈被上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自97年8 月11 日起至114 年12月27日止。訴外人宣鈦公司與上訴人合併前 ，係以有線、無線通信機械器材製造業、電子零組件製造業 、電腦及其周邊設備製造業、電信器材批發、零售業等為營 業項目，而原審被告高金榮則係訴外人宣鈦公司之負責人。 詎被上訴人於99年初發現上訴人所生產型號TA2154產品（下 稱系爭TA2154產品）涉嫌侵害系爭專利申請專利範圍第1 項 ，經送鑑定分析，由系爭專利申請專利範圍第1 項各技術特 徵與系爭產品規格書進行比對後，可知系爭產品已落入申請 專利範圍第1 項，又本件無逆均等論之適用，是系爭產品構 成對系爭專利之侵害。又上訴人乃系爭專利所屬技術領域之 專業廠商，自知悉系爭專利之存在，故被上訴人是否未加附 加標示，並不影響被上訴人得依專利法第79條規定，請求損 害賠償。
⒉有關專利有效性部分：




⑴引證1 係美國維吉尼亞理工大學之碩士論文，僅於論文內之 指導教授簽名頁出現西元2004年4 月26日之日期，然該日期 充其量僅為論文審查之日期，且其內並無三位指導教授之簽 名，自無法證明其已於2004年4 月26日公開。又上訴人係由 網路資源檢索引證1 之資料，其固定資源位置URL 係2006年 7 月10日始公開，顯晚於系爭專利之優先權日，足證引證1 並非系爭專利之先前技術。且亦不能排除引證1 之作者有可 能將論文申請延後公開，以預留申請專利之空間之可能。系 爭專利所欲解決之問題在於減小振鈴電流，惟引證1 至引證 6 均與系爭專利所欲解決之問題並無關連，自不得作為進步 性組合之先前技術。又況上訴人係以引證案之圖示與系爭專 利之第5 圖進行比對，而非與申請專利範圍之文字進行比對 ，其比對方式顯有錯誤，無法證明系爭專利不具可專利性。 ⑵引證1 或引證4 均未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「 可控制電阻器為可變以最小化振鈴之振幅及趨穩時間」要件 ，無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。又引 證2 與引證3 之組合，無法完成系爭專利申請專利範圍第1 項之「可控制電阻器為可變以最小化振鈴之振幅及趨穩時間 」要件，自無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項之不具進 步性。
⑶引證1 之二極體為開關之寄生二極體（body diode），並非 系爭專利申請專利範圍第1 項揭示實體存在之整流器，且寄 生二極體無法承受非同步轉換器運作下的電感電流量，自不 得任意比擬。又引證3 無從證明系爭專利申請專利範圍第1 項有無效之原因。而引證4 雖記載「November 2004 」，然 無任何資料可證明引證4 產品規格書係於2004年11月公開發 行並向公眾公開散布，又引證4 所揭露之電路結構與閘極波 形圖無法得出電感電流必有電流大於0 區與電流小於0 區， 電晶體之電阻值係依電流公式所決定，足證引證4 並未揭露 系爭專利揭示「可控制電阻器為可變」之技術特徵。 ⑷由引證5 說明書第6 頁及引證6 說明書第4 欄第31至33行之 內容可知，引證5 與引證6 之元件符號，並非系爭專利申請 專利範圍第1 項之整流器。又引證5 揭示電感器之能量係經 由第2 開關元件釋出，故引證5 之電晶體始為整流器，且因 引證5 為同步轉換器，對於熟悉本發明技術領域者可知引證 5 之電晶體始為整流器。又引證6 之下開關始為整流器，且 因引證6 為同步轉換器，對於熟悉本發明技術領域者可知引 證6 之下開關始為整流器。
⑸上訴人主張引證4 所示訴外人立錡科技股份有限公司（下稱 立錡公司）網頁有「RT9214規格書」供人公開下載，其為「



November2004」之規格書，惟被上訴人經訴外人立錡公司之 網頁以「RT9214」搜尋該產品後，發現網頁上供人下載之「 RT9214」規格書記載之日期為「March 2011」，是上訴人所 主張之日期實屬可議，且該「RT9214」規格書或其產品，均 未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「可控制電阻器為可 變以最小化振鈴之振幅及趨穩時間」要件，無法證明系爭專 利申請專利範圍第1 項不具新穎性或進步性。
⒊有關量測機關所提供之量測報告部分：
⑴測量結果顯示「當SW為OFF 時，該可控制電阻器為可變」， 足證系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義。 又系爭產品在不含整流器之情況下，多產生燒毀或不穩之狀 態，顯無法依據規格書之教示而操作。況非同步轉換器必須 使用整流器為習知技術，上訴人主張系爭非同步轉換器可在 不含整流器的環境下使用，顯非可採。
⑵系爭產品並非通用品或具有重要、非侵權用途之商品，依測 試報告已顯示系爭產品在不含整流器之情況下，多產生燒毀 或不穩之狀態，顯無法依據規格書之教示而操作，不論將系 爭產品單獨使用，或將系爭產品使用於輕載250 毫安培之情 況，皆屬不合理之操作狀況，且系爭產品實非通用品或具有 重要、非侵權用途之商品。又系爭產品規格書明確教示交易 相對人應與整流器配合使用，足見系爭產品無法單獨使用。 況依目前文獻在介紹非同步轉換器時，整流器都是基本組成 單元之一，缺少即不可運作。至上訴人引用訴外人美商美信 積體產品有限公司（下稱美信公司）之MAX1733/1734同步電 壓轉換器產品，以作為不連接整流器之情況，然在輸出電流 250 mA之條件下運作，亦不足採。
⒋有關上訴人等有侵害系爭專利之行為部分：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項並未超出系爭專利說明書揭露 之內容，系爭專利說明書可支持系爭專利申請專利範圍第1 項。又上訴人乃系爭專利所屬技術領域之專業廠商，自不得 諉稱不知系爭專利之存在而抗辯其無故意或過失。又上訴人 將被上訴人視為競爭對手，並長期追蹤、剽竊被上訴人之產 品，足見其明知侵權且有意誘使、幫助相關交易相對人使用 系爭產品，甚或於經法院委外進行量測，確認系爭產品侵權 後，上訴人及其代理商至101 年2 月仍繼續販售系爭產品， 是上訴人除有專利侵權之故意外，對於其誘引、幫助或共同 侵權之行為亦有故意。
⑵系爭產品規格書第2 圖已包含申請專利範圍第1 項所載之所 有技術特徵，量測報告亦顯示已「實現專利技術效果」，而 系爭產品更是作為非同步轉換器之部分使用，已足以削減專



利權人得享有之法律上之利益而至少直接侵害原告專利法第 56條專有排他之使用權，足見系爭產品與其規格書之說明已 足以構成專利侵權。
⑶上訴人不否認其擁有系爭產品，且其網頁上仍有系爭產品之 型錄，被上訴人已證明上訴人在台灣至少有為販賣之要約系 爭產品之行為，上訴人業已自承於網路上刊登系爭產品之型 錄，亦自承提供系爭產品等之樣本，核其所為至少屬為販賣 之要約，已該當專利法第56條之侵權行為。
⑷由上訴人針對系爭產品等實體量測出波形圖可知，上訴人所 量測之物品，必然包含輸出電容器、輸出電感器、整流器等 元件（否則不可能實際測出波形圖），足見該物品本身已包 括系爭專利申請專利範圍第1 項之所有元件。上訴人縱抗辯 系爭產品不包含輸出電容器、輸出電感器、整流器等元件， 然僅表示上訴人係與他人共同侵害系爭專利，被上訴人自得 依民法第185 條及第273 條規定，對上訴人請求全部之損害 賠償責任。又上訴人自認系爭專利申請專利範圍第1 項之可 專利性在於「可控制電阻器」，而上訴人所提供之系爭產品 等乃包括「可控制電阻器」之主要部分（即系爭產品之Low- Side MOSFET ），且上訴人針對「TA2154產品實體」量測出 之波形圖，足見其直接侵害系爭專利之事實，縱認系爭產品 等不包含輸出電容器、輸出電感器、整流器等元件，上訴人 至少已對於系爭專利構成間接侵害或輔助侵害，被上訴人得 依民法第184 條第1 項後段及民法第185 條，請求上訴人負 全部之損害賠償責任。
⒌有關損害賠償之計算部分：被上訴人係以上訴人因侵害行為 所得之利益計算損害賠償額，即以上訴人財報上關於系爭產 品之營業收入計算其所得利益。又系爭產品（TA2154、FR97 06、FP6340）屬上訴人產品「電源管理IC」產品九類中之Bu ck DC/DC一類，依上訴人之公司網頁上所載Buck DC/DC產品 共有32個，以上訴人最近年報估算，單以其合併訴外人宣鈦 公司後開始計算到101 年3 月底，上訴人因侵害系爭產品之 行為所得之利益即達12,403,816元。其計算方式為：99年5 月1 日至99年12月31日間，依上訴人公司99年財報，99年1 月1 日至99年12月31日電源管理IC營業收入為608,423,000 元，以99年5 月1 日上訴人合併基準日至99年12月底共八個 月計算，其營業收入應為405,615,333 元（計算式：608,42 3,000 ×8/12=405,615,333），而100 年1 月1 日至100 年 6 月30日，依上訴人之公司100 年財報，上訴人電源管理IC 營業收入為319,199,000 元。若依100 年7 月1 日至101 年 3 月31間，推算本案一審之言詞辯論終結期日，以上開兩段



期間之平均月營收，計算100 年7 月1 日至101 年3月31日 計9 個月之營收，（計算式：405,615,333+319,199,000 ） ×9/14＝465,952,071 元，合計1,190,766,404 元。再以九 類、32種來平均，系爭產品之營業收入約為12,403 ,816 元 （計算式：1,190,766,404/9/32×3 ＝12,403,816元）。依 專利法第85條第1 項第2 款後段，於上訴人不能就其成本或 必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，被 上訴人得以銷售系爭產品（TA2154、FR9706、FP6340）全部 收入12, 403,816 元計算損害，又上訴人明知侵權仍持續在 市面上銷售相關產品，被上訴人尚得請求前開損害額三倍， 即37,211,448元。被上訴人僅為180 萬元之損害賠償請求， 實屬適當。
⒍原審被告高金榮為訴外人宣鈦公司之負責人，依公司法第23 條第2 項，應對上訴人之行為負連帶賠償責任。上訴人既侵 害被上訴人之專利權，被上訴人自得依專利法第84條第1 項 後段之規定，請求上訴人排除及防止侵害，並依同法條第3 項規定，將侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具 回收並銷毀或為其他必要之處置。
⒎爰聲明請求：⑴上訴人等不得製造、為販賣之要約、販賣、 使用或為上述目的而進口型號為「TA2154」、「FR9758」、 「FR9706」、「FP6340」之產品及其他侵害系爭專利之產品 。⑵上訴人等應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為 上述目的而進口型號為「TA2154 」、「FR9758」、「FR970 6 」、「FP6340」之產品及其他侵害系爭專利之產品全數回 收並銷燬或為其他必要之處置。⑶上訴人等應連帶給付被上 訴人180 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週 年利率5%計算之利息。⑷被上訴人願供擔保，請准宣告假執 行。
㈡上訴人則以：
⒈原審認為上訴人縱有販賣系爭產品或就其為販賣之要約，亦 不構成對系爭專利申請專利範圍第1 項之侵害，竟又論上訴 人以民法第184 條第1 項之侵權行為以及第185 條第2 項規 定之造意、幫助共同侵權行為責任，其認事用法顯屬違誤。 ⒉系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，原審於比對引證 文件時，與比對系爭產品時，判斷標準前後不一，有判決理 由矛盾之違法。
⒊原審於比對系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第1 項 所述之「可控制可變電阻器」時，其判斷理由與所界定之系 爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵前後牴觸，自屬判決 理由矛盾之不當。




⒋原審於判斷引證文件不具備系爭專利請求項1 所述「可控制 可變電阻器」之理由，與其所界定系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵前後牴觸，自屬判決理由矛盾之不當。 ⒌原審認為系爭專利申請專利範圍第1 項可受專利說明書支持 之結論，與系爭專利說明書所闡明之手段功效完全相反，自 屬判決理由矛盾之不當。
⒍原審對於上訴人有關系爭產品加上輸出電容、輸出電感、整 流器等之組合係利用前案技術之主張，完全未予審酌，亦未 說明何以不採信上訴人主張，顯有判決不備理由之違法。 ⒎系爭專利申請專利範圍第1 項未敘明解決問題不可或缺之必 要技術特徵，其解決問題之效果亦難以確定，且無法為系爭 專利之說明與圖示所支持，顯然違反專利法第26條第2 項、 第3 項規定，應屬無效之專利。又系爭產品中下開關電晶體 之控制方式，非用以達成如同系爭專利申請專利範圍第1 項 所謂「最小化振鈴之振幅及趨穩時間」之目的與功效。 ⒏原審認為系爭產品所量測之電阻圖形因具有「拋物線」，即 屬於可變電阻，顯與業界習知之量測常識相互矛盾，自不足 採信。又原審推論下開關之Vgs 必有改變，乃使下開關之電 阻值產生「拋物線」變化，以此判定被控產品下開關為「可 控制可變電阻」，其推斷顯與被控產品下開關之Vgs 實際控 制信號不符合，自屬不當。
⒐有關系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性與進步性部分 ：
⑴法院應准許引證7 之提出，且引證7 可證明系爭專利申請專 利範圍第1 項不具新穎性部分：
①引證7 係美國第6747441 號專利「Non-synchronous switch ing regulator with improved output regulation at light or low loads」，其公告日為93年8 月8 日，早於系 爭專利之優先權日即93年12月28日，為適格之前案技術，其 與習知電學知識、引證5 之結合等，屬於補充第一審已提出 之攻防方法，且涉及系爭專利是否具應撤銷原因之重要爭點 ，依鈞院99年度民專上更㈠字第1 號判決意旨，應予准許之 。
②系爭專利所欲解決之技術問題，參酌系爭專利第1A圖暨1C圖 可知，當第1A圖電路於輕負載情況下，如果上開關SW關閉後 （即第1C圖中控制上開關SW之電壓VI為低電位）而使電感電 流IL由最高值逐漸下降，最後發生電感電流變為零並持續一 段時間，此時即所謂電感電流「不連續」現象，並於電感電 流變為零之後，在上開關SW與整流器D 交接處之電壓值( 亦 即VD) 產生非預期高頻振盪振鈴（即第1C圖中圓圈標示處）



，此種高頻振盪振鈴容易產生電磁干擾。為解決上述問題， 系爭專利申請專利範圍第1 項係於上述第1A圖中整流器D 或 主開關SW旁邊，並聯一個可變電阻RD（參系爭專利第4 圖詳 下），並且控制可變電阻使得：①當主開關SW為ON時，RD係 為無限大（開放電路）；②當主開關SW為OFF 時，該可控制 電阻器為可變以最小化振鈴之振幅及趨穩時間。 ③引證7 與習知電學知識之結合，可證明專利申請專利範圍第 1 項不具進步性：由引證7 說明書第1 欄第64行至第2 欄第 28行之說明，並參諸第1 圖之非同步降壓轉換器電路可知， 引證7 與系爭專利所要解決之技術問題相同。又引證7 與系 爭專利要解決之問題以及解決問題之技術方案、達成之功效 等，兩者實質相同，唯一差異僅在於引證7 利用一MOSFET 下開關與整流器並聯，系爭專利申請專利範圍第1 項則係利 用一可變電阻與整流器並聯。原審認為就技術領域中通常知 識者所知悉之基本電學，一般電晶體導通時之電阻RDS 本可 經由控制閘極電壓（VGS ）或源汲極間電壓（VDS ）而改變 ，並因此認定被控產品之下開關電晶體為一可控制可變電阻 。而引證7 於T2至T4區間（上開關為OFF ），MOSFET下開關 之Vds 電壓有明顯變化，依原審相同邏輯，MOSFET下開關即 為一可控制可變電阻器。是引證7 與該技術領域中通常知識 者所知悉基本電學之結合，已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所述之可控制可變電阻器，並解決振鈴之問題，自可證 明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
④引證7 與引證5 之結合，可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：在該技術領域中之通常知識者，藉由引證5 第2圖 與第3 圖即可得知，習知電壓轉換器於上開關關閉時 ，下開關之電阻值為可控制可變，故可輕易結合引證5 與引 證7， 使引證7 第4 圖與第5 圖之MOSFET下開關與整流器並 聯，於T2至T4區間上開關為OFF ，MOSFET下開關導通時，其 電阻係可控制可變，與系爭專利申請專利範圍第1 項之可控 制可變電阻完全相同，並解決振鈴之問題，故引證7 與引證 5 之結合，可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性 。
⑤引證7 第5 圖明白指出，引證7 第4 圖中下開關之Vds 電壓 有明顯變化，因此為可控制可變電阻；被上訴人卻仍辯稱下 開關之Vds 電壓為固定，顯與事實不符。
⑵引證5 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性與進 步性：
①引證5 圖2 與系爭產品之應用電路簡化圖完全一致，引證5 圖2 中第2 開關對應系爭專利申請專利範圍第1 項要件，是



以引證5 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「控制該可 控制電阻器使得：當SW為ON時，該可控制電阻器實質很大； 及當SW為OFF 時，該可控制電阻器為可變」要件。 ②引證5 雖然未直接說明圖2 之電路是否可以消除振鈴，然其 係加入一可控制可變電阻（即電晶體下開關66）與整流二極 體、電容等並聯，故在其所屬技術領域中具有通常知識者， 均可無歧異得知加入此可控制可變電阻可以改變阻尼值，且 於第1 開關關閉區間，第2 開關之電阻值由實質很大而變小 ，因而產生較大阻尼，故第2 開關當然屬於可控制可變電阻 進而消除振鈴，足見引證5 實質上單獨隱含或整體隱含與系 爭專利發明相對應之技術特徵，已揭露系爭專利申請專利範 圍第1 項之全部技術特徵，即可證明系爭專利申請專利範圍 第1 項不具新穎性。
③縱鈞院認為引證5 未直接表明於第1 開關關閉區間，第2 開 關之電阻值由實質很大而變小，進而消除振鈴，然所屬技術 領域中具有通常知識者均可知悉引證5 第2 圖中，與整流二 極體並聯之第2 開關之電阻值由實質很大而變小，當然可以 使阻尼值變大，進而消除振鈴，是所屬技術領域中具有通常 知識者，均可基於引證5 獲得與系爭專利相同之技術啟示， 足見引證5 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性 。
⑶引證6 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性與進 步性：
①引證6 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「控制該可控 制電阻器使得：當SW為ON時，該可控制電阻器實質很大；及 當SW為OFF 時，該可控制電阻器為可變」要件。只要加入一 電阻與電容、電感元件等連接，就會改變阻尼值，便可以改 變振鈴之狀況；另參考系爭專利第1A圖與第4 圖，亦可發現 加入一可變電阻與二極體D 並聯，就會改變阻尼值，便可以 改變振鈴之狀況。
②引證6 雖未直接說明圖1 之電路是否可以消除振鈴，然其係 加入一可控制可變電阻（即下開關G ）與整流二極體D 、電 容C 等並聯，故在其所屬技術領域中具有通常知識者，均可 無歧異得知加入此可控制可變電阻（即下開關G ）可以改變 阻尼值，且於上開關E 區間，下開關G 之電阻值由實質很大 而變小，進而產生較大阻尼，故下開關G 當然屬於可控制可 變電阻進而消除振鈴，亦即能直接且無歧異得知引證6 實質 上單獨隱含或整體隱含與系爭專利發明相對應的技術特徵。 引證6 已揭露系爭專利請求項1 之全部技術特徵，足見系爭 專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。




③縱鈞院認為引證6 未直接表明於於上開關E （OFF ）區間， 下開關G 之電阻值由實質很大而變小，進而消除振鈴。然而 ，所屬技術領域中具有通常知識者均可知悉引證6 圖1 中， 與整流二極體D 並聯之下開關G 之電阻值由實質很大而變小 ，當然可以使阻尼值變大，進而消除振鈴，是所屬技術領域 中具有通常知識者，均可基於引證6 獲得與系爭專利相同之 技術啟示，足見引證6 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性。
⑷引證7 、引證5 與習知電學知識之結合，可證明系爭專利申 請專利範圍第1 項不具進步性：
⑴結合引證5 、引證7 與習知電學知識，已完全揭露系爭專利 申請專利範圍第1 項要件F 之「其中控制該可控制電阻器使 得：當SW為ON時，該可控制電阻器實質很大（開放電路）； 及當SW為OFF 時，該可控制電阻器為可變以最小化振鈴之振 幅及趨穩時間」內容，並且揭露於振鈴發生之時間點T3時電 晶體下開關66之電阻值較小以產生較大阻尼，進而消除振鈴 之特徵，是三者之結合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性。
⒑有關系爭專利申請專利範圍第1 項違反專利法第26條第3 項 規定，應予撤銷部分：
⑴系爭專利之技術特徵，主要係於振鈴發生時控制可變電阻產 生較小之電阻值以增加阻尼系數，進而最小化振鈴（即避免 產生欠阻尼現象）。又系爭專利申請專利範圍第1 項係要解 決第1C圖之振鈴問題，即當上方開關SW關閉OFF 且間整流器 D 關閉後（即電感電流IL之運作也到達零之後）所發生之振 鈴，該振鈴並非於上方開關SW關閉之同時隨即發生。 ⑵由系爭專利說明書所載明之技術方案與實施例可知，其中第 1 至7 實施例，均係為了解決系爭專利第1C圖之非預期高頻 振盪振鈴，均是於流經電感電流IL到達零之後（如有整流器 D ，即整流器D 關閉後），才控制可變電阻RD、控制半導體 開關SW1/SW2 變為線性狀態、或者控制電流源Id等，來達成 最小化振鈴振幅與趨穩時間之目的，足見系爭專利所有實際 實施例揭露內容並未揭露「於上方開關SW關閉後且電感電流 IL到達零之前，控制可變電阻RD、半導體開關SW1/SW2 、或 者電流源Id。而第8 至9 實施例僅是示意圖而未說明如何利 用回授訊號來控制三態功率裝置，亦未說明如何控制三態功 率裝置達成最小化雜訊及功率損失。又第1 至9 實施例有任 何隱含解決系爭專利第1B圖之非預期高頻振盪振鈴，因為第 1B圖之振鈴係發生於上方開關SW開啟ON時，第1 至9 實施例 亦未揭露「於上方開關SW關閉後且電感電流IL到達零之前，



控制可變電阻RD」以解決振鈴之技術。然系爭專利申請專利 範圍第1 項最末段文義卻記載「當SW為ON時，該可控制電阻 器實質上很大；及當SW為OFF 時，該可控制電阻器為可變以 最小化振鈴之振幅及趨穩時間。」，其中SW是上方開關，即 連接第一輸入電壓埠與輸出電感器之開關，其包含「上方開 關SW關閉後而流經電感電流IL到達零之前，可控制電阻器為 可變」之狀態，但在上方開關SW關閉後而流經電感電流IL到 達零之前，根本不會發生上述非預期之高頻振盪振鈴。是系 爭專利申請專利範圍第1 項未述明解決問題不可或缺之必要 技術特徵，已違反專利法施行細則第18條第2 項及專利法第 26條第4 項規定，應予撤銷。
⒒被控產品本身並不包含系爭專利申請專利範圍第1 項中之輸 出電容、輸出電感、整流器等要件，依據全要件原則不會侵 害系爭專利申請專利範圍第1 項。又依照系爭產品規格書之 應用電路圖，將被控產品與其他元件組合成之電路，因不滿 足全要件原則亦不會侵害系爭專利申請專利範圍第1 項。而 系爭產品規格書之應用電路圖與既有前案技術相同，故將被 控產品與其他元件組合成之電路，不會侵害系爭專利申請專 利範圍第1 項。
⒓有關上訴人製造、銷售被控產品並不合致民法第185 條第2 項規定部分：依最高法院57年台上字第2357號、57年台上字 第2801號判例、98年台上字第1790號、92年度台上字第1593 號民事判決意旨等，上訴人製造、銷售被控產品及提供產品 規格書等行為，並不合致民法第185 條第1 項規定，而無須 負共同侵權行為責任。縱認上訴人曾依照規格書所檢附之應 用電路圖進行組合並量測實驗數據，此部分行為係為確認規 格書所檢附應用電路圖是否可以正常運作，故僅僅屬於設計 行為，依最高法院95年台抗字第463 號判決明顯不屬專利法 排除之「製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口」等行為 ，當不受系爭專利權之拘束故無侵權之可能。是以，上訴人 為確認規格書所檢附應用電路圖是否可以正常運作而進行之 量測行為，自然不屬於加害行為而不合致民法第185 條第1 項共同不法侵害他人權利。
⒔爰上訴聲明：⑴原判決廢棄。⑵被上訴人於第一審之訴及假 執行聲請應予駁回。⑶第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔 。⑷如受不利益判決，上訴人願供擔保，請准宣告免假執行 。
㈢被上訴人於本院答辯則以：
⒈有關上訴人已直接侵害專利法第56條專有排除他人未經同意 而「製造」及「使用」之權部分：




⑴上訴人爭執原審判決認定「販賣」或「為販賣之要約」不構 成系爭專利第1 項範圍，從而上訴人理當無構成其他侵權行 為之可能，惟依專利侵害鑑定要點第8 頁規定，上訴人之行 為是否侵害各行為態樣，本應依具體情況分別獨立判斷，並 不因上訴人單一侵權行為未構成，即可全面脫免其他侵權責 任，縱使原審判決認「販賣」或「為販賣之要約」不構成侵 害系爭專利第1 項範圍之事實，亦不影響上訴人之侵權行為 是否侵害被上訴人之「製造」或「使用」權之認定，上訴人 之主張顯不可採。況系爭規格書記載顯示，上訴人確實曾依 規格書內容連同「系爭產品」組成測試板。
⑵系爭產品確已落入申請專利範圍第1 項之文義，而侵害被上 訴人專利法第56條規定之專利權。被上訴人以「上訴人因侵 害行為所得之利益」計算作為損害賠償額，該數額已遠超過 被上訴人所請求之新台幣180 萬，原審依民事訴訟法第222 條第2 項規定，審酌一切情況依所得心證定上訴人損害賠償 180 萬元，並無違誤。
⒉有關上訴人及其交易相對人共同不法侵害系爭專利部分： ⑴上訴人主張依上證1 號及上證2 號之民事判決，倘經評價其 主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利 權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令