智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第52號
原 告 陳秋明
訴訟代理人 鄭勵堅律師（兼送達代收人）
李佳玲律師
複代理人 黃泓勝律師
被 告 台灣森本生物科技開發股份有限公司
法定代理人 李森彬
訴訟代理人 楊祺雄律師（兼送達代收人）
廖嘉成律師
複代理人 李維峻律師
上列當事人間專利權回復名譽事件，本院於101 年12月26日言詞
辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法 第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定 有明文。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一 審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明 。
㈡原告原訴之聲明第1 項為「被告應於中華民國發明專利『分 離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物 與衍生物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN AND DERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME』申請案（申請號： 000000000 ，公開號：000000000 ），表示原告為發明人」 ，嗣於民國101 年10月4 日以民事準備書狀更正訴之聲明第 1 項為「被告應於中華民國發明專利『分離自藤黃樹脂的化 合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組 成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN AND DERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME 』申請案（申請號：000000000 ，公 開號：000000000 ），表示原告為共同發明人，核僅屬聲明
之補充、更正，非為訴之變更或追加，自應予准許。二、原告起訴主張：
㈠原告係國立清華大學化學系榮譽退休教授，專長於有機化學 及天然物化學，於91年間接受被告公司法定代理人丙○○董 事長邀請，由被告公司出資，由原告貢獻所長，進行生技製 藥領域之研究開發。在被告公司的藤黃樹脂研究開發計畫中 ，原告本於專業先後取得I282280 專利（下稱前專利）與發 明申請案（申請號：000000000 ，公開號：000000000 ）「 分離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合 物與衍生物的藥學組成物」（下稱系爭發明）如其申請專利 範圍所示之成果。原告在99年3 月離職前，系爭發明申請專 利範圍早已研發完畢，系爭發明申請書亦已接近最後定稿階 段，系爭發明申請專利範圍主要可分為兩個部分，一為自 TSB-14中揭示18個新穎化合物，另一則為自TSB-14中揭示藥 學組合物，而其中所揭示藥學組合物的部分亦主要係建立在 18個新穎化合物上，而可以肯定其新穎性。原告在被告公司 的藤黃樹脂研究開發計畫中所從事之工作均無不同，在前專 利中成功揭示新穎化合物即福木黃色素A ，在系爭發明中更 成功揭示18個新穎化合物，為原告研究生涯晚近一大里程碑 ，於前專利中原告固經列為共同發明人，惟系爭發明卻無， 原告於系爭發明揭示新穎化合物，完成結構分析使之能與已 知化合物有所區隔，被告卻否認原告為共同發明人，爰提起 本件訴訟。
㈡原告為系爭發明之共同發明人：
⒈系爭發明與前專利之申請專利範圍中揭示新穎化合物部分 ，首要以及必要欲解決之問題即為化合物結構分析之問題 ，得出化學結構式才能進而判斷與已知化合物有所區隔而 具有新穎性，系爭發明與前專利所揭示之新穎化合物係由 原告獨自進行結構分析得到化合物之結構，進而判斷與已 知化合物有所區隔而具有新穎性。
⒉原告協助被告公司研發實驗室通過財團法人全國認證基金 會ISO17025實驗室認證，原告任職時並列名為被告公司研 發實驗室計劃主持人，原告提出為擬定該研發實驗室之作 業標準書、測試標準書等而製作之草稿文件。又依證人己 ○○證稱，「只要我們提出問題來，這兩位都會提出解答 和方向，甲○○的是實驗的方向，丙○○是如果有需要經 費的部分，也會尋求丙○○的解決。」，且系爭發明分析 級、半製備級RP-HPLC 所使用之分析管柱亦係由原告所決 定，可證原告確實協助被告公司解決TSB-14洗提、分離、 純化等實驗過程中，所遭遇之相關問題。
⒊系爭發明所揭示之藥學組合物，其應如何將TSB-14依其性 質分離以委外進行藥理試驗係由原告所決定，系爭發明與 前專利委外進行藥理試驗時，係由原告與委外廠商溝通、 討論。又汎球公司相關報告所提供之文獻資料僅更新至92 年，就系爭發明申請專利而言，有所不足，經由原告協助 更新文獻資料至99年間，方能確立汎球公司試驗酵素與特 定腫瘤／癌症之相關作用機制，也才能在申請專利範圍第 7 、8 項中揭示系爭發明藥學組合物可應用之特定腫瘤／ 癌症。
⒋系爭發明在我國申請專利時，委請專利事務所辦理申請專 利時，專利事務所即聖島國際專利商標事務所（下稱聖島 事務所）人員須仰賴發明人提供之資料以進行專利申請案 之整理，不論系爭發明或是前專利，聖島事務所人員均仰 賴原告所提供之資料進行整理，依聖島事務所提供之97年 12月18日會議討論紀要所載，關於系爭發明之技術特徵、 實驗結果、系爭發明說明書之編寫，或是前專利在國外申 請專利時之答辯等均為原告報告或原告提供之資料進行整 理。
⒌98年1 月間，前專利中所揭示之新穎化合物福木黃色素A （formoxanthone A ），系爭發明中所揭示之新穎化合物 福木黃色素B （formoxanthone B ）及福木黃色素C （ formoxanthone C ），因與泰國教授Prof.Karalai所命名 之新穎化合物同名，由原告去信泰國教授Prof. Karalai 協商解決方案，嗣泰國教授Prof. Karalai 回信予原告同 意將其使用formoxanthone A 、formoxanthone B 及 formoxanthone C 之化合物予以更名。前專利和系爭發明 中所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及中、英文、IU PAC 名稱之命名等工作，皆由原告負責完成，原告為前專 利和系爭發明之實際進行研究發明之人，無庸置疑。 ㈢爰聲明：被告應於中華民國發明專利「分離自藤黃樹脂的化 合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組 成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN AND DERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME 」申請案（申請號：000000000 ，公 開號：000000000 ），表示原告為共同發明人。三、被告則抗辯以：
㈠發明人必須是對於發明之「構想」有所貢獻，反之，如僅係 為依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸 實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工 作，而無任何量或質之創作貢獻，該實施之人並非發明人。
㈡系爭發明之發明經過及申請流程：
系爭發明化合物及申請專利範圍各項之申請流程，先於被告 公司桃園實驗室將丙酮萃取產物TSB-14經由半製備級（ semipreparative ）RP-HPLC 來進行成分的分離，再送至被 告公司關西實驗室進行濃縮和純化之工作，嗣後再送回桃園 實驗室進行分析級（analytical）逆相高效能液相層析（re versed phase high performance liquid chromatography, RP-HPLC ）。如經由分析級RP-HPLC 判斷為單一化合物，即 由被告公司送至國立清華大學貴重儀器中心（下稱清大貴儀 中心）進行包括熔點、核磁共振光譜以及質譜、高解析電子 衝擊質譜、快速原子撞擊質譜以及高解析快速原子撞擊質譜 等質譜、光譜分析。分析所得之光譜數據，再委託該質譜、 光譜分析領域具有一般知識經驗之人，依據既有轉換規則、 化學知識將前開光譜數據轉換或轉譯成化學結構式。另一方 面，為申請藥學用途發明，被告並將數藤黃樹脂丙酮萃取產 物之分離部分混合物與上開萃取、純化之化合物，送至汎球 公司為藥理實驗。最終，再據此由被告委託聖島事務所撰寫 專利說明書，以向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為專利 申請。
㈢原告就系爭發明無實質貢獻：
⒈原證9 之存證信函係因原告於99年3 月18日向被告辭職後 ，原告隨即稱其應列名系爭發明之發明人，卻未舉出相關 證據以實其說，被告始以此存證信函函知原告，俾使其瞭 解權益分際，並非承認原告獨立完成系爭發明之結構解析 。原告非被告公司唯一為化合物結構解析之人。 ⒉依前揭系爭發明流程之分析，可知系爭發明之發明「構想 」是將TSB-14即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一之 化合物，以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎以及抗癌 活性，此一「構想」業已於被告送至清大貴儀中心進行相 關質譜分析前，即已由被告法定代理人丙○○先生貢獻完 成，且已為「物之完成」。縱原告有參與或完成系爭發明 化合物結構解析之工作（被告否認之），然系爭發明化合 物結構解析、分析之工作，實是列於萃取、分離、純化、 判斷為單一化合物及質譜分析等關鍵程序之後，原告僅係 單純受被告之委託，而基於被告公司員工之身分，以清大 貴儀中心之光譜數據為基礎，再依據既有轉換規則、化學 知識解釋前開光譜數據所蘊含之化學結構式矣，對於系爭 發明要無實質貢獻。被告公司員工所為化合物結構解析（ 被告否認係原告所為），皆已與發明「構想」之貢獻無關 ，而僅係為依「被告委託清大貴儀中心」設計規劃之細節
據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，換言之， 亦係從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，自無 任何量或質之創作貢獻。
⒊依據系爭發明各項申請專利範圍判斷，假使原告為系爭專 利化合物結構解析之人（被告否認之），亦非各項申請專 利範圍之發明人：
⑴系爭發明申請專利範圍第1 至3 項皆屬化合物之發明形 式，結構解析之工作對此並無實質貢獻，系爭發明化合 物係由被告使用分析級（analytical）逆相高效能液相 層析（reversed phase high performance liquid chromatography, RP-HPLC ）以及半製備級（ semipreparative ）RP-HPLC 來進行成分的分離與純化 之後，即得系爭發明申請專利範圍第1 至3 項之18 種 產物（化合物）。於被告洗提、分離、純化出該18種化 合物並確認為單一化合物之時，或至少於將該等化合物 送至清大貴儀中心完成質譜或光譜圖之時，客觀上非經 過度試驗即已可辨識出化合物結構，而得與習知化合物 之結構或性質上區隔而辨識其新穎性，結構解析之人（ 如原告）充其量僅係「再確認」化合物結構矣，並無任 何創造性行為可言。
⑵系爭專利之申請專利範圍第4 至10項所揭露所指藥學組 成物之特定用途，該第4 至10項應係「用途發明」無疑 ，而新穎產物之用途必然有新穎性，已知產物之用途如 未見於前案，亦有其新穎性，可知「用途」係可否專利 之重要問題。系爭發明中不論係抑制腫瘤／癌細胞、治 療腫瘤／癌細胞、止痛、抗發炎任一用途，皆係被告委 託汎球公司為藥理實驗後證實之用途。於系爭發明申請 流程上，化合物結構解析對於系爭發明並無實質貢獻， 且亦未見原告對系爭發明之前揭用途之貢獻進一步為說 明，自難認定原告為系爭發明之申請專利範圍第4 至10 項之發明人。
⑶就系爭發明申請專利範圍第11至12項之部分，係直接或 間接依附第4 至10項，原告就第11至12項亦未舉證其有 任何之創造行為之貢獻於內，是故，就第11至12項之新 穎性特徵部分難認原告有任何實質貢獻而應為發明人。 ⒋原告稱在不知化學結構式之情形下，如何能跟已知化合物 比對而知其為「新」云云。惟查，原告顯將被告之構想付 諸實施工作，與被告對於系爭專利發明之構想貢獻混為一 談，「結構分析工作是否困難」與「對系爭發明之構想有 無貢獻」無涉，若無被告形成系爭專利發明之「構想」，
並致力於化合物之萃取，再將前開化合物送至清大貴儀中 心完成各種質譜解析，原告如何為該化合物結構之解析？ 原告所為係在被告指示下為申請專利而付諸實施之工作， 係依他人設計規劃之細節據以實施，根據本身熟練之技術 事項而無任何創作性行為於內之工作，化合物之結構解析 並非有「創作性作為」之工作，僅係依據既有轉換規則、 化學知識與統計資料解釋光譜數據。而化合物是否為「新 」，本即為一浮動之概念，協助確認是否為「新」之人， 實係協助「再次確認」該等新化合物業已存在之新穎性、 進步性，皆非對於專利發明「構想」有所實質貢獻，自無 因「再次確認」此等工作便躍升為發明人之理。甚且化合 物之結構式，本非申請專利之必要部分，新穎化合物之申 請本得以「製法限定產物」之方式限定專利範圍，化合物 結構式於個案中可能並非申請專利之必要部分，更遑論對 於專利有何實質貢獻可言。
⒌原告非完成系爭發明藤黃樹脂丙酮萃取產物分為5 段萃取 構想之人，從原告歷次書狀中未見任何有關於原告獨立完 成前專利化合物結構解析之證據，以及任何證據證明其推 論間之關聯，難以推論出原告實係對於TSB-14之性質最為 了解之人，更無以推導出本件確係由原告決定如何將TSB- 14分離之結論。實則，TSB-14之分離，分離構想之人皆係 為被告之法定代理人丙○○先生，其實驗操作皆係於被告 之實驗室以RP-HPLC 半製備級操作得出TSB-14之洗滌圖形 ，並分別成A 至E 共5 個區段，再依照一定操作程序洗提 出TSB-14A 至TSB-14E 混合物，嗣由被告法定代理人丙○ ○先生對照被告公司前所萃取純化出之35個化合物之指紋 圖譜順序鑑定，進而確認在TSB-14A 至TSB-14E 中各混合 物含有之化合物，再由被告法定代理人丙○○先生親送汎 球公司。將TSB-14分離成5 段之系爭發明新穎性特徵，從 構想、實驗甚至迄後階段之專利申請時之數據提供，皆為 被告實驗室所決定與主導，概與原告無涉。原告率稱其為 決定TSB-14如何分離之人，顯無可採。
⒍原告亦非藥理實驗部分之委託人，對藥理實驗亦無貢獻， 藥理實驗之部分實係由被告之法定代理人丙○○先生與汎 球公司簽約。另系爭發明中不論係抑制腫瘤／癌細胞、治 療腫瘤／癌細胞、止痛、抗發炎任一用途，皆係被告委託 汎球公司為藥理實驗後證實之用途。此外，就TSB-9 （ TSB-14與紅糖以9 ：1 之比例混合）之部分，亦為丙○○ 先生代表被告親送汎球公司為藥理實驗。雖原告宣稱其對 於系爭發明所揭示之藥學組合物有貢獻部分云云。然原告
從未證明其為對TSB-14最為了解之人，當無法據此推論其 是知悉應如何依其性質分離以進行藥理實驗之人。縱原告 為最了解TSB-14之人，基此推論原告為決定如何分離進行 藥理實驗之人，顯有違論理法則及經驗法則，應無足採。 再則，原證25中所述之酵素反應機制，本即存在一定之反 應規則機制，縱認此等文件為原告所製作，原告亦僅係單 單將既有資訊彙整於表格內無疑。姑不論原證25之形式上 真正容有疑問，該證據內容亦僅為系爭發明撰寫說明書時 之內容配置與調整，概為依據聖島事務所之意見所為之回 應，核與系爭發明「構想」無關，對於系爭發明並無實質 貢獻。原告雖提出原證25，亦無法反駁汎球公司證明之事 實，即配方、劑型、製程皆係由被告所提供之事實。故， 原告並未證明其就系爭發明之藥學組合物有何實質貢獻。 ⒎退萬步言，縱認原告為系爭發明化合物結構解析之人，且 認定對於系爭發明有「些許」貢獻（被告否認之），鑒於 原告是受被告之指示與監督下，依據既有規則與化學分析 知識，並綜合清大貴儀中心各圖譜資訊為解讀或解釋，以 「忠實反映」早已呈現於圖譜上之各類資訊，並無任何創 作性或意匠於內，故非創作。此外，化合物結構解析既為 綜合清大貴儀中心各圖譜資訊為解讀或解釋之無創作性工 作，對於系爭發明之貢獻程度於「質及量」上甚小，實難 以認定原告得就此主張為發明人。綜上，依專利法第21條 之意旨，併參考前引美國判決之精神，原告主張其為系爭 發明共同發明人，自難謂合。
㈣原告並未實際參與系爭發明化合物、前專利之萃取、分離、 純化之實驗工作，亦未協助解決該等實驗中所遭遇之問題： ⒈最初於被告實驗室中所萃取出來之包含18個新穎化合物之 35種化合物，是以RP-HPLC 半製備級設備將丙酮萃取產物 TSB-14洗滌出圖形，再由當時實驗室之工程師000000、丁 ○○二人將洗滌圖形所呈現之35個波峰分成「3 個」區段 ，再依據特定方法萃取、純化出35種產物，嗣由被告法定 代理人丙○○先生以HPLC分析級鑑定後確認該35種產物為 單一化合物，於此時18種新穎化合物已得，且客觀上之新 穎性特徵已確定，即為物之發明。接續再由丙○○先生逐 一將化合物之實驗室編碼轉換為新編碼後，送至清大貴儀 中心進行物理與化學特徵分析；上開分3 區段得出新穎化 合物之實驗過程，亦有系爭發明公開說明書可證。然查， 原告提出之新穎化合物實驗說明，卻係從RP-HPLC 洗提圖 形中，將35個波○區○○○○ ○○區段，即A 至E 部分， 再依據特定操作條件去分段萃取、純化出35種產物。可知
，關於系爭發明申請專利範圍第1 項至第3 項「物之發明 」的萃取純化實驗，原告提供予聖島事務所之實驗內容係 從35個波峰分成「5 段」取得18種新穎化合物，然被告實 際之實驗過程、系爭發明之公開說明書內容則皆係從35個 波峰取得18種新穎化合物，兩者對於關鍵實驗過程之描述 顯不相當。據上可知，原告如非刻意扭曲其實驗過程，即 係肇因於原告對於該實驗流程之全然不解，或無實際參與 所致，基此，原告當無對於據此實驗所得出之系爭發明申 請專利範圍第1 項至第3 項有何實質貢獻可言。 ⒉系爭發明化合物之萃取分離和純化等實驗工作，係於94年 間進行，與己○○所提及之會議時間上相距甚遠。己○○ 先生證言中之會議時間，斯時系爭發明之萃取分離和純化 等實驗工作根本未實際進行，此其一；且縱使上開會議原 告有參與並給予實驗上意見（被告否認之），然究係對於 何實驗給予意見，自證言中根本無從知悉，此其二。上開 兩點證明己○○之證言，無從證明原告有參與或協助系爭 發明新穎化合物萃取、純化之實驗。縱使是與開會時間點 較為接近之系爭發明之前專利萃取、純化實驗，究其事實 ，亦實為戊○○於被告公司實驗室中依被告指示萃取所得 ，倘實驗上有所困難欲討論、解決，皆係由前所提及之羅 吉孟與之討論並予以建議，原告並未給予萃取上之實質指 導。
⒊原告之所以列名於ISO 認證書上之實驗主持人，係因原告 於斯時任職於被告公司並協助被告申請ISO17025認證之故 ，ISO 認證書之實驗「室」主持人，並非「系爭實驗」之 主持人，系爭實驗主持人為000000先生，000000是直接受 被告法定代理人指派工作。而該實驗室研發作業標準書、 測試標準書，並不等於系爭發明之實驗流程構想，此等標 準書等實驗室手冊，是較有制度之實驗室為統一化或安全 等因素，制定之一般作業程序，各案實驗流程之特徵絕非 會設定於標準書中，而是針對各別實驗以進行設定。該IS O17025認證係於被告實驗室已完成系爭發明實驗後，始為 申請並彙整相關實驗室資料。由於被告得到系爭發明新穎 化合物之萃取、純化實驗時間在先（94年間進行）；被告 委託原告協助申請ISO17025認證在後（97年10月），可知 ISO17025認證之實驗室主持人及為認證所準備之作業標準 書，實與系爭發明之實驗無涉。
㈤原告擔任命名衝突之聯繫人員而與泰國教授Prof. Karalai 郵件往來，邏輯上並非即可反推原告為系爭發明之新穎化合 物中、英文名稱與IUPAC 之命名人，於IUPAC 命名之部分縱
使為真，亦應係原告於被告指示、監督之下所為之行為，原 告後未能舉出證據或任何說明以坐實其述，自不可採。上述 之聯繫工作，非皆由原告負責，就藥理實驗聯繫之部分，觀 諸原告所提供之傳真，即得確定汎球公司000000先生是將該 文書傳真予被告法定代理人丙○○先生而非原告，則原告僅 係依被告指示、委託，協助、負責部分與汎球公司聯繫工作 。另系爭發明申請之時，原告僅係協助被告處理與聖島事務 所間之部分聯繫、資料整理事宜，原告於99年3 月18日自被 告公司辭職前，系爭發明申請主要之聯絡窗口與核稿人仍為 被告法定代理人丙○○，被告公司之000000、丁○○皆曾擔 任資料整理與聯繫之窗口，系爭發明之申請並非全然仰賴原 告為此等行政、彙整工作，原告辭職後，系爭發明所有之申 請聯繫與核稿工作，皆係由被告法定代理人丙○○與000000 所完成。系爭發明之命名為被告法定代理人丙○○因對臺灣 在地研發之堅持，而以臺灣之古名Formosa 開頭而成，與原 告無涉，因此，就原告所為藥理實驗（汎球公司）、申請專 利協助（聖島事務所）及新穎化合物命名衝突（泰國教授 Prof.Karalai）之聯繫工作，皆係因當時原告任職於被告公 司，基於公司內部之分工需求，被告委託原告擔任上開聯繫 之窗口工作，原告據此主張其為系爭發明發明人，顯無理由 。
㈥爰聲明：原告之訴駁回、如受不利判決，願預供擔保，請准 宣告免為假執行。
四、兩造不爭執下列事實（參本院卷㈠第182 至183 頁之準備程 序筆錄）：
㈠原告與被告法定代理人丙○○係登記為發明第I282280 號「 分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤／癌細胞生長活性的化合物 以及包含有此等化合物的藥學組成物」專利即前專利之發明 人。
㈡系爭發明申請案所列之發明人為丙○○。
㈢原告於99年7 月21日寄發存證信函予被告，要求被告更正系 爭發明申請案之發明人，被告於99年7 月30日以存證信函回 覆原告，原告又分於101 年2 月9 日及同年3 月26日委請宏 鑑法律事務所寄發律師函予聖島國際專利商標聯合事務所， 101 年2 月9 日並同時副本函知智慧局，要求被告應將原告 列名為系爭發明之發明人，被告委請聖島國際專利商標聯合 事務所於101 年2 月20日及同年4 月19日函覆。五、得心證之理由：
㈠按發明人係指實際進行研究發明之人；發明人之姓名表示權 係人格權之一種，故發明人必係自然人。發明人須係對申請
專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利 範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢 獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共 同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明 而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之 功效產生「構想」（conception），並進而提出具體而可達 成該構想之技術手段。若僅是依他人設計規劃之細節據以實 施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術 事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。次按當事人主 張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法 第277 條前段定有明文。原告既主張其為系爭發明之共同發 明人，揆諸前揭法文，自應就其對系爭發明一項或數項請求 項有實質貢獻乙節，負舉證責任。
㈡系爭發明技術分析：
⒈系爭發明技術內容：
⑴系爭發明之相關前案為我國發明第I282280 號專利，發 明人為原告及被告公司法定代理人丙○○。該案揭示一 得自於藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14(acetone extracted product TSB-14) 以及從該丙酮萃取產物 TSB-14中被進一步純化出的化合物，包括一被命名為福 木黃色素A(formo- xanthone A)的新化合物，該丙酮萃 取產物以及該等被進一步純化的化合物被證實具有抑制 腫瘤／癌細胞生長的活性（本院卷㈠第89頁）。 ⑵系爭發明說明書第7 頁（本院卷㈠第14頁）記載：「雖 然如上所述，對於藥學產業中的藥物化學家以及製造者 而言，仍然存在有一需要去發展可被容易地製備並且具 有止痛、抗發炎以及抗癌活性(analgesic,anti- inflammatory and anticanceractivities)的新穎化合 物或萃取物。」因此，系爭發明所欲解決之問題在於從 藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎 化合物或萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的 丙酮萃取產物中分離及純化出單一化合物，並找出具有 止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物。 ⑶系爭發明說明書第7 至8 頁記載：「經研究，系爭發明 申請人發現在前專利中所揭示的藤黃樹脂的丙酮萃取產 物TSB-14除了具有抑制腫瘤／癌細胞生長的活性外，還 具有止痛以及抗發炎的活性。另外，該申請人進一步從 該丙酮萃取產物TSB-14中分離出5 個分離部分( fractions) 並純化出18種新穎化合物，經研究發現， 該等分離部分具有抑制腫瘤／癌細胞生長、止痛以及抗
發炎的活性，而該等新穎化合物亦被證實具有抑制腫瘤 ／癌細胞生長的活性。」（本院卷㈠第14至15頁）。 ⒉系爭發明申請專利範圍分析：
查系爭發明係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14分離出5 個分離部分，並從中純化出18種新穎化合物，並證明該TS B-14產物、該5 個分離部分及新穎化合物之藥理活性，已 如前述，是申請專利範圍即請求該等新穎化合物及含有該 等新穎化合物之醫藥組成物。系爭發明申請專利範圍共計 12項，其中申請專利範圍第1 至3 項之申請標的為化合物 ，其技術特徵在於所列出之式(I) 化合物（為上位概念之 化合物，該範圍涵蓋了系爭發明具體分離出之18個新穎化 合物）。另第4 至12項之申請標的為醫藥組成物，其技術 特徵主要在於該活性成分及其醫藥用途，包括抑制一腫瘤 ／癌細胞的生長、治療一腫瘤／癌症、止痛活性、抗發炎 活性。該活性成分包括系爭發明分離之新穎化合物、藤黃 樹脂丙酮萃取產物之分離部分、藤黃樹脂丙酮萃取產物或 彼等之組合。
㈢原告主張其之所以為系爭發明之實質貢獻者，理由無非以： ⒈系爭發明為前專利之延伸，若無前專利作為基礎，無法研 發出系爭發明，而其為前專利之共同發明人，自亦應為系爭 發明之共同發明人；⒉系爭發明中所揭示之新化合物，其化 學結構之解析，以及中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作， 皆由原告負責完成；⒊原告協助被告公司解決TSB-14洗提、 分離、純化的萃取實驗過程中所遭遇的相關問題；⒋系爭發 明所揭示之藥學組合物，其應如何將TSB-14依其性質分離以 進行藥理試驗係由原告決定，而系爭發明委外進行藥理試驗 時，亦係由原告與委外廠商溝通、討論；⒌系爭發明在我國 申請專利時，均係由原告與被告公司委請之專利事務所人員 溝通說明，並仰賴原告提供之資料進行整理等為據。經查： ⒈原告雖主張：系爭發明為前專利之延伸，若無前專利作為 基礎，無法研發出系爭發明，而其為前專利之共同發明人 ，自亦應為系爭發明之共同發明人云云，然前專利係揭示 一種藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14以及由該丙酮萃取產 物進一步純化的福木黃色素A 化合物及包含該化合物之藥 學組成物（參本院卷㈠第10頁）；雖然系爭發明係自藤黃 樹脂的丙酮萃取產物TSB-14進行後續研究，然系爭發明自 丙酮萃取產物TSB-14分離出5 個分離部分並從中純化出18 種新穎化合物，並證明該TSB-14產物、該5 個分離部分及 新穎化合物之藥理活性，且申請專利範圍係請求該等新穎 化合物及含有該等新穎化合物、丙酮萃取產物、丙酮萃取
產物之分離部分或彼等組合為活性成分之醫藥組成物，已 如前述，該等新穎技術特徵均未見於前專利，是系爭發明 與前專利既分屬不同之發明，原告仍須舉證證明其對系爭 發明的實質貢獻為何，不得僅以其為前專利之共同發明人 為據推論其必亦為系爭發明之共同發明人。是原告此一主 張，尚未可採。
⒉原告又主張：系爭發明所揭示之新穎化合物，均是由原告 獨立完成其結構分析得到化合物的結構，進而判斷與已知 化合物是否有所區隔而具有申請專利所需具備的新穎性， 故新穎化合物之發明，其首要欲解決之問題即在於如何藉 由結構分析得到化合物的結構，進而判斷與已知化合物有 無區隔，原告自為系爭發明之實質貢獻者云云。經查，新 穎化合物發明之構想應在於如何獲得該化合物，例如構思 以某種化學合成之方式製得，或是從某種天然物質中分離 純化製得，並非指將一已純化分離之化合物，以分析儀器 得到其光譜數據資料，依據一般光譜的解讀規則與化學分 析之知識而予以解析，並判斷與已知化合物是否有區隔， 原告上揭相異於此之主張，並非可採。又被告固曾不否認 原告有參與新穎化合物之結構分析（本院卷㈠第130 頁） ，惟系爭發明所欲解決之問題在於從藤黃樹脂中尋找具有 止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物，其所 採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離及純 化出單一化合物，並找出具有止痛、抗發炎以及抗癌活性 的新穎化合物及萃取物，是就TSB-14即藤黃樹脂丙酮萃取 產物分離純化出單一化合物，以更容易被製備且更發揮止 痛、抗發炎及抗癌活性產生構想並進而提出具體可達成該 構想之技術手段之人，方為對系爭發明有實質貢獻之人， 而關於化合物之結構解析，乃根據系爭發明申請前之通常 知識，使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁 共振光譜儀(NMR) 或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR)，然後 由該等儀器所得到之光譜數據資料，依據一般光譜的解讀 規則與化學分析之知識而予以解析，縱此一判讀解析工作 有一定之專業性及困難處，亦不因而使其成為對系爭發明 所欲解決之問題或達成之功效提出解決之構想，從而，原 告雖依工作分配擔任化合物結構鑑定之工作，但其仍非系 爭發明之實質貢獻者，而僅為輔助人，原告上開主張，尚 無理由。
⒊原告再主張：化合物之中、英文、IUPAC 名稱之命名等工 作，皆由其負責完成，並提出與泰國教授Karalai 通訊之 電子郵件（本院卷㈠第88頁之原證14）及命名草稿文件（
原證19）為證，惟上開電子郵件僅能證明原告為命名衝突 之聯繫人員，但未可反推原告即為系爭發明之新穎化合物 中、英文名稱與IUPAC 之命名人；又命名草稿文件之內容 並未註明姓名或簽名，其中僅有部分頁次載明日期，是其 可否證明原告即為新穎化合物之命名人，亦非無疑。況關 於化合物之中、英文、IUPAC 名稱之命名係為一般具有有 機化學知識之人，根據國際上通用之命名原則而可完成者 ，因此，縱認原告確為系爭發明新穎化合物之命名者，亦 難認其對於系爭發明有實質貢獻，是原告此一主張，亦難 憑採。
⒋原告復稱：其任職時列名為被告公司研發實驗室計劃主持 人，可證明原告確實協助被告公司解決TSB-14洗提、分離 、純化等實驗過程中所遭遇之相關問題；此由證人己○○ 證述：公司成立前後幾年間有定期在週六早上開會，會議 中通常是把這一個階段做出來的成果拿給原告或丙○○， 或反應實驗中遇到的困難給他們，他們會提供解答和方向 等語亦可認定；系爭發明分析級、半製備級RP-HPLC 所使 用之分析管柱亦係由原告決定云云。然查，證人己○○上 開證詞並未能明確證實系爭發明研發過程中，原告就系爭 發明究有無協助解決實驗過程中所遭遇之問題及何種問題
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