智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第43號
上 訴 人 法商安萬特醫藥公司（AVENTIS PHARMA S.A）
法定代理人 Robert DeBerardine
訴訟代理人 范纈齡律師
馮達發律師
焦子奇律師
被上訴人 臺灣東洋藥品工業股份有限公司
法定代理人 林榮錦
訴訟代理人 范曉玲律師
呂紹凡律師
沈宗原律師
參 加 人 經濟部智慧財產局
法定代理人 王美花
訴訟代理人 張榮興
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華
民國100 年8 月5 日臺灣臺北地方法院第一審判決提起上訴，本
院於101 年12月6 日言詞辯論終結，判決如下
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
上訴人之法定代理人0000000 Merlier 退休後，由乙○○○○○ ○○○○○○○○○○○ 接任，經上訴人於100 年8 月11日依民事訴訟 法第175 條之規定，具狀聲明承受訴訟，並提出委任狀附卷 （見本院卷一第19頁背面、第26至29頁），經核無不合，應 予准許。
貳、實體方面：
一、上訴人主張略以：
㈠上訴人為中華民國第76742 號「含有在0000活性劑中之紫杉 烷衍生物及預防稀釋時膠凝之添加劑之二組份注射用組合物 」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間至民 國102 年11月29日止，與docetaxel （多烯紫杉醇）之抗癌 成分有關，docetaxel 屬類紫杉（taxoid），係由紫杉植物 之再生針葉生物質量中萃取的前驅物經過半合成來製備，其 特性難溶於水，不易使用於人體。故系爭專利提供一種二組 份式的製劑應用方式，一組份含有docetaxel 成分（在0000 活性劑中）之製劑與另一組份含有添加劑（如酒精）（在水 溶液中）之輔助溶劑，在使用前將兩組份混合再行稀釋以成
為灌注溶液，即可成為注射劑型應用於人體，而將之作為抗 癌藥物，解決其如何使用於人體之問題。上訴人取得系爭專 利後，即透過上訴人在臺之子公司000000安萬特股份有限公 司，向行政院000000申請藥品查驗登記，於市場上推出「剋 0000注射劑（00000000 000000trate and Solvent for So- lution for Injection）」（衛署藥輸字第000000號），並 以「00000000R 」為商品名稱行銷，專用於治療乳癌、非小 細胞肺癌、前列腺癌。該商品為docetaxel 三水合物（doc- etaxel trihydrate ），作為其活性藥理成分（Active Ph- armaceutical Ingredient ；API ）。目前市場上將剋0000 注射劑即00000000R 認作docetaxel 或API docetaxel 三水 合物之同義詞，醫療文獻中亦多將docetaxel 與00000000R 二者混用。被上訴人明知現行市面上唯一含docetaxel 成分 抗癌藥物即為上訴人之剋0000注射劑，亦知上訴人系爭專利 之存在，卻以學名藥docetaxel 查驗登記程序，向行政院衛 生署申請「0000注射劑（T000n Injection ）」（含docet- axel成分抗癌藥物之學名藥，下稱系爭產品）查驗登記。被 上訴人原申請之0000注射劑（T000n Injection ）為docet- axel之兩瓶裝，並於95年3 月14日取得製造許可證（衛署藥 製字000000號），嗣後提出變更，將0000注射劑（T000n Injection ）變更為三瓶裝（衛署藥製字000000號），同時 亦已備妥仿單。96年4 月12日，被上訴人在玉山科技協會主 辦的生物科技論壇所提出之公司簡介中明述「2006 Gemmis, T000n （Oncology）launched」、「New indication deve- lopment of anticancer drugs..T000n launched 」，更於 96年10月底取得000000000000局（下稱健保局）之藥價核定 而得為健保用藥。經上訴人請0000大學藥學系教授李0000博 士鑑定，得知被上訴人之0000注射劑已落入上訴人系爭專利 之申請專利範圍第1 項、第2 項、第3 項、第4 項及第6 項 。被上訴人未經上訴人同意，製造、販賣0000注射劑，侵害 上訴人系爭專利，上訴人依專利法第56條第1 項、第84條第 1 項規定，請求排除及防止被上訴人侵害專利權之行為，並 依專利法第84條及85條規定，請求損害賠償新臺幣（下同） 1,000 萬元。
㈡原判決認定錯誤，述明如下：
⒈原判決理由第3 點略以：惟由說明書所揭示之內容，僅能 獲知第一組份（含有40毫克／毫升之紫杉帖聚山梨醇酯80 溶液）與第二組份（含有不同種類或比例的添加劑之水性 溶液）混合，人工攪拌後，可完全溶解。對於系爭專利所 欲解決之問題，以添加劑抑制或破壞以水性灌注基質稀釋
該中間體溶液（含有40毫克／毫升之紫杉帖聚山梨醇酯80 溶液）時，該0000活性劑與水所產生的膠凝層，說明書並 未提出相關說明及實施例驗證其所製得之組合物是否確具 預期功效；進而認定「此屬達成目的所採之技術手段部分 欠缺，且整體上不可能達成所預期之目的者，依系爭專利 審定時之審查基準，屬未完成之發明，故系爭專利不具產 業利用性。」，違反83年1 月21日修正公布之專利法（下 稱審定時專利法）第20條第1 項規定云云。惟系爭專利說 明書第6 頁明載：其係為解決前案（即法國專利申請案第 91,08527號）所製備之紫杉烷衍生物溶液，加入水性灌注 液後，水與0000活性劑會形成膠凝層之問題。故系爭專利 發明即在「藉由添加劑與0000活性劑之適當比例，以防止 形成凝膠層」，以利紫杉烷衍生物溶液溶於水性灌注液。 又第二組份用以稀釋之「水」，可創造類似水性灌注液之 環境，其單獨與第一組份即「紫杉烷衍生物溶液」混合時 ，會產生膠凝層，故而藉第二組份之「添加劑」抑制或破 壞之。從而，第一組份與第二組份混合後不存在膠凝層。 該混合溶液與水性灌注液混合時，亦即藉由更大量的「水 」稀釋之，自然不會產生膠凝層，此為熟知此項技術者所 顯而易知。該無膠凝層之混合溶液與水性灌注液混合當然 不會產生膠凝層既為熟知此項技術者所顯而易知者，自無 須贅文提供實施例於系爭專利說明書之必要。系爭專利既 已教示第一組份與第二組份混合後不存在膠凝層，對於熟 悉此項技術者，此形同揭示兩組份混合後之溶液與水性灌 注液混合，亦不會生成膠凝層甚明。是以，原判決認定第 742 號專利違反審定時專利法第20條第1 項云云，顯有違 誤。
⒉原判決理由第4 點略以：「惟有關0000活性劑與添加劑的 特定重量關係，雖然申請專利範圍第1 項界定為『分子量 低於200 之有機化合物或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較 該0000活性劑重量大6%之濃度…』，但由說明書揭示之內 容，並無法得知系爭專利如何設定該添加劑之水溶液的用 量需較該0000活性劑重量大6%之濃度。故就不同分子量的 有機化合物而言，相對於同一種0000活性劑，則其用量有 何差異，在何種條件下才能達成系爭專利的發明功效等， 此對習於該項技藝者而言，勢必經過無數次嘗試錯誤試驗 ，才能得到最合適的添加量以達到預期功效。」，進而認 定系爭專利違反審定時專利法第71條第3 款規定云云。惟 按「…發明專利權範圍，固以說明書所載之專利申請範圍 為準，惟如內容有不明時，得審酌說明書及圖式。又申請
專利文件原則以中文為主，然如中文意義有爭議時，仍得 參酌原來外文意義以定之…」（最高行政法院93年度判字 第921 號判決意旨參照）；而系爭專利申請專利範圍第1 項「…及(2) 分子量低於200 之有機化合物或氯化鈉等添 加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度…」， 清楚意指「添加劑與0000活性劑之重量百分比，大於6%」 ，其公告之原來外文申請專利範圍第1 項記載「…(2 an aqueous solution of an additive, which is an orga- nic compound having a molecular weight less than 200 or sodium chloride, of a 000000tration greater than 6% of the weight of the surface active agent …」，系爭專利申請專利範圍第1 項所謂「其較該0000活 性劑重量大6%之濃度」，係指添加劑之重量與0000活性劑 之重量比例大於6%，亦即添加劑與0000活性劑之重量百分 比，大於6%。被上訴人所提出之財團法人臺灣00000000發 展研究院出具鑑定報告亦認定「…此外添加劑重量比上該 0000活性劑重量大於6%」，並進而解析被上訴人系爭產品 而謂「首先無水乙醇的重量（添加劑之重量）比上吐溫重 量（0000活性劑之重量）為39% …」，被上訴人既為熟悉 系爭專利所屬技術領域者，亦認前開解析並無違誤，並進 而提出該鑑定報告。由此足證，熟悉系爭專利所屬技術領 域者均能清楚認知，系爭專利申請專利範圍第1 項所謂「 其較該0000活性劑重量大6%之濃度」，意指「添加劑與界 面活性劑之重量百分比，大於6%」，殆無疑義。系爭專利 說明書實例5 至17均已具體揭示添加劑與0000活性劑之用 量及比例，原判決理由謂「但由說明書揭示之內容，並無 法得知系爭專利如何設定該添加劑之水溶液的用量需較該 0000活性劑重量大6%之濃度」，顯非事實。 ⒊原判決理由第(3) 點略以：「有關0000活性劑與添加劑的 特定重量關係，系爭專利雖於說明書有所記載，但其內容 卻各有差異，如說明書第7 頁『…添加劑之用量視添加劑 之性質而定；其相對於0000活性劑之重量大於6%，較佳者 ，諸如甘油，葡萄糖或山梨糖醇等之聚醇類添加劑相對於 0000活性劑之重量大於15% 等…』，依文義解釋應為添加 劑之用量相對於0000活性劑之重量大於6%；但在實施例5 至12則為添加劑與吐恩80（0000活性劑）之重量比例（重 量% ）；至申請專利範圍第1 項又界定為『分子量低於20 0 之有機化合物或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較該0000 活性劑重量大6%之濃度…』，此可解讀為添加劑水溶液的 重量較0000活性劑重量大6%之濃度。經比對上述三者文義
內容，針對同一技術特徵，系爭專利說明書就有三種不同 定義，此對習於該項技藝者而言，顯無法經由發明說明書 之記載內容而得知何者才為實施系爭專利的真實方法者， 而有83年專利法第71條第4 款之適用。」云云。惟對於添 加劑與0000活性劑之特定重量關係，系爭專利說明書第7 頁、實例5 至12與申請專利範圍第1 項並無不相同，即「 添加劑與0000活性劑之重量百分比，大於6%」。故而原判 決認定系爭專利對於添加劑與0000活性劑之特定重量關係 有三種不同定義，進而認定系爭專利違反審定時專利法第 71條第4 款云云，自屬違法。
⒋另審定時專利法第71條第4 款係規定「說明書之記載非發 明之真實方法者，專利專責機關應撤銷其發明專利權。」 依其文義可知，「非發明之真實方法者」係指該說明書之 記載虛偽不實者。原判決所謂「針對同一技術特徵，系爭 專利說明書就有三種不同定義」，充其量僅涉及文義解釋 ，與「非發明之真實方法者」無涉。是以原判決認定系爭 專利有審定時專利法第71條第4 款規定之適用云云，自是 適用法規不當之不法。
㈢系爭專利說明書第5 頁載「紫杉烷衍生物濃度較佳者是80毫 克」之理由：
⒈第742 號專利說明書明載：「乙醇係溶解式(I) 紫杉烷衍 生物之最佳藥學溶劑」，為達成療效，紫杉烷衍生物必須 達到一定濃度，於法國專利申請案91,08527號之前，係使 用含有高比例乙醇（50% ）之溶劑，以溶解紫杉烷衍生物 。惟使用含有高比例乙醇之溶劑以配製紫杉烷衍生物溶液 ，並施用病人時，會造成病患乙醇中毒，為解決前開問題 ，上訴人獲得法國專利申請案第91,08527號之發明，可實 質地降低乙醇濃度，甚至是完全移除乙醇，以避免病患乙 醇中毒。析言之，法國專利申請案第91,08527號係使用界 面活性劑溶解紫杉烷衍生物，此為當時業界重大突破。 ⒉使用含有高比例乙醇之溶劑時，會造成病患乙醇中毒。故 在配製紫杉烷衍生物濃度時，乙醇比例反而是越低越好。 是以，在考量藥效及避免乙醇中毒之情況下，依法國專利 申請案第91,08527號所製得之紫杉烷衍生物溶液，雖然紫 杉烷衍生物濃度可高達200 毫克/ 毫升（此時含有之乙醇 比例較高），但較佳者為80毫克/ 毫升（此時乙醇之比例 較之紫杉烷衍生物濃度高達200 毫克/ 毫升時之比例為佳 ）。
⒊系爭專利說明書第5 頁倒數第3 段所載，即反映前開事實 及考量，亦即「該低乙醇含量之母液較佳者含有低於5%之
乙醇，更佳者低於2%之乙醇。該溶液穩定，且每毫升0000 活性劑可含有高達200 毫克之活性成分，較佳者高達80毫 克。」等語。
二、被上訴人抗辯略以：
㈠上訴人之上訴聲明第2 項仍未具體明確，甚至有變相延長其 已過期之專利之虞，不應准許：
⒈上訴人上訴聲明第2 項「被上訴人不得自行或委請他人製 造…『0000注射劑』（T000n Injection ）（衛署藥製字 000000號）抗癌製劑」，其中「衛署藥製字000000號」， 係000000核發之藥品許可證，藥廠於取得藥證後，或有依 實際情況而變更登記事項之必要，但仍沿用同一藥證及其 字號之情事，此參「藥品查驗登記審查準則」第45條以下 有關「登記事項之變更」即知（被上訴人原審附件11）， 而系爭專利僅為特定之「二組份」劑型專利，其申請專利 範圍能否涵蓋同一藥證字號下無論有無變更、變更前後之 所有藥品，實有重大疑問，此亦為被上訴人於原審自始所 質疑，是上訴人上訴聲明第2 項加上藥證字號等用語，顯 有無法特定之不合法，更遠逾其權利範圍，而與民事訴訟 法第244 條第1 項之規定不符，不應准許。
⒉上訴人亦自承「衛署藥製字000000號」係經過變更登記事 項之程序，換言之，此同一藥證中至少包括「兩瓶裝」及 「三瓶裝」等劑型迥然不同之產品，足見同一藥證下確實 可能有「二組份」及「三組份」等不同劑型之存在。事實 上，系爭專利申請範圍僅限於「二組份」之特定劑型，顯 不及於「二組份」以外之其他劑型類別，是上訴人以上訴 聲明第2 項為不特定之請求，顯欲以此妨礙被上訴人相同 藥證但不侵權之其他產品，企圖干擾市場秩序。 ⒊上訴人上訴聲明第2 項應以專利權人依法享有之排他權能 為限，而不應超出其申請專利範圍。上訴聲明第2 項至多 僅應為「被上訴人不得自行或委請他人製造、為販賣之要 約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國76742 號發明專利之二組份『0000注射劑』（T000n Injection ）抗癌製劑」注射用組合物」，以避免日後原告不當干擾 被上訴人之產銷活動。
㈡系爭專利違反審定時專利法第20條第1 項： ⒈系爭專利所欲克服之問題為「稀釋該中間體溶液時，該界 面活性劑與水產生膠凝層」，惟綜觀系爭專利之全部17個 實施例以及說明書內容，竟無任何有關避免稀釋中間體溶 液時產生膠凝層之記載，因此，就系爭專利所欲解決之重 要課題，熟習該項技術者實無法根據說明之教示而瞭解其
內容並據以實施，其不具備「據以實施」之要件至明。 ⒉系爭專利對於添加劑水溶液與0000活性劑之含量比例，亦 僅在系爭專利說明書第7 頁第2 行籠統提及「其相對於界 面活性劑之重量大於6%」，卻完全未說明該項含量比例究 竟如何得悉，就此，實難謂系爭專利說明書已載明技術內 容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據 以實施。
㈢系爭專利說明書確未載明實施必要之事項，使實施為不可能 或困難，而違反審定時專利法第71條第3 款之規定，應予撤 銷：
⒈針對添加劑水溶液與0000活性劑之含量比例，系爭專利申 請專利範圍第1項雖界定為「分子量低於200之有機化合物 或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6% 之濃度…」，遍查系爭專利說明書之內容，亦僅於系專利 說明書第7 頁第2 行籠統提及「其相對於0000活性劑之重 量大於6%」，卻完全未說明「6%」從何而來？意義何在？ 尤有甚者，系爭專利說明書更進一步記載「添加劑之用量 視添加劑之性質而定；其相對於0000活性劑之重量大於6% ，較佳者，諸如甘油、葡萄糖或山梨糖醇等之聚醇類添加 劑相對於0000活性劑之重量大於15% 」（詳系爭專利說明 書第7 頁），換言之，上訴人亦不否認相對於同一0000活 性劑，可能因添加劑之不同而有「重量大於6%」及「重量 大於15% 」之區別，詎系爭專利說明書卻完全未教示在何 種條件下應採取「重量大於6%」，何種條件下應採取「重 量大於15% 」之方式，始能達成系爭專利說明書之效用。 準此，系爭專利說明書顯未載明實施必要之事項，使實施 為不可能或困難者，而有違審定時專利法第71條第3 款之 事由。
⒉此外，系爭專利所欲克服之問題為「稀釋該中間體溶液時 ，該0000活性劑與水產生膠凝層」（詳系爭專利說明書第 6 頁第10至11行），惟系爭專利之全部17個實施例，竟僅 針對組份⑴0000活性劑以及組份⑵添加劑混合時是否產生 膠凝而為教示，而完全未揭示如何可抑制或破壞⑴及⑵混 合後之中間體溶液稀釋於水性灌注基質時膠凝層之形成， 此亦為上訴人所不否認。基此，系爭專利對於其所欲解決 之重要課題，竟未教示實施之必要事項，使熟習該項技術 者之實施為不可能或困難，自與前揭審定時專利法第71條 第3 款之規定有違，而有應撤銷其發明專利權之事由。 ㈣系爭專利說明書之記載非發明之真實方法，違反審定時專利 法第71條第4 款之規定，而有應撤銷之事由：
⒈對於系爭專利申請專利範圍第1 項「其較該0000活性劑重 量大6%之濃度」之解釋，於同一份專利說明書內即至少有 3 種不同定義，是系爭專利說明書對於系爭專利申請專利 範圍第1 項「其較該0000活性劑重量大6%之濃度」之解釋 顯有前後矛盾不一，而屬審定時專利法第71條第4 款「說 明書之記載非發明之真實方法者」之情事。
⒉尤有甚者，系爭專利申請專利範圍第1 項業已明確記載「 其較該0000活性劑重量大6%之濃度」，亦即「（添加劑水 溶液之重量- 0000活性劑之重量）÷0000活性劑之重量× 100%＞6%」，已如前述，惟上訴人卻於原審自承系爭專利 說明書實施例5-12之添加劑水溶液較該0000活性劑重量大 0%（即未大於6%），足證系爭專利說明書之記載顯非發明 之真實方法，且完全無法支持所請求之範圍，已違反前揭 審定時專利法第71條第4 款之規定。
⒊此外，系爭專利說明書雖記載「相對於0000活性劑之重量 大於6%，較佳者，諸如甘油、葡萄糖或山梨糖醇等之聚醇 類添加劑相對於0000活性劑之重量大於15% 」（詳系爭專 利說明書第7 頁），惟系爭專利說明書完全未揭示「6%」 或「15% 」之意義何在，換言之，系爭專利完全未敘明何 以「其較該0000活性劑重量大5%之濃度」、「大4%之濃度 」、「大3%之濃度」、「大2%之濃度」或其他比例之濃度 ，即不可抑制或破壞組份⑴及⑵與水性灌注基質混合時膠 凝層之形成？從而，系爭專利說明書中「6%」或「15% 」 之記載並非發明之技術特徵，違反審定時專利法第71條第 4 款之規定，而有應撤銷之事由。
㈤系爭專利說明書所載內容除有違反審定時專利法第20條第1 項、第71條第3 項及第71條第4 項之規定外，系爭專利之申 請專利範圍並有違反審定時專利法第20條第1 項第1 款新穎 性及第20條第2 項進步性之規定：
⒈系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵業已被原審被證 6 號所揭示，而不具新穎性。
⒉系爭專利申請專利範圍第2 至7 項業已被原審被證6 號所 揭示，而不具新穎性。
⒊退步言之，縱認系爭專利申請專利範圍與原審被證6 號有 些微之差異，惟該差異並未超出可預期之技術範圍，而為 熟悉此技術人士運用申請前原審被證8 至11號擇其一與原 審被證6 號或被證7 號之技術組合所輕易完成，因而不具 進步性。
㈥上訴人明知其「化合物」之專利已經過期，卻另以「劑型」 變相延長其已過期之專利，並藉此一再騷擾被上訴人之營運
。系爭「三組份」產品不符合全要件原則，此亦為原審囑託 0000大學之鑑定報告所肯認，是系爭產品不可能構成侵權， 亦無分別探究文義侵害及均等侵害之必要。縱認本件仍有全 要件原則之適用（被上訴人否認之），系爭產品並未落入系 爭申請專利範圍第1 項之文義範圍內，且上開未落入部分亦 未構成均等侵害。
㈦被上訴人主觀上欠缺故意過失，客觀上系爭產品亦未落入系 爭專利範圍內，是被上訴人並未侵害系爭專利，從而本院自 亦無庸審酌損害賠償之範圍。又依「行政院00000000000000 0000局」函覆之申報金額扣除被上訴人生產、製造、行銷等 相關成本及必要費用後，上訴人至多僅能主張4,290,127 元 之損害賠償，且上訴人除以本案主張系爭產品侵害上訴人之 專利權，並請求損害賠償外，就被上訴人「相同產品」尚另 以其他專利權提起民事侵權損害賠償訴訟，刻正由本院99年 度民專上字第78號審理中。本件與他案間既均就被上訴人「 相同產品」之請求，如被上訴人確造成上訴人受有損害（被 上訴人否認之），則上訴人所受之損害顯屬同一，是本件與 他案間顯存有重複請求之問題，上訴人自應再扣除他案所獲 之賠償數額等語。
三、參加人未為聲明，亦未陳述理由（見本院卷三第200 至201 頁）。
四、原審經審酌兩造所提出之攻擊防禦方法後，認系爭專利違反 審定時專利法第20條第1 項不具產業利用性、系爭專利說明 書所載內容違反審定時專利法第71條第3 款、第4 款規定， 具有應撤銷之原因，上訴人起訴為無理由，而予駁回。上訴 人不服，提起上訴，其上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴 人不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或 為上述目的而進口「0000注射劑」（T000n Injection ）（ 衛署藥製字000000號）抗癌製劑。㈢被上訴人應給付上訴人 1 千萬元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年 息百分之5 計算之利息。㈣願以現金或等值存單或保證書供 擔保，請准宣告假執行。㈤第一、二審訴訟費用由被上訴人 負擔。被上訴人答辯聲明為：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由上 訴人負擔。㈢若受不利判決，被上訴人願供擔保，請准免為 假執行。
五、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執， 堪信為真實：
㈠上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間至102 年11月29 日止。
㈡被上訴人於95年3月14日取得系爭產品0000注射劑（T000n
Injection ）為docetaxel 兩瓶裝之製造許可（衛署藥製字 000000號），嗣後0000注射劑（T000n Injection ）變更為 三瓶裝，並取得製造許可（衛署藥製字000000號）。 ㈢被上訴人為中華民國第I321471 號發明專利「含多烯紫杉醇 化合物之三組份注射劑及其配製方法」之專利權人。六、本院判斷如下：
㈠按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者 ，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴 訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之 規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產 權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」智慧財產案 件審理法第16條定有明文。本件系爭專利於82年11月30日申 請專利，於85年3 月1 日審定准予專利，系爭專利有無撤銷 之原因，應以核准審定時有效之83年1 月21日修正公布之專 利法為斷。
㈡上訴人雖主張被上訴人製造、銷售之系爭產品侵害系爭專利 申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 項，系爭產品落入系爭 專利文義範圍，並提出鑑定報告為據（見原審卷一第97頁） 。惟按審定時專利法第20條規定：「（第1 項）凡可供產業 上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明 專利：申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實 驗而發表或使用，於發表或使用之日起6 個月內申請專利者 ，不在此限。有相同之發明或新型申請在先並經核准專利 者。申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可 之展覽會，於展覽之日起6 個月內申請專利者，不在此限。 （第2 項）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習 該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依 本法申請取得發明專利。」，如有上開事由存在，構成發明 專利權撤銷之事由，而此為本件上訴人得否對被上訴人求償 之前提條件。被上訴人否認系爭專利具有專利性，並以前揭 情詞置辯，其既就上訴人取得之系爭專利權應否撤銷存有爭 議，本院依前開規定，就被上訴人主張及抗辯有無理由，應 自為判斷。
㈢系爭專利之技術內容：
⒈系爭專利係有關可用於製備灌注溶液之新穎類紫杉基底組 合物，其係由該等衍生物在0000活性劑中之溶液所組成， 含有抑制0000活性劑與水產生凝膠層之添加劑，有系爭專 利說明書中文發明摘要附卷可稽（見原審卷一第19頁）。 ⒉系爭專利公告本之申請專利範圍如下：
第１項：一種二組份注射用組合物，其含有⑴含可達200
毫克／毫升在聚山梨醇酯，環氧化物酯－醚或脂 肪酸甘油酯等0000活性劑中之紫杉烷衍生物之混 合物，及⑵分子量低於200 之有機化合物或氯化 納等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大 6%之濃度可抑制或破壞組份⑴及⑵與水性灌注基 質混合時膠凝層之形成。（即：二組份注射用組 合物＝〔紫杉烷衍生物（於0000活性劑中）〕＋ 〔添加劑（於水溶液中）〕）。
第2 項：根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該添加 劑係含羥基或胺基之有機化合物。
第3 項：根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該添加 劑係葡萄糖，甘油，山梨糖醇，甘露糖醇，甘胺 酸，聚乙二醇，丙二醇，芐醇或乙醇。
第4 項：根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該紫杉 烷衍生物具下式（見本判決附件1 ）：其中R 代 表氫或乙醯基，而R2代表第三丁氧羰胺基或芐醯 胺基。
第5 項：根據申請專利範圍第4 項之組合物，其中R 代表 乙醯基，而R1代表芐醯胺基。
第６項：根據申請專利範圍第4 項之組合物，其中R 代表 氫，而R1代表第三丁氧羰胺基。 第7 項：根據申請專利範圍第1 至6 項中任一項之組合物 ，其中該添加劑之重量較該0000活性劑之重量大 15% 。
㈣系爭產品之技術內容：
被上訴人之系爭產品為所製之0000注射劑（T000n Injectio n ，衛署藥製字第000000號），為單劑量注射劑，其適應症 為乳癌、非小細胞癌、前列腺癌等（見原證10-1、10-2、11 ，原審卷一第48至59頁）。
㈤ 被上訴人主張專利無效所提出之證據內容：
⒈被證6：
⑴被證6為美國專利第4,814,470號「Taxol Derivatives, Their Preparation and Pharmaceutical Composition Containing Them 」（紫杉醇衍生物、其製備及包含等 之醫藥組合物）專利案，公開日為西元1989年3 月21日 ，早於系爭專利之申請日（82年11月30日），為系爭專 利之先前技術。
⑵被證6 實施例揭示一種含紫杉醇衍生物之醫藥組合物， 係由40毫克化學式I 之紫杉醇衍生物（相當系爭專利請 求項4 之化學式中，R 為氫、R1為第三丁氧羰胺基之化
合物）溶於Emulphor EL 620（1毫升）與乙醇（1 毫升 ）中，再以生理食鹽水（18毫升）稀釋所製得者，該組 合物可被導入用於靜脈注射之水性灌注液（生理食鹽水 ）中（見被證6 第10欄第5 至11行，原審卷二第275 至 285 頁）。
⒉被證7：
⑴被證7 為法國專利申請案第91,08527號「NOUVELLES CO MPOSITIONS PHARMACEUTIQUES A BASE DE DERIVES DE LA CLASSE DES TAXANES」（以紫杉醇類衍生物為基礎 之新穎組合物）專利案，公開日為1983年1 月15日，早 於系爭專利之申請日（82年11月30日），故可作為系爭 專利之先前技術（見原審卷二第286頁）。 ⑵被證7 揭示二種紫杉烷衍生物溶液的製備方法，以降低 0000活性劑及乙醇的使用量。
⒊被證8：
⑴被證8 為美國專利第4,448,981號「Lower Alkyl Glyco sides to Reduce Viscosity in Aqueous Liquid Det- ergents 」（用以減少水溶性液體清潔劑的溶度之低級 烷基糖）專利案，公開日為1984年12月18日，早於系爭 利申請日（82年11月30日），可做為系爭專利之先前技 術（見原審卷二第300 頁）。
⑵被證8 係揭示在清潔劑工業中常用之助水溶物，可用於 減少黏度以及避免/ 預防相之分離，而最常使用之助水 溶物即為乙醇。
⒋被證9：
⑴被證9 論文名稱「The Formulation of Non-Built Hea vy-Duty Liquids,Part I(A)：The Effect of Hydrot- Properties on Physical Properties （Viscosity ） 」（非增稠型重垢液體之調配：第一部(A) 助水溶物對 物理性質(黏度)之影響），刊載於「Soap Cosmetics Chemical Specialties」期刊，公開日為1979年11月， 早於系專利申請日（82年11月30日），可做為系爭專利 之先前技術（見原審卷二第305 頁）。
⑵被證9 號揭示乙醇- 水混合物有助於有效地調整液體清 潔劑之膠凝傾向。
⒌被證10：
⑴被證10為美國專利第4,092,273號「Liquid Detergent of Controlled Viscosity 」（控制黏度之液體清潔劑 ）專利案，公開日為1978年5 月30日，早於系專利申請 日（82年11月30日），可做為系爭專利之先前技術（見
原審卷二第311 頁）。
⑵被證10係揭示有關將低烷醇添加到清潔劑以避免膠凝現 象之技術內容。
⒍被證11：
⑴被證11係美國專利第4,221,691 號「Method of Hydro- lyzing Chlorosilanes」（水解氯矽烷之方法），公開 日1980年9 月9 日早於系爭專利之申請日（82年11月30 日），故可做為系爭專利之先前技術（見原審卷二第32 2 頁）。
⑵被證11號主要揭示水及部分可溶的醇之兩相混合物，可 避免膠凝的形成之技術內容。
㈥申請專利範圍解釋：
⒈按依專利侵害鑑定要點，鑑定流程分兩階段，首先應解釋 申請專利範圍，再進行比對解釋後之申請專利範圍與待鑑 定對象。次按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專 利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明 及圖式。」，為審定時專利法第56條第3 項所明定。對於 申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利 範圍文字，完全列述，不可將摘要之內容讀入，亦不可將 任何部分之內容予以移除。如有含混或未臻明確之用語，
, 台灣公司情報網