返還股份等
臺灣新竹地方法院(民事),訴字,100年度,199號
SCDV,100,訴,199,20120910,1

臺灣新竹地方法院民事判決　　　　　　　100年度訴字第199號
原　　　告　謝俊雄
　　　　　　陳月桃
　　　　　　謝理傑
　　　　　　謝聰倫
　　　　　　黃振祐
前5 人共同
訴訟代理人　蔡坤旺律師
被　　　告　王中林
訴訟代理人　洪桂如律師
上列當事人間返還股份等事件，本院於民國101 年8 月9 日辯論
終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
(一)緣被告於民國96年11月間，為原告5 人投資其「可焊接鋁基 材」技術，在訴外人呂曉峯、西世明兩人之轉介紹下，於原 告謝俊雄臺中家中，誆稱其具有高端之可焊接鋁基材技術， 並保證公司成立後3 個月內會開始賺錢，致使原告不疑有他 ，而投資新臺幣（下同）2 千萬元成立小太陽國際能源股份 有限公司（下稱小太陽公司），被告並因而取得80％之股權 。由兩造簽訂之「設立合資公司協議書」第4 條出資額及持 股比例：「一、合資公司設立時之原始股東結構如下：謝俊 雄3 ％、王中林80％、陳月桃1.5 ％、謝理傑10％、謝聰倫 0.5 ％、黃振祐5 ％。二、技術出資之技術標的及技術資料 規範，應另立書面約定後併附於合資合約，為合約內容之一 」，其另立之書面約定即為「發明技術轉讓協議書」，而「 發明技術轉讓協議書」第1 條係約定：「甲方（被告）同意 將其所發明技術〔如附表〕（以下簡稱可焊接鋁基材技術即 系爭技術）…讓與給丙方（小太陽公司）。甲方除需將前述 發明技術相關文件交付給乙（原告等人）、丙方外，並需協 助乙、丙方完成前揭技術專利申請事宜；並保證前揭技術確 為其發明且未為第三人者所知悉。甲方故意違反前項保證責 任者，應賠償乙方新台幣壹億元整。乙方與丙方故意違約時 亦然，應賠償甲方新台幣壹億元整」，第5 條則約定：「甲 方拒不交付前述發明技術相關文件資料，…丙方有權解除本 協議，並得請求甲方支付違約金新台幣壹億元整，乙、丙方 拒絕履約時，亦然」。是依上開「發明技術轉讓協議書」之



約定，被告負有三項義務：㈠將發明技術讓與雙方共同成立 之小太陽公司、㈡將發明相關文件交給原告及小太陽公司、 ㈢將專利申請權、專利權讓與小太陽公司，否則原告即有權 向被告表示解除系爭契約。
(二)本件原告聲明請求之基礎事實皆為兩造訂立「設立合資公司 協議書」及「發明技術轉讓協議書」，被告依約應將其發明 技術及專利申請權、專利權讓與給小太陽公司後，取得該公 司80％之股份。惟查，系爭「可焊接鋁基材之製作方法」發 明專利申請案已經智慧財產局（下稱智慧局）99年7 月29日 (100)智專一(五)05126字本第00000000000 號審定書以不具 進步性為由為核駁審定，大陸地區之系爭發明專利申請案， 亦因有相關引證案不具進步性而遭核駁；而系爭「可焊接鋁 基材」新型專利固因形式審查而取得中華民國新型第M33757 4 號專利證及中華人民共和國新型專利第0000000 號專利證 ，但均為新型專利，在實務上無太大之價值，不足以使原告 等代被告繳交1,600 萬元之股金，斷不可以該新型部分係屬 暫時有效之專利，即謂被告已履行幫小太陽公司取得專利權 或將專利權移轉給公司之義務。且被告未依約將系爭技術移 轉予小太陽公司，是以因被告違反協議書第1 條及第5 條規 定，爰主張被告應返還原告小太陽公司80％之股權。惟本件 訴訟中被告變更公司登記取得董事長身份，提領公司現金， 致小太陽公司無資力，又被告所移轉給公司之發明專利已經 智慧局以無進步性為由駁回專利申請案，從而變更聲明為金 錢請求。因本件審理之證據或審理之範圍變更前後皆為相同 ，得以沿用，誠屬於請求之基礎事實同一，是基於紛爭解決 一致性之制度目的，原告訴之變更追加應為適法。(三)依兩造簽訂之「設立合資公司協議書」及「發明技術轉讓協 議書」，被告應將系爭發明技術及專利申請權、專利權讓與 給小太陽公司後，始取得小太陽公司80％之股份。即被告就 小太陽公司80％股權之取得，係屬一個附條件之取得，現系 爭「可焊接鋁基材之製作方法」發明專利申請案既遭核駁審 定，無法取得專利權，則轉讓系爭專利權之條件已確定不成 就，被告取得股份之利益即不存在，被告依民法第99條第2 項及同法第179 條之規定，應將原告提供使被告取得小太陽 公司80％股權之1,600 萬元返還予原告。(四)第查小太陽公司之董事長已於99年6 月4 日變更登記為被告 ，「可焊接鋁基材（新型、大陸地區專利）」於101 年1 月 25日因未繳年費專利權終止，另「可焊接鋁基材之製作方法 （發明、大陸地區專利）」於98年6 月24日公開後，於100 年2 月16日視為撤回，均係可歸責於被告。又原告小太陽公



司「可焊接鋁基材發明、臺灣專利」遭智慧局以不具進步為 由為核駁審定，係以不能給付為標的，依民法第246 條之規 定，被告須負損害賠償責任。蓋「發明技術轉讓協議書」第 1 條約定：「…保證前揭技術確為其發明且未為第三人知悉 」，惟100 年2 月14日經智慧局認定本項為引證1 、2 之簡 單組合、改變，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申 請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性，且被告亦自承 遭智慧局駁回乃因「已經有相關技術存在」，可見該臺灣發 明專利在移轉給小太陽公司時，乃自始無法取得專利。同時 ，該臺灣發明專利申請當時，系爭技術並非獨一無二，且為 所屬技術領域中具有通常知識所知悉，被告自無法擔保未為 第三人知悉，其亦為自始給付不能，依民法第246 條規定即 須負損害賠償責任。
(五)且查，被告為小太陽公司資本額2,000 萬元中之1,600 萬元 股份之認股人，惟被告之資本皆係由原告等人所支付，當時 原告願意提供1,600 萬元令被告取得小太陽公司80％之股權 ，而替被告繳交認股之80％款項，係小太陽公司能取得被告 所稱之技術及專利權之對價。至今被告無法舉證有移轉何種 專利技術及配方？移轉至何人或何單位？僅宣稱「被告業已 交付原告所指之配方予原告本人」，可知被告所言為不可信 ，而有未履行協議書之事實。故被告應負債務不履行損害賠 償責任。況且，被告縱不必依前揭民法第246 條負損害賠償 責任，惟其已將專利申請權移轉給公司，但因該專利俟後不 生效力，故被告之給付乃有瑕疵而不完全，依民法第227 條 準用第226 條第2 項之規定，亦須負賠償責任，原告得請求 全部不履行之損害賠償，即原告為被告代墊的1,600 萬元出 資額。
(六)又查；被告雖一再主張已將專利技術移轉給小太陽公司，惟 其所給付之內容僅專利申請文件所載之專利技術，並不包括 鋁焊錫所需發明技術相關之藥水配方文件，亦即被告未依「 發明技術轉讓協議書」第1條約定將發明技術相關文件交給 原告及小太陽公司，是原告於99年1 月21日以小太陽公司負 責人身分催告被告將技術交給小太陽公司；俟於99年3 月1 日以鈞院99年度審司竹調字第40號起訴狀對被告為解除契約 書之意思表示；又於99年3 月17日由原告謝俊雄代其他原告 再度解除兩造之協議，且該起訴狀繕本已送達於被告，自生 解除之效力，原告自得依民法第259 、260 條之規定請求回 復原狀。又依民法第226 條第2 項規定，本件相關專利陸續 不生效力，而小太陽公司製造LED 照明燈「試樣品」販售給 欣駿公司、京柏科技公司等公司後，均無正常量的訂單，否



則公司不會於97年成立迄99年6 月4 日僅有銷貨收入250 萬 餘元，反之公司資本2,000 萬元迄99年4 月6 日僅餘400 萬 餘元，可見該藥水配方技術之給付已不能達契約之目的，原 告於101 年6 月5 日準備書狀㈨及101 年6 月14日準備書狀 ㈩皆以書狀再為解除之表示，是原告亦得主張民法第259 、 260 條、第179 條之損害賠償請求權，即返還原告代被告墊 付1,600 萬元之出資款。
(七)再查被告於96年11月中旬透過原告黃振祐及小時玩伴呂曉峯 至原告謝俊雄家中請教專利申請事宜，俟誆稱其擁有高端之 可焊接鋁基材技術及鋁焊錫連接之特殊藥水，是全世界沒人 會做的技術，被告當場並做實驗給原告等看，並表示3 個月 內可以賺錢，原告等投資2,000 萬元，其中被告出資之1,60 0 萬元由原告代為出資，條件是被告應將藥水配方技術移轉 給小太陽公司，公司並以鋁焊錫技術來代工營利。由於鋁雖 有散熱功能，但與其他金屬不易焊接，故在家電用品上運用 不佳，因此，被告聲稱其有鋁焊錫技術，並可將特殊藥水配 方交給小太陽公司，雖投資是有風險，其擔保3 個月會賺錢 ，在經驗法則上，若以鋁焊錫為他人代工，在經驗法則上3 個月內賺錢是可信的，惟俟被告擔任小太陽公司之總經理後 ，未將鋁焊錫技術用於代工賺錢，卻製造生產其並不熟悉之 LE D照明證，以致小太陽公司2,000 萬元資本額虧損，已違 反其以鋁焊錫技術代工，公司成立後3 個月內會賺錢之承諾 ，及未將藥水配方移轉給公司之約定。更何況除了被告並未 將藥水配方技術交給原告及小太陽公司外，其自承「可焊接 鋁基材之製作方法」發明專利遭智慧局以已經有相關技術存 在為由駁回，是被告保證前揭技術確為其發明且未為第三者 所知悉，已有違背，其行為不法且有故意或過失，依民法第 184 條第1 項之規定，自須負侵權行為責任。(八)又查被告於99年偵字第6979號案件偵查中稱：點錫之技術， 並應用於ACLED 燈、LED 燈等產品。惟檢方曾以行檢家廉99 年偵字第6979號第17672 號函詢廠商：上開ACLED 照明燈、 LED 照明燈是否屬於可商業化販售商品之使用？有無重大瑕 疵？其中順和公司已明白表示小太陽公司之產品：「實際測 試省電成效不彰，無經濟效益」。原告於公司成立時，因信 賴被告，故均不知被告有無將公司所需之技術及文件交給公 司，僅於公司成立1 年多後始知悉所販售之樣品客戶均未大 量訂購，並反映產品不良，始質問被告之技術及技術文件所 言配方為何，但被告並未回覆所需之配方內容，故原告知悉 被告詐騙行為之時點為97年10月產品販售以後，從而依民法 第197 條第2 項規定乃知悉在後，時效由97年10月起算。且



被告已於99年1 月23日以存證信函為催告之表示及99年3 月 17日為解約之意思表示，其時效已中斷。又小太陽公司迄97 年2 月才成立，故其所言保證3 個月內後會賺錢，亦乃指公 司設立登記後3 個月，證人呂曉峯亦表示，被告說從公司設 立後三個月內就會賺錢，而公司迄97年2 月始登記完成，故 3 個月後至99年5 月30日止，而原告已於99年5 月19日起訴 ，尚未罹於時效。
(九)為此聲明請求：⒈被告應給付原告謝俊雄240 萬元、原告陳 月桃120 萬元、原告謝理傑800 萬元、原告謝聰倫40萬元、 原告黃振祐400 萬元。⒉訴訟費用由被告負擔。⒊請准予供 擔保宣告假執行。
二、被告則以：
(一)查原告已明確表示捨棄先位聲明請求（含先位聲明訴訟標的 之捨棄，先位請求之訴訟標的為系爭未移轉專利技術、未交 付相關文件或移轉技術不堪使用等債務不履行之解除契約， 請求回復原狀、不當得利返還《含解約及條件不成就》及侵 權行為損害賠償請求權），非為訴之變更，依民事訴訟法第 384條規定，應就原告之先位請求為其敗訴之判決。嗣原告 於其民事辯論意旨㈠狀內，載明確認其先位訴訟標的與後位 或變更追加後之訴訟標的完全相同，是以先位請求既因捨棄 而應受敗訴判決，原告之備位或變更追加後相同之訴訟標的 ，即是就同一事件更行起訴且欠缺權利保護必要，應予駁回 。又原告另變更追加主張被告取得董事長身份後將公司現金 提領致無資力云云（原告未述明此節之請求權基礎）；或於 其民事準備書㈥㈦狀內，主張因系爭專利申請權及新型專利 權無價值，再追加變更依民法第246 條、第227 條、第226 條之規定，請求損害賠償云云；或再於101 年7 月5 日庭訊 時又變更追加主張其係解除兩造間之代墊出資款契約云云； 或又於其民事辯論意旨㈠狀內追加主張被告之台灣及大陸之 發明專利請求權已被駁回且大陸之新型及發明專利已失效， 有不完全給付或給付不能，原告解除原證二契約及代墊款契 約，依民法第256 條、第259 條及第260 條規定請求損害賠 償，及追加未交付相關文件之債務不履行損害賠償（民法第 227 條第1 項及第226 條）云云。惟被告均不同意原告為上 開變更追加，且此變更追加與起訴之基礎事實不同一，亦非 因情事變更而以他項聲明代替最初之聲明，更已妨礙被告之 攻擊防禦及訴訟終結，原告訴之變更追加顯不合法。(二)次查，原告主張兩造簽立「設立合資公司協議書」及「發明 技術轉讓協議書」，係以被告移轉系爭專利技術及交付相關 文件予原告及小太陽公司為系爭契約生效之停止條件及依不



當得利請求返還代墊款1,600 萬元云云，惟被告否認兩造間 有上開附停止條件或代墊款之約定，系爭契約於簽立後即生 效，否則原告何以主張解除系爭契約！原告此附停止條件之 主張，不僅與上開契約內容不符，且與原告其餘主張矛盾， 顯不足採。
(三)按兩造所簽立之「發明技術轉讓協議書」協議書第1 條約定 ，被告有將其專利申請權及專利權讓與小太陽公司之義務， 且就專利申請權部分，被告並無保證使小太陽取得專利權。 而被告確已依約將專利申請權及專利權轉讓小太陽公司，且 移轉當時系爭專利申請權及專利權仍有效存在（當時尚未駁 回），故被告之給付義務已完成，顯無自始給付不能、不完 全給付或事後給付不能之情。另被告已移轉「可焊接鋁基材 （新型、大陸地區專利）」及「可焊接鋁基材之製作方法（ 發明、大陸地區專利）」之專利申請權及專利權予小太陽公 司，於進行實體審查時，本應繳費予專利事務所以進行說明 及答辯，但時任小太陽公司董事長之原告謝俊雄拒絕支付任 何款項以進行說明及答辯或繳年費，經專利事務所以存證信 函催告仍未理會，該申請權因此視為撤回；又專利權被終止 ，係因專利事務所通知繳費有疏失，致小太陽公司未能按時 繳費，但俟公司發現被終止而要補正時，又已逾時無法補正 ，被告因已依約轉讓專利申請權及交付專利權之相關資料， 且該資料迄今仍由原告保管中，致未能及時處理而生此遺憾 。然此均為被告履行完成移轉義務後，始發生之不可歸責被 告之情事，無礙被告已履行完成契約義務之事實，原告稱得 據此解約及請求損害賠償，顯無理由。退萬步言，縱認兩造 簽立契約時，系爭專利已有自始給付不能之情，然被告於簽 立系爭契約或轉讓時，亦不知有此無效或可得而知之情，因 前委託專利事務所提出申請前，專利代理人須先查詢有無相 同或相似之專利或申請權，當時並未發現有此情，故被告依 法仍不負回復原狀或損害賠償之責。再者，原告亦不爭執其 他系爭專利權已合法取得並轉讓予小太陽公司，且迄今仍有 效，故其他部分仍可給付，系爭契約自仍有效而非無效。(四)被告於兩造簽訂系爭契約前，即已多次移轉系爭發明技術予 小太陽公司，故原告等於簽約時已對系爭技術完全知悉，始 於其自行準備之「發明技術轉讓協議書」一開頭即載明：「 『基於乙方對該等發明技術有所瞭解』，並願意與甲方共同 成立…等語」。兩造於簽訂協議書後，被告開始多次向原告 移轉及講解系爭技術，原告等了解後即積極自行採購可實施 系爭技術之相關機台設備，小太陽公司所生產有關系爭技術 之產品，早已量產且流通於市面，原告自承該公司營業收入



由97年甫設立時之48萬多元，於翌年98年即暴增五倍至250 多萬元，益證被告就系爭技術業已完整移轉予小太陽公司無 疑。又於原告因本件爭執對被告提起刑案詐欺之告訴後，原 告所提交予公訴人查驗之由其等保管、而由兩造於先前共同 及公開使用之小太陽公司之電腦資料內，已包括有系爭技術 之該「Palm Desktop」檔名之資料在內，且該電腦於兩造共 同及公開使用之期間，於開機後，完全毋庸密碼即可進入上 開檔名資料之情，可見被告已將系爭技術及發明技術相關文 件完全移轉交付予小太陽公司及原告。
(五)第查兩造係合意被告僅以技術出資，並無現金出資之義務， 故兩造簽立「發明技術轉讓協議書」第4 條第1 項即明確載 明：「合資公司（即小太陽公司）設立時，資金新台幣貳仟 萬元全數由乙方（即原告）出資」等情，故被告依約確無現 金出資義務，原告臨訟如此主張，顯無誠信且顛倒事實。又 依「設立合資公司協議書」第4 條第2 項及原告於歷次書狀 自認可知，被告確係以「技術出資」而取得小太陽公司之八 成股權，並非現金出資，故原告起訴始請求被告返還股份而 非現金。另原告亦於民事辯論意旨㈠狀自承：原告替被告繳 交認股之80％款項，係要小太陽公司取得被告之技術及專利 權之對價等情，既被告取得股權與移轉系爭技術及專利間有 對價關係，顯見股權之出資義務確在原告，否則被告豈不是 負有現金及專利技術雙重出資之義務？此完全悖於上開契約 之約定，故原告主張解除此代墊款契約及請求被告返還代墊 的出資款云云，均無依據。
(六)又查原告雖主張其已依法催告被告履行移轉系爭專利技術予 小太陽公司云云，惟觀諸雙方簽立之系爭專利技術轉讓協議 書內容可知，有特別約定原告得依第1 條請求被告交付系爭 專利技術相關文件及請求協助完成專利申請事宜，被告若未 履行，原告得於催告後依協議書第5 條解約，故依上述協議 書全文可知，「原告個人」並無請求被告「移轉系爭專利技 術予原告」之依據及權利，僅小太陽公司有此權限，故縱原 告個人曾對被告為此催告，亦不生法律效力，且原告既無請 求被告「移轉系爭專利技術予原告」之權利，又何來據此催 告後之解約權？又小太陽公司依約雖得請求被告移轉系爭專 利技術，或原告得請求被告交付系爭專利技術相關文件，惟 因給付無確定期限，則解約前依法應經二次限期催告，惟據 原告於其民事準備書暨聲請狀所述可知，小太陽公司之董事 長即原告謝俊雄，其曾99年1 月21日委任律師催告被告履行 （但未限期），原告個人再以99年3 月1 日之起訴狀為解約 之意思表示，惟原告並非小太陽公司，其無請求「移轉系爭



專利技術予原告」之權利，故原告就此不僅無催告權亦無解 約權；另原告亦未依法定程序催告被告交付何技術相關文件 ，原告不得逕自解約，故原告於99年3 月1 日起訴狀所為之 解約意思表示，或原告訴訟代理人於99年5 月19日庭訊時及 之後所為之解約意思表示，對小太陽公司及被告均不生效。 再退萬步言，解約之意思表示與請求履行之催告迥異，不得 取代催告程序，否則即違反催告程序之立法意旨，是原告主 張其解約之意思表示即視為催告云云，亦不足採。另兩造間 根本無代墊出資之約定存在，原告主張解除該約定云云，顯 無理由。
(七)再查原告對被告提起之詐欺告訴，被告業受不起訴處分確定 ，可證被告對原告確無詐欺行為。原告稱被告曾保證小太陽 公司於成立後3 個月內會始賺錢云云，惟被告否認此節，被 告根本未曾為此保證及陳述，況原告為生意人，知悉投資風 險，更預期小太陽公司設立後有虧損之可能，此可由「設立 合資公司協議書」第8 條載明：「如合資公司經營不善經雙 方同意解散公司進行清算時，…」，即可證明被告確未曾有 上述保證及陳述，否則原告應會要求於此載明，而非於契約 為上述記載。雖證人呂曉峰到庭稱被告曾保證公司成立後3 個月內會賺錢云云，惟其此節供述明顯反覆，不足採信。且 縱認原告請求有理由，被告亦得為時效抗辯拒絕給付。(八)末查若本件原告得依債務不履行、解除契約回復原狀、不當 得利或侵權行為損害賠償之法律關係，而為本件之請求為有 理由時，因小太陽公司亦有將系爭專利技術及專利權移轉與 被告之義務，則本件在小太陽公司未履行移轉專利權或專利 申請權義務與被告，及原告未履行返還系爭相關文件與被告 之對待給付前，被告得為同時履行抗辯。
(九)為此答辯聲明：⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。 ⒊若受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項：
(一)兩造於96年12月25日訂立「設立合資公司協議書」（原證一 ，見本院卷一第10-12 頁）、「發明技術轉讓協議書」（原 證二，見本院卷一第13-14 頁），及被證二之協議書（見本 院一第122-124 頁），並於97年2 月15日共同成立小太陽國 際能源股份有限公司（下稱小太陽公司），有小太陽公司變 更登記表在卷可稽（見本院卷二第225-227 頁）。 １原證一之「設立合資公司協議書」約定：本合約各當事人同 意，本約簽署後，即應依本約之規定，正式設立合資公司。 其中第4 條約定出資額及持股比例如下：
⑴合資公司設立時之原始股東結構如下：原告謝俊雄持股比



例3 ％、陳月桃持股比例1.5 ％、謝理傑持股比例10％、 謝聰倫持股比例0.5 ％、黃振祐持股比例5 ％、被告王中 林持股比例80％。
⑵技術出資之技術標的及技術資料規範，應另立書面約定後 併附於合資合約，為合約內容之一。
２原證二之「發明技術轉讓協議書」約定：甲方發明技術如附 表：
┌───────────────┬─────┬───────┬──┬────┐
│發明技術名稱 │專利申請日│專利申請號 │國別│專利證號│
├───────────────┼─────┼───────┼──┼────┤
│可焊接鋁基材（新型） │96.10.19 │00000000 │台灣│ │
├───────────────┼─────┼───────┼──┼────┤
│可焊接鋁基材（新型） │96.11.22 │00000000000.6 │中國│ │
├───────────────┼─────┼───────┼──┼────┤
│可焊接鋁基材之製作方法（發明）│ │ │中國│ │
├───────────────┼─────┼───────┼──┼────┤
│可焊接鋁基材之製作方法（發明）│96.12.4 │00000000 │台灣│ │
└───────────────┴─────┴───────┴──┴────┘
基於乙方（即原告）對該等發明技術有所瞭解，並願意與甲 方（即被告）共同成立小太陽國際能源股份有限公司（以下 簡稱丙方），經營該發明技術之相關產業；基於甲方同意， 將其擁有前述發明技術及專利申請權、專利權轉讓給丙方； ⑴第1 條約定：甲方同意將其所發明技術〔如附表〕，其專 利申請權、專利權讓與給丙方。甲方除需將前述發明技術 相關文件交付給乙、丙方外，並需協助乙、丙方完成前揭 技術專利申請事宜；並保證前揭技術確為其發明且未為第 三人者所知悉。
⑵第5 條則約定：甲方拒不交付前述發明技術相關文件資料 ，或推委未協助乙方、丙方申請專利者，乙、丙方有權解 除本協議，並得請求甲方支付違約金新台幣壹億元整，乙 、丙方拒絕履約時，亦然。
(二)被告確有收受99年1 月21日小太陽公司董事長即原告謝俊雄 委託法瑪法律事務所發送之即99年1月21日法瑪中字第99012 1001號律師函（原證十，見本院卷一第77-80 頁），及99年 3 月17日原告謝俊雄以代表人身分寄送之台中公益路郵局第 157 號存證信函（原證七，見本院卷一第28-31 頁）。(三)原告曾另案對被告提起本院99年度審司竹調字第40號「確認 被告持有小太陽國際能源股份有限公司160 萬股之股份不存 在」訴訟，於該案起訴狀內表示對被告為解除契約書之意思 表示，該起訴狀繕本已送達予被告，惟嗣經原告撤回該訴（



原證十一，見本院卷一第81-87 頁）。
(四)小太陽公司設立時之董事長為原告謝俊雄，嗣已於99年6 月 4 日變更登記為被告，有公司設立及變更登記表在卷可稽（ 見本院卷二第225-227 頁、本院卷一第163-165 頁）。(五)「發明技術轉讓協議書」約定之發明技術專利申請情形如下 ：
１「可焊接鋁基材（新型、臺灣專利）」經形式審查後，於97 年8 月1 日取得新型專利，有專利證書附卷可稽（見本院卷 一第183 頁）。
２「可焊接鋁基材之製作方法（發明、臺灣專利）」業經智慧 財產局（下稱智慧局）於100 年7 月29日以(100)智專一(五 )05126字第00000000000 號核駁審定書以所屬技術領域中具 有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進 步性為由，駁回專利申請案而否准專利，有核駁審定書在卷 可憑（見本院卷二第55頁）。
３「可焊接鋁基材（新型、大陸地區專利）」於西元2012年1 月25日因未繳年費專利權終止，有檢索資料在卷足稽（見本 院卷二第181 頁）。
４「可焊接鋁基材之製作方法（發明、大陸地區專利）」於西 元2009年6 月24日公開後，於西元2011年2 月16日視為撤回 ，亦有檢索資料附卷可參（見本院卷二第180 頁）。(六)原告前對被告提起詐欺之刑事告訴，經臺灣新竹地方法院檢 察署於101 月1 月13日以99年度偵字第6979號為不起訴處分 ，原告聲請再議後，經臺灣高等法院檢察署於101 年3 月23 日駁回再議確定，有不起訴處分書及處分書在卷可按（見本 院卷二第84-86 、145-146 頁）。
四、本院之判斷：
(一)兩造主張及爭點：
１原告主張：被告誆稱其具有可焊接鋁基材技術可移轉予合資 設立之小太陽公司，並保證公司成立後3 個月內會開始賺錢 ，致使原告不疑有他，而投資2 千萬元，由兩造簽訂之「設 立合資公司協議書」、「發明技術轉讓協議書」約定，被告 取得小太陽公司80％股權負有三項義務：㈠將發明技術讓與 雙方共同成立之小太陽公司、㈡將發明技術相關文件交給原 告及小太陽公司、㈢將專利申請權、專利權讓與小太陽公司 ，否則原告即有權向被告解除系爭契約。查系爭「可焊接鋁 基材之製作方法」發明專利申請案已經我國智慧局及大陸地 區智識產權局以不具進步性為核駁審定，而系爭「可焊接鋁 基材」新型專利固因形式審查而取得中華民國及大陸地區新 型專利，但均為新型專利，無太大之價值，不足以使原告等



代被告繳交1,600 萬元之股金，因被告違反兩造協議書之約 定，爰解約請求被告返還小太陽公司80％之股權，惟本件訴 訟中被告變更公司登記取得董事長身份，提領公司現金，致 小太陽公司無資力，又系爭發明專利已經智慧局為核駁審定 ，從而變更聲明為請求被告返還1,600 萬元股金。次查，系 爭發明專利申請案既遭核駁審定，無法取得專利權，則被告 轉讓系爭專利權予小太陽公司之條件已確定不成就，被告依 民法第99條第2 項及同法第179 條之規定，應將當時原告提 供令被告取得小太陽公司80％股權之1,600 萬元股金返還予 原告。又「可焊接鋁基材發明、臺灣專利」遭智慧局以「已 經有相關技術存在」為由為核駁審定，可見系爭技術並非獨 一無二，且為所屬技術領域中具有通常知識所知悉，被告自 無法擔保未為第三人知悉，被告係以不能之給付為標的，依 民法第246 條之規定，被告須負損害賠償責任。縱被告不必 依前揭民法第246 條負損害賠償責任，惟其已將專利申請權 移轉給公司，但因該專利俟後不生效力，且未移轉系爭發明 技術予小太陽公司暨交付發明技術相關文件予原告及小太陽 公司，故被告之給付不完全且有瑕疵，依民法第227 條準用 第226 條第2 項之規定，亦須負不完全給付賠償責任。此外 ，原告尚得依民法第259 、260 條之規定解除契約請求回復 原狀及損害賠償，即請求被告返還原告墊付之1,600 萬元出 資款，末查，被告違反小太陽公司成立後3 個月內會賺錢之 承諾，及未將藥水配方移轉給公司之約定，亦違背系爭技術 確為其發明且未為第三者所知悉之保證，其行為不法且有故 意或過失，依民法第184 條第1 項之規定，亦須負侵權行為 損害賠償等語。
２被告則以：被告不同意原告為訴之變更追加，且原告變更追 加與起訴之基礎事實不同一，亦非因情事變更而以他項聲明 代替最初之聲明，更已妨礙被告之攻擊防禦及訴訟終結，原 告訴之變更追加顯不合法。被告否認兩造間簽訂之「設立合 資公司協議書」及「發明技術轉讓協議書」，係以被告移轉 系爭專利技術及交付相關文件予原告及小太陽公司為契約生 效之停止條件或代墊款之約定，系爭契約於簽立後即生效， 否則原告何以主張解除系爭契約！系爭發明專利申請案嗣遭 核駁審定，均為被告履行完成移轉義務後，始發生之不可歸 責被告之情事，無礙被告已履行完成契約義務之事實，原告 依給付不能之規定解約及請求損害賠償，顯無理由。再者， 原告亦不爭執其他系爭專利權已合法取得並轉讓予小太陽公 司，且迄今仍有效，故其他部分仍可給付，系爭契約自仍有 效而非無效。兩造係合意被告僅以技術出資，並無現金出資



之義務，既被告取得股權與移轉系爭技術及專利間有對價關 係，顯見股權之出資義務確在原告，否則被告豈不是負有現 金及專利技術雙重出資之義務？此完全悖於上開契約之約定 ，故原告主張解除代墊股款契約及請求被告返還代墊的出資 款云云，均無依據。本件並無解約事由，況原告解約之程序 亦於法不合，原告稱被告曾保證小太陽公司於成立後3 個月 內會開始賺錢云云，惟被告否認此節，況原告為生意人，知 悉投資風險，更預期小太陽公司設立後有虧損之可能。縱認 原告之請求為有理由時，則本件在小太陽公司未履行移轉專 利權或專利申請權義務予被告，及原告未履行返還系爭發明 技術相關文件予被告之對待給付前，被告得為同時履行抗辯 。
３綜上可知，本件兩造之爭點在於：㈠原告所為訴之追加及變 更，程序上應否准許？㈡兩造簽訂之「設立合資公司協議書 」、「發明技術轉讓協議書」是否以移轉系爭技術予小太陽 公司及交付系爭發明技術相關文件予原告及小太陽公司為契 約生效之停止條件？原告以停止條件未成就，契約未生效， 依民法第179 條之規定，請求被告返還代墊之1,600 萬元出 資額，是否有理由？㈢原告以「可焊接鋁基材之製作方法（ 發明、臺灣專利）」遭智慧局以不具進步性為核駁審定，係 以不能之給付為契約標的，依民法第246 條、第226 條第2 項之規定，請求全部不履行之損害賠償即原告為被告代墊之 1,600 萬元出資額，有無理由？㈣原告以被告未依「發明技 術轉讓協議書」之約定，移轉系爭技術予小太陽公司及交付 系爭發明技術相關文件予原告及小太陽公司為由，解除「設 立合資公司協議書」、「發明技術轉讓協議書」、代被告墊 付1,600 萬元出資款之約定，並依民法第259 、260 、179 條之規定，請求回復原狀即返還原告為被告代墊之1,600 萬 元出資額，暨依民法第227 條、第226 條之規定，請求損害 賠償即原告為被告代墊之1,600 萬元出資額，有無理由？㈤ 原告以被告向其詐稱小太陽公司成立後3 個月內會開始賺錢 ，致使原告陷於錯誤而簽訂「設立合資公司協議書」、「發 明技術轉讓協議書」，投資2,000 萬元成立小太陽公司，而 讓被告取得該公司80％之股權，致原告受有損害，依民法第 184 條第1 項之規定，請求損害賠償即原告為被告代墊之1, 600 萬元出資額，有無理由？如有理由，被告抗辯本件已罹 於侵權行為損害賠償請求權時效而拒絕給付，是否可採？㈥ 如原告本於債務不履行、解除契約後回復原狀、不當得利或 侵權行為損害賠償之法律關係，而為本件之請求為有理由， 則被告所為同時履行之抗辯，是否於法有據？茲分述如下：



(二)原告所為訴之變更及追加，程序上應予准許： １按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明，不在此限 ，民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 款定有明文；次按不 變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非 為訴之變更或追加，同法第256 條亦有明文。經查： ⑴本件原告起訴時原請求：⒈被告應將其持有小太陽國際能 源股份有限公司160 萬股數之股份，依謝俊雄15％、陳月 桃7.5 ％、謝理傑50％、謝聰倫2.5 ％、黃振祐25％之比 例「返還」予原告。⒉訴訟費用由被告負擔。⒊請准供擔 保宣告假執行。
⑵嗣於99年5 月13日具狀更正第一項聲明為：被告應將其持 有小太陽國際能源股份有限公司160 萬股數之股份，依謝 俊雄15％、陳月桃7.5 ％、謝理傑50％、謝聰倫2.5 ％、 黃振祐25％之比例「移轉」予原告（見本院卷一第50、51 頁）。
⑶又於99年6 月29日具狀更正、追加第一項聲明為： ①先位聲明：被告應將其持有小太陽國際能源股份有限公 司160 萬股數之股份，依謝俊雄15％、陳月桃7.5 ％、 謝理傑50％、謝聰倫2.5 ％、黃振祐25％之比例「給付