侵害專利權有關財產權爭議等
智慧財產法院(民事),民專上字,100年度,21號
IPCV,100,民專上,21,20120705,3

智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第21號
上 訴 人　美商默沙東公司（Merck Sharp ＆ Dohme Corp.）
法定代理人　Gerard M. Devlin
訴訟代理人　邵瓊慧律師
馮達發律師
宋皇志律師
被上訴人 　臺灣諾華股份有限公司
法定代理人　司徒諾格（Christopher Snook）
訴訟代理人　何愛文律師
　 王仁君律師
　 徐瑞毅律師
參 加 人　經濟部智慧財產局
法定代理人　王美花
訴訟代理人　張榮興
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於本
院中華民國100 年4 月12日99年度民專訴字第149 號第一審判決
提起上訴，本院於101 年6 月7 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權： ⒈按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之 一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起 訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法 律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何 種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高 法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法 律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」， 與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最 高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。 ⒉我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法 律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論 是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適 用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權 ，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理， 本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事 訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。




⒊本件涉訟之當事人，上訴人為依美國法律設立之法人，其 營業所在美國，被上訴人則為依我國法律設立之法人，其 營業處所在我國。另本件依上訴人所起訴之事實，係主張 被上訴人於我國有侵害上訴人第I226833 號「抑制骨質吸 除作用之醫藥組合物」專利（下稱系爭專利）權利之行為 ，應負損害賠償及不為一定行為之責任，並提出多項證據 資料為證。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之 最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬 於專利權民事事件，且上訴人業已證明客觀上損害事實之 發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議 法律類型之形式定性，屬關於侵害專利權之法律關係，故 本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權 。
⒋上訴人主張就系爭專利得依我國專利法享有專利權，而依 專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件 ，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、 智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本件 為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據 法。
㈡準據法之選定：
⒈按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律 ，100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條 第1 項定有明文。又涉外民事，在本法修正施行前發生者 ，不適用本法修正施行後之規定，但其法律效果於本法修 正施行後始發生者，就該部分之法律效果，適用本法修正 施行後之規定，同法第62條亦有明文。
⒉查上訴人依我國專利法取得系爭專利權，主張被上訴人在 我國有侵害其專利權之行為，其侵權期間自99年4 月1 日 行政院衛生署中央健康保險局核發「善骨實" 山德士" 膜 衣錠70毫克（Alendronate Sandoz 70mg Tablets ）」產 品（即系爭產品）藥價起迄今（本院卷第1 冊第214 頁之 準備程序筆錄）。是本件應適用100 年5 月26日修正施行 之涉外民事法律適用法之規定，而我國法院應依我國法決 定上訴人在我國有無權利之問題，以解決在我國應否保護 及如何保護之問題，揆諸前揭第42條第1 項規定，本件關 於專利權事件之準據法，應依中華民國之法律。而兩造對 於本件應以我國法律為準據法復未作何爭執，故本院自得 本此而為審判。
㈢查上訴人為依美國法律設立之外國法人，未依中華民國法律 經經濟部認許，並指定我國境內之訴訟及非訟代理人（本院



卷第1 冊第124 頁之上訴人書狀第2 頁第一項），故以Gera rd M. Devlin為上訴人之法定代理人。 ㈣參加訴訟部分：
⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者 ，法院為判斷其主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧 財產專責機關參加訴訟，智慧財產案件審理法第17條第1 項定有明文。
⒉上訴人起訴主張被上訴人侵害第I226833 號「抑制骨質吸 除作用之醫藥組合物」發明專利權（下稱系爭專利），依 專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項規定，請求被上 訴人賠償損害同上5,000,000 元，惟被上訴人抗辯系爭專 利違反專利法第22條第1 項第1 款、第4 項進步性規定， 應撤銷其專利等語。經核被上訴人抗辯系爭專利權有應撤 銷之原因，而影響裁判之結果，該爭點所涉及之專業知識 或法律原則，有使經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局） 表示意見之必要，經本院依前揭規定，裁定命智慧財產局 參加訴訟，以關於系爭專利權有無應撤銷之原因為限，得 獨立提出攻擊防禦方法。
㈤上訴聲明之變動：
⒈上訴聲明第2 項原為「被上訴人不得自行或委請他人製造 、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口『善骨 實山德士膜衣錠70毫克』（Alendronate Sandoz 70mg Ta blets ）（衛署藥輸字第025104號）藥品，並不得為侵害 中華民國發明專利第I226833 號之行為。」（本院卷第1 冊第26頁），嗣於100 年8 月29日當庭減縮為「被上訴人 不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或 為上述目的而進口『善骨實山德士膜衣錠70毫克』（Alen dronate Sandoz 70mg Tablets ）（衛署藥輸字第025104 號）藥品」，經被上訴人同意（本院卷第1 冊第213 至21 4 頁），依民事訴訟法第446 條第1 項本文規定，自應准 許。
⒉上訴聲明第4 項假執行宣告之聲請，原係針對上訴聲明第 2 項及第3 項（本院卷第1 冊第26頁），嗣於100 年9 月 19日具狀減縮僅針對上訴聲明第3 項（本院卷第1 冊第23 3 頁反面），依民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第3 款規定，自應准許。
㈥上訴人主張原審命被上訴人於99年11月10日前提出所有系爭 專利有效性之證據資料，並於同年10月27日前提出引證案資 料，而被上訴人於100 年2 月1 日始提出被證36、37及38， 另被上訴人於同年12月26日提出被上證8 、9 、10，依法均



應生失權效果云云（本院卷第1 冊第81頁，本院卷第2 冊第 101 頁反面，本院卷第3 冊第60頁反面）；又被上訴人主張 上訴人於同年11月23日所提之上證9 、10及11，依法已生失 權效果云云（本院卷第2 冊第202 頁）。然查被上訴人所提 之被證36、37、38、被上證8 、9 、10，以及上訴人所提之 上證9 、10、11，核屬兩造各自持以證明系爭專利所屬技術 領域之通常知識，而與系爭專利申請專利範圍更正本第1 項 有無應撤銷之原因密切相關，倘不許其提出，將顯失公平， 故本院准許提出前開證據（本院卷第1 冊第215 頁、本院卷 第2 冊第208 頁、本院卷第3 冊第270 頁之準備程序筆錄） ，且兩造就此均已陳述意見、互為攻防，以維其訴訟權益。二、兩造之聲明及陳述、與參加人之陳述如下： ㈠上訴人原審起訴主張：其為系爭專利之權利人，系爭專利符 合專利法第26條第2 項規定，且系爭專利原公告之申請專利 範圍第18項、第22項、第36項應屬有效，而被上訴人之系爭 產品落入系爭專利原公告之申請專利範圍第18項、第22項、 第36項之文義，上訴人自得依專利法第85條第1 項規定，請 求被上訴人賠償損害，並請求排除侵害等語，求為命⒈被上 訴人不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用 或為上述目的而進口「善骨實山德士膜衣錠70毫克」（Alen dronate Sandoz 70mg Tablets 。衛署藥輸字第025104號） 藥品（下稱系爭產品），並不得為侵害系爭專利之行為，⒉ 被上訴人應給付上訴人5,000,000 元及自起訴狀繕本送達被 上訴人之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息之判決。並 陳明願以現金或等值之花旗銀行本票或無記名可轉讓定期存 單或保證書供擔保，請准宣告假執行。
㈡被上訴人則以：⒈系爭專利原公告之申請專利範圍第18項所 請「70毫克」為依亞倫多酸活性成份重量計算後之結果，而 系爭專利原公告之申請專利範圍所使用之文字及說明書內多 處與上訴人主張解釋方法顯有未合且均支持被上訴人解釋， 違反專利法第26條第2 項規定。⒉依被證6 、被證7 及通常 知識（被證36至被證38所示），可知系爭專利原公告之申請 專利範圍第18、22及36項不具新穎性。另依被證7 、被證6 及7 之組合、被證6 、7 及10之組合，以及被證6 、7 、10 及12之組合，系爭專利原公告之申請專利範圍第18項、第22 項及第36項不具進步性，已違反同法第22條第4 項規定。⒊ 系爭產品並未落入系爭專利原公告之申請專利範圍第18項、 第22項、第36項之文義範圍，且系爭產品適用阻卻「均等論 」之「貢獻原則」、「禁反言」及「先前技術阻卻」，上訴 人自不得向被上訴人請求等語，資為抗辯。




㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，聲明：⒈原判決廢 棄。⒉被上訴人不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、 販賣、使用或為上述目的而進口「善骨實山德士膜衣錠70毫 克」（Alendronate Sandoz 70mg Tablets ）（衛署藥輸字 第025104號）藥品。⒊被上訴人應給付上訴人5,000,000 元 及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止按年息5% 計算之利息。⒋就第3 項聲明部分，上訴人願以現金或等值 之花旗銀行本票或無記名可轉讓定期存單或保證書供擔保， 請准宣告假執行。並主張：
⒈系爭專利更正後申請專利範圍第1 項要件B 之「70毫克」 ，係以亞倫多酸活性成分計，而非按亞倫多酸鹽類之重量 計算。
⒉被證6 未揭示系爭專利申請專利範圍更正本第1 項要件B 、C ，自不足以否定該申請專利範圍之新穎性。又被證7 非適格證據，其內容不僅與當時系爭專利所屬技術領域中 具有通常知識者之知識相反，且是臆測之詞，顯無根據， 被證7 亦未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項更正本要件 B 、C ，故系爭專利申請專利範圍更正本第1 項無違92年 2 月6 日修正公布之專利法第22條第1 項第1 款規定。 ⒊系爭專利申請專利範圍更正本第1 項無違92年2 月6 日修 正公布之專利法第22條第4 項規定：
⑴系爭專利申請前熟悉該項技術領域者之通常知識係「骨 質疏鬆病患服用亞倫多酸所生之副作用，隨亞倫多酸劑 量增加而增加」（The American Journal of Medicine , vol. 99, pp.144-152, August 1995《下稱1995 The American Journal of Medicine》，以及系爭專利說明 書第7 頁第5 行以下、第8 頁第1 行以下、第13行以下 、第9 頁第2 行以下），即使審酌被證36、37、38後， 仍未改變上開結論。
⑵被證7 並非適格無效證據，亦非「先前技術」，僅「假 設」「甚至口服亞倫多酸鹽潛在地可藉每週1 次40毫克 或80毫克給藥以避免劑量之諸問題並降低成本」，當時 並無任何文獻或證據支持其假設，功效仍屬未明，有待 實驗確認。另被證7 未揭露「在骨質疏鬆症之治療中， 減輕腸胃產生之副作用」之目的與功效，而相對於被證 7 ，系爭專利申請專利範圍更正本第1 項具有顯著之功 效。故被證7 與通常知識（包括被證36、37、38）之組 合無法證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進 步性。
⑶被證6 並非具體針對亞倫多酸而言，除說明書第3 頁第



16行以下提及亞倫多酸外，其餘均未提及亞倫多酸，且 被證7 並非適格無效證據，亦非「先前技術」。相對於 被證6 及被證7 ，系爭專利申請專利範圍更正本第1項 具有顯著之功效，故被證6 、被證7 與通常知識（包括 被證36、37、38）之組合無法證明系爭專利申請專利範 圍更正本第1 項不具進步性。
⑷被證10第31頁左欄第42至48行係理論上之建議，第31頁 左欄第42至55行更明白表示此須經由人體試驗方得確認 ，是被證10顯非「先前技術」。相對於被證6 、被證7 、被證，系爭專利申請專利範圍更正本第1 項具有顯著 之功效。故被證6 、被證7 、被證10與通常知識（包括 被證36、37、38）之組合無法證明系爭專利申請專利範 圍更正本第1 項不具進步性。
⑸被證11不符形式要件，無從使系爭專利所屬技術領域中 具有通常知識者據以實施，並非適格專利無效證據，且 細觀被證11第31頁中間欄第19至23行記載，關於「較高 劑量，一週投藥一次、或每三個月連續投藥一週」，僅 係一種建議，而且被證11明白表示此尚須經由人體試驗 方得確定之，顯非「先前技術」甚明，且被證11關於「 40毫克劑量」亦無從轉用於骨質疏鬆症之治療。相對於 被證6 、被證7 、被證10、被證11，系爭專利申請專利 範圍更正本第1 項具有顯著之功效。故被證7 、被證10 、被證11與通常知識（包括被證36、37、38）之組合無 法證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性 。
⑹被證12亦有關於潘吉得氏症（Paget's disease ）治療 之記載，則此部分與系爭專利並非相同之技術領域，而 縱使依被證12之研究結論，藉改善服用方式，以避免亞 倫多酸曝露食道黏膜之時間延長，惟仍無法避免「噁心 」、「消化不良」、「胃炎」及「腹痛」等亞倫多酸副 作用。且被證12亦未揭示以每週服用亞倫多酸活性成分 一次治療骨質疏鬆症以及其療效，與以高劑量亞倫多酸 活性成分以治療骨質疏鬆症之安全性。另被證12僅揭示 「10毫克每日一次」，相對於被證6 、被證7 、被證10 、被證11、被證12，系爭專利申請專利範圍更正本第1 項具有顯著之功效。故被證7 、被證10、被證11、被證 12與通常知識（包括被證36、37、38）之組合無法證明 系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性。 ⑺被上證7 係上訴人向美國食品藥物管理局申請「以70毫 克亞倫多酸活性成分、每週服用一次錠劑，治療骨質疏



鬆症」之人體臨床試驗計劃簡報，而非向該局解說以高 劑量亞倫多酸活性成分治療骨質疏鬆症之安全性。被上 證7 足證「潘吉得氏症不同於骨質疏鬆症，且其研究結 果無法逕用於骨質疏鬆症，而仍須進行『以70毫克亞倫 多酸活性成分、每週服用一次錠劑，治療骨質疏鬆症』 之人體臨床試驗」。又被上證7 足證「相對於被證38， 系爭專利更正後申請專利範圍第1 項具有進步性」，縱 參酌被上證8 、9 、10，仍無礙於系爭專利申請前熟悉 該項技術領域者之通常知識：骨質疏鬆病患服用亞倫多 酸所生之副作用，隨亞倫多酸劑量增加而增加。故被證 7 、被證10、被證11、被證12與通常知識（包括被證36 、37、38、被上證7 、8 、9 、10）之組合無法證明系 爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性。 ⒋系爭專利說明書第33頁實施例2 關於「每週一次的投藥流 程」之「治療骨質疏鬆症」及「預防骨質疏鬆症」，而所 用製劑則均是按實施例7 與實施例8 所製備。故系爭專利 申請專利範圍更正本第1 項無違92年2 月6 日修正公布之 專利法第26條第2 項規定。
㈣被上訴人答辯聲明：⒈上訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔 保請准宣告免為假執行。並抗辯：
⒈系爭專利申請專利範圍更正本第1 項，就「以亞倫多酸活 性成份重量計」之一般文義解釋而言，並非通常指計算重 量之基礎係為亞倫多酸活性成份，亦即亞倫多酸本身，而 係指「以亞倫多酸活性成份重量」計算後得出之結果，且 由系爭專利專利說明書說明書，並未得知「70毫克」係根 據亞倫多酸之重量計算。是系爭專利申請專利範圍第1項 所謂70毫克，係以「亞倫多酸活性成份」或「亞倫多酸鹽 類」計算。
⒉被證6 已揭示甲烷雙膦酸衍生物可用來治療骨質疏鬆症， 且該衍生物包含與系爭專利相同之有效成份（亞倫多酸） 。又被證7 已揭示雙膦酸鹽係研究者處理骨質疏鬆症之主 要焦點，其係藉直接作用於蝕骨細胞而抑制骨質吸除作用 ，並指出亞倫多酸鹽在許多國家均為雙膦酸鹽之目前領先 者。故系爭專利申請專利範圍更正本第1 項違反92年2 月 6 日修正公布之專利法第22條第1 項第1 款規定。 ⒊系爭專利申請專利範圍更正本第1 項違反92年2 月6 日修 正公布之專利法第22條第4 項規定：
⑴被證7 第23頁左方欄第一段已揭示雙膦酸鹽係研究者處 理骨質疏鬆症之主要焦點，其係藉直接作用於蝕骨細胞 而抑制骨質吸除作用，並指出亞倫多酸鹽(alendronate



，默克公司之Fosamax)在許多國家均為雙膦酸鹽類之目 前領導者，已取代較低成本之依替膦酸鹽(etidronate) 。而所屬技術領域中具有通常知識者已認知亞倫多酸鹽 「劑量問題」係與食道之重複刺激有關，則經由原審被 證7 建議之服用方式，所屬技術領域中具有通常知識者 應有提高用藥劑量、減少投藥頻率可能有助於降低胃腸 副作用、克服用藥問題之動機。又系爭專利在相同之投 藥頻率下，以70毫克替代先前技術之80毫克，並無功效 上之增進，系爭專利此種10毫克之差異難較先前技術具 有增進之功效。而由被證36至38未證明「亞倫多酸對胃 腸產生副作用之程度隨劑量增加而增加」，系爭專利申 請前之通常知識為「服用亞倫多酸鹽可被良好地耐受」 、「並無臨床或實驗證據證明其相較於安慰劑對照組具 較大之副作用」、及「口服亞倫多酸鹽之副作用與其投 藥劑量無關」，非如上訴人所述「亞倫多酸對胃腸產生 副作用之程度隨劑量增加而增加」。故被證7 與通常知 識（包括被證36、37、38）之組合可證明系爭專利申請 專利範圍更正本第1 項不具進步性。
⑵被證6 已揭示系爭專利申請專利範圍更正本第1 項之全 部技術內容。而被證7 與通常知識（包括被證36、37、 38）之組合足以證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性，所屬技術領域中具有通常知識者基於先 前技術之揭露，得毫無困難地完成「70毫克之雙膦酸化 物（如亞倫多酸鹽）」之技術內容，而系爭專利並未產 生任何無法預期之功效。故被證6 、被證7 與通常知識 （包括被證36、37、38）之組合可證明系爭專利申請專 利範圍更正本第1 項不具進步性。
⑶被證10第30頁中央欄第41至45行揭示亞倫多酸鹽可用於 治療骨質疏鬆症，且第31頁左方欄第42至48行揭示：「 於人體中，5 及10毫克/ 每日之亞倫多酸鹽間差異甚小 ，因此10毫克之劑量理論上可藉每週3 次或每週一次40 毫克投藥。」所屬技術領域中具有通常知識者基於先前 技術之揭露，得毫無困難地完成「70毫克之雙膦酸化物 （如亞倫多酸鹽）」之技術內容，而系爭專利並未產生 任何無法預期之功效。故被證6 、被證7 、被證10與通 常知識（包括被證36、37、38）之組合可證明系爭專利 申請專利範圍更正本第1 項不具進步性。
⑷被證11第31頁左方欄第1 至9 行已揭示使用亞倫多酸鹽 於骨質疏鬆症之治療，第31頁中央欄第19至23行揭示： 「一種藉較高口服劑量之週期性之治療方式（例如，每



週一次，或每三個月一週）需要被測試」。所屬技術領 域具有通常知識者，自得輕易由「先前技術每週投藥一 次之建議」，佐以「一週七日」之常識，輕易完成系爭 專利之發明，而系爭專利並未產生任何無法預期之功效 。故被證6 、被證7 、被證10、被證11與通常知識（包 括被證36、37、38）之組合可證明系爭專利申請專利範 圍更正本第1 項不具進步性。
⑸被證12第1016頁摘要第一段已揭示亞倫多酸鹽係用於治 療停經後婦女之骨質疏鬆症，且已揭示使用「10毫克或 40毫克亞倫多酸鹽」於「治療骨質疏鬆症」之用途，且 證實服用亞倫多酸鹽之副作用與該藥物接觸黏膜有關， 進而可知降低亞倫多酸鹽投藥之頻率可減少服用亞倫多 酸鹽所生之副作用，是以被證12與系爭專利係屬相同之 技術領域。所屬技術領域具有通常知識者，自得輕易由 「先前技術每週投藥一次之建議」，佐以「一週七日」 之常識，輕易完成系爭專利之發明，而系爭專利並未產 生任何無法預期之功效。故被證6 、被證7 、被證10、 被證11、被證12與通常知識（包括被證36、37、38）之 組合可證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進 步性。
⑹在系爭專利申請前，所屬技術領域具有通常知識之人雖 知悉口服亞倫多酸鹽有其副作用，惟亦理解「服用亞倫 多酸鹽可被良好地耐受」、「口服亞倫多酸鹽之副作用 與其投藥劑量無關」。基於此等通常知識，開發高劑量 之亞倫多酸鹽或雙膦酸活性成分如50、65.5、70、75甚 至500 毫克，用以治療或預防骨質疏鬆症相關疾病者比 比皆是，高劑量亞倫多酸鹽且被認為係有效且無毒性之 量（被上證9 、10參照），所屬技術領域中具有通常知 識者自有使用高劑量如70毫克亞倫多酸鹽以治療或預防 骨質疏鬆症之動機，而在結合被證6 、7 、10、11、及 12後，得輕易完成系爭專利發明。
⑺以某成分治療某疾病或症狀之專利申請案，倘申請專利 範圍並未包含副作用之技術特徵，則該專利申請案之審 查應與該成份之藥理活性、藥效有關，而與副作用無涉 。
⒋系爭專利說明書之發明說明及實施例2 、8 之說明未達明 確且充分揭露，可使技術領域中具有通常知識者，能瞭解 其內容並可據以實施，故系爭專利申請專利範圍更正本第 1 項違反92年2 月6日修正公布之專利法第26條第2 項規 定。




㈤參加人之陳述（本院卷第1 冊第251 至252 、256 頁，本院 卷第3 冊第73、74、152 至154 頁）： ⒈依據系爭專利所提更正本第1 項範圍所述內容，及100 年 6 月13日（100 ）智專三（四）02021 字第10020498200 號函舉發審定書（下稱系爭專利舉發審定書）內容，系爭 專利申請專利範圍更正本第1 項所請之70毫克係以亞倫多 酸活性成分計算，非以亞倫多酸鹽類計算。
⒉被證6 （即舉發案引證1 ）、被證7 （即舉發案引證2 ） 無法證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項違反92年2 月6 日修正公布之專利法第22條第1 項第1 款規定（參系 爭專利舉發審定書）。
⒊於系爭專利舉發案，舉發人係以被證6 、7 主張不具進步 性，參加人因此為舉發成立之審定，至被證11、36至38引 證期刊並未於舉發案中提出，則相關引證組合是否可證明 系爭專利申請專利範圍更正本第1 項違反92年2 月6 日修 正公布之專利法第22條第4 項規定，參加人無法提供意見 。
⒋系爭專利申請專利範圍第1 項所請，依據說明書第28至32 頁的實施例1 之動物實驗及第33至34頁實施例2 病人給藥 ，揭示的係有關該技術之實施，且更正後申請專利範圍係 屬原核准公告之申請專利範圍第18項所載技術，略有差異 僅在於所請醫藥適應症為用於治療骨質疏鬆症，惟此適應 症亦於原說明書實施例2 中教示，所請當無違專利法第26 條第2 項規定。
⒌專利之審查乃依其所提申請之發明來審查，當申請人僅提 出某藥品之發明時，通常僅會對其藥理、藥效是否達到所 述功效來審查，並不會額外要求安全性、副作用等功效。 但反之今申請人所提為增加安全性之藥物或降低副作用之 藥物，因安全性或副作用為其發明重點，自當會審查其是 否達其所述功效。
⒍醫藥專利案之申請，申請案說明書會有各種藥效、藥理、 物化等等相關實施例所呈現之實驗數據，供審查人員參考 ，惟所請範圍是否過廣而涉及說明書可以支持，或是說明 書有揭露未充分等情事，參加人審查人員將依個案的說明 書揭露內容與界定之請求範圍加以判斷，必要時得以通知 函告知申請人補提相關數據資料，至於是否實驗室或人體 實驗等數據，審查人員可依據申請人所提資料來審酌其具 有專利性與否，並非所請發明必須人體實驗數據才滿足專 利要件，申請人補提相關文獻資料足以佐證所請醫藥相關 療效，亦有取得醫藥相關發明專利者，故實驗數據是否為



專利權取得之必要要件，亦應視個案而定。
⒎專利核准與藥品上市兩者並無關連，獲准專利之藥品並不 保證其可藥品上市，相同的藥品准予上市，並不一定須獲 得專利為前提。
三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執， 自堪信為真實。
㈠上訴人前於87年10月13日以「抑制骨質吸除作用之醫藥組合 物」向參加人申請發明專利，經參加人於93年11月4 日審查 准予專利，發給發明第I226833 號專利證書（即系爭專利） （原審卷第1 冊第12至17頁之參加人99年4 月8 日函、專利 證書、專利公報，本院卷第1 冊第134 至159 頁之發明專利 說明書）。
㈡「善骨實" 山德士" 膜衣錠70毫克（Alendronate Sandoz 7 0mg Tablets ）」產品（即系爭產品）為被上訴人所進口、 銷售（原審卷第1 冊第5 頁之藥品許可證資料）。 ㈢訴外人科化生物科技股份有限公司於98年9 月2 日，以系爭 專利有違專利法第22條第1 項第1 款、第4 項規定，對之提 起舉發。經上訴人於同年12月8 日向參加人申請更正，經參 加人審查符合同法第64條第1 項第1 款及第2 項規定，於10 0 年6 月13日之系爭專利舉發審定書一併審定應准予更正， 並認舉發引證1 （即本件被證6 ）、舉發引證2 （即本件被 證7 ）足以證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項至第4 項有違專利法第22條第4 項規定，而為「舉發成立，應撤銷 專利權」之審定，上訴人提起訴願，經經濟部101 年3 月6 日經訴字第10106102000 號決定訴願駁回，上訴人遂向本院 提起行政訴訟，現尚未終結（本院卷第1 冊第117 至122 、 160 至170 頁之舉發審定書、訴願聲明暨理由書，本院卷第 3 冊第200 至201 頁反面之訴願決定書，本院卷第2 冊第16 8 頁之準備程序筆錄）。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第3 冊第16 9 至170 頁之準備程序筆錄）：
㈠系爭專利權有無應撤銷之原因？
⒈系爭專利申請專利範圍更正本第1 項所謂70毫克是以「亞 倫多酸活性成份」或「亞倫多酸鹽類」計算？
⒉系爭專利申請專利範圍更正本第1 項是否違反92年2 月6 日修正公布之專利法第22條第1 項第1 款規定？ ⑴被證6。
⑵被證7。
⒊系爭專利申請專利範圍更正本第1 項是否違反92年2 月6 日修正公布之專利法第22條第4 項規定？




⑴被證7 （見本院卷第112 頁反面至113 頁），與通常知 識（包括被證36、37、38）之組合。
⑵被證6 、被證7 與通常知識（包括被證36、37、38）之 組合。
⑶被證6 、被證7 、被證10與通常知識（包括被證36、37 、38）之組合。
⑷被證7 、被證10、被證11與通常知識（包括被證36、37 、38）之組合。
⑸被證7 、被證10、被證11、被證12與通常知識（包括被 證36、37、38）之組合。
⑹被證7 、被證10、被證11、被證12與通常知識（包括被 證36、37、38、被上證7 、8 、9 、10）之組合。 ⒋系爭專利申請專利範圍更正本第1 項是否違反92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第2 項規定？
㈡上訴人得否依專利法第84條第1 項中段規定，請求被上訴人 公司不得為一定行為？
㈢上訴人得否依專利法第84條第1 項前段規定，請求被上訴人 負損害賠償責任？
⒈被上訴人之系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍更正 本第1 項？
⒉被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意或過失？ ⒊上訴人得否依專利法第85條第1 項第2 款規定，請求被上 訴人賠償5,000,000 元？
五、上訴人系爭專利權有應撤銷之原因：
㈠按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止 之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適 用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及 種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前 項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該 民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16條定有明文。
㈡被上訴人於本件抗辯系爭專利申請專利範圍更正本第1 項違 反92年2 月6 日修正公布之專利法第22條第1 項第1 款、第 4 項、及第26條第2 項規定，本院就此抗辯應自為判斷。查 系爭專利係於87年10月13日申請，經參加人於93年11月4 日 審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定 時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法為斷。 ㈢按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發 明，得依92年2 月6 日修正公布之專利法第21條、第22條規 定申請取得發明專利。又發明，無申請前已見於刊物或已公



開使用情事者，得申請取得發明專利；發明為其所屬技術領 域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時， 不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第1 項第1 款、 第4 項定有明文。而系爭專利有無違反同法第22條第1 項第 1 款、第4 項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由主 張系爭專利無效之人（即被上訴人）附具證據證明之。 ㈣系爭專利之技術內容：
⒈依系爭專利之發明專利說明書【發明範圍】記載，系爭專 利之發明係關於抑制哺乳類的骨質吸除作用及減低發生潛 在性胃腸副作用至最低程度的口服方法（本院卷第1 冊第 136 頁）。異常的骨質吸除作用之病症包括（但非限於） 骨質疏鬆症、潘吉得氏（Paget ）疾病、固邊彌補的骨骼 損失或骨質溶解、及惡性之高血鈣症，因骨質疏鬆症及其 他病症與骨骼流失有關，是慢性的病狀，因此一般須要適 當的慢性治療。雙膦酸鹽是抑制破骨細胞進行骨質吸除作 用的選擇性抑制劑，此類化合物是治療或預防與異常的骨 質吸除作用相關的，引起各種一般的或局部的骨骼病症的 重要治療性試劑。除治療性的優點外，雙膦酸鹽於胃腸的 路徑被吸收的效率不佳，靜脈內的注射可用來克服以生物 效性之問題。但是靜脈內的注射昂貴及不便，尤其是當病